COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 18 septembre 2018

Pôle 5 – Chambre 1

(n°113/2018, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10026 N° Portalis 35L7-V-B7B-B3FR2 sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 25 janvier 2017 (pourvoi N°B 15-14.804), d’un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 16 janvier 2015 (RG n°14/03650) rendu sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de PARIS – 3^e chambre – 2^e section – en date du 27 septembre 2013 – (RG N°11/14323)

DEMANDERESSE À LA SAISINE SAS LES EDITIONS NERESSIS, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 304 555 154 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75005 PARIS Représentée par M^e François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD- SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Représentée par M^e Ignacio DIEZ de la SCP ANDRE BERTRAND & ASSOCIES (SOCIETE D’AVOCATS), avocat au barreau de PARIS, toque : L207

DÉFENDERESSES À LA SAISINE SARL WEBMASTORE, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 503 120 305 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75001 PARIS Non représentée

SASU MIXAD Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 424 063 261 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Traitement de données, hébergement et activités connexes […] 75010 Paris

Représentée par M^e Farrah BOUGUERRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0300

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 12 juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre M^me Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT : •Rendu par défaut • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS La société LES EDITIONS NERESSIS indique avoir notamment pour activité l’édition, depuis 1975, de la revue d’annonces immobilières 'DE PARTICULIER A PARTICULIER'.

Elle revendique être titulaire des marques verbales suivantes :

• la marque française n°1 518 035 ' P.A.P. DE PARTICULIER A PARTICULIER’ déposée à l’INPI le 17 mai 1988 et régulièrement renouvelée, pour désigner les produits et services des classes 16, 35 et 41 : Papiers et produits en ces matières, produits de l’imprimerie, matériel d’instruction et d’enseignement, caractères d’imprimerie, clichés ; publicités et affaires Éducation et divertissement, •la marque communautaire n°06701973 'PAP’ déposée à l’OHMI le 18 février 2008, qui vise les produits et services des classes 16, 35, 38 et 41 et notamment, en classe 38 : Communication, à savoir transmission et édition d’information par voie télématique, service de télécommunication, d’édition d’annonces immobilières, de messagerie électronique par réseau Internet…

Elle indique en outre exploiter un site internet, sous le nom de domaine www.pap.fr enregistré le 24 juillet 1996 auprès de l’AFNIC, où sont diffusées sous une organisation différente les annonces immobilières publiées dans la revue.

La société WEBMASTORE est une agence de communication spécialisée dans la création de sites internet et boutiques en ligne qui propose également des services de prestation de référencement, d’hébergement internet et de gestion de noms de domaine.

La société LES EDITIONS NERESSIS a fait constater par huissier de justice le 28 juin 2011 que sur le moteur de recherche GOOGLE, apparaissait en quatrième position du résultat d’une requête portant sur le signe 'PAP', le site internet PAP AUTO, exploité sous le nom de domaine www.papauto.com qui présente des petites annonces automobiles.

Elle a relevé d’une part que les conditions d’utilisation des services auxquelles doit souscrire l’internaute sont celles de la société MIXAD qui a pour activité le traitement, l’hébergement et la diffusion de contenu internet permettant notamment à l’annonceur de mutualiser son annonce sur le réseau MIXAD, d’autre part que cette société a désigné sur son interpellation la société WEBMASTORE comme étant le titulaire du nom de domaine.

Le 29 septembre 2011, la société LES EDITIONS NERESSIS a assigné ces deux sociétés en contrefaçon de ses marques et atteinte à son nom de domaine, aux fins d’obtenir outre les mesures d’interdiction, et de publication, l’indemnisation de son préjudice.

La société LES EDITIONS NERESSIS a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : • déclaré la société MIXAD hors de cause ; • rejeté l’ensemble des demandes dirigées contre la société MIXAD ; • dit qu’en réservant et exploitant le nom de domaine 'papauto.com’ la société WEBMASTORE a commis des actes de parasitisme en portant atteinte au nom de domaine 'pap.fr’ de la société LES EDITIONS NERESSIS ; • condamné la société WEBMASTORE à payer la somme de 10.000 euros à la société LES EDITIONS NERESSIS au titre de la réparation du préjudice résultant de cette faute ; • interdit à la société WEBMASTORE de réserver ou d’exploiter tout nom de domaine comportant le terme 'pap’ et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ; •rejeté le surplus des demandes ; • condamné la société WEBMASTORE aux dépens dont distraction au profit de la S ANDRE BERTRAND en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; • condamné la société WEBMASTORE à payer une somme de 4.000 euros à la société LES EDITIONS NERESSIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

• ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Par arrêt rendu le 16 janvier 2015, la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2) a :

•infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Mixad SAS et débouté la société Les Éditions Néressis SAS de ses prétentions au titre de l’atteinte à la marque verbale française « Pap De Particulier à Particulier » n° 1 518 035 et de la contrefaçon de la marque verbale communautaire « PAP » n° 06701973 ; statuant à nouveau en y ajoutant ; •débouté la société Les Éditions Néressis de ses demandes au titre des agissements parasitaires imputés à faute à la société Webmastore SARL ainsi qu’en celles relatives à ses frais non répétibles et aux dépens ; •condamné la société Les Éditions Néressis SAS à verser à la société Mixad SAS la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Les Éditions NERESSIS a formé un pourvoi en cassation et par arrêt rendu le 25 janvier 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :

•cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la société Les Éditions Neressis au titre de la contrefaçon de la marque verbale communautaire « PAP » n° 06701973 et du parasitisme formées contre la société Webmastore, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre ces deux sociétés, l’arrêt rendu le 16 janvier 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; •mis hors de cause, sur sa demande, la société Mixad, dont la présence devant la cour d’appel de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige ; •laissé à la société Les Éditions Neressis les dépens afférents au pourvoi formé contre la société Mixad ; •condamné la société Webmastore au surplus des dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, • condamné la société Les Éditions Neressis à payer à la société Mixad la somme de 3 000 euros et la société Webmastore à payer à la société Les Éditions Neressis celle de 3 000 euros ;

• dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.

Par déclaration en date du 21 avril 2017, la société NERESSIS a saisi la Cour de renvoi.

Dans ses conclusions du 27 avril 2018, la société NERESSIS demande à la Cour de :

•juger que l’usage de la dénomination PAP constitue une contrefaçon et un usage injustifié de la marque n°6701973 de la société LES EDITIONS NERESSIS au sens des dispositions des articles 9 1 a) et b) du Règlement CE n° 207/2009, • interdire à la société WEBMASTORE d’utiliser sous quelque forme que ce soit, et notamment sous forme de mot clé auprès des services de GOOGLE, le terme PAP, • juger que la mesure d’interdiction prononcée sera assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du troisième jour de la signification de l’arrêt à intervenir, • se réserver l’éventuelle liquidation des astreintes, • condamner la société WEBMASTORE au paiement des sommes suivantes au bénéfice de la société LES EDITIONS NERESSIS : • 40 000 euros en réparation de son préjudice issu de la contrefaçon de l’atteinte à sa marque notoire n° 1 518 035 « P.A.P. DE PARTICULIER A PARTICULIER». •40 000 euros en réparation de son préjudice issu de la contrefaçon de sa marque verbale communautaire notoire PAP n° 6701973. • 40 000 euros en réparation de son préjudice issu de l’usurpation et de l’atteinte à son nom de domaine PAP.FR • ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois revues ou journaux au choix de la société intimée pour un montant n’excédant pas 3 000 euros par publication, • ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir sur le website de la société WEBMASTORE à l’adresse «http://www.webmastore.fr » pendant une durée d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, cette publication devant figurer au milieu de la page d’accueil et en police de caractère de taille 14, • condamner la société WEBMASTORE à la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais de constats qui pourront être recouvrés par Maître François TEYTAUD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que la société WEBMASTORE s’est rendue coupable d’acte de contrefaçon de sa marque communautaire verbale n°06701973 'PAP'

'> au sens de l’article 9 1 a) du Règlement n°207/2009 en reprenant la marque

'> au sens de l’article 9 1 b) du même Règlement en imitant la marque de manière à créer une confusion dans l’esprit du public en l’invitant à penser à l’existence d’une filiation entre la marque notoire PAP et le signe incriminé.

Elle fait valoir ensuite l’atteinte au nom de domaine PAP.

La SARL WEBMASTORE a été assignée en application de l’article 659 du code de procédure civile par acte d’huissier et n’a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt par défaut.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2018.

MOTIVATION

Sur la contrefaçon de la marque communautaire PAP n°06701973 L’arrêt de la cour d’appel de Paris avait relevé que, les signes n’étant pas identiques, il convenait de rechercher s’il existait entre les deux signes un risque de confusion, et que les services pour lesquels la marque était enregistrée étaient similaires à ceux exploités par la société Webmastore sous le signe 'papauto’ ; il considérait cependant que la similitude visuelle et auditive entre les signes du fait de la commune présence du terme « pap » constitutif en position d’attaque était neutralisée du fait de la faible distinctivité de ce signe pouvant constituer l’acronyme de nombreuses expressions.

Cet arrêt indiquait aussi que malgré la similarité ou la complémentarité des services, il n’était pas démontré qu’en présence des signes opposés comportant le terme 'Pap’ peu distinctif, le consommateur d’attention moyenne risquait de les confondre ou de les associer en croyant qu’ils étaient offerts par la même entreprise ou par des entreprises entretenant des liens économiques.

La Cour de cassation a cassé cette décision en rappelant d’une part que le caractère distinctif d’une marque s’apprécie par rapport aux produits ou services visés par l’enregistrement, et d’autre part que la cour d’appel n’avait pas recherché si la faible similitude entre les signes n’était pas compensée par la similitude ou la complémentarité existant entre les services désignés.

La société LES EDITIONS NERESSIS soutient que la société Webmastore s’est rendue auteur d’actes de contrefaçon au sens de l’article 9.1 a) et b) du règlement 207/2009. Elle souligne que le risque de confusion est d’autant plus important que le caractère distinctif de la marque est important, outre la similarité entre les conditions de présentation du site sur le moteur de recherche Google, le terme PAP

étant systématiquement individualisé de sorte que l’internaute serait amené à considérer le site papauto.com comme affilié au site PAP.fr. Elle relève que le secteur d’activité est le même, celui des petites annonces sur internet, et fait état de la haute renommée du signe communautaire verbal PAP au sens de l’article L713-5 du code de la propriété intellectuelle.

Sur ce

L’article 9 du Règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire prévoit :

1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;

En l’occurrence, la marque communautaire n°006701973 est PAP, et il résulte du procès-verbal de constat dressé le 28 juin 2011 que le signe utilisé par le site en cause est 'papauto', le signe 'pap’ étant alors associé dans le même mot avec 'auto', ou accolé au mot auto comme dans 'pap auto'.

Aussi, et au vu de la signification du mot 'auto', la société LES EDITIONS NERESSIS ne peut soutenir que le signe correspondant à sa marque a été reproduit à l’identique conformément aux dispositions de l’article 9 1a) du règlement 207/2009.

S’agissant de la contrefaçon au sens de l’article 9 1 b) du règlement, la marque communautaire n°06701973 'PAP’ vise notamment en classe 38 : Communication, à savoir transmission et édition d’information par voie télématique, service de télécommunication, d’édition d’annonces immobilières, de messagerie électronique par réseau Internet, et le site PAPAUTO.COM est un site internet d’annonces automobiles pour les particuliers.

Ainsi, en ce qu’ils portent sur des biens différents, les services proposés par ce site sont distincts de ceux visés par la marque communautaire, dont le service le plus proche est 'services de télécommunication, d’édition d’annonces immobilières’ mais qui

concernent spécifiquement des annonces immobilières alors que le site en cause ne répertorie que des annonces de voitures.

Ils présentent néanmoins une certaine complémentarité, s’agissant de services d’annonces.

Il sera en outre indiqué, comme le jugement l’avait relevé, que le service 'communication à savoir transmission et édition d’information par voie télématique’ constitue le support technique de l’activité du site, mais non cette activité.

S’agissant de la comparaison des signes, celui protégé par la marque communautaire est PAP, et ceux utilisés par le site sont Pap Auto, ou PAPAUTO, ou PAPAUTO.COM.

Si 'Pap’ est toujours en position d’attaque dans les signes utilisés par le site, il est toujours soit joint à 'Auto’ pour ne former qu’un seul mot, soit suivi immédiatement de 'Auto'.

Ainsi, visuellement, le signe correspondant à la marque est très bref, composé d’une syllabe de trois lettres, alors que les signes utilisés par le site comportent sept ou dix lettres et trois ou quatre syllabes et présentent donc une longueur nettement supérieure à celle de la marque, ce qui les distingue.

Phonétiquement, le signe correspondant à la marque est un son 'pap', lequel est suivi dans les signes utilisés par le site par deux ou trois syllabes constituées de la sonorité 'o', sonorité marquée et qui est absente de la marque.

Ainsi, si le son d’attaque est identique, la répétition des sonorités en 'o’ est prégnante dans les signes utilisés par le site et les distingue nettement de la marque, ce d’autant que la sonorité de chute est également très différente.

Il sera au surplus relevé que si la marque est lue en distinguant chacune des trois lettres la composant, la différence phonétique est encore plus importante avec les signes utilisés par le site, aucun son n’étant alors partagé.

Conceptuellement, le signe 'pap’ de la marque n’est pas évocateur, alors que le mot 'auto’ dans les signes utilisés par la marque correspond à un mot très courant pour désigner des voitures.

Au vu de la place qu’il occupe dans les signes utilisés par le site et de son positionnement, le mot auto y tient une place dominante, ce d’autant que la voiture -soit la notion qu’il évoque- est immédiatement perceptible, et est absente du signe PAP, de sorte que les signes en cause ne présentent pas de proximité conceptuelle.

Si la société LES EDITIONS NERESSIS fait état de la notoriété de sa marque, elle n’a pas visé l’article 9.1 c) du règlement 207/2009 applicable à la marque communautaire jouissant dans la communauté européenne d’une renommée, dont elle n’a pas justifié.

Au vu des différences marquées existant entre les signes, qui ne sont pas compensées par la complémentarité relative entre les services désignés, la société LES EDITIONS NERESSIS n’établit pas qu’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion entre la marque PAP n°06701973 et les signes utilisés par le site www.papauto.com au sens de l’article 9.1b) du règlement n°207/2009, ni même d’association entre ces signes et la marque.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société LES EDITIONS NERESSIS à ce titre.

Sur la contrefaçon de la marque française n°1 .51 8 03 5 'P.A.P. DE PARTICULIER A PARTICULIER'

Les dispositions de l’arrêt du 16 janvier 2015 de la cour d’appel relatives à la marque française n’ayant pas fait l’objet du pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt de cassation du 25 janvier 2017, l’arrêt du 16 janvier 2015 est devenu définitif de ce chef.

Sur le parasitisme

Les dispositions du jugement du 27 septembre 2013 relatives au parasitisme n’ayant été contestées par la société LES EDITIONS NERESSIS dans le cadre de son appel que s’agissant du montant de la condamnation prononcée de ce chef, le jugement est devenu définitif sur le principe de la condamnation au titre du parasitisme.

Les pièces versées par la société LES EDITIONS NERESSIS ne justifient pas que soit augmenté le montant de la condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros prononcée en première instance à l’encontre de la société WEBMASTORE, au titre de la réparation du préjudice résultant de cette faute.

Sur l’atteinte au nom de domaine

Dans le corps de ses conclusions, la société LES EDITIONS NERESSIS distingue l’atteinte au nom de domaine PAP.FR du parasitisme par atteinte au nom de domaine PAP.FR ; le dispositif de ses conclusions sollicite la condamnation au paiement de la somme de ''40.000 euros en réparation de son préjudice issu de l’usurpation et de l’atteinte à son nom de domaine PAP.FR, somme qui n’est visée dans le corps de ses conclusions qu’au titre du parasitisme.

Par ailleurs, une demande au titre de l’atteinte au nom de domaine – distincte du parasitisme- n’a pas été présentée devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel, dont l’arrêt n’a pas été cassé sur ce chef et est donc définitif.

Sur les demandes au titre de la publication

Le jugement n’avait pas fait droit aux demandes de publication, et il n’est pas davantage justifié du bien-fondé de cette demande.

Il n’y sera par conséquent pas fait droit, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes Le jugement a condamné la société WEBMASTORE au paiement des dépens, ainsi que d’une somme de 4.000 euros à la société LES EDITIONS NERESSIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’arrêt de la cour d’appel avait réformé le jugement sur ces dispositions, avant d’être cassé sur ces points par la Cour de cassation qui a, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Les Éditions Neressis à payer à la société Mixad la somme de 3 000 euros et la société Webmastore à payer à la société Les Éditions Neressis celle de 3 000 euros, laissé à la société LES EDITIONS NERESSIS les dépens afférents au pourvoi contre la société Mixad et condamné la société Webmastore au surplus des dépens.

Le jugement sera confirmé, et il sera laissé à la société LES EDITIONS NERESSIS la charge des dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par défaut, dans les limites de la cassation, Déboute la société LES EDITIONS NERESSIS de sa demande tendant à augmenter le montant de la condamnation prononcée du chef de parasitisme,

Confirme le jugement pour le surplus,

Laisse à la société LES EDITIONS NERESSIS la charge de ses dépens.