TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 février 2018 3^e chambre 3^e section N° RG: 16/12680 Assignation du 10 juin 2016

DEMANDERESSE ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM représentée par son Président M. Pierre L […] 75007 PARIS représentée par Maître Gabrielle ODINOT de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0271 DÉFENDERESSES S.A.R.L. BC TRADING prise en la personne de sa gérante M^me Magalie R […] 06400 CANNES Madame Magalie R représentées par Maître Sébastien PONIATOWSKI de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0542 S.A.R.L. ALANN MARK’S DIFFUSION […] 92110 CLICHY représentée par M^e Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0275

S.A.S. A. NEMERY ET CALMEJANE […] 37100 TOURS représentée par M^e Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617 COMPOSITION DU TRIBUNAL Carine GILLET, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président Aurélie JIMENEZ, Juge assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, DÉBATS À l’audience du 9 janvier 2018, tenue publiquement, devant Carine GILLET et Florence BUTIN, juges rapporteurs qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience et après avoir entendu les conseils

des parties, en ont rendu compte au tribunal conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DUFESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM (AFFIF) se présente comme une association reconnue d’utilité publique assurant depuis près de 70 ans la gestion du festival international du film, qui se déroule chaque année à Cannes et nécessite un budget annuel de fonctionnement de l’ordre de 20 millions d’euros assuré par des fonds publics ainsi que par des apports privés dans le cadre de partenariats et de licences. L’AFFIF est notamment titulaire d’une marque semi-figurative de l’Union européenne « FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM » déposée le 6 mars 2002, enregistrée le 15 septembre 2005 sous le n° 002606986 et régulièrement renouvelée depuis lors, désignant des produits et services des classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 28, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 dont notamment des « vêtements, chaussures, chapellerie » en classe 25 et « tabac, articles pour fumeurs, allumettes » en classe 34 :

Ayant découvert durant la 69^e édition du Festival de Cannes qui s’est déroulée du 11 au 22 mai 2016 que la société BC TRADING commercialisait sous trois enseignes qu’elle exploite -Happy Craft située 5, rue Félix Faure 06400 Cannes, Cannes Souvenir Shop au 55-57, rue Félix Faure 06400 Cannes et enfin I Love Cannes au 7, rue d’Antibes 06400 Cannes – des tee-shirts, briquets, porte-clés et décapsuleurs reproduisant selon elle V élément figuratif de la marque précitée, F AFFIF a fait constater les agissements reprochés au moyen d’un procès-verbal d’huissier dressé le 20 mai 2016 puis par courrier du 30 mai 2016, l’a mise en demeure de cesser ces exploitations en l’invitant à mettre un terme amiable au litige par le règlement d’une indemnité transactionnelle. À défaut d’obtenir une réponse la satisfaisant, l’AFFIF a ensuite par acte du 10 juin 2016, fait assigner devant ce tribunal la société BC TRADING et sa gérante Magalie R en contrefaçon de marque, ce aux fins d’obtenir des mesures indemnitaires et d’interdiction.

Le 13 avril 2017, la société BC TRADING a fait assigner en garantie les sociétés A. NEMERY ET CALMEJANE et ALANN MARK’S DIFFUSION présentées comme ses fournisseurs afin qu’elles soient condamnées solidairement à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. Les deux instances ont été jointes le 23 mai 2017. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre2017, l’ASSOCIATION FRANCAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM (AFFIF) présente les demandes suivantes: Vu le Livre VII du code de propriété intellectuelle, et notamment ses articles L.713-1, L.713-2 L.713-3 et L. 716-1, L.716-6, L. 716-14, Vu l’article L. 717-4 du code de la propriété intellectuelle et le décret n° 2002-216 du 18 février 2002 publié au JO le 20 février 2002, qui font attribution de compétence au tribunal de grande instance de Paris en matière de contrefaçon de marque de l’Union européenne, Vu le Règlement n°2015/2424 sur la marque de l’Union européenne, Vu la Directive 2015/2436 du 16 décembre 2015, Vu l’article L. 223-22 du code de commerce, Vu l’article 1382 du code civil, Vu les procès-verbaux de constat dressés le 20 mai 2016 et 7 juillet 2017 par M^e ZONINO huissier de justice, REJETER la demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n°002606986 ; DIRE que la reproduction sans autorisation par la société BC TRADING de la marque de l’Union européenne enregistrée sous le n°2606986 dont l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM est titulaire sur des tee-shirts, des briquets, des portes clés, des ouvre-bouteilles et des magnets commercialisés au sein de ses trois boutiques situées à Cannes, 5, rue Félix Faure, 55-57, rue Félix Faure et 7, rue d’Antibes, constitue une contrefaçon ; En conséquence, INTERDIRE aux défenderesses de reproduire sous quelque forme que ce soit et de faire usage de la marque n° 002606986 dont l’AFFIF est titulaire, seule ou en combinaison avec d’autres mots et signes, et ce sous astreinte de 10,000 euros par infraction constatée, la liquidation de l’astreinte restant de la compétence du juge de l’exécution. CONDAMNER conjointement et solidairement la société BC TRADING et sa gérante Magalie R à payer à l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM la somme de 90.000 euros en réparation du préjudice subi résultant des actes de contrefaçon de marque reprochés ; ORDONNER la publication du jugement à intervenir aux frais des défenderesses et autoriser l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM à y procéder dans les journaux ou périodiques au choix dans la limite d’un budget de 20.000 euros hors taxes, toutes publications confondues ;

CONDAMNER conjointement et solidairement la société BC TRADING et sa gérante Magalie R à verser à l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM, une somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER conjointement et solidairement les défendeurs aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître ZONINO Huissier de justice, en date du 20 mai 2016 ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour l’ensemble des condamnations prononcées, en ce compris les dépens, et ce par application des nouvelles dispositions issues du décret du 28 décembre 2005 modifiant l’article 515 du code de procédure civile. L’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM expose pour l’essentiel que:

-la matérialité des actes de contrefaçon n’est pas discutable, la reproduction de l’élément figuratif est servile,
-la responsabilité délictuelle de la gérante de la société BC TRADING est également engagée,
-la bonne foi est indifférente dans la caractérisation de la contrefaçon,
-il est porté atteinte à la fonction essentielle de la marque,
-il n’existe aucune dégénérescence du signe dont la protection est assurée par de nombreuses actions judiciaires,
-les moyens opposés en défense ne sont pas pertinents,
-les usages reprochés ont porté atteinte à la valeur patrimoniale de la marque et ont causé un préjudice économique au licencié qui exploite 4 boutiques officielles éphémères situées à proximité du Palais des Festivals durant toute la manifestation. La société BC TRADING présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1^er août 2017, les demandes suivantes: Vu l’article L. 223-22 du code de commerce, Vu les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1625 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal, DIRE ET JUGER que les produits litigieux commercialisés par la société BC TRADING ne portent pas atteinte à la fonction de la marque de l’Union européenne enregistrée sous le n° 2606986 par l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM, DIRE ET JUGER que la marque de l’Union européenne enregistrée sous le n° 2606986 par l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM a perdu son pouvoir distinctif pour les produits relevant des classes 25 et 34, Par conséquent,

DEBOUTER l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM de l’ensemble de ses demandes et prétentions comme étant parfaitement infondées, PRONONCER la déchéance pour cause de dégénérescence de la marque de l’Union européenne enregistrée sous le n° 2606986 par l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM pour les produits relevant des classes 25 et 34, À titre subsidiaire, DEBOUTER l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM de sa demande de dommages et intérêts comme étant parfaitement infondée dans son principe et dans son quantum, À titre infiniment subsidiaire, REDUIRE le montant des dommages et intérêts sollicités par l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM à de plus justes proportions, CONDAMNER in solidum la société ALANN MARK’S DIFFUSION et la société A. NEMERY ET CALMEJANE à garantir la société BC TRADING et Magalie R de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre, en principal, intérêts, frais ou indemnités et dépens, En tout état de cause, DEBOUTER l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATONAL DU FILM de l’ensemble de ses demandes à rencontre de Magalie R, CONDAMNER in solidum l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATONAL DUFILM, la société ALANNMARK’S DIFFUSION et la société A. NEMERY ET CALMEJANE à payer à Magalie R et à la société BC TRADING la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La société BC TRADING expose pour l’essentiel que :

-elle a acquis de bonne foi auprès de ses fournisseurs habituels les sociétés ALLAN MARK ' S DIFFUSION et A.NEMERY&CALMEJANE divers articles de souvenirs faisant allusion au festival,
-à réception de la mise en demeure de l’AFFIF elle a cessé la commercialisation des produits litigieux,
-il n’est pas porté atteinte à la fonction de la marque, laquelle a perdu son pouvoir distinctif pour cause de dégénérescence,
-la société BC TRADÏNG a reproduit la marque de l’AFFIF dans le seul but d’identifier le festival de Cannes en tant qu’élément du patrimoine culturel et touristique de la ville de Cannes,
-le signe est omniprésent et perçu par le public comme un élément décoratif,
-aucun préjudice n’est démontré au soutien des demandes indemnitaires, -Magalie R n’a pas commis de faute personnelle séparable de ses fonctions de gérante,
-les produits de la société ALLAN MARK’S DIFFUSION sont distribués dans le cadre d’un contrat de licence,

— la société BC TRADING et Magalie R sont fondées à solliciter que la société ALANN MARK’S DIFFUSION et la société A. NEMERY & CALMEJANE soient condamnées in solidum à les garantir de toute condamnation. La société A.NEMERY ET CALMEJANE présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2017, les demandes suivantes: DECLARER irrecevable et mal fondée l’action de l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM sur le fondement du livre VII du code de la propriété intellectuelle, DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause la société A. NEMERY ET CALMEJANE n’a commis aucun acte de contrefaçon de marque, DEBOUTER en conséquence l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM de ses demandes, Subsidiairement, CONSTATER l’absence de préjudice de la demanderesse, DEBOUTER la société BC TRADING et Magalie R de leur appel en garantie et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société A. NEMERY ET CALMEJANE, En tout état de cause, DISSOCIER les éventuelles condamnations qui viendraient à être prononcées contre la société NEM (sic) de celles prononcées à l’encontre des sociétés BC TRADING et ALANN MARK’S DIFFUSION, CONDAMNER la société BC TRADING au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société BC TRADING aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Pierre GREFFE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société A. NEMERY ET CALMEJANE expose pour l’essentiel que ;

-elle est spécialisée dans la création d’objets « souvenirs » qu’elle commercialise en France sous la marque NEM,
-elle n’est concernée que par trois des 13 références litigieuses, – l’AFFIF fonde son action en contrefaçon de marque de l’Union européenne sur les dispositions des articles L. 713-2 et L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle,
-aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée,
-l’utilisation de la palme parmi d’autres éléments décoratifs n’est pas faite à titre de marque,
-les demandes indemnitaires sont parfaitement disproportionnées au regard du chiffre d’affaires représenté par la vente des produits en cause.

La société ALANN MARK’ S DIFFUSION présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2017, les demandes suivantes: DECLARER l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM mai fondée en l’ensemble de ses demandes, DIRE ET JUGER la société ALANN MARK’ S DIFFUSION recevable et fondée dans toutes ses demandes, fins et conclusions, DÉBOUTER la société BC TRADING et Magalie R de leur appel en garantie, DESOLIDARISER les condamnations de la société ALANN MARK’ S DIFFUSION de celles de la société BC TRADING et Magalie R, DÉBOUTER la société BC TRADING et Magalie R de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à rencontre de la société ALANN MARK’S, CONDAMNER la société BC TRADING et Magalie R au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société BC TRADING et Magalie R aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michèle MERGUI au titre de l’article 699 du code de procédure civile. La société ALANN MARIO S DIFFUSION expose pour l’essentiel que :

-elle a pour activité la commercialisation d’objets souvenirs, publicitaires et cadeaux d’affaires,
-elle a conclu avec l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM le 29 janvier 2015, un contrat de licence non exclusive de produits dérivés du Festival de Cannes pour les éditions 2015 à 2017, sur le territoire de la ville de Cannes, dans ce cadre elle a vendu divers articles à la société BC TRADING le 31 mai 2015 et le 27 mai 2016,
-aucun lien n’est établi entre cet approvisionnement et les produits argués de contrefaçon, faute de certitude à cet égard la demande en garantie n’est pas fondée,
-la demande de condamnation in solidum n’est pas plus justifiée compte-tenu de l’implication de chacune des défenderesses et leur responsabilité respective à supposer qu’elle soit établie. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2017 et l’affaire a été plaidée le 9 janvier 2018. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées. MOTIFS : 1-La demande en dégénérescence de la marque :

La société BC TRADING fait valoir que le symbole de la palme est omniprésent dans la ville de Cannes sur les devantures de nombreux commerces, sur le mobilier urbain de la ville et sur des affiches publicitaires, que toutes les boutiques de souvenirs et des distributeurs renommés commercialisent des articles similaires aux produits litigieux de sorte que l’emploi de ce symbole pour des objets relevant des classes 25 et 34 est à ce jour généralisé et perçu comme une simple décoration.

Elle ajoute que l’AFFIF ne s’est pas opposée à cette utilisation massive du signe et à sa banalisation. L’AFFIF répond qu’outre le fait de n’opérer aucune distinction entre les éléments verbaux et figuratifs de la marque et les produits visés à son enregistrement, la société BC TRADING ne rapporte pas la preuve que le signe en cause serait devenu pour le public concerné la désignation usuelle des articles litigieux dont il n’indiquerait plus l’origine commerciale. Elle précise que l’usage de la marque sur le mobilier de la ville résulte d’un accord avec la municipalité de Cannes et que contrairement à ce qui est allégué, elle veille constamment à la défense de ses droits au moyen de procédures douanières, de mises en demeure adressées aux distributeurs concernés et d’actions judiciaires. Sur ce, La demande en déchéance visant une marque de l’Union européenne doit être examinée non par référence à l’article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle cité par la demanderesse à cette action mais à l’article 58-l.b (ancien article 51) du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 codifiant le règlement (CE) 207/2009 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 disposant que : « 1. Le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon: (…) b) si la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée ». Les pièces de la société BC TRADING -qui ne sont pas datées- sont des photographies de la palme représentée soit isolément, soit associée à un épi de blé dans l’enseigne d’une boulangerie, soit encore sur des articles de souvenirs pour certains précisément argués de contrefaçon. Aucune de ces utilisations ne porte sur l’élément figuratif du signe pris dans sa globalité (pièce SP 4). Dans ces conditions, la dégénérescence du signe invoqué et son inaptitude à désigner l’origine commerciale de produits des classes 25 et 34 n’est aucunement démontrée et le critère de l’activité ou non du titulaire des droits pour défendre son titre est inopérant.

La demande tendant à voir constater la déchéance des droits de l’AFFEF sur la marque n° 002606986 pour les produits des classes 25 et 34 doit être rejetée. 2-Les actes de contrefaçon reprochés : Selon l’AFFIF les actes de contrefaçon allégués concernent plusieurs références de produits proposés à la vente dans les différents magasins précités, qu’elle énumère et décrit comme suit:

-un tee-shirt noir portant des inscriptions blanches avec le nom « Festival du Film » CANNES 2016 avec la reproduction de la palme du Festival ;

-un tee-shirt rayé bleu et blanc avec le sigle de la palme du Festival et sérigraphié « CANNES Festival du Film » en imprimerie cloutée de couleur orange ;

-un tee-shirt noir avec la palme du Festival dans un ovale et, en dessous, sérigraphié CANNES Festival du Film, le tout en imprimerie cloutée de couleur orange ;

-un tee-shirt noir avec en imprimerie cloutée dorée la palme du Festival dans un ovale avec la mention « CANNES Festival du Film » ; -un tee-shirt noir avec les mentions en blanc « Festival du Film CANNES 2016 » et la palme du Festival ;

-un tee-shirt blanc en imprimerie cloutée dorée la palme du Festival dans un ovale et la sérigraphie « CANNES Festival du Film » ;
-un briquet de couleur blanc avec une décoration constituée par une bande de pellicule comportant 4 images dont la 2^e image en partant de la gauche est la palme du Festival et le mot « CANNES » en rouge;

-un magnet de couleur noire à bandes blanches avec la palme du Festival dorée et le nom de « CANNES » en lettres blanches ;

-un tee-shirt noir portant la mention en caractères blancs les termes « Festival du Film CANNES 2016 » avec la palme du Festival ;

-un décapsuleur portant le nom « CANNES » et un dessin avec la palme du Festival ;

-un porte-clés métallique avec « CANNES Côte d’Azur » et la palme du Festival en jaune ;

-un magnet métallique identique au porte-clés avec la mention « CANNES Côte d’Azur » et la palme du Festival en jaune ;

-un briquet blanc avec la mention en noir « CANNES Côte d’Azur » et la palme du Festival. Aucun de ces objets n’est communiqué en original et les représentations versées aux débats, qui résultent du constat d’huissier dressé le 20 mai 2016, sont les suivantes (pièce O&A 12):

L’AFFIF fait valoir que la contrefaçon n’est pas discutable en ce que l’élément figuratif de sa marque est reproduit de manière servile et le plus souvent accompagné de l’inscription partielle de l’élément verbal ((festival international du filM. ». Elle ajoute que cette reproduction servile sur des décapsuleurs, des magnets ou des porte-clés est également illicite en application de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle relatif à la protection de la marque renommée au-delà de sa spécialité.

La société BC TRADING répond que les usages reprochés de l’élément figuratif de la marque ne portent pas atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine des produits, en ce qu’ils sont intervenus à des fins purement descriptives comme la désignation nécessaire du festival dans l’esprit du public en tant qu’événement culturel. La société A.NEMERY ET CALMEJANE fait valoir que l’action est fondée sur les articles L.713-2 et L.713-5 du code de la propriété intellectuelle alors qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, et qu’elle n’est concernée que par trois des références litigieuses qui comportent une palme stylisée associée à d’autres éléments décoratifs qui ne constitue pas un usage à titre de marque et ne peut générer aucun risque de confusion avec les articles de la demanderesse. Indiquant également n’être concernée que par trois produits à savoir un briquet, un magnet et un porte-clés, la société ALAN MARK’S DIFFUSION souligne que les références n°787840 (porte-clés) et n°4117840 (magnet) désignées sur son catalogue par la société BC TRADING ne figurent pas sur les factures produites et que plus généralement, l’AFFIF ne fournit pas d’indications suffisamment précises pour permettre l’identification des articles prétendument

contrefaisants dont la simple représentation ne permet ni l’identification, ni la traçabilité. Sur ce, Les faits allégués consistant dans une imitation du signe et le titre invoqué étant une marque de l’Union européenne, la contrefaçon s’apprécie par référence non pas au code de la propriété intellectuelle invoqué par la demanderesse mais aux dispositions de l’article 9 b) et c) du Règlement 2017/1001 précité, aux termes duquel:

« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: (…) b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il, existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice ». L’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l’article 9 du règlement précité. L’appréciation de la demande en contrefaçon suppose de vérifier en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce si au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné. Il n’y a pas lieu de procéder à une comparaison des produits respectivement visés à l’enregistrement de la marque avec ceux commercialisés dans le cadre de l’appréciation de la contrefaçon puisqu’au cas d’espèce ce critère soit n’est pas discuté pour les produits des classes 25 et 34, soit est inopérant s’agissant des accessoires dont la vente est reprochée sur le fondement de la renommée du signe.

L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes en conflit doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La comparaison -qui est ici exclusivement visuelle et conceptuelle- concerne s’agissant des accessoires-briquets, magnets, porte-clés et décapsuleur- les signes suivants :

La marque première se compose d’un élément figuratif constitué par une palme positionnée horizontalement, dessinée en traits fins et dont la pointe est légèrement inclinée vers le haut Cette palme est insérée dans un ovale placé au-dessus de l’inscription en lettres capitales « FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM» qui est soulignée d’un trait (pièce O&A 3). Les inscriptions et le dessin se détachent en noir sur fond blanc. Dans chacune de ces représentations le seul élément extrait de la marque première est la palme, qui est insérée selon les cas dans un décor constitué d’une bobine de film soit parmi d’autres illustrations se rapportant à la ville de Cannes, soit dans un clap de tournage. Bien que le constat ne comporte aucune vue rapprochée des objets concernés il est permis de relever que si la palme constitue l’élément dominant du signe indépendamment de l’ovale qui l’entoure, ce que la demanderesse elle-même ne soutient pas explicitement, la présence de ce seul symbole dont la forme et la couleur jaune diffère -sauf dans le cas d’un des deux briquets- de celles du signe invoqué, et le fait qu’il soit intégré dans un ensemble complexe certes évocateur du cinéma, mais ne présentant visuellement aucune ressemblance avec la marque de l’AFFIF, exclut tout risque d’association dans l’esprit du public pertinent entre les produits litigieux et ceux commercialisés sous la marque.

Dans ces conditions la contrefaçon par imitation n’est pas constituée et s’agissant plus particulièrement des produits ne relevant pas des classes 25 et 34, ni le profit indûment retiré des exploitations en cause ni le préjudice en résultant ne sont démontrés, Les tee-shirts commercialisés par la société BC TRADING dans divers coloris sont respectivement revêtus des signes suivants, qu’il y a lieu de comparer également à la marque première :

Il doit à ce stade être précisé que les couleurs et contrastes ayant une incidence évidente sur l’appréciation des similitudes alléguées, le tribunal ne peut se prononcer sur la contrefaçon alléguée que pour ce qui concerne les produits dont une photographie exploitable est produite, ce qui n’est pas le cas s’agissant des tee-shirts décrits comme de couleur orange avec une impression cloutée. S’agissant de la première représentation reprochée, l’ovale de l’élément figuratif dans lequel s’insère la palme n’est pas reproduit mais la mention « festival du film » positionnée en partie supérieure rappelle partiellement cette ligne. Est ajoutée la mention « Cannes 2016 » qui est purement descriptive. Compte-tenu de la reproduction d’une grande partie de l’élément verbal de la marque -exception faite du mot « international » et de la présence d’une palme également placée en partie centrale et graphiquement identique, il existe avec la marque invoquée de fortes similitudes visuelles et conceptuelles qui s’ajoutant à l’identité des produits concernés, constituent un risque de confusion dans l’esprit du public qui confronté aux articles en cause, sera conduit à leur attribuer une origine commune, Dans le second cas, l’intégralité de l’élément figuratif de la marque est reproduit ainsi que la presque totalité de l’ensemble verbal « festival, international du film » dont n’est comme dans le cas précédent omis que le terme « international » et auquel est ajouté le mot « Cannes ». Les traits du dessin comme les lettres de l’inscription ne sont pas pleins mais en pointillés et de couleur jaune or. Les proportions respectives des éléments sont les mêmes ainsi que leur agencement global. Les similitudes visuelles et intellectuelles avec la marque première sont donc encore plus importantes, ce nonobstant la discontinuité des traits qui ne s’impose pas au regard compte tenu de la taille du motif et de l’effet de contraste opéré. Cette comparaison est applicable à l’identique s’agissant du tee-shirt rayé, du tee-shirt noir et du tee-shirt blanc (photographies numérotées 5, 10 et 12 sur le procès-verbal de constat, pièce O&A 12).

Il ne peut dans ces conditions être pertinemment soutenu que le motif en cause serait utilisé à titre de décor, puisqu’il constitue une imitation de la marque de l’AFFIF et est apposée sur les articles en cause de façon à être perçue comme en indiquant l’origine. Les actes de contrefaçon invoqués au titre de ces deux signes dont sont revêtus les tee-shirts commercialisés par la société BC TRADING sont donc constitués. 3-Mesures réparatrices et indemnitaires : L’AFIF fait valoir que les actes reprochés ont porté atteinte à la valeur patrimoniale de sa marque qu’elle évalue au regard des investissements qu’elle expose, de la surveillance qu’elle exerce pour lutter contre la contrefaçon, de la renommée du festival de Cannes et de la rigueur avec laquelle s’opère la sélection des licenciés. Elle réclame en conséquence une indemnité de 90.000 euros en réparation de son préjudice. Il est opposé à cette demande que l’AFFIF ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice économique ni une dépréciation de sa marque, les produits en cause ayant été commercialisés en nombre limité et sur la seule durée du festival. Sur ce, L’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives delà contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements retirées. La juridiction peut également, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire supérieure au montant des rémunérations qui auraient été dues en cas d’autorisation si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, cette somme n’étant pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. En l’absence de tout élément permettant d’évaluer la masse contrefaisante et de l’imprécision des demandes sur ce point, l’AFFIF s’étant limitée à viser indifféremment une série d’articles sans inventaire précis, représentation exhaustive ni indication de la référence sous laquelle ils étaient commercialisés, le préjudice ne peut être évalué que sur la base de l’atteinte à la valeur économique de la marque. La contrefaçon n’étant constitué que pour une quantité limitée d’articles au regard de ceux initialement visés, l’indemnité allouée à ce titre doit être évaluée à une somme de 15.000 euros.

Les mesures d’interdiction étant justifiées par la nature des atteintes relevées, elles seront ordonnées selon les modalités indiquées au dispositif sans qu’il y ait lieu de faire droit aux demandes de publication. 3-Le bien-fondé des appels en garantie ; La commercialisation des produits acquis auprès des sociétés A. NEMERY ET CALMEJANE et ALANN MARK’S DIFFUSION n’étant pas jugée constitutive d’actes de contrefaçon, les demandes en garantie dirigées contre ces fournisseurs deviennent sans objet. 4-La responsabilité de Magalie R : L’AFFIF fait valoir que l’achat et la vente de produits reproduisant à l’identique une marque renommée constitue une infraction pénale et partant, une faute intentionnelle grave et détachable des fonctions de gérante de la défenderesse, ce qui justifie sa condamnation solidaire aux côtés de sa société.

La société BC TRADING et Magalie R opposent à cette prétention que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la gérante de la personne morale visée est intervenue dans le seul cadre de cette activité et a cessé la commercialisation des produits dès réception d’une demande en ce sens. Sur ce, La faute détachable séparable des fonctions se définit comme revêtant une particulière gravité et incompatible avec l’exercice des fonctions sociales. Il est ainsi considéré que la commission d’une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle commise par une personne morale est susceptible d’engager la responsabilité civile d’un gérant à l’égard des tiers auxquels les agissements relevés ont occasionné un préjudice. Les actes de contrefaçon étant constitués indépendamment de la mauvaise foi de leur auteur, les circonstances de la participation de Magalie R aux faits dénoncés n’étant pas établis avec précision et les agissements litigieux ayant cessé à la suite de la mise en demeure adressée à la société BC TRADING, il n’est pas démontré l’existence d’une faute détachable des fonctions de gérante de la défenderesse justifiant sa condamnation aux côtés de la personne morale qu’elle dirige. La demande de ce chef n’a donc pas lieu d’être accueillie.

La société BC TRADING, partie perdante, supportera la charge des dépens -qui ne peuvent en application de l’article 496 du code de procédure civile inclure les frais de constat établi le 20 mai 2016- et sera condamnée à verser aux défenderesses qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros au profit de l’ASSOCIATION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM et 3.000 au profit de chacune des sociétés A.NEMERY ET CALMEJANE et ALANN MARX’S DIFFUSION.

L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande en déchéance partielle des droits de l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM sur la marque de l’Union européenne n°002606986 ; DIT que l’imitation sans autorisation par la société BC TRADING de la marque de l’Union européenne enregistrée sous le n°002606986 dont l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM est titulaire sur quatre références de tee-shirts commercialisées au sein de ses trois boutiques situées à Cannes, 5, rue Félix Faure, 55-57, rue Félix Faure et 7, rue d’Antibes, constitue des actes de contrefaçon ; DIT que la commercialisation par les sociétés BC TRADING, A.NEMERY ET CALMEJANE et ALANN MARX’S DIFFUSION des références de briquets, magnets, porte-clés et décapsuleur ne constituent pas des actes de contrefaçon de la marque n°002606986 dont l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM est titulaire ; FAIT INTERDICTION à la société BC TRADING de poursuivre la commercialisation de produits revêtus des signes relevés comme constituant une imitation de la marque n°002606986 dont l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM est titulaire, ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ; CONDAMNE la société BC TRADING à verser à l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon ;

DEBOUTE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM de ses demandes tendant à la condamnation personnelle de Magalie R ; REJETTE les demandes de publication ; DIT sans objet les appels en garantie formés par la société BC TRADING à l’encontre de la société ALANN MARK’S DIFFUSION et de la société A.NEMERY ET CALMEJANE; CONDAMNE la société BC TRADING aux dépens ;

CONDAMNE la société BC TRADING à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 euros au profit de l’ASSOCIATION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM et 3,000 au profit de chacune des sociétés A.NEMERY ET CALMEJANE et ALANN MARX’S DIFFUSION ; ORDONNE l’exécution provisoire.