MINUTE N° 582/23

Copie exécutoire à

— Me [X] [G]

— M^e Nadine HEICHELBECH

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties et à

M. le Directeur Général de l’INPI

Le 20.12.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 20 Décembre 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02004 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H25R

Décision déférée à la Cour : 28 Avril 2022 par Monsieur le Directeur Général de l’Institut [3]

DEMANDERESSE AU RECOURS :

S.A.S. SAINT EXUPÉRY HOLDING

prise en la personne de son Président M. [T] [F]

[Adresse 2]

Représentée par M^e Pascal REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE AU RECOURS :

S.A.S. FOX FRANCE

prise en la personne de son Président M. [C] [J]

[Adresse 1]

Représentée par M^e Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et M^me RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M^me RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M^me VELLAINE

Ministère Public :

représenté par M^me Claire VUILLET, substitut général, non présente aux débats mais dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.

Monsieur le Directeur Général de l’INPI

non comparant et non représenté aux débats

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et M^me Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la demande en déchéance, enregistrée sous la référence DC21-0064, déposée le 27 avril 2021, auprès de M. le Directeur Général de l’Institut [3] (INPI), par la société par actions simplifiée SAS Fox France, contre la marque n° 99 / 832 468 déposée le 29 décembre 1999, dont l’enregistrement a été publié au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) 2000-25 du 23 juin 2000 et a été régulièrement renouvelé, le titulaire actuel de la marque contestée étant la SAS Saint Exupéry Holding, par suite d’une transmission totale de propriété inscrite au Registre National des Marques le 21 août 2017 sous le n° 706490 (BOPI 2017-38),

Vu la décision rendue le 28 avril 2022, par laquelle M. le Directeur général de l’INPI a statué comme suit :

'Article 1 : La demande en déchéance DC21-0064 est justifiée.

Article 2 : La société SAINT EXUPERY HOLDING est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 99 / 832 468 à compter du 27 avril 2021, pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement'

aux motifs, notamment, que si les preuves produites montrent un usage de la marque en France, avec le consentement de son titulaire, dont la nature n’altère pas le caractère distinctif, les pièces transmises fournissent des indications insuffisantes concernant l’importance de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée, en France, pour les produits visés dans l’enregistrement, par son titulaire ou avec son consentement, au cours de la période pertinente, l’examen de la preuve de l’usage au regard de chacun des produits enregistrés n’apparaissant donc pas nécessaire,

Vu la déclaration d’appel formée par la SAS Saint Exupéry Holding contre cette décision et déposée le 18 mai 2022,

Vu la constitution d’intimée de la SAS Fox France en date du 15 juin 2022,

Vu les courriers reçus au greffe les 15 septembre 2022 et 26 septembre 2023, par lesquels M. le Directeur Général de l’INPI s’en remet à l’appréciation de la cour au regard des nouvelles pièces transmises par l’appelante,

Vu l’ordonnance en date du 24 avril 2023 fixant la date de l’audience de plaidoirie au 23 octobre 2023,

Vu l’ordonnance en date du 27 avril 2023, par laquelle a été ordonnée la communication de la présente procédure à M. le Procureur Général près la cour de céans, afin qu’il puisse formuler ses conclusions,

Vu les conclusions en date du 1er juin 2023, par lesquelles M. le Procureur Général déclare s’en être rapporté,

Vu les dernières conclusions en date du 19 juillet 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Saint Exupéry Holding demande à la cour de :

'Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714- 4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5

Débouter la Société FOX France de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions tendant à la confirmation de la décision DC21-0064 du directeur de l’INPI du 28 avril 2022 ;

Infirmer la décision DC21-0064 du 28 avril 2022 au nom du directeur de l’INPI en ce qu’elle a estimé à tort la demande en déchéance justifiée et déclaré en conséquence la société SAINT EXUPÉRY HOLDING déchue de ses droits sur la marque n° 99 / 832 468 à compter du 27 avril 2021, pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement.

Condamner la société FOX France à payer à la société Saint Exupéry une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société FOX France aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile et accorder à Maître [X] [G] le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dire que le présent arrêt sera notifié au directeur général de l’INPI par lettre recommandée avec accusé de réception'

et ce, en invoquant, notamment :

— un usage effectif et sérieux de la marque, l’appréciation, qualifiée, de trop restrictive, du directeur de l’INPI étant contestée, et trois nouveaux éléments de preuve, correspondant à cinq nouvelles pièces, comportant une évaluation chiffrée et quantitative venant prouver le volume des ventes des produits 'Fox’ sur le territoire français, qu’il s’agisse de l’attestation, par le commissaire aux comptes de la société FEMI basée en Italie, concernant le chiffre d’affaires de la société FEMI qui exploite la marque 'Fox’ en France pour les produits visés aux catalogues, du tableau interne de la société FEMI, listant les références des produits Fox vendus par des revendeurs en France, et encore de 168 pages de factures de FEMI visant la France avec les références des produits FOX et des revendeurs durant la période pertinente 2017-2021,

— l’absence de remise en cause des constatations de l’INPI pour le surplus,

— à ce titre :

*la confirmation d’un usage sérieux de la marque sur la période 2016-2021, les onze éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contenant suffisamment d’indications concernant la période pertinente, y compris les pièces n° 10 à 13, postérieures à la période pertinente, mais devant être prises en considération dans le cadre d’une appréciation globale en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés de la période pertinente,

*la confirmation d’un usage, réel et sérieux, de la marque en France, au vu des catalogues, du contrat de licence, de l’attestation du commissaire aux comptes, de la liste des clients, des factures, ou encore des extraits de sites marchands,

*la confirmation de l’usage de la marque avec le consentement de son titulaire, implicite, dans la mesure où il a accordé à cette société une licence d’exploitation pour la France, de la marque de l’Union européenne n° 2858603, dont le signe est quasi identique et qui revendique les mêmes produits, sans contestation par le demandeur,

*la validation de la nature de l’usage légèrement modifié, n’en altérant pas le caractère distinctif, comme constaté par l’INPI, et comme, du reste, non contesté par le demandeur,

*la confirmation d’un usage de la marque 'Fox’ pour les produits visés au dépôt, au regard des références figurant dans les catalogues visant une ligne de machines-outils et d’outils distribués sous cette marque et sélectionnés pour les professionnels comme pour les particuliers, et de nombreux revendeurs sur le sol français proposant à leurs clients la marque 'Fox’ pour des machines et des outils.

Vu les dernières conclusions en date du 5 septembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Fox France demande à la cour de :

'Vu l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle

Vu la jurisprudence

Vu les pièces

DEBOUTER la société SAINT EXUPERY HOLDING de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions tendant à l’infirmation de la décision DC21-0064 rendue par l’INPI le 28 avril 2022 ;

INFIRMER la décision DC21-0064 rendue par l’INPI le 28 avril 2022 en ce qu’elle a jugé que les documents communiqués par la société SAINT EXUPERY HOLDING concernaient la période pertinente à savoir du 21 avril 2016 au 21 avril 2021 ;

CONFIRMER la décision DC21-0064 rendue par l’lNPI le 28 avril 2022 en ce qu’elle a jugé que la demande en déchéance était justifiée :

EN CONSEQUENCE DE QUOI,

PRONONCER la déchéance de la marque française FOX n° 99 832 468 à compter du 27 avril 2021 pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement ;

CONDAMNER la société SAINT EXUPERY HOLDING au paiement d’une somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société SAINT EXUPERY HOLDING aux entiers dépens distraits au profit de Maître Nadine HEICHELBECH, avocat sur son affirmation de droits en application de l’article 699 du code de procédure civile.

DIRE que l’arrêt sera notifié au Directeur Général de l’INPI par lettre recommandée avec accusé de réception'

et ce, en invoquant, notamment :

— l’absence de démonstration d’un usage en France sur la période pertinente, au vu d’un seul document pdf uniquement interne, le surplus des éléments communiqués ne concernant que la marque de l’Union européenne (UE), aucun catalogue en langue française n’étant disponible, et les extraits de sites internet étant tous postérieurs, la valeur probante des nouveaux documents produits devant la cour étant également critiquée au regard, notamment, de leur caractère interne, de l’absence du document original, ou du fait qu’ils concernent la marque UE,

— l’absence de remise en cause des conclusions du directeur de l’INPI quant au consentement du titulaire à l’usage et à la nature de l’usage,

— sur l’importance de l’usage, la contestation de la pertinence :

*de l’attestation comptable, ne concernant pas la société Femi France, et incluant nécessairement des produits relevant de la marque UE mais non protégés par la marque française, de sorte qu’elle ne refléterait pas le volume d’affaires lié à l’usage de la marque française en France, outre qu’elle serait incohérente avec le tableau interne communiqué par l’appelante devant l’INPI,

*du catalogue machines-outils 'Fox’ 2016, document pdf dont l’appelante n’apporterait pas la preuve de la date de sa création, et surtout de sa diffusion, de son envoi à des prospects, tout comme le catalogue des produits vendus par FEMI en 2018-2019, pour lequel, en outre, aucun catalogue en français n’est disponible,

* de la liste des factures de la marque 'Fox’ en France, compte tenu de son caractère interne, sans en-tête et non daté, et comportant des produits de la marque 'Femi', de sorte qu’il ne serait pas possible d’affirmer que la marque française 'Fox’ est exploitée en France de manière suffisante à démontrer le caractère sérieux de son usage.

Vu les débats à l’audience du 23 octobre 2023,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale en déchéance de marque :

En application des articles L. 714-4 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déclaré déchu de ses droits, par décision de justice ou par décision du Directeur Général de l’Institut [3] (INPI) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 714-5 précité, est assimilé à un usage au sens des dispositions de l’alinéa 1er :

1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;

2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;

3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;

4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation.

L’article L. 716-3-1 du même code énonce que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée, et qu’elle peut être apportée par tous moyens.

Enfin, conformément à l’article R. 716-6 1° du code précité, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance.

À ce titre, et en vertu d’une jurisprudence constante tant de la Cour de justice des Communautés Européennes (CJCE), devenue Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE), et en particulier l’arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, que de la Cour de cassation (voir, notamment, Com., 30 novembre 2004, pourvoi n° 02-18.731, Bull., 2004, IV, n° 209 ; Com., 21 octobre 2008, pourvoi n° 07-16.749, Bull. 2008, IV, n° 173, et plus récemment, Com., 5 juillet 2017, pourvoi n° 13-11.513 Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 16-27.856), il doit être établi que le signe en cause a été utilisé à titre de marque, c’est-à-dire démontrer un usage conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui suppose l’utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits ou services protégés.

L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque, ce pourquoi il a été jugé, par la Cour de cassation que l’usage sérieux d’une marque doit être apprécié au regard du marché concerné et des caractéristiques du produit (cf, par ex., Com., 16 février 2016, pourvoi n° 14-15.144).

Ainsi, selon la jurisprudence communautaire, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (voir, notamment, les décisions de la CJCE Ansul, arrêt précité, ou encore ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C-259/02 et arrêt du 11 mai 2006, The Sunrider Corp c/ OHMI, C-416/04). En conséquence, l’usage, même minime, d’une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (Com., 24 mai 2016, pourvoi n° 14-17.533).

Pour autant, le signe litigieux doit être exploité à titre de marque auprès des consommateurs finals (Com., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-18.986).

En l’espèce, tout d’abord, il n’est pas contesté par les parties que la période à prendre en compte pour apprécier l’usage sérieux de la marque contestée, qui était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en déchéance, est, conformément aux dispositions précitées et tel que retenu par la décision entreprise, la période de cinq ans précédant cette demande, soit du 27 avril 2016 au 27 avril 2021, et ce pour l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement.

Il convient également de rappeler que la marque contestée a été enregistrée au titre de la Classe 7 : 'Machines outils pour le travail du bois et des métaux', et de la Classe 8 : 'Outils et instruments à main pour le travail du bois et des métaux'.

Au soutien de ses observations, le titulaire de la marque, en l’espèce la société Saint Exupéry Holding, verse aux débats, à hauteur de cour, les éléments suivants :

' Annexe 1 : Attestation volume d’affaires marque fox commissaire aux comptes

' Annexe 2 : Liste des clients revendeurs de la marque FOX en France

' Annexe 3 : Catalogue des produits FOX pour la France et l’Italie 2016

' Annexe 4 : Catalogue des produits FOX pour la France et l’Italie 2018-2019

' Annexe 5 : Listes des factures de la marque FOX en France

' Annexe 6 : Factures des produits FOX pour la France par FEMI

' Annexe 7 : Chiffre d’affaires E.U France (2018-2021) (Tableau interne à Femi)

' Annexe 8 : Accord de licence de marque FOX (version traduite en français)

' Annexe 9 : Accord de licence de marque (version originale en anglais)

' Annexe 10 : copie du site outillage-online.fr

' Annexe 11 : copie du site https://www.hd-outillage.com

' Annexe 12 : extrait du site FTFI

' Annexe 13 : extrait du site CDISCOUNT

' Annexe 14 : courrier communications conclusions 11 07 2022 à l’INPI.

Elle affirme que ces éléments démontreraient un usage sérieux de la marque litigieuse en France, les catalogues produits en pièces n° 3 et 4, rédigés notamment en français, renvoyant à une société FEMI disposant d’une licence sur la marque française, ces catalogues désignant, en outre, de multiples lieux de vente sur le territoire français, à quoi s’ajouteraient des listes de client et de factures, et l’attestation du commissaire au compte de la société Femi, visant expressément la France pour le chiffre d’affaires de la marque FOX.

Elle appelle la cour à prendre en compte les pièces n° 10 à 13, dans le cadre d’une appréciation globale en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés de la période pertinente.

La société Fox France entend contester la pertinence des pièces adverses, soit en raison de leur nature interne, s’agissant, notamment, du catalogue 'machine-outil FOX 2018-2019 It Fr.', renvoyant par ailleurs vers un site internet en langue étrangère, soit en raison de la rédaction des autres catalogues en anglais et en italien, alors qu’existe aussi une marque 'Fox’ UE, qui serait seule concernée par l’accord de licence de marque entre l’appelante et la SARL Femi France, soit encore s’agissant de sites internet dont les extraits seraient postérieurs à la période litigieuse, l’un n’étant, en outre, plus en ligne et ne vendant pas de produits 'Fox’ de la société appelante. Les pièces nouvelles sont également réfutées au regard de leur caractère supposément interne, de l’absence d’en-tête ou de date ou de mention légale de la personne ayant édité la liste de clients, qui ne comporterait, par ailleurs, pas d’indication suffisante quant à la marque et aux produits en cause. Quant à l’attestation de volume d’affaires, non traduites, elle se rapporterait à la marque UE.

Cela étant, la cour, qui rappelle qu’il lui appartient de se livrer à une appréciation d’ensemble des éléments qui lui sont soumis, fussent-ils ultérieurs à la période de référence, pour peu qu’ils soient de nature à étayer les éléments contemporains pour démontrer un usage sérieux de la marque sur la période, observe, tout d’abord qu’un contrat de licence a été conclu le 12 novembre 2014 entre l’appelante et la société Femi France SARL, disposant, d’ailleurs, du même co-gérant, ce contrat portant, certes, sur la marque de l’Union européenne n° 2858603, mais dans des conditions permettant d’établir une exploitation de la marque litigieuse avec le consentement du titulaire, les conclusions, sur ce point, de la décision entreprise n’étant pas contestées par les parties, pas plus que ne l’est la nature de l’usage qui n’en altère pas le caractère distinctif, étant rappelé que tant la marque européenne que la forme utilisée dans les pièces produites par le titulaire de la marque ne se distinguent de la marque française que par l’absence d’indications purement descriptives des tons de couleurs utilisés, écrites en outre en très petits caractères, la marque européenne portant, par ailleurs, sur un libellé de classes de produits plus large, incluant également les produits de la classe 11 désignant les appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

Or, les catalogues 2016 et 2018-2019 (pièces n° 3 et 4), rédigés à la fois en italien et en français, ce qui implique, à tout le moins, qu’ils s’adressent à des destinataires francophones, renvoient bien, nonobstant la mention en dernière page de multiples centres d’assistance tous situés en Italie, à une adresse en France, à [Localité 4] (69), avec un numéro de téléphone, de fax et une adresse de messagerie électronique, cette adresse figurant, également en dernière page, à côté d’une autre adresse en Italie, ces deux adresses suivant la mention 'FOX est une marque distribuée en exclusivité de Femi'.

Si la partie intimée s’interroge sur la réalité ou les modalités de la diffusion de ces documents, certes simplement imprimés en couleur et non produits dans une version sur papier glacé, il n’en demeure pas moins que celle-ci doit être appréciée au regard de l’existence d’un réseau de commercialisation de la marque, qui ressort du tableau d’avoirs et de factures établi en pièce n° 2, lequel n’est pas à proprement parler une liste de clients et relève manifestement d’un usage interne, mais qu’il convient de lire en relation avec la liste des factures, telle que produite en pièces n° 5 et 6, lesquelles permettent de se convaincre de l’existence, sur la période en cause, de relations d’affaires entre la société Femi et un certain nombre d’établissements situés en France portant des dénominations de quincailleries ou faisant référence à l’outillage ou au bricolage, certaines factures indiquant également des adresses de destinations de la marchandise chez des particuliers, en tout cas des personnes physiques.

Si ces factures ne concernent pas exclusivement des produits de la marque 'Fox', des références de cette marque, figurant par ailleurs dans le catalogue, y sont bien mentionnées.

Ce n’est donc qu’à titre surabondant que la cour relèvera que la présence, à une date ultérieure de quelques mois à la période en cause, de produits de la marque 'Fox’ sur des sites marchands rédigés en français, avec pour certains d’entre eux des extensions .fr, et y compris sur des pages, certes spécialisées, du site 'grand public’ Cdiscount, vient corroborer l’existence d’une commercialisation de produits de la marque à destination du public français.

Au regard de ce qui précède, la cour considère donc, à l’instar du directeur de l’INPI, que les preuves produites, en l’état de celles dont elle dispose, démontrent un usage de la marque en France.

Quant à l’importance de cet usage, dont il a été rappelé ci-avant que l’appréciation dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant, et que cet usage doit être quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque, il convient de se référer aux éléments suivants, produits par la partie appelante :

— un tableau à l’en-tête 'Fox', établi en italien sur un tableur, et comportant une liste de pays, et des références d’articles, puis des colonnes mentionnant les quantités d’articles et ce qui est présenté comme le chiffre d’affaires des ventes de machines-outils de la marque effectuées dans ces pays, dont la France, entre 2019 et 2021, en l’occurrence concernant la France, pour 2019, 941 articles et 70 267,27 euros, pour 2020, 258 articles et 11 884,91 euros, et pour 2021, les mentions 72 et 1 153,22, d’une part, 39 et 359,80, d’autre part, l’appelante se bornant, concernant ce tableau, à indiquer qu’il présente des 'références de produits, de leurs quantités et de montants correspondants exprimés en euros', sans qu’il ne soit possible de s’assurer de son exhaustivité,

— la 'liste des clients’ figurant à la pièce n° 2, récapitulant par année, de 2017 à 2021, des avoirs ou factures avec mention des clients, des produits et des montants, suivis en fin de document de deux tableaux chiffrés en italien, mentionnant des montants qui diffèrent entre les deux tableaux, outre qu’ils ne correspondent pas formellement à ceux mentionnés dans la pièce précédente, par exemple pour 2020, 97 260,80 euros dans le premier tableau et 70 592,66 euros dans le second,

— les 168 factures de la pièce n° 6, portant sur les années 2017 à 2019, établies par la société Femi France et comportant parmi d’autres, des références de la marque 'Fox', sans mention dans les factures elles-mêmes de cette marque,

— l’attestation du commissaire aux comptes (pièce n° 1), certes missionné par la société italienne Femi, et non par Femi France, pour certifier le chiffre d’affaires réalisé avec la marque 'Fox', pour les années 2017 à 2021, le tableau se rapportant uniquement à la France et à l’Italie, et qui indique, sur la base des éléments fournis par la société, la réalisation des chiffres suivants :

2017 : 160 987,30 (Italie : 1 327 151,82)

2018 : 149 701,20 (Italie : 1 043 117,16)

2019 : 97 260,80 (Italie : 824 940,58)

2020 : 20 940,93 (Italie : 376 185,68)

2021 : 5 092,20 (Italie : 352 729,02)

Total sur 5 ans 433.982,43 (Italie : 4 358 106,69).

Il convient de procéder à une analyse d’ensemble de ces éléments, même si certains d’entre eux, pris individuellement, relèvent plus du document de travail à usage interne dont la valeur probante ne peut donc se concevoir qu’en combinaison et au regard de leur cohérence avec les autres éléments produits, dont l’attestation d’un professionnel du chiffre, certes non signée et établie en langue française, mais bien à l’en-tête du cabinet comptable.

Cette analyse permet, tout d’abord, de retenir que les chiffres mentionnés dans cette attestation correspondent au chiffrage figurant dans le premier tableau de la pièce n°2. Ensuite, les éléments listés dans cette pièce n°2 comportent tous des références du catalogue, lesquelles concernent bien des produits entrant dans le champ de la marque française et commencent par la lettre F (qui peut se comprendre comme une référence à la marque française). Ils sont étayés par les factures produites en pièce n° 6 dont ils recensent les éléments facturés sous référence F’ Aucun élément ne permet, par ailleurs, de douter de la réalité de ces facturations.

Dans ces conditions, la cour considérera que le titulaire de la marque contestée établit de manière suffisante l’importance de l’usage de la marque sur le territoire français, en dépit d’un déclin du volume d’activité sur la fin de la période, lequel s’observe, cependant, également en Italie pour ce qui relève de la marque européenne, dont le champ correspond largement à celui de la marque française.

Les éléments relevés précédemment, dont il ressort, comme il vient d’être observé, une facturation au profit de particuliers, en tout cas de personnes physiques, corroborés, si besoin en était, par l’existence d’une présence en ligne à un moment proche de la période considérée, permettent également d’établir à suffisance que le signe litigieux est exploité à titre de marque auprès des consommateurs finals.

Enfin, s’agissant de l’usage de la marque en relation avec les produits et services pertinents, il convient d’observer au vu des pièces produites, qu’il s’agisse, en particulier, du catalogue ou des factures, qu’il relève bien de produits correspondant aux classes pour lesquelles la marque a été enregistrée, puisqu’il s’agit de machines outils ou de matériel d’outillage.

Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la cour infirmera la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré la demande en déchéance justifiée et déclaré la société Saint Exupéry Holding déchue de ses droits sur la marque n° 99 / 832 468 à compter du 27 avril 2021, pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement.

Statuant à nouveau, elle déboutera la société Fox France de sa demande de déchéance.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Fox France, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’application des dispositions en vigueur des articles 103 à 107 du code de procédure civile local d’Alsace-Moselle, instaurant une procédure spécifique de taxation des dépens, fait obstacle au bénéfice par Me [X] [G] des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande en outre de mettre à la charge de l’intimée, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l’appelante, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme la décision rendue le 28 avril 2022 par M. le Directeur Général de l’Institut [3],

Statuant à nouveau,

Déboute la SAS Fox France de sa demande en déchéance, enregistrée sous la référence DC21-0064, déposée le 27 avril 2021, auprès de M. le Directeur Général de l’INPI,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Fox France aux dépens de l’appel,

Rappelle que l’article 699 du code de procédure civile n’est pas applicable,

Condamne la SAS Fox France à payer à la SAS Saint Exupéry Holding la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Fox France,

Dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Directeur Général de l’INPI par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Greffière : le Président :