EUIPO
11 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2020, n° R0306/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0306/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 11 Décembre 2020
Dans l’affaire R 306/2020-5
Jean-Charles de Castelbajac 14 bis rue Mouton Duvernet
75014 Paris Demandeur en nullité / France Demandeur en nullité au recours représenté par Edouard Fortunet, 2, Rue Saint Florentin, 75001 Paris, France
contre
PMJC 5 passage Piver
75011 Paris Titulaire de la MUE / France Défenderesse au recours représentée par Aurélie Scialom, 138 Avenue Victor Hugo, 75016 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 28 225 C (marque de l’Union européenne n° 14 730 931)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), A. Pohlmann (Membre) et C. Govers (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Français
11/12/2020, R 306/2020-5, Jc de castelbajac (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 26 octobre 2015, avec une date d’ancienneté du 23 avril 2015 basée sur la marque française n° 4 175 910, PMJC (« la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque semi-figurative
pour les produits suivants:
Classe 9 – Lunettes; Lunettes [optique]; Lunettes 3D; Verres de lunettes; Montures de lunettes;
Lunettes de soleil; Étuis à lunettes; Lunettes de ski; Chaînes pour lunettes; Lunettes de natation;
Lunettes de protection; Disques magnétiques; Disques optiques; Disques vierges; Disques durs; Disques laser; Disques audio; Disques phonographiques; Disques sonores; Disques optiques compacts; Disques compacts vidéo; Disques compacts audio; Disques magnéto-optiques; Disques compacts enregistrés;
Classe 11 – Luminaires; Luminaires décoratifs; Luminaires à LED;
Classe 14 – Articles de bijouterie-joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Instruments de mesure du temps; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Instruments chronométriques; Pierres précieuses en tant que joyaux;
Classe 16 – Papeterie et fournitures scolaires; Papier et carton; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; Porte-billets; Produits de l’imprimerie; Produits en papier jetables; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique;
Colles et autres adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
Classe 18 – Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Parapluies et parasols; Peaux pour charcuterie et leurs imitations; Sellerie, fouets et équipement pour chevaux; Bandoulières
[sangles pour épaules]; Boîtes en cuir; Baudruche; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Cordons en cuir; Cuir d’imitation vendu en vrac; Cuir en polyuréthane; Cuir et imitations cuir; Cuir pour chaussures; Cuir pour meubles; Cuir vendu en vrac; Fausse fourrure; Fourrures vendues en vrac;
Fourrure semi-ouvrée; Fils en cuir; Feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; Feuilles de cuir pour procédés de fabrication; Cuir brut ou mi-ouvré; Croupons; Crampons en cuir; Courroies en imitation cuir; Chevreau; Carton-cuir;
Classe 20 – Meubles et ameublement;
Classe 21 – Accessoires de table, accessoires de cuisine et récipients; Brosses et articles de brosserie; Ustensiles cosmétiques et de toilette et articles pour salle de bain; Statues, figurines, plaques et œuvres d’art, faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié; Articles de nettoyage;
Classe 24 – Matières filtrantes [matières textiles]; Produits textiles et substituts de produits textiles;
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Classe 25 – Chapellerie; Chaussures; Vêtements; Chapeaux;
Classe 27 – Revêtements de murs et de plafonds; Revêtements de sols d’intérieur et revêtements artificiels de sols d’extérieur.
2 La demande a été publiée le 4 novembre 2015 et la marque a été enregistrée le
11 février 2016.
3 Le 3 octobre 2018, Jean-Charles de Castelbajac (« le demandeur en nullité ») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi), l’article 60, paragraphe 2, point a) du
RMUE (droit au nom en France, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Espagne et Italie) et l’article 60, paragraphe 2, point c) du RMUE (droit d’auteur en France, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Espagne et Italie).
5 Par décision rendue le 11 décembre 2019 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit:
Eléments de preuve
Le demandeur en nullité a déposé les éléments de preuve suivants le 3 octobre 2018.
• Pièce n°°1: Présentation de M. de Castelbajac et de son travail artistique;
• Pièce n°°1.1: Passeport de M. de Castelbajac;
• Pièce n°°1.2: Page Wikipédia de M. de Castelbajac;
• Pièce n°°1.3:Extraits d’œuvres antérieures de M. de Castelbajac;
• Pièce n°°1.4: Extraits d’œuvres créées par M. de Castelbajac pour le Pape Jean-Paul II;
• Pièce n°°1.5: Extraits d’œuvres créées par M. de Castelbajac pour des personnalités;
• Pièce n°°1.6: Extraits d’œuvres créés par M. de Castelbajac pour le parfum Beautiful Day;
• Pièce n°°1.7: Extraits d’œuvres créées par M. de Castelbajac pour la façade d’Orly Sud;
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• Pièce n°°1.8: Extraits d’œuvres créées par M. de Castelbajac pour La Poste;
• Pièce n°°1.9: Extraits de lithographies créées par M. de Castelbajac;
• Pièce n°°1.10: Extraits de rétrospectives consacrées à M. de Castelbajac;
• Pièce n°°1.11 : Extraits d’œuvres créées par M. de Castelbajac pour l’année de la France en Corée;
• Pièce n°°1.12: Extraits d’œuvres créées par M. de Castelbajac pour Rossignol;
• Pièce n°°1.13: Extraits d’œuvres créées par M. de Castelbajac pour Le Coq Sportif ;
• Pièce n°°1.14: Extraits d’œuvres créées par M. de Castelbajac dans le cadre de partenariats;
• Pièce n°°1.15: Extraits d’œuvres exposées par M. de Castelbajac à la galerie Magda Danysz;
• Pièce n°°1.16: Extraits d’œuvres de M. de Castelbajac exposées à la Metropolitan Museum de New-York;
• Pièce n°°1.17: Ange Black Force de M. de Castelbajac;
• Pièce n°°1.18: Demande de marque de M. de Castelbajac, en date du 12 juillet 2016;
• Pièce n°°1.19: Articles de presse relatifs à la E-Mehari créée par M. de Castelbajac pour Citroën;
• Pièce n°°1.20: Copie du site Internet de M. de Castelbajac (www.jeancharlesdecastelbajac.com);
• Pièce n°°1.21: Extraits de montres créées par M. de Castelbajac;
• Pièce n°°1.22: Extraits de la couverture de Stylist en 2014;
• Pièce n°°1.23: Extraits de l’œuvre monumentale au Grand Palais en septembre 2018 à l’occasion de la Biennale des antiquaires;
• Pièce n°°1.24: Extraits de l’œuvre « Les Anges et toi » de M. de Castelbajac, 1996;
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• Pièce n°°1.25: Livre de M. de Castelbajac paru en 2012, « Des anges dans la ville »;
• Pièce n°°1.26: Article de presse relatif à la direction artistique de Benetton;
• Pièce n°°2: Présentation des sociétés PMJC et Hyungji;
• Pièce n°°2.1: Extrait K-bis de la société PMJC;
• Pièce n°°2.2: Extrait Whois du nom de domaine jc-de-castelbajac.com;
• Pièce n°°2.3: Mentions légales du site Internet https://www.castelbajac- paris.com/en/;
• Pièce n°°2.4: Extrait du site Internet https://www.castelbajac- paris.com/en/;
• Pièce n°°2.5: Article « Hyungji to acquire PMJC » publié dans The Korea Herald, le 12 septembre 2016;
• Pièce n°°3: Relations antérieures;
• Pièce n°°3.1: Extrait K-bis de la société « Jean-Charles de Castelbajac » (313 730 509 RCS Paris);
• Pièce n°°3.2: « Share Sale Agreement » en date du 29 janvier 2004;
• Pièce n°°3.3: Contrat de consultant en date du 29 janvier 2004;
• Pièce n°°3.4: Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 septembre 2011;
• Pièce n°°3.5: Protocole de prestations de services conclu entre la société PMJC et M. de Castelbajac en date du 21 juillet 2011;
• Pièce n°°3.6: Acte de cession en date du 3 février 2012;
• Pièce n°°3.7: Email du conseil de M. de Castelbajac à la société Hyungji en date du 17 novembre 2017;
• Pièce n°°3.8: Email de Hyungji au conseil de M. de Castelbajac en date du 28 décembre 2017;
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• Pièce n°°3. : Courrier officiel du conseil de la société PMJC au conseil de M. de Castelbajac en date du 18 décembre 2017;
• Pièce n°°3.10: Mise en demeure adressée à la société Dagobear le 12 décembre 2017;
• Pièce n°°3.11: Mise en demeure adressée à la société Louis Quatorze le 13 décembre 2017;
• Pièce n°°3.12: Réponse de la société Louis Quatorze en date du 10 janvier 2018;
• Pièce n°°3.13: Assignation en référé d’heure à heure des sociétés PMJC et Hyungji en lien avec la célébration du cinquantenaire du travail artistique de M. de Castelbajac;
• Pièce n°°3.14: Cessation des actes litigieux de la société PMJC en lien avec la célébration du cinquantenaire du travail artistique de
M. de Castelbajac;
• Pièce n°°3.15: Cessation des actes litigieux de la société Hyungji en lien avec la célébration du cinquantenaire du travail artistique de
M. de Castelbajac;
• Pièce n°°3.16: Assignation des sociétés PMJC et Les Gourmandises des Français devant le tribunal de grande instance de Paris;
• Pièce n°°3.17: «Agreement for the Use of Personality Rights» en date du 1er mai 2016;
• Pièce n°°4: Faits litigieux;
• Pièce n°°4.1: Courrier de Barnett à PMJC du 13 mars 2014;
• Pièce n°° 4.2: Courrier de Barnett à PMJC du 31 mars 2014;
• Pièce n°°4.3: Email de M. de Castelbajac du 3 avril 2014;
• Pièce n°° 4.4: Marque verbale française n°°4 080 234;
• Pièce n°°4.5: Opposition de PMJC à la demande de marque de M. de Castelbajac en date du 5 septembre 2016;
• Pièce n°°4.6: Dépôt de la demande de MUE «JC de CASTELBAJAC » n° 14 698 344 le 20 octobre 2015;
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• Pièce n°°4.7: Fiche INPI de la marque semi-figurative française
n° 3 894 043 déposée le 2 février 2012;
• Pièce n°°4.8 : Fiche INPI de marque française « » n°°4 080 234 déposée le 31 mars 2014;
• Pièce n°°4.9: Fiche INPI de la marque verbale française « CASTELBAJAC » n° 1 416 614, déposée le 10 avril 1987;
• Pièce n°°4.10: Dépôt de la demande de marque semi-figurative de l’Union européenne « JC/DC par CASTELBAJAC » n° 14 698 278 le 20 octobre 2015;
• Pièce n°°4.11: Dépôt de la demande de marque semi-figurative de
l’Union européenne « » n°°14 700 371 le 20 octobre 2015;
• Pièce n°°4.12: Dépôt de la demande de marque semi-figurative de
l’Union européenne « » n°°14 730 907, le 26 octobre 2015;
• Pièce n°°4.13: Dépôt de la demande de marque semi-figurative de
l’Union européenne « » n°°14 730 931 le 26 octobre 2015;
• Pièce n°°4.14: Lettre de PMJC à l’EUIPO en date du 14 mars 2018;
• Pièce n°°4.15: Observations de PMJC devant l’EUIPO – juin 2018;
• Pièce n°°4.16: Suspension de la procédure d’opposition jusqu’au 9 octobre 2018;
• Pièce n°°5: Jurisprudence;
• Pièce n°°5.1: TGI Paris, Ordonnance de référé, 8 juillet 2016, RG n° 16/56134;
• Pièce n°°5.2: TGI Paris, 24 septembre 2012, RG n°°11/09344;
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• Pièce n°°5.3: TGI Paris, ordonnance de référé, M. de Castelbajac contre PMJC, 17 juillet 2018;
• Pièce n°°5.4: Cour de cassation, 12 octobre 1993, pourvoi n°°91-18.505;
• Pièce n°°5.5: TGI Paris, 12 février 2015 et Cour de cassation, 10 juillet 2018;
• Pièce n°°5.6: Cour de cassation, 8 février 2017, pourvoi n°°14-28232.
La titulaire de la MUE a déposé les éléments de preuve suivants le 26 décembre 2018:
• Pièce 1 – Acte de cession des actifs de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » à la société PMJC, en date du 3 février 2012 dans lequel 'l’ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle (droits d’auteur, dessins et modèles, marques)' sont mentionnés comme actifs 'incorporels’ repris ('sans que cette liste soit exhaustive'). Les marques sont listées en Annexe 2 du contrat;
• Pièce 1bis – Annexe 2 « listing des marques » à l’acte de cession en date du 3 février 2012;
• Pièce 1ter – Liste des marques composées du patronyme de M. de Castelbajac détenues par la société PMJC;
• Pièce 2 – Protocole de prestations de services conclu entre la société PMJC et M. de Castelbajac en date du 21 juillet 2011;
• Pièce 3 – Extrait de la demande de marque européenne n°°15 635 683;
• Pièce 4 – Acte d’opposition B 2 765 322;
• Pièce 5 – Statuts de la société «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC»;
• Pièce 6 – Cass. Com., 12 mars 1985, n°°84-17163, Bordas;
• Pièce 7 – Cass., Com., 27 février 1990, n°°88-19.194;
• Pièce 8 – Email adressé par le conseil de M. de Castelbajac à la société PMJC;
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• Pièce 9 – Usages d’exploitation à titre commercial des éléments du totem, par la société «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC»;
• Pièce 10 – Contrat entre les sociétés «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC» et FERMOB en date du 7 octobre 2007;
• Pièce 11 – Contrat entre les sociétés «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC» et MARKET SET en date du 1er septembre 2009;
• Pièce 13 – Extraits du Code civil – Légifrance;
• Pièce 14 – Cass., Com., 31 janvier 2006, RG n° 05-10116, Inès de la Fressange;
• Pièce 15 – Lamy Droit du Contrat, Chapitre 2, section 3, § 3, L’action directe – mise à jour juillet 2018;
• Pièce 16 – Le Droit Maritime Français, n° 531, 1er octobre 1993;
• Pièce 17 – Contrat entre les sociétés «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC» et SCE en date du 2 janvier 2006;
• Pièce 18 – TGI Paris, 3ème chambre, 3ème section, 28 octobre 2016, n°°15/06495;
• Pièce 19 – Plaquette de présentation et catalogue de la collection JC/DC par CASTELBAJAC x LE BOURGET;
• Pièce 20 – Invitation au lancement de la collection JC/DC par CASTELBAJAC x LE BOURGET;
• Pièce 21 – (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215);
• Pièce 22 – Extraits d’articles de presse concernant la collection capsule JC/DC par CASTELBAJAC x FAGUO;
Résumé des faits pertinents
• 1978: Création par le demandeur en nullité de la société «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC»;
• Janvier 2004: Les actions que le demandeur en nullité détenait dans la société «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC» ont été cédées à la société Marchpole Holding plc. À compter de cette date, le demandeur en nullité a cessé d’être associé de la société «JEAN-CHARLES DE
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CASTELBAJAC». Il a, cependant, conservé la fonction de directeur artistique de cette société;
• 21 juillet 2011: Signature d’un Protocole de prestations de services entre les parties (entré en vigueur le 3 février 2012);
• 13 septembre 2011: Le tribunal de commerce de Paris ordonne le redressement judiciaire de la société «JEAN-CHARLES DE
CASTELBAJAC»;
• 3 février 2012: Vente judiciaire d’actifs entre la société «JEAN- CHARLES DE CASTELBAJAC» et la titulaire de la MUE contestée comportant une clause de cession de « l’ensemble des droits de propriété intellectuelle (droits d’auteur, dessins et modèles, marques tels que notamment listés en Annexe 2 des présentes sans que cette liste soit exhaustive » et entrée en vigueur du Protocole de prestations de services entre les parties.
• 24 janvier 2015: Présentation d’une collection pour Le Bourget à laquelle le demandeur en nullité était invité (alors qu’il était directeur artistique de la société).
• 26 Octobre 2015: Dépôt de la MUE contestée en classes 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 27.
• 31 décembre 2015: La titulaire de la MUE met fin au Protocole de prestations de services entre les parties.
• 12 juillet 2016: Dépôt de la MUE n°°15 635 683 «CASTELBAJAC» par le demandeur en nullité classes 16 et 42.
• 5 septembre 2016: Formation d’une opposition à l’encontre de la MUE n°°15 635 683 « CASTELBAJAC » (du demandeur en nullité) par la titulaire de la MUE contestée.
Causes de nullité absolue – article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il ressort des écritures du demandeur en nullité que sa demande est fondée sur les dispositions du droit français afférentes à la protection du patronyme.
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Bien que divers territoires soient mentionnés dans la demande, le seul droit cité par le demandeur en nullité dans ses observations est le droit français et les arguments développés se rapportent également à ce seul droit. Par conséquent, la demande est inadmissible en ce qui concerne les autres droits applicables sur les autres territoires.
La preuve du droit français
On rappellera tout d’abord qu’il incombe au demandeur en nullité de fournir la preuve de l’acquisition, de la permanence et de l’étendue de la protection du droit antérieur.
On précisera également que le demandeur en nullité est libre du choix de la forme de la preuve qu’il juge utile de présenter à l’EUIPO dans le cadre d’une action en nullité fondée sur un droit antérieur, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Le dépôt à titre de marque, et l’usage, d’un signe constitué d’un nom patronymique, sans l’accord du titulaire de ce nom, est interdit en droit français. La cessation d’usage d’un tel signe est systématiquement ordonnée sur le fondement de l’article 9 du Code civil.
Comme le rappellent les parties et depuis la jurisprudence « Bordas » de 1985, un nom patronymique peut « se détacher de la personne physique qui le porte pour s’appliquer à la personne morale qu’il distingue, et devenir ainsi un objet de propriété incorporelle». Il est primordial, cependant, de déterminer, lors de la cession (ou postérieurement), l’étendue de l’autorisation d’exploitation conférée par le porteur du nom patronymique au cessionnaire des marques composées du patronyme.
En l’espèce, le demandeur en nullité soutient que la titulaire de la MUE contestée:
• N’a pas expressément acquis le « droit d’exploitation du patronyme de M. de Castelbajac » lors du rachat de marques composées de son nom patronymique.
• S’est contentée de réglementer, pendant la durée du Protocole de prestations de services du 21 juillet 2011 seulement, l’usage concurrent que pourrait faire M. de Castelbajac de son nom de famille via des activités dérogatoires.
Dans le contrat entre la société «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC» et la titulaire de la MUE attaquée, il existait une clause qui visait la cession de droits de propriété intellectuelle. Cette clause concerne des droits tels que les marques, et, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur en nullité, elle couvre également le droit d’usage d’un patronyme, qui constitue un droit
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de la personnalité tombant également sous le parapluie des droits de propriété intellectuelle.
Selon le demandeur en nullité, cette autorisation dont a pu bénéficier la société «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC» n’a pas été listée dans l’ensemble des actifs transmis. En fait, le but de l’autorisation est de prévoir la possibilité d’usage paisible des titres de propriété intellectuelle comportant le nom patronymique. Or, ces droits sont bien mentionnés dans l’acte de cession de l’entreprise en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 septembre 2011 ordonnant le redressement judiciaire de la société
«JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC» et en particulier les dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes, ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle (droit d’auteur, dessins et modèles, marques).
L’autorisation implicite du demandeur en nullité a donc été transmise à la société comme corollaire de la transmission des droits de propriété intellectuelle incorporant le nom patronymique du demandeur. Cette autorisation «tacite» couvre nécessairement les produits relatifs aux domaines couverts par les marques et les domaines où la société était active directement ou via des licences d’exploitation.
Comme observé par la titulaire de la MUE, le demandeur en nullité ne saurait remettre cette cession en cause, alors qu’il en a expressément reconnu la portée dans un courrier adressé par son conseil à la société PMJC, en date du
17 novembre 2017 dans les termes suivants: « nous tenons à vous assurer qu’il n’est pas dans les intentions de M. Jean-Charles de Castelbajac de remettre en cause ou s’opposer aux droits acquis par PMJC (et initialement la société Jean-Charles de Castelbajac) sur les marques composées de la dénomination «CASTELBAJAC» (pièce 8 de la titulaire de la MUE – Email adressé par le conseil de M. de Castelbajac à la société PMJC, traduction libre).
Le patronyme est un droit qui est personnel, mais qui peut être utilisé à titre commercial comme dénomination sociale d’une société et/ou comme marque.
Les juridictions françaises considèrent qu’un patronyme, lorsqu’il est utilisé à titre de marque, se détache de la personne qui le porte et devient un droit de propriété intellectuelle distinct.
Le cédant est tenu de garantir au cessionnaire un usage paisible des droits qu’il a cédés, tant au titre de stipulations contractuelles éventuelles que de dispositions légales (article 1626 du Code civil).
Il serait donc mal venu pour le demandeur en nullité de soutenir que les marques comportant son nom seraient de nature à tromper le public, alors qu’il aurait accepté que la société utilise son nom (à titre de marque ou comme dénomination sociale) et cédé les parts ou actions qu’il détenait dans l’entreprise. Il est vrai que le demandeur en nullité est resté directeur artistique dans la société PMJC jusqu’à la fin 2015. Cependant, même si le
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demandeur en nullité tente de défendre cette thèse, la fin des relations commerciales entre les parties ne signifie pas pour autant la fin de l’activité de la titulaire de la MUE pour des raisons évidentes de sécurité juridique et d’équité.
La Cour de justice a récemment précisé à ce titre que l’utilisation d’une marque composée d’un nom patronymique ne devient pas automatiquement déceptive (trompeuse) au seul motif que la personne titulaire de ce nom quitte la structure commercialisant les produits sous ladite marque, à plus forte raison lorsque la clientèle attachée à cette marque a également fait l’objet d’une cession.
Dans l’affaire d'«Elizabeth Emanuel» (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215), il a été établi en particulier que:
«le titulaire d’une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur, au sens de l’article 12, paragraphe 2, point b), de la directive 89/104, notamment quand la clientèle attachée à cette marque a été cédée avec l’entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus.
La société qui a été autorisée à utiliser le patronyme d’une personne physique peut lorsque ce dernier quitte la société, continuer à l’utiliser dans les mêmes conditions que lorsqu’il en faisait partie. La société ne peut en revanche utiliser le patronyme au-delà de ce qui a été autorisé par la titulaire de la
MUE du nom».
La Division d’Annulation rejoint donc la position du demandeur lorsqu’il considère que la titulaire de la MUE de la marque attaquée ne bénéficie pas d’autorisation sur des domaines d’activités autres que ceux couverts lors de la cession.
La titulaire de la MUE qui a acquis des marques (indépendamment du fait qu’elles les aient acquises d’une société en faillite et non directement de la personne physique sous le nom patronymique est incorporé) doit bénéficier de la possibilité de les renouveler voire de les déposer au niveau européen pour des produits (et/ou services) déjà couverts par les droits cédés.
Il est démontré ci-après que les produits contestés rentrent bien dans les produits déjà couverts par les marques lors de la cession.
Arguments additionnels du demandeur en nullité
Le demandeur en nullité cite une jurisprudence de la Cour de cassation qui imposerait d’annuler les dépôts de marques effectués sans l’accord du porteur du nom patronymique, et ce, même dans un contexte où la société cessionnaire de marques composées du nom patronymique avait pu un temps bénéficier d’une telle autorisation (pièce n°°5.6 du demandeur en nullité, Cour de cassation, 8 février 2017, «Lacroix»).
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En l’absence de contrat exprès et donc de durée, la prohibition des engagements perpétuels prévue par l’article 1780 du Code civil doit s’appliquer. Mais les articles 1134 (6) et 1780 du Code civil, mentionnent que le contrat à exécution successive, dans lequel aucun terme n’est prévu, n’est pas nul, mais constitue une convention à durée indéterminée que chaque partie peut résilier unilatéralement, à condition de respecter un juste préavis.
En résumé, selon le droit français et selon les faits et circonstances de l’espèce, le demandeur en nullité n’est pas admis à interdire à la titulaire de la MUE d’utiliser en tant que MUE son nom patronymique «de Castelbajac» pour des produits couverts par ses marques à la date de dépôt de la marque contestée.
Au contraire, le demandeur en nullité admet qu’à la date de dépôt de la marque contestée (26 octobre 2015), le Protocole de prestations de services qui le liait à la titulaire de la MUE était encore en vigueur (il a pris fin le
31 décembre 2015, voir pièce n° 3.5 du demandeur), même s’il considère qu’à cette date les relations entre les parties s’étaient détériorées.
Ce contrat mentionne dans son article 1 «Objet du contrat» les produits suivants en tant qu’activités couvertes par le contrat: prêt-à-porter et haute couture, biens meubles destinés à l’ameublement et à la décoration, accessoires (maroquinerie, chaussures, articles en soie, en maille, bijouterie, horlogerie), parfums, cosmétiques. Ces produits rentrent dans les classes 11,
18, 20, 24, et 25 mais aussi dans la classe 14 (bijouterie, horlogerie) ainsi que des classes non couvertes par la marque contestée (classe 3 pour les cosmétiques et parfums par exemple). Les parties conviennent que le lancement de nouveaux produits doit faire l’objet d’un accord entre elles. Or, il n’est pas considéré que les classes contestées restantes à savoir les classes 9, 16, 21 et 27 couvrent de nouveaux produits (voir ci-après). En d’autres termes, il n’existe pas en l’état du dossier d’éléments suffisants de nature à justifier l’annulation de la marque contestée pour ces produits.
Enfin, la Division d’Annulation note que le demandeur en nullité n’a signifié sa volonté de mettre fin, par email en date du 17 novembre 2017 (pièce
n° 3.7), à l’autorisation tacite d’utiliser son nom patronymique, qu’après le dépôt de la marque contestée. Cet argument n’est donc pas pertinent dans la présente procédure.
Dans ces conditions, il ne peut y avoir violation de ses droits sur son nom patronymique.
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Causes de nullité relative – article 60, paragraphe 2, du RMUE – autres droits antérieurs: droit d’auteur sur le fondement du droit français
Le demandeur en nullité invoque le droit d’auteur dans plusieurs pays (France, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Espagne et Italie) et plusieurs créations antérieures:
.
Cependant, le seul droit cité par le demandeur en nullité dans ses observations est le droit d’auteur français et les arguments développés se rapportent également à ce seul droit. Par conséquent, la demande est inadmissible en ce qui concerne les autres droits d’auteurs applicables sur les autres territoires.
La paternité des œuvres invoquées et leur date de création sont contestées par la titulaire de la MUE contestée. Sans avoir à se prononcer sur ces questions soulevées par la titulaire, la Division d’Annulation suppose dans le présent cas qu’il a été prouvé que le demandeur est le créateur des œuvres en question, que celles-ci sont antérieures à la marque attaquée, qu’elles sont originales et qu’elles sont protégées en droit français.
La marque contestée est .
Les dispositions du droit français citées sont les suivantes:
• Article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle:
«Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code: (…) 7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie»;
• Article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle: tout auteur a «droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre»;
• Article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle:
«Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est
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illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque»;
• Article L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle»:
«Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit»;
• Article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle»:
«Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.».
Le cœur du litige repose sur le fait que le demandeur en nullité considère que le dessin reproduit dans la marque contestée s’inspire de ses créations antérieures et notamment des créations reproduites ci-dessus. Il n’est cependant pas nécessaire d’être expert en création artistique pour constater que les œuvres ne sont pas les mêmes.
Le demandeur en en nullité considère que le dessin contesté reprend les éléments de ses œuvres antérieures sans démontrer en quoi cela constituerait une adaptation susceptible de violer le droit d’auteur français.
Ces différences sont telles qu’elles ne permettent pas à la Division d’Annulation de considérer qu’elles portent atteinte aux droits invoqués (sculptures, « totem », verticales dans un cas avec des triangles en haut puis dans un ordre différent un nuage, une maison, un avion, œil, oiseau, cœur et des ailes, un dessin en ligne claire dans la marque contestée avec une étoile filante en haut puis une main, une boule avec un cœur et des ailes et un nuage). Il s’agit donc d’une création nouvelle elle-même susceptible d’être protégée en tant que telle. De manière évidente, le demandeur n’a pas le monopole des éléments en commun à savoir des cœurs, nuages et ailes, lesquels sont en outre représentés de façon différente. Il existe des similitudes notamment dans le fait de représenter les divers éléments communs de façon verticale, ce qui est également admis par la titulaire, mais la Division d’Annulation considère qu’il n’a pas été démontré par le demandeur que ces similitudes sont suffisantes pour considérer qu’il s’agirait d’une adaptation et que la marque contestée viole le droit d’auteur français du demandeur sur ses œuvres.
Enfin, le demandeur en nullité considère que le préjudice proviendrait également de l’association d’un dessin « s’inspirant » de ses œuvres à son nom patronymique, de façon à faire croire au public que le dessin est une
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œuvre de JC de Castelbajac. Le signe constituerait donc une atteinte au droit moral du demandeur et à la paternité de son œuvre.
Le demandeur en nullité indique à cet égard que le 13 mars 2014, il a fait savoir à la titulaire qu’un « visuel qui semble être une forme d’assemblage de certaines de ses réalisations antérieures » ne pouvait être déposé à titre de marque; a fortiori dès lors que l’association de ce visuel avec le nom de l’artiste « conduit à penser qu’il s’agit d’une création originale de Monsieur Jean-Charles de Castelbajac», ce qui n’est pas le cas. Malgré cet avertissement, la marque a été déposée par la titulaire de la MUE le
26 octobre 2015. Cependant, le visuel en question comportait un visage d’ange alors que la marque contestée n’en comporte pas. Cet élément est donc sans pertinence dans le présent cas.
Cependant, comme relevé par la titulaire de la MUE, la jurisprudence a écarté l’argument que semble soulever le demandeur en nullité en l’espèce au moins en ce qui concerne le nom, dans sa jurisprudence «Elizabeth Emmanuel»:
«En l’espèce, quand bien même un consommateur moyen pourrait être influencé dans son acte d’achat d’un vêtement portant la marque
«ELIZABETH EMANUEL» en imaginant que la requérante au principal a participé à la création de ce vêtement, les caractéristiques et les qualités dudit vêtement restent garanties par l’entreprise titulaire de la marque. Par suite, la dénomination Elizabeth Emanuel ne peut être considérée comme étant, à elle seule, de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance de la marchandise qu’elle désigne.» (pièce n° 18 : 30/03/2006, C-259/04,
Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215).
Comme démontré par la titulaire de la MUE, il ressort ainsi de la jurisprudence française que le fait d’incorporer dans une marque le nom patronymique d’une personne et dans ce cas, de l’accompagner d’un visuel s’inspirant d’un style existant, tout en s’en démarquant suffisamment, n’est pas contraire au droit d’auteur.
En conséquence, la Division d’Annulation considère que cette association du dessin et du nom patronymique du demandeur en nullité ne constitue pas une violation du droit d’auteur français au sens des articles L.335-2 et L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle ni au sens de l’article L.122-4 également cité par le demandeur en nullité.
Causes de nullité absolue – article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE – mauvaise foi
Appréciation de la mauvaise foi
Le demandeur en nullité a démontré qu’il avait utilisé, via la société «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC», son nom pour des produits identiques ou similaires aux produits contestés outre des articles d’habillement et chaussures en classe 25, des lithographies en classe 16 ou
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des montres en classe 14, ou partiellement non similaires en France avant la vente de sa société en 2004.
De manière évidente, la titulaire de la MUE avait conscience de l’existence des marques antérieures du demandeur en nullité comportant son nom patronymique puisqu’elle en a acquis les droits lors de la reprise de la société
«JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC» en 2012. Pour déterminer s’il y a eu mauvaise foi, il convient de tenir compte des intentions de la titulaire de la
MUE au moment du dépôt de la marque contestée, à savoir le
26 octobre 2015.
Les intentions de la titulaire de la MUE peuvent être une indication de mauvaise foi s’il apparaît que la titulaire de la MUE a déposé la MUE contestée en violation d’une obligation de fair play.
En l’espèce, il existait bien une obligation de fair play entre la titulaire et le demandeur en nullité compte tenu des relations entre les parties et du fait que la marque contestée incorpore le nom patronymique du demandeur. Cette obligation était de surcroît contractuelle dans la mesure où à la date du dépôt contesté, les parties étaient liées par un Protocole de prestations de services daté du 21 juillet 2011, entré en vigueur le 3 février 2012 et auquel la titulaire
a mis fin le 31 décembre 2015, à savoir après le dépôt de la marque contestée.
Ce contrat mentionnait les produits suivants: prêt-à-porter et haute couture, biens meubles destinés à l’ameublement et à la décoration, accessoires (maroquinerie, chaussures, articles en soie, en maille, bijouterie, horlogerie), parfums, cosmétiques. Ces produits relèvent des classes 18, 24, et 25 et aussi des produits dans les classes 14 (bijouterie, horlogerie) ou 20 (meubles et ameublement) attaquées ainsi que des classes non couvertes par la marque contestée (classe 3 pour les cosmétiques et parfums par exemple).
Les parties ont convenu dans le Protocole de prestations de services (point 2.2. Décisions communes) que le lancement de nouveaux produits devait faire l’objet d’un accord entre elles. Or, la titulaire de la MUE a démontré que le demandeur en nullité avait accepté l’exploitation des marques patronymiques, notamment au travers des nombreux contrats d’exploitation conclus par la société «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC», dans des domaines autres que le prêt-à-porter.
La titulaire de la MUE cite à cet égard:
• Un contrat de collaboration avec la société FERMOB, pour la fabrication et la vente de chaises (classe 20) sous la marque «JC de
CASTELBAJAC», en date du 7 octobre 2007;
• Un contrat conclu avec la société MARKET SET pour la conception et la distribution de luminaires, (classe 11) sous la marque «JC de
CASTELBAJAC», en date du 1 septembre 2009;
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• Un contrat conclu avec la société SCE, pour la commercialisation de papiers peints (classe 27), en date du 2 janvier 2006 (pièces 13 à 15).
Le demandeur en nullité admet qu’il ne s’est pas opposé à ce que son nom patronymique soit apposé sur des produits autres que de l’habillement ou des chaussures lorsqu’il était directeur artistique et qu’il exerçait un contrôle sur cet usage.
S’il existe une obligation de fair-play, il convient de déterminer si les actions de la titulaire de la MUE constituent ou non une violation de cette obligation et relèvent par conséquent de la mauvaise foi.
Il convient également de déterminer si la titulaire de la MUE poursuivait des objectifs légitimes en déposant la marque, et d’en tenir compte. Cela peut être le cas, par exemple, si, au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la MUE utilisait déjà de manière légitime le nom patronymique.
Or, la titulaire de la MUE a prouvé que les marques acquises comportant le patronyme du demandeur en nullité couvraient de nombreuses classes, dont les classes 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 27 couvertes par la MUE contestée. Par conséquent, il ne peut y voir mauvaise foi en ce qui concerne le nom patronymique dans la mesure où la marque contestée est déposée dans des domaines déjà couverts par les marques acquises et que ceci a été démontré par la titulaire de la MUE qui a fourni une longue liste de marques concernées (pièce 1bis de la titulaire de la MUE).
Par conséquent, il est considéré que l’utilisation du nom patronymique du demandeur de nullité dans la marque contestée est légitime. Toutefois, ce nom est associé dans la marque contestée à un dessin utilisant la technique
dite «de la ligne claire» .
Le Protocole de prestations de services du 21 juillet 2011, en vigueur au moment du dépôt de la marque contestée, mentionnait au sujet des dessins et modèles que:
• «[PMJC] aura le droit de procéder à toute adaptation d’ordre technique, les adaptations d’ordre esthétique étant soumises à la validation de Monsieur Jean- Charles de Castelbajac»; et
• «[PMJC] pourra déposer où bon lui semble, mais uniquement à son nom, les dessins et modèles que Monsieur Jean-Charles de Castelbajac lui aura remis et les exploiter et diffuser».
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Cette clause vise « à encadrer les dépôts de dessins et modèles par la société PMJC ». Le demandeur en nullité précise à cet égard que cette clause prévoit notamment que PMJC pourrait déposer les dessins créés à condition qu’ils soient validés par M. de Castelbajac en sa qualité de directeur artistique pendant la durée du contrat.
Le demandeur en nullité souligne que cette interprétation a, elle aussi, déjà été expressément retenue par le tribunal de grande instance de Paris dans une ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2018 (pièce n° 5.3 du demandeur en nullité):
« Les photographies versées aux débats par la société PMJC (…) ne sont que des croquis préparatifs de commercialisation dont il n’est nullement démontré qu’ils aient reçu la validation de M. Jean-Charles de Castelbajac lors de leurs relations contractuelles, or, il a été expressément prévu dans leur contrat à
l’article 3 intitulé «propriété intellectuelle-conservation des modèles et archives» que les «adaptations esthétiques – étaient (étant) – soumises à la validation de M. Jean-Charles de Castelbajac».
Cependant, dans le cas présent, le dessin incorporé dans la marque contestée n’est pas une création du demandeur en nullité (et ce fait n’est pas contesté par les parties). Le demandeur en nullité dans ce cas n’a pas de droit antérieur identique.
Les droits antérieurs présentent en fait des similitudes ainsi que des différences. Il est constaté en l’espèce que le dessin incorporé dans la marque présente des différences avec les sculptures invoquées et que des différences ont été actées par les parties, y compris par le demandeur en nullité.
Cependant, il est rappelé par la Division d’Annulation qu’un droit antérieur n’est pas requis en principe. Le libellé de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’impose pas au demandeur en nullité d’être titulaire d’un droit antérieur. En principe, un droit antérieur n’est donc pas requis pour conclure à la mauvaise foi. Dès lors, il n’y a pas lieu de rechercher l’existence d’un droit d’auteur antérieur. Mais il convient de rechercher si le dépôt du dessin contesté dans la MUE est constitutif d’un acte de mauvaise foi.
Le dessin contesté est nouveau et le demandeur en nullité en sa qualité de directeur artistique était associé à l’utilisation par la titulaire de la MUE contestée en 2015 comme cela ressort des pièces fournies par la titulaire de la
MUE (pièces 19 et 20).
Compte tenu de ce qui précède et surtout des circonstances entourant le dépôt de la marque contestée, la Division d’Annulation considère que l’association d’un totem et du nom patronymique du demandeur en nullité dans la marque contestée et dans les circonstances décrites n’est pas constitutif de mauvaise foi.
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Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la Division d’Annulation conclut qu’il convient de rejeter la demande en ce qu’elle est basée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 60, paragraphe 2, points a) et c) du RMUE.
6 Le 8 février 2020, le demandeur en nullité a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Il sollicite l’annulation de celle-ci dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 mars 2020.
7 Dans ses observations en réponse reçues le 16 mai 2020, la titulaire de la MUE demande à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit:
La motivation est entachée de vices sérieux, tant sur le plan juridique que factuel. Ce sont ces vices qui sont à l’origine de la décision contestée, qui révèle une légèreté certaine (et une particulière gravité pour le demandeur en nullité).
Ces erreurs s’expliquent en partie par le fait qu’à la date à laquelle l’examinatrice a statué, celle-ci n’était pas informée des derniers développements judiciaires qui viennent impacter directement la présente procédure.
En effet, plusieurs décisions rendues par les tribunaux français postérieurement à la clôture de la phase contradictoire de la procédure (le
16 avril 2019 ; et postérieurement aux dernières écritures de
M. de Castelbajac, qui datent du 23 janvier 2019), ont confirmé le comportement particulièrement déloyal de la société PMJC et sanctionné les faits, comme en l’espèce, de contrefaçon, de faux artistique et d’usurpation du nom et de la qualité d’artiste de M. de Castelbajac.
Ainsi, à la date à laquelle la Division d’Annulation s’est prononcée, elle n’avait pas connaissance de la condamnation de la société PMJC.
Dans le dossier « LGF », intervenu le 6 juin 2019 (et de la confirmation que la reprise illicite du style artistique de M. de Castelbajac était répréhensible en droit français) (pièce n°°5.7), M. de Castelbajac a obtenu la condamnation, sur le fondement du droit d’auteur, des sociétés PMJC et LGF, en raison de la promotion et de la commercialisation de chocolats en les associant à des dessins contrefaisant les œuvres de M. de Castelbajac, et en les associant de manière illégitime à son nom (alors qu’il n’en était pas le créateur).
Dans le dossier « e-shop en référé » le 1er mars 2019 (confirmant l’interdiction de modification du support des œuvres de M. de Castelbajac)
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(pièce n°°5.8) ; Dans ce dossier, sur l’appel interjeté par la société PMJC, la
Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance, en précisant notamment que le préjudice devait être réparé (pièce n°°5.8) : « compte tenu de l’importance des dénaturations constatées en juin 2018, plus de 4 ans après la création et la divulgation des dessins pour une collection spécifique, sur des supports de moindre valeur, et alors que M. de Castelbajac n’est plus le directeur artistique de la société PMJC depuis plus de 2 ans ». Le tribunal judiciaire de
Paris a par ailleurs reproché explicitement à la société PMJC d’avoir notamment « continu[é] à « renouveler » l’œuvre de Jean- Charles de
CASTELBAJAC sans tirer les conséquences de droit résultant de la fin de leur relation contractuelle », pièce n°°5.10).
Dans le dossier « marques » le 20 décembre 2019 pour dépôt frauduleux pour des faits identiques (pièce n°°5.9) ; Dans ce dossier, les juges ont parfaitement interprété les relations contractuelles pour parvenir à la conclusions que la société PMJC ne dispose pas du droit d’exploiter le nom patronymique de M. Jean-Charles de Castelbajac en lien avec d’autres produits ou services (voir en ce sens, TGI de Paris, 20 décembre 2019.
A l’aune de tous ces éléments, le tribunal judiciaire de Paris a annulé la marque française n°°4 080 234, considérant notamment que « La marque litigieuse déposée par la société PMJC, sans lien aucun avec les activités de directeur artistique de Jean-Charles de CASTELBAJAC au sein de la société
PMJC » ; « la société PMJC ne peut prétendre avoir acquis l’autorisation, par l’effet de la cession, du droit de faire usage du nom patronymique de Jean-Charles de CASTELBAJAC, auquel celui-ci n’a jamais consenti. »;
«Ainsi, en procédant au dépôt de la marque contestée le 31 mars 2014, alors que les relations entre les parties étaient conflictuelles et en passant outre au refus de Jean-Charles de CASTELBAJAC relatif au logo constituant la partie figurative de la marque, qu’il n’a pas dessiné, au surplus pour des produits et services étrangers à ceux visés au protocole du 21 juillet 2011, la société
PMJC a en toute connaissance de cause, sciemment méconnu les intérêts de
Jean-Charles de CASTELBAJAC» (pièce n°°5.9).
Dans le dossier « e-shop au fond », intervenue le 10 janvier 2020 (et de la confirmation, à nouveau, que la reprise du style artistique de
M. de Castelbajac était répréhensible en droit français, pièce n°°5.10).
La Chambre de recours devra mener une analyse du dossier à l’aune de la qualification qui doit incontestablement être retenue à l’endroit des faits reprochés, comme l’ont justement retenus les tribunaux français: celle de contrefaçon, de fraude artistique et d’usurpation de la qualité d’artiste de l’un des artistes français contemporain les plus renommés, M. Jean-Charles de
Castelbajac.
Sur le droit au nom
Premièrement, la Division d’Annulation prétend qu’une « autorisation implicite du demandeur [d’utilisation de son nom patronymique] a donc été transmise » à la société PMJC (11/12/2019, 28 225 C, page 15, § 2).
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La Division d’Annulation parvient à cette conclusion sur la base de deux informations qui révèlent une mauvaise interprétation manifeste des accords intervenus.
La Division d’Annulation n’a aucunement tenu compte des arguments soulevés par M. de Castelbajac à ce titre, et notamment le fait que:
• La société PMJC n’a jamais acquis le moindre «droit d’exploitation du patronyme de M. de Castelbajac» (voir observations en réponse de
M. de Castelbajac, section 2.2.3, § 54); on notera à cet égard que la Division d’Annulation a visiblement confondu société «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC» et «M. Jean-Charles de
Castelbajac» (personne physique);
• Aucune autorisation de dépôt de nouvelles marques n’a été accordée à la société PMJC (voir observations en réponse de M. de Castelbajac, section 2.2.4, § 63).
Si la Division d’Annulation avait tenu compte de ces éléments factuels qui lui étaient présentés, elle n’aurait eu d’autre option que de considérer qu’aucune autorisation n’a jamais été donnée par M. de Castelbajac au dépôt de nouvelles marques pour de nouveaux produits et associées à des dessins constituant des faux artistique, comme il sera démontré.
C’est d’ailleurs précisément à cette conclusion qu’est parvenu le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire en tous points similaire (pièce n°°5.9).
En retenant qu’une «autorisation implicite du demandeur [d’utilisation de son nom patronymique] a donc été transmise [à la société PMJC]», la Division d’Annulation a commis une grave erreur de droit, qui doit impérativement être corrigée.
Deuxièmement, la Division d’Annulation croit ensuite pouvoir tirer argument d’un courrier qui a été adressé par le conseil de M. de Castelbajac à la société Hyungji le 17 novembre 2017 : «nous tenons à vous assurer qu’il
n’est pas dans les intentions de M. Jean-Charles de Castelbajac de remettre en cause ou s’opposer aux droits acquis par PMJC (et initialement la société
«Jean-Charles de Castelbajac») sur les marques composées de la dénomination CASTELBAJAC» (pièce 8 de la titulaire de la MUE – email adressé par le conseil de M. de Castelbajac à la société PMJC, traduction libre ; 11/12/2019, 28 225 C, page 15, § 3).
Le sens donné à ce courrier par la Division d’Annulation est contraire à sa lettre et à son esprit.
Le conseil de M. de Castelbajac faisait état des «droits acquis» par la société PMJC, c’est-à-dire aux marques qui avaient fait l’objet d’un rachat à la barre du tribunal, entériné par un acte de cession en date du 3 février 2012, à
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l’exception de toute marque qui aurait pu faire l’objet d’un dépôt, ultérieurement, par la société PMJC elle-même.
La Division d’Annulation a commis une erreur manifeste d’interprétation en considérant que ce courrier donnait un blanc-seing à la société PMJC en vue de procéder à de nouveaux dépôts de marques.
Tout au contraire: ce courrier avait vocation à mettre en garde la société PMJC contre tout usage du nom de M. de Castelbajac (en dehors d’une pure exploitation, à titre de marque, des marques rachetées à la barre du tribunal).
Surtout : à la date de ce courrier, M. de Castelbajac n’était pas informé des dépôts litigieux réalisés depuis par la société PMJC, et en particulier du dépôt frauduleux de la marque de l’Union européenne n°°14 730 931 le 26 octobre 2015, objet de la présente procédure.
En motivant sa décision sur la base d’un courrier en date du 17 novembre 2017, faisant référence à d’autres marques que celle en cause en l’espèce et adressé à une date où M. de Castelbajac n’était même pas informé de l’existence de la marque de l’Union européenne n°°14 730 907, la Division d’Annulation a commis une erreur d’interprétation manifeste des faits qui lui étaient soumis.
Troisièmement, la Division d’Annulation s’est contentée d’affirmer que «le cédant est tenu de garantir au cessionnaire un usage paisible des droits qu’il a cédés, tant au titre de stipulations contractuelles éventuelles que de dispositions légales (article 1626 du Code civil)» (11/12/2019, 28 225 C, page 15, § 9).
Ce faisant, la Division d’Annulation a commis une erreur de droit indéniable. Elle a refusé de tenir compte des arguments soulevés par M. de Castelbajac à ce titre, et notamment le fait que:
• La «garantie d’éviction» invoquée par la société PMJC ne peut s’appliquer qu’à la marque qui constitue l’objet de la vente en question; or, la marque de l’Union européenne n°°14 730 931, en cause en l’espèce, a été déposée par la société PMJC elle-même. Ni M. de Castelbajac, ni même la société «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC», n’a «vendu» cette marque (voir observations en réponse de M. de Castelbajac, section 2.1, § 40);
• Les «marques composées de son patronyme», rachetées par la société
PMJC, ont été déposées par la société «JEAN-CHARLES DE
CASTELBAJAC», et non pas par M. de Castelbajac (voir observations en réponse de M. de Castelbajac, section 2.1, § 41) ;
• Les marques rachetées par la société PMJC l’ont été dans le cadre d’une vente judiciaire ; or, en droit français, les garanties de droit commun
(et en particulier la garantie d’éviction) ne s’appliquent pas aux ventes
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judiciaires (voir observations en réponse de M. de Castelbajac, section
2.1, § 42).
Si la Division d’Annulation avait correctement analysé les arguments juridiques qui lui étaient soumis, elle aurait nécessairement exclu toute forme de garantie d’éviction.
C’est d’ailleurs précisément à cette conclusion qu’est parvenu le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire en tous points similaire (pièce n°°5.9).
Quatrièmement, si le principe selon lequel une société qui acquiert une marque doit être en mesure de la renouveler ou de procéder à des dépôts identiques n’est pas contesté par M. de Castelbajac, son application en l’espèce est hautement critiquable.
La Division d’Annulation a totalement évincé le fait que:
• La marque de l’Union européenne n°°14 730 931 n’a pas été acquise en 2011, mais procède d’un nouveau dépôt, le 26 octobre 2015;
• Ce nouveau dépôt couvre un signe totalement nouveau, à savoir
l’association du nom patronymique de M. de Castelbajac à un dessin nouveau (et litigieux, car caractérisant une fraude en matière artistique)
;
• Ce nouveau dépôt a été caché à M. de Castelbajac, qui n’en a appris
l’existence que lors du dépôt de l’opposition par PMJC à l’encontre de sa demande de marque (voir observations du demandeur, § 27 in fine et
§ 93);
• Ce nouveau dépôt a été effectué en parfaite connaissance de cause du refus manifesté par M. de Castelbajac puis par le conseil de
M. de Castelbajac d’associer son nom à des faux artistiques (voir observations du demandeur, section 1.6, § 24 et suivants et pièce n°°4.1, pièce n°°4.2 et pièce n°°4.3).
La Division d’Annulation a ainsi passé sous silence la raison même qui avait suscité la réaction de M. de Castelbajac, et notamment le fait que:
• Ce n’est pas le renouvellement d’une marque qui était contesté.
• Ce n’est pas le dépôt d’un signe identique au portefeuille de marques racheté par la société PMJC qui était contesté.
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• C’est le dépôt d’un signe nouveau, constitué d’un faux artistique, qui était illégitimement rattaché au nom patronymique d’un des artistes français contemporain les plus réputés qui était (et est toujours) reproché
à la société PMJC.
• L’existence de ce dépôt a été cachée à M. de Castelbajac.
• Ce dépôt a été effectué alors que M. de Castelbajac et son conseil s’y étaient fermement opposés.
• Ces arguments, présentés au tribunal judiciaire de Paris, ont amené ces derniers à rappeler fermement à la société PMJC que « La fonction de la marque est de garantir l’origine des produits, mais elle n’est pas celle d’attribuer à un auteur, la paternité du dessin qui la compose » (pièce n°°5.9).
Le juges français ont ainsi considéré à juste titre que «en procédant au dépôt de la marque contestée le 26 octobre 2015, alors que les relations entre les parties étaient conflictuelles et en passant outre au refus de Jean-Charles de
CASTELBAJAC relatif au logo constituant la partie figurative de la marque, qu’il n’a pas dessiné, au surplus pour des produits et services étrangers à ceux visés au protocole du 21 juillet 2011, la société PMJC a en toute connaissance de cause, sciemment méconnu les intérêts de Jean-Charles de
CASTELBAJAC» (pièce n°°5.9).
C’est également à l’aune de ces éléments que la Chambre de recours devra censurer la décision de la Division d’Annulation qui a considéré à tort qu'« il n’existe[rait] pas en l’état du dossier d’éléments suffisants de nature à justifier l’annulation de la marque contestée pour ces produits », que « le demandeur n’a[urait] signifié sa volonté de mettre fin, par email en date du 17 novembre 2017 (pièce n° 3.7), à l’autorisation tacite d’utiliser son nom patronymique, qu’après le dépôt de la marque contestée » et que « dans ces conditions, il ne [pourrait] y avoir violation de ses droits sur son nom patronymique » (11/12/2019, 28 225 C, page 17, § 3-5).
Sur le droit d’auteur
Premièrement, la Division d’Annulation a parfaitement retenu «qu’il a été prouvé que le demandeur est le créateur des œuvres en question, que celles-ci sont antérieures à la marque attaquée, qu’elles sont originales et qu’elles sont protégées en droit français» (11/12/2019, 28 225C, page 18, § 2). Les pièces versées aux débats en attestaient (et en attestent toujours) incontestablement.
Deuxièmement, la Division d’Annulation a procédé à une analyse particulièrement tronquée, rapide voire même désobligeante des ressemblances qui lui étaient présentées. Ce faisant, la Division d’Annulation n’a pas tenu compte des ressemblances criantes qui étaient mises en avant
11/12/2020, R 306/2020-5, Jc de castelbajac (fig.)
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(voir observations du demandeur, section 2.3, § 67 et suivants, tenu pour reproduit intégralement aux présentes).
Pour se prononcer, la Chambre de recours doit savoir que les faits reprochés à la société PMJC constituent, outre des faits de contrefaçon (voir observations du demandeur, section 2.3, § 67 et suivants), des faits de fraude en matière artistique, ce qui est extrêmement grave et pénalement, répréhensible.
En l’espèce, il est reproché à la société PMJC de faire apparaître frauduleusement le nom de M. de Castelbajac sur des dessins qu’elle réalise et qui ne font que reprendre, reproduire, adapter à la façon d’un faussaire le travail artistique, l’univers, l’ADN et les œuvres antérieures de M. Jean-Charles de Castelbajac.
Ce comportement est réalisé dans le seul dessein d’attribuer faussement, au créateur M. Jean-Charles de Castelbajac, des dessins qu’il n’a pas réalisés.
La société PMJC tente d’expliquer que son comportement serait tout à fait légitime car elle aurait racheté des marques composées du terme
«Castelbajac».
Mais comme l’a très justement rappelé le tribunal de grande instance de Paris le 20 décembre 2019, dans un contentieux opposant M. de Castelbajac à la société PMJC: «La fonction de la marque est de garantir l’origine des produits, mais elle n’est pas celle d’attribuer à un auteur, la paternité du dessin qui la compose» (pièce n°°5.9).
En d’autres termes : une marque doit être exploitée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’origine commerciale d’un produit ou d’un service.
Elle ne peut, et ne doit pas, être exploitée en vue d’attribuer faussement la paternité de dessins à un créateur.
Or, c’est précisément ce comportement frauduleux qui est reproché à la société PMJC. La Division d’Annulation aurait incontestablement dû considérer que constitue une violation des droits d’auteur de M. de Castelbajac le dessin ci-dessous:
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.
Troisièmement, la Division d’Annulation semble vouloir se réfugier derrière le fait qu’une multitude d’œuvres antérieures existeraient, ce qui ne permettrait pas de démontrer en quoi le signe litigieux constituerait une violation du droit d’auteur français : « Le demandeur considère également que le dessin contesté reprend des éléments de plusieurs œuvres antérieures
(« visuel qui semble être une forme d’assemblage de certaines de ses réalisations antérieures ») sans démontrer en quoi cela constituerait une adaptation susceptible de violer le droit d’auteur français » (11/12/2019, 28 225C, page 19, § 3).
Cette circonstance ne pose pourtant aucune difficulté, lorsque l’on sait que dans le dossier LGF, le tribunal judiciaire de Paris a jugé, le 6 juin 2019, que la contrefaçon peut résulter de la combinaison de plusieurs éléments
(pièce n°°5.7).
La Chambre de recours devra corriger la motivation de la décision d’annulation en confirmant que le signe litigieux déposé à titre de marque peut parfaitement s’inspirer «des éléments de plusieurs œuvres antérieures».
Quatrièmement, la Division d’Annulation fait état de la décision «Elizabeth Emmanuel» or, cette décision est inapplicable dans une situation comme en l’espèce où ce qui est reproché au titulaire de la marque est un comportement frauduleux consistant à associer un nom patronymique à un dessin caractérisant incontestablement une fraude en matière artistique, comme cela l’a déjà été jugé à plusieurs reprises par les juges français s’agissant de la société PMJC.
Cinquièmement, la Division d’Annulation énonce que « de manière évidente, le demandeur n’a pas le monopole des éléments en commun à savoir des cœurs, nuages et ailes, lesquels sont en outre représentés de façon différente » (11/12/2019, 28 225 C, page 19, § 4).
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Cette circonstance ne tient pas compte des agissements répréhensibles consistant à puiser dans l’œuvre artistique de M. de Castelbajac des dessins qui lui sont associés. Le tribunal judiciaire de Paris très justement à ce titre retenu que (pièce n°°5.7) :«La ressemblance est encore aggravée par
l’emploi des étoiles bleus et des cœurs rouges, des phylactères et des messages manuscrits, propres au travail de Jean-Charles de Castelbajac et que l’on retrouve dans presque tous les visuels divulgués».
La Chambre de recours devra prendre en considération le fait que les « cœurs, nuages et ailes » appartiennent à l’œuvre de M. de Castelbajac et que leur reprise, serait-elle sous une forme très légèrement différente, ne peut être effectuée par la société PMJC en y associant le nom de l’artiste
M. de Castelbajac.
Sur la mauvaise foi
Premièrement, la Chambre de recours devra tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union intervenue postérieurement à la décision de la Division d’Annulation, le 29 janvier 2020, dans l’affaire « Sky » (29/01/2020, C-371/18, Sky and al., EU:C:2020:542).
En effet : la marque de l’Union européenne n°°14 730 931 est inexploitée (voir observations du demandeur, section 2.4, § 92); la marque de l’Union européenne n°°14 730 931 n’a été utilisée qu’aux seules fins de l’opposer à
M. de Castelbajac (voir observations du demandeur, section 2.4, § 88; voir également § 35).
La décision d’annulation, qui n’a pas tenu compte de l’absence d’exploitation de la marque litigieuse et de son utilisation aux seules fins de l’opposer à M. de Castelbajac dans l’appréciation de la mauvaise foi de la société PMJC, devra être censurée.
Deuxièmement, la Chambre de recours devra tenir compte de cette jurisprudence de la Cour de justice de l’Union (29/01/2020, C-371/18, Sky and al., EU:C:2020:542) en ce qu’elle consacre le caractère de mauvaise foi du dépôt lorsque le déposant avait l’intention « d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ».
Or, il est établi que le seul souhait de la société PMJC n’était pas d’exploiter ce signe à titre de marque, mais de s’en servir pour attribuer illicitement la paternité du dessin litigieux à M. de Castelbajac.
Ce comportement a déjà été sanctionné par le tribunal judiciaire de Paris (pièce n°°5.9). Le tribunal judiciaire de Paris a également déjà reproché explicitement à la société PMJC ce comportement illicite, à savoir d’avoir «continu[é] à «renouveler» l’œuvre de Jean-Charles de CASTELBAJAC sans
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tirer les conséquences de droit résultant de la fin de leur relation contractuelle» (pièce n°°5.10).
De la même manière, la Chambre de recours devra constater que le souhait de la société PMJC d’exploiter le signe composant la marque de l’Union européenne n°°14 730 931 aux seules fins d’attribuer la paternité du dessin le composant à M. de Castelbajac, par l’apposition de son nom patronymique, caractérise sa mauvaise foi, justifiant l’annulation du dépôt.
Troisièmement, la Division d’Annulation a cru pouvoir considérer que les actes les plus répréhensibles de la société PMJC seraient légitimes parce que
«dans le cas présent, le dessin incorporé dans la marque contestée n’est pas une création du demandeur (et ce fait n’est pas contesté par les parties)» (11/12/2019, 28 225 C, page 23, § 1).
En d’autres termes, selon la Division d’Annulation, la création, par la société PMJC, d’un faux artistique lui permettrait de passer outre le processus de validation qui avait été mis en place (« cette clause prévoit notamment que PMJC pourrait déposer les dessins créés à condition qu’ils soient validés par M. de Castelbajac en sa qualité de directeur artistique pendant la durée du contrat » (11/12/2019, 28 225 C, page 22, § 6).
Ce raisonnement de la Division d’Annulation est totalement incorrect, lorsque l’on connaît le comportement de la société PMJC et les condamnations dont elle a fait l’objet.
Surtout, ce raisonnement est totalement faussé par la motivation de la Division d’Annulation, qui se contente de dire que «le dessin contesté est nouveau et le demandeur en sa qualité de directeur artistique était associé à l’utilisation par la titulaire de la marque contestée en 2015 comme cela ressort des pièces fournies par la titulaire (pièces n° 19 et 20)» (11/12/2019,
28 225 C, page 23, § 4).
Cette affirmation de la Division d’Annulation est fausse: M. de Castelbajac n’a jamais validé les (ni même eu connaissance des) éléments présents sur la plaquette de présentation figurant sur la pièce adverse n°°19.
Cette plaquette de présentation a elle aussi, de toute évidence, été préparée, en cachette, par la société PMJC.
Elle vise d’ailleurs une collection AH15-16, dont il n’est pas établi qu’elle ait été réalisée alors que M. de Castelbajac était toujours en charge de la direction artistique de PMJC. Il n’est pas, non plus, établi que le moindre produit aurait été fabriqué ou commercialisé. Il est fort probable que cette plaquette soit restée au stade de projet.
La dernière page de cette pièce vise un «artistic director», mais la page est opportunément tronquée et ne permet pas de lire qui aurait été cet
«artistic director».
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Soit il s’agit de M. de Castelbajac, et la société PMJC a attribué à tort à M. de Castelbajac cette création qui n’est pas de lui, ce qui pourra lui être reproché.
Soit il s’agit d’une autre personne, ce qui confirmerait (si besoin) que M. de Castelbajac n’en était pas informé.
Il est anormal que cette pièce ait pu être opposé de la sorte à M. de Castelbajac par la Division d’Annulation.
Il est par ailleurs inconcevable qu’une décision d’un office puisse considérer qu’une « approbation » a été donnée dans le contexte de ce dossier, alors que:
• La société PMJC a demandé l’autorisation de déposer la marque à M. de Castelbajac;
• Tant M. de Castelbajac que son conseil se sont opposés à toute forme de dépôt de dessins constituant des faux artistiques de ses œuvres associés à son nom;
• Si M. de Castelbajac a, sous la pression et dans des conditions exceptionnellement dures moralement et psychologiquement, indiqué un temps qu’une figure serait moins susceptible de porter atteinte à ses droits qu’une autre, cela a été immédiatement corrigé par son conseil qui a rappelé très fermement qu’aucun dépôt de faux artistiques ne serait accepté (voir observations du demandeur, section 1.6, § 24 et suivants et pièce n°°4.1, pièce n°°4.2 et pièce n°°4.3);
• Ce dépôt est intervenu à une date où les relations étaient particulièrement conflictuelles (voir observations du demandeur, section 2.4, en particulier § 93). Cette circonstance doit être prise en compte, comme l’a rappelé le tribunal judiciaire de Paris (« Ainsi, en procédant au dépôt de la marque contestée le 31 mars 2014, alors que les relations entre les parties étaient conflictuelles et en passant outre au refus de Jean-Charles de CASTELBAJAC relatif au logo constituant la partie figurative de la marque, qu’il n’a pas dessiné, au surplus pour des produits et services étrangers à ceux visés au protocole du 21 juillet 2011, la société PMJC a en toute connaissance de cause, sciemment méconnu les intérêts de Jean-
Charles de CASTELBAJAC », pièce n°°5.9);
• La société PMJC était tellement consciente du caractère illicite de ce dépôt qu’elle en a caché l’existence à M. de Castelbajac, qui n’en a pris connaissance que plusieurs années plus tard (voir observations du demandeur, § 27 in fine et § 93).
A plus forte raison lorsque l’on sait qu’en aucun cas la société PMJC n’était habilitée à déposer à titre de marque ce type de signe, comme cela a été
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soulevé devant la Division d’Annulation (voir observations du demandeur, Section 2.4, en particulier § 86-90).
La décision d’annulation devra être fermement censurée pour avoir considéré, à tort, que «l’association d’un totem et du nom patronymique du demandeur dans la marque contestée et dans les circonstances décrites n’est pas constitutif de mauvaise foi».
En conséquence de ce qui précède, M. Jean-Charles de Castelbajac sollicite de la part de la Chambre de recours qu’elle veuille bien;
- Recevoir son recours à l’encontre de la décision rendue par la Division d’Annulation (11/12/2019, 28 225 C). En conséquence;
- Annuler la décision rendue par la Division d’Annulation de l’EUIPO (11/12/2019, 28 225 C) qui a rejeté la demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n°°14 730 931 (marque semi-figurative) en ce qu’elle est basée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 60, paragraphe 2, points a) et (c) du RMUE.
Statuant de nouveau:
- Annuler la marque semi-figurative de l’Union européenne
« » n°°14 730 931, déposée le 26 octobre 2015 en classes 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 27 pour : violation d’un droit de la personnalité (article 60, paragraphe 2, point a) du RMUE); et/ou fraude (article 59, paragraphe 1,point b) du RMUE); et/ou violation d’un droit d’auteur (article 60, paragraphe 2, point c) du RMUE).
En tout état de cause:
- Condamner la société PMJC à supporter les taxes et frais générés par la procédure d’annulation et la procédure de recours.
9 La titulaire de la MUE a présenté des observations mais elles se réfèrent à la marque semi-figurative n° 14 903 701 et au dossier R 0305/2020 et non au présent dossier.
Motifs de la décision
10 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
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Portée du recours
12 Le demandeur en nullité ayant recouru la décision dans son ensemble la Chambre devra examiner la légalité de la décision attaquée. Cependant la Chambre ne peut statuer comme le demande le demandeur en nullité sur la contrefaçon ou la violation du droit moral par rapport à ces œuvres artistiques car elles ne sont pas de la compétence de l’EUIPO.
Sur la confidentialité
13 Le demandeur en nullité a demandé que son écrit à l’appui du recours devant la
Chambre ainsi que les pièces jointes soient traités de manière confidentielle à l’égard des tiers.
14 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, RMUE, les dossiers peuvent contenir certains documents exclus de l’inspection publique, par exemple des parties du dossier pour lesquelles l’intéressé a manifesté un intérêt particulier pour le maintien de la confidentialité.
15 Lorsqu’un intérêt particulier dans le maintien d’un document confidentiel conformément à l’article 114, paragraphe 4, RMUE est invoqué, l’Office doit vérifier si un intérêt particulier est suffisamment démontré. Un tel intérêt particulier doit exister en raison de la nature confidentielle du document ou de son caractère commercial.
16 En l’espèce, le demandeur en nullité n’a donné aucune raison pour laquelle l’article 114, paragraphe 4, RMUE serait applicable en ce qui concerne les documents présentés, la Chambre estime que les pièces versées ne présentent pas un aspect commercial potentiellement sensible pour le demandeur en nullité, des lors la demande du traitement confidentiel est rejetée.
Sur la mauvaise foi
17 L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
18 Il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», qui se prête
à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de la demanderesse lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques.
L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas
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d’espèce par référence à ces normes (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).
19 L’existence de la mauvaise foi de la demanderesse lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
20 La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité.
La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
21 Il est de jurisprudence constante que le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire est celui du dépôt par l’intéressé de la demande d’enregistrement, à savoir le 26 octobre 2015.
22 Selon la jurisprudence, il incombe à la demanderesse qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que la titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77,
§ 17).
23 La Cour, dans l’arrêt « Lindt Goldhase », précité, (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53) a indiqué que, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire, au sens de l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMC, doivent être pris en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, et notamment : Le fait que la titulaire sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un état membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé; l’intention de la titulaire d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que ; le degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.
24 Il y a lieu de souligner que les trois facteurs énumérés ci-dessus ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi de la titulaire au moment du dépôt de la demande (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 20).
Histoire des relations entre les parties
25 En 1978 est créé par le demandeur en nullité, la société «JEAN-CHARLES DE
CASTELBAJAC»; la société «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC»
(313 730 509 RCS Paris), est une société anonyme de droit français spécialisée en substance dans la conception, la création, la commercialisation, la concession de licences et l’utilisation commerciale d’articles d’habillement, d’accessoires vestimentaires et d’articles de mode (pièce n°°3.1 de la demande de nullité).
26 Entre le 30 août 1978 et le 29 janvier 2004, M. de Castelbajac a été directeur artistique de sa société «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC», dont il assurait également les fonctions de président-directeur général.
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27 En janvier 2004, M. de Castelbajac a été contraint (à la date du 29 janvier 2004) de céder à la société Marchpole Holding plc les actions qu’il détenait dans sa société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » (pièce n°°3.2 de la demande de nullité). L’accord de cession (pièce n° 3.2) reflète le domaine d’activité de la société:
.
28 À compter de cette date, le 21 janvier 2004, M. de Castelbajac a cessé d’être associé de la société «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC». Il a, cependant, conservé les fonctions de directeur artistique de la société «JEAN-CHARLES DE
CASTELBAJAC», pour une durée de 10 ans (prenant fin le 31 janvier 2014 ; pièce n°°3.3).
29 Le 3 mai 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte devant le tribunal de commerce de Paris. La société Marchpole avait entretemps vendu la société à un fonds de pension suédois qui a fait faillite en 2011.
30 A cette époque, plusieurs sociétés se sont portées acquéreurs des actifs de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC ». Les repreneurs potentiels étaient alors conscients que leur offre ne pourrait être retenue par le tribunal qu’à la condition d’avoir obtenu l’aval de M. de Castelbajac, s’agissant d’une marque qui lui est intrinsèquement liée.
31 Après avoir obtenu confirmation, par la société PMJC (ou ses actionnaires), qu’il pourrait sauver les emplois et poursuivre le développement de la marque en qualité de directeur artistique, M. de Castelbajac a présenté la société PMJC au tribunal de commerce. Il a accordé sa confiance à la société PMJC, puis a soutenu son projet en vue de l’acceptation de son plan de reprise des actifs de la société «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC» (dont il n’était plus associé).
32 Le 13 septembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a fixé le plan de cession de la société «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC» au profit de la société
PMJC, alors en cours de création (pièce n°°3.4 de la demande de nullité).
33 Le tribunal a pris le soin de préciser que l’offre de PMJC était acceptée dès lors que M. de Castelbajac «va demeurer le directeur artistique de la marque, ce qui devrait pérenniser l’image de la marque» (pièce n°°3.4, page 12).
34 Le 21 juillet 2011, M. de Castelbajac et PMJC (alors toujours en cours de création) signaient un Protocole de prestations de services (ci-après le 'protocole'), rappelant « la nécessaire adéquation entre l’image des marques et des articles commercialisés avec l’image de M. Jean-Charles de CASTELBAJAC,
(iii) [le] style de M. Jean-Charles de CASTELBAJAC, (iv) la capacité de ce dernier à représenter les Marques auprès du public [de sorte que] la société
[PMJC] devra recourir de manière exclusive aux services de Monsieur Jean-
Charles de CASTELBAJAC aux fins de lui confier la mission de direction
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artistique Globale des Activités et des Articles» (pièce n°°3.5, page 3). Cet accord est entré en vigueur le 3 février 2012).
35 Le 3 février 2012 se produit la vente judiciaire d’actifs entre la société «JEAN- CHARLES DE CASTELBAJAC» et la titulaire de la MUE comportant une clause de cession de «l’ensemble des droits de propriété intellectuelle (droits d’auteur, dessins et modèles, marques… tels que notamment listés en Annexe 2 de l’accord sans que cette liste soit exhaustive».
36 Le 24 janvier 2015 a lieu la présentation d’une collection pour Le
Bourget à laquelle le demandeur en nullité était invité (alors qu’il était directeur artistique de la société).
37 Le 26 octobre 2015 a lieu le dépôt de la MUE contestée « » en classes
9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 27.
38 Le 31 décembre 2015 prend fin le Protocole de prestations de services entre les parties.
39 Le 12 juillet 2016 a lieu le dépôt de la MUE n°°15 635 683 « CASTELBAJAC » par le demandeur en nullité en classes 16 et 42; le 5 septembre 2016 une opposition est présentée à l’encontre de la MUE n°°15 635 683 «CASTELBAJAC» (du demandeur en nullité) par la titulaire de la MUE contestée.
Analyse sur la prétendue mauvaise foi
Sur l’élément verbal JC/DC par Castelbajac contenu dans la marque contestée
40 Comme il a été vu plus haut, la société « Jean-Charles de Castelbajac », dont le demandeur en nullité n’était plus actionnaire depuis 2004, possédait un certain nombre d’actifs intangibles. Elle détenait un important portefeuille de marques, notamment patronymiques, visant outre la classe 25, les classes 2, 3, 8, 9, 12, 14,
16, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 33, 34, 38 et 42.
41 Ces marques étaient effectivement exploitées comme le démontrent les nombreux contrats d’exploitation conclus par la société «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC» dans des domaines autres que le prêt-à-porter. Par exemple le contrat de collaboration avec la société FERMOB, pour la fabrication et la vente de chaises sous la marque «JC de CASTELBAJAC», en date du 7 octobre 2007; le contrat conclu avec la société MARKET SET pour la conception et la
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distribution de luminaires, sous la marque «JC de CASTELBAJAC», en date du
1er septembre 2009; ou encore un contrat conclu avec la société SCE, pour la commercialisation de papiers peints, en date du 2 janvier 2006 (voir pièce 13 –
Contrat entre les sociétés «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC» et SCE en date du 2 janvier 2006; pièce 14 – Contrat entre les sociétés «JEAN-CHARLES
DE CASTELBAJAC» et FERMOB en date du 7 octobre 2007; pièce 15 – Contrat entre les sociétés «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC» et MARKET SET en date du 1er septembre 2009).
42 D’autre part, parmi les nombreuses marques enregistrées acquises par la titulaire de la MUE en 2012 figurent à titre d’exemples: marque française « JC de
CASTELBAJAC » n°°3 201 616, enregistrée le 26 décembre 2002, visant notamment les classes 11, 14, 21 et 27; marque française « JC/DC par
CASTELBAJAC » n°°4 170 555, enregistrée le 2 avril 2015, visant notamment les classes 9, 14, 20, 21 et 27 ; marque internationale « CASTELBAJAC »
n°°1 378 638, enregistrée le 12 juin 2017, visant notamment les classes 9, 11, 14,
16, 20, 21et 27 (pièce 1ter – Liste des marques composées du patronyme de
M. de Castelbajac détenues par la société PMJC).
43 Pour les classes 16 et 21 on trouve par exemple la marque internationale
n°°515 939 «CASTELBAJAC» désignant l’Autriche, l’Allemagne, le Benelux, le
Danemark, la Finlande, le Royaume-Uni, la Grèce, l’Irlande, etc. enregistrée le
25 septembre 1987.
44 Au moment du dépôt de la marque contestée les parties étaient encore liées par un
Protocole de prestations de services. Il se dégage clairement des pièces déposées dans la présente procédure que des tensions étaient nées dans l’exécution de ce protocole d’accord qui allaient amener quelques mois après le dépôt de la MUE contestée à la fin de ce contrat.
45 La Chambre estime, tout comme la Division d’Annulation, que la titulaire de la MUE n’a pas agi de mauvaise foi, elle possédait un large portefeuille de marques couvrant tous les domaines des produits déposés; il était donc légitime qu’elle transforme le portefeuille des marques et veuille à en assurer la protection; ceci était clairement permis par l’acte de cession de la société «Jean-Charles de Castelbajac» à la titulaire de la MUE.
46 Déposer une MUE pour des produits pour lesquels on est déjà titulaire d’un certain nombre de marques nationales ou internationales ne constitue pas un acte de mauvaise foi mais un acte légitime qui s’inscrit dans l’esprit du contrat de cession.
47 Si le demandeur en nullité avait un problème avec l’interprétation ou l’étendue de l’acte de cession de 2012 il aurait dû agir devant les tribunaux nationaux et provoquer ainsi une discussion sur l’interprétation ou la portée des obligations contractuelles.
48 Néanmoins l’insatisfaction sur l’exécution de ce contrat ou les doutes expérimentés par le demandeur en nullité ne conduisent pas à une conclusion de mauvaise foi de la part de la titulaire de la MUE.
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49 Le demandeur en nullité conteste le droit de la titulaire à déposer de nouvelles marques au niveau de l’Union européenne en particulier. Cependant, comme il a été dit plus haut, la Chambre estime que ce droit est légitime dans la mesure où la titulaire possède déjà des marques nationales et internationales couvrant de nombreux pays membres de l’Union européenne.
50 De plus, il faut noter, comme le fait la Division d’Annulation que le demandeur a été entièrement impliqué dans les négociations sur l’offre de reprise de la société
«JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC» par la titulaire de la MUE. Ainsi, dans le jugement du tribunal de commerce autorisant le plan de cession, est-il précisé:
« M. de Castelbajac exprime sa confiance au repreneur pour la pérennité de l’entreprise et se déclare favorable au Plan ».
51 Le demandeur en nullité savait parfaitement les conditions de la cession et ses conséquences inévitables: l’acquisition d’un grand nombre de marques reproduisant son patronyme dans le cadre des activités jusqu’alors exercées par la société qu’il avait créée en 1978 mais dont il n’était pas actionnaire depuis 2004.
52 Comme il a été dit plus haut, la Chambre note que l’acte de cession des actifs de la société «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC» va au-delà du domaine vestimentaire et dès lors la titulaire de la MUE avait le droit légitime de déposer et d’obtenir l’enregistrement dans des domaines prévus par l’acte de cession.
53 Le Protocole de prestations de services prévoyait la possibilité pour le demandeur en nullité de continuer sous son nom un certain nombre d’activités dites «dérogatoires» qui comprennent surtout des activités purement artistiques.
54 Les activités dérogatoires sont les arts plastiques et graphiques ainsi que toute installation et performance artistique, l’édition, la littérature, le théâtre, la musique, la scénographie, l’activité de design de biens meubles ou immeubles, l’architecture, la direction artistique, hors mode, d’évènements public et privés et les alcools et spiritueux. Le Protocole de prestations de services prévoit au sujet de ces activités que le demandeur pourra exercer librement ses activités concurrentes dans les domaines listés.
55 Le fait que ces activités puissent donc être «concurrentes» de celles exercées par la titulaire (le demandeur n’a pas d’exclusivité sur les activités dérogatoires) n’entraîne pas non plus une conclusion de mauvaise foi.
56 La titulaire de la MUE a prouvé que les marques acquises comportant le patronyme du demandeur couvraient de nombreuses classes, dont les classes 16 et
21. Par conséquent, il ne peut y voir mauvaise foi dans la mesure où la marque contestée est déposée dans des domaines déjà couverts par les marques acquises et que ceci a été démontré par la titulaire qui a fourni une longue liste de marques concernées (pour les classes 16 et 21 voir par exemple marque internationale n°°515 939 «CASTELBAJAC» désignant l’Autriche, l’Allemagne, le Benelux, le Danemark, la Finlande, le Royaume-Uni, la Grèce, l’Irlande, etc. enregistrée le
25 septembre 1987).
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Sur l’élément figuratif contenu dans la marque contestée
57 La marque demandée comprend au-dessus de l’élément contenant le nom du demandeur en nullité un élément figuratif en forme de totem ou de superposition de différents éléments: un nuage, des ailes d’ange, un cœur, une main, un drapeau et une étoile.
58 Le demandeur en nullité soutient que le totem figurant dans la marque est une appropriation des œuvres « Giga la Vie»
59 , créées en 1994 par
M. de Castelbajac.
60 En réalité la Chambre estime que le totem de la MUE correspond en réalité à une composition nouvelle réalisée à partir d’éléments certes créés par le demandeur en nullité mais qui étaient exploités par la société «JEAN-CHARLES DE
CASTELBAJAC» dès la fin des années 80, une composition d’éléments divers qui avait vocation à être assemblée, mélangée, superposée, dans des ordres et dispositions toujours différents.
61 Les œuvres «Giga la vie» invoquées par le demandeur en nullité comprennent des éléments qui ne sont pas présents dans la marque contestée tels que l’avion ou la maison ou l’oiseau aux ailes déployées, de plus elles ne sont que deux illustrations des possibilités de composition des éléments du totem. Au fil des années, la société «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC» a exploité ces dessins sur des articles de prêt-à-porter, des accessoires et des bijoux, alternant toujours la disposition de divers éléments.
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62 La Chambre constate en effet que des éléments tels que: l’étoile, la main, les ailes d’ange, le nuage et le cœur scintillant, assemblés de manière aléatoire, parfois même les uns au-dessus des autres, sont souvent utilisés à l’instar de la marque contestée. Ces divers éléments ont manifestement fait l’objet d’une exploitation continue par la société «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC», qui en détenait alors nécessairement les droits patrimoniaux.
63 De plus il faut noter que le dessin du totem a fait l’objet d’une commercialisation par la titulaire de la MUE alors que le demandeur en nullité et la titulaire de la
MUE étaient liés par un contrat et donc avec son approbation.
64 C’est ainsi qu’avant le dépôt de la marque contestée, en 2015, M. de Castelbajac a approuvé et activement participé à une collection capsule, réalisée avec la marque
«LE BOURGET»:
(Pièce 19 – Plaquette de présentation et catalogue de la collection JC/DC par
CASTELBAJAC x LE BOURGET et Pièce 20 – Invitation au lancement de la collection JC/DC par CASTELBAJAC x LE BOURGET).
65 A cette occasion, le dessin de totem, accompagné de la dénomination « JC/DC par CASTELBAJAC », a été apposé, décliné et commercialisé sur une collection de collants, leggings, chaussettes, et tee-shirts, dans laquelle M. de Castelbajac a été impliqué. En effet, il ressort des cartons d’invitations, que M. de Castelbajac était présent lors de la soirée de lancement, pour promouvoir cette nouvelle collaboration. Son implication était indéniable.
66 Le Protocole de prestations de services du 21 juillet 2011 – en vigueur au moment du dépôt de la marque contestée – mentionnait au sujet des dessins et modèles que:
«[PMJC] aura le droit de procéder à toute adaptation d’ordre technique, les adaptations d’ordre esthétique étant soumises à la validation de Monsieur Jean-Charles de Castelbajac»; et
«[PMJC] pourra déposer où bon lui semble, mais uniquement à son nom, les dessins et modèles que Monsieur Jean-Charles de Castelbajac lui aura remis et les exploiter et diffuser».
67 Il est donc clair que cette clause prévoit notamment que la titulaire de la MUE pouvait déposer les dessins créés à condition qu’ils soient validés par M. de Castelbajac en sa qualité de directeur artistique pendant la durée du contrat.
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68 Le demandeur en nullité souligne que cette interprétation a, elle aussi, déjà été expressément retenue par le tribunal de grande instance de Paris dans une ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2018 (pièce n°°5.3 du demandeur en nullité).
69 La Chambre note que le dessin incorporé dans la marque contestée n’est pas tout à fait similaire aux éléments de la sculpture évoquée comme droit antérieur, comme il a été souligné plus haut la sculpture totem «giga la vie» contient des éléments qui ne sont pas présents dans la marque contestée.
70 Le dessin de la marque contestée n’est pas une création du demandeur mais de la titulaire de la MUE et est commercialisé avec le consentement du demandeur en nullité des lors compte tenu de ce qui précède et surtout des circonstances entourant le dépôt de la marque contestée, la Chambre considère que l’association d’un totem et du nom patronymique du demandeur dans la marque contestée et dans les circonstances décrites n’est pas constitutif de mauvaise foi.
Sur le droit au nom
71 Selon l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE, la marque de l’Union est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur, et notamment d’un droit au nom, selon le droit de l’Union ou le droit national qui en régit la protection.
72 En l’espèce il ressort des écritures du demandeur en nullité que sa demande est fondée sur les dispositions du droit français afférentes à la protection du patronyme.
La preuve du droit français
73 On rappellera tout d’abord qu’il incombe au demandeur en nullité de fournir la preuve de l’acquisition, de la permanence et de l’étendue de la protection du droit antérieur (19/04/2018, C–478/16P, GROUP Company TOURISM &
TRAVEL (fig.) / GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.),
EU:C:2018:268, § 40).
74 S’agissant du rôle du demandeur en nullité, la Cour a jugé qu’il incombe au demandeur en nullité de présenter à l’Office non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une MUE en vertu d’un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation (27/03/2014, C 530/12 P, Mano, EU:C:2014:186,
§ 34).
75 On précisera également que le demandeur en nullité est libre du choix de la forme de la preuve qu’il juge utile de présenter à l’EUIPO.
76 A ce titre, dans le cadre de la procédure devant la Division d’Annulation le demandeur en nullité a fait référence à l’article 9 du Code civil français, à l’article L.711-4 du Code la propriété Intellectuelle et a versé des éléments de la
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jurisprudence sur la matière (TGI Paris, Ordonnance de référé, 8 juillet 2016,
RG n° 16/56134, Lewis Hamilton (pièce n°°5.1), TGI Paris, 24 septembre 2012,
RG n°°11/09344, Stéphane Plaza (pièce n°°5.2).
77 Il argumente qu’en droit français, le droit au nom est une composante des droits de la personnalité, protégés aux termes de l’article 9 du Code civil, qui dispose que «chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé».
78 Le demandeur en nullité conclut que le Protocole de prestations de services n’autorisait pas à la titulaire de la MUE à déposer à titre de marque le nom patronymique de M. de Castelbajac alors qu’en l’espèce, la marque litigieuse inclut le nom patronymique de M. de Castelbajac.
La possibilité en droit français d’invoquer le droit au patronyme afin de s’opposer à l’enregistrement d’une marque
79 La protection du nom patronymique est notamment consacrée à l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel «Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image».
80 Le dépôt à titre de marque, et l’usage, d’un signe constitué d’un nom patronymique, sans l’accord du titulaire de ce nom, serait selon le demandeur en nullité interdit en droit français. La cessation d’usage d’un tel signe serait selon lui systématiquement ordonnée sur le fondement de l’article 9 du Code civil.
81 La Chambre note cependant que la Cour de cassation, Chambre commerciale dans un arrêt Bordas n°°84-17163 du 12 mars 1985 a établi le principe selon lequel un nom patronymique peut «se détacher de la personne physique qui le porte pour s’appliquer à la personne morale qu’il distingue, et devenir ainsi un objet de propriété incorporelle».
82 La Cour de cassation, dans l’arrêt Bordas, a ainsi affirmé le principe d’un droit patrimonial sur le nom détachable de la personne physique. «En effet, en transmettant volontairement son nom à sa société, le nom «Bordas» est devenu un nom commercial, le nom commercial acquérant dès lors une valeur pécuniaire qui va pouvoir être cédé et, dans ce cas, la jurisprudence estime que la cession devient définitive et est irrévocable. Le nom de la personne étant devenu propriété de la société celui-ci ne peut être confisqué à la personne morale et celle-ci peut continuer à l’utiliser même si la personne physique ne le veut plus».
83 Cette jurisprudence clarifiait des précédentes affaires dans lesquelles la réponse n’avait pas été aussi claire. Par exemple dans l’affaire Ducasse (Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mai 2003, n°°00-18192) la Cour de cassation
s’était prononcée sur l’étendue de l’autorisation à l’occasion du litige relatif à la validité de deux marques enregistrées par la société Alain Ducasse Diffusion,
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alors que le célèbre chef cuisinier n’avait donné son accord que pour l’usage de son nom à titre de dénomination sociale.
84 La Cour d’appel d’Aix-en Provence, le 27 avril 2000, avait débouté le demandeur,
Alain Ducasse, en relevant que celui-ci avait perdu l’usage commercial de son nom qui était devenu, par l’insertion dans la dénomination de la société défenderesse, un signe distinctif s’étant détaché de la personne physique pour
s’appliquer à la personne morale et devenir ainsi un objet de propriété incorporelle.
85 La Cour de cassation, aux visas des articles 1134 du Code civil et L.711-4 du
Code de la propriété intellectuelle, avait cassé l’arrêt de la Cour d’appel après avoir énoncé que « le consentement donné par un associé fondateur, dont le nom est notoirement connu, à l’insertion de son patronyme dans la dénomination d’une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part et en l’absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services ».
86 Ainsi, selon cet arrêt, l’usage du nom par le tiers est limité à ce qui a été expressément autorisé par le titulaire du nom, à savoir un usage à titre de dénomination sociale, et qu’il ne peut s’étendre à d’autres utilisations commerciales telles que le dépôt du nom comme marque.
87 Dans un autre arrêt «Ines de la Fressange» (Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2006, n°°05-10116) la Cour de cassation a pu intervenir
s’agissant de la question de la permanence des droits acquis par la société sur le nom, Inès de la Fressange. En l’espèce, le célèbre mannequin devenu créatrice de mode, qui dirigeait l’activité artistique de la société Inès de la Fressange et qui avait consenti à l’usage de son patronyme à titre de marque, tentait, après son licenciement de ladite société, de recouvrer le droit à l’usage commercial de son nom en invoquant la déceptivité de la marque sur le fondement de
l’article L.714-6 b) du Code de la propriété intellectuelle. Elle prétendait en effet que les consommateurs seraient trompés en croyant acheter des vêtements dessinés par Inès de la Fressange elle-même.
88 La Cour d’appel de Paris, après avoir rappelé que la fonction essentielle de la marque était de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit, avait accueilli la demande de la créatrice et prononcé la déchéance de la marque. La
Cour d’appel considérait en effet qu’en raison de la notoriété du patronyme concerné, l’utilisation à titre de marque du nom d’Inès de la Fressange, alors que celle-ci ne concevait plus les produits vendus par la société, maintenait artificiellement dans l’esprit du consommateur un lien entre l’image de la créatrice et les produits marqués.
89 La Cour de cassation a cependant censuré la Cour de Paris, en se fondant, non pas sur le droit des marques, mais sur le droit de la vente, et plus particulièrement sur
l’article 1628 du Code civil relatif à la garantie d’éviction. En effet, la société Inès de la Fressange avait formé un pourvoi au motif qu’en sa qualité de cédante,
Inès de la Fressange était soumise à une obligation de garantie des droits cédés, de
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sorte qu’elle ne pouvait les contester par une demande en déchéance pour déceptivité, en application des articles 1134 et 1628 du Code civil. Et la Cour de cassation a finalement donné raison à la société Inès de la Fressange, en estimant que "Madame de la Fressange, cédante, n’était pas recevable en une action tendant
à l’éviction de l’acquéreur". Autrement dit, la Cour de cassation, sans avoir à se prononcer sur la déceptivité de la marque, a estimé qu’en agissant en déchéance des marques concernées, la demanderesse manquait à son obligation de garantir
l’acquéreur contre tout trouble dans la jouissance paisible des droits cédés.
90 Devant les tribunaux de l’Union, l’affaire «Elizabeth Emanuel» (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215) a pris une position proche de celle de la Cour de cassation dans l’affaire «Ines de la Fressange». Dans cette affaire, la créatrice de mode Elizabeth Emanuel avait cédé à une société
l’ensemble des actifs de son entreprise de création de vêtements, parmi lesquels la marque «Elizabeth Emanuel». Ses relations avec la société cessionnaire devenant conflictuelles, la couturière avait ensuite contesté la validité des droits attachés à la marque cédée, en prétendant notamment que le signe distinctif devait être frappé par une déchéance car il induisait en erreur le public sur la nature des produits, qui n’étaient plus réalisés sous son contrôle. Elle avait également formé opposition à l’encontre de l’enregistrement par la société cessionnaire d’une deuxième marque «Elizabeth Emanuel» représentée par un graphisme différent, au motif que celle-ci serait trompeuse pour le public.
91 C’est dans ce contexte qu’une question préjudicielle a été posée à la Cour de justice. Il s’agissait de déterminer si une marque composée d’un patronyme était de nature à tromper le public dès lors qu’elle était exploitée et/ou déposée par une entreprise à laquelle la personne titulaire du nom n’était plus liée. La Cour de justice a répondu par la négative, en considérant que la marque
«Elizabeth Emanuel» était de nature à remplir la fonction essentielle de la marque, c’est-à-dire à garantir que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.
92 La CJUE a ainsi estimé qu’une marque composée d’un nom patronymique ne devenait pas automatiquement déceptive au seul motif que la personne titulaire de ce nom n’appartenait plus à la structure commercialisant les produits sous ladite marque et ce, notamment lorsque la clientèle attachée à cette marque avait été également cédée à la même structure. En effet, selon la Cour de justice, de telles circonstances ne suffisaient pas à démontrer un cas de tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur pouvant justifier la déchéance ou le refus d’enregistrement de la marque. La CJCE a précisé qu’il appartenait au juge national de vérifier qu’il n’existait pas une volonté de la part de l’entreprise titulaire de la marque «Elizabeth Emanuel» de faire croire au consommateur que la créatrice participait toujours à la conception des vêtements.
Toutefois, ce garde-fou, qui trouverait son fondement dans le droit des contrats, demeurerait extérieur au droit de la propriété intellectuelle, et « n’affecterait pas la marque elle-même », ainsi que l’a précisé la Cour de justice.
93 Dans le même sens l’arrêt «Elio Fiorucci» (14/5/2009, T-165/06, EU:T:2009:157) a conclu que « il n’est pas exclu qu’un nom de personne notoire, enregistré ou
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utilisé en tant que marque pour certains produits ou services, puisse faire l’objet d’un nouvel enregistrement, pour des produits ou des services différents, ne présentant aucune similitude avec ceux couverts par l’enregistrement antérieur. C’est donc à tort que la Chambre de recours a estimé qu’une fois qu’un nom de personne notoire a été enregistré ou utilisé comme marque sa « migration » vers le domaine des marques s’est déjà « concrétisée ». Il convient de constater, en outre, que l’article 8, paragraphe 3, du Codice della Proprietà Industriale ne pose, pour son application, aucune condition autre que celle relative au caractère notoire du nom de personne concerné. Dès lors que cette disposition accorde aux personnes dont le nom a acquis une notoriété une protection plus étendue dans des conditions moins onéreuses, il n’existe aucune raison justifiant l’exclusion de son application dans l’hypothèse d’un nom de personne notoire enregistré ou utilisé comme marque ».
94 La Cour de Justice (05/07/2011, C-263/09, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452) a confirmé l’arrêt du tribunal qui annulait la décision de la première Chambre de recours. En renvoi la deuxième Chambre de recours de l’Office a rendu une décision (22/4/2013, R 2463/2011-2, ELIO FIORUCCI) établissant que le consentement n’était pas prouvé et a annulé la marque.
95 Il est, de l’avis de la Chambre prioritaire, cependant, de déterminer, lors de la cession (ou postérieurement), l’étendue de l’autorisation d’exploitation conférée par le porteur du nom patronymique au cessionnaire des marques composées du patronyme.
96 Cette circonstance explique que, dans la pratique, les contrats portant sur des marques composées d’un nom patronymique conclus avec le porteur du nom patronymique puissent inclure des clauses réglementant l’usage, par le porteur du nom patronymique, de son propre nom patronymique et/ou les conditions dans lesquelles le cessionnaire pourra développer la marque et procéder à de nouveaux dépôts.
97 En l’espèce, le demandeur en nullité soutient que la titulaire de la marque contestée n’a pas expressément acquis le «droit d’exploitation du patronyme de
M. de Castelbajac» lors du rachat de marques composées de son nom patronymique et s’est contentée de réglementer, pendant la durée du Protocole de prestations de services du 21 juillet 2011 seulement, l’usage concurrent que pourrait faire M. de Castelbajac de son nom de famille via des activités dérogatoires.
98 Cependant, la Chambre note que l’acte de cession du 3 février 2012 des actifs de la société «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC» à la titulaire de la MUE comportait expressément une clause prévoyant la cession de la désignation commerciale composée entièrement par le nom du demandeur en nullité et de nombreuses marques comportant le nom patronymique de ce dernier.
99 D’autre part la Chambre note que puisque le demandeur en nullité n’était pas partie au contrat entre la société «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC» et PMJC les arguments sur l’irrecevabilité de la demande de nullité fondée sur le droit au nom sur la base des garanties d’éviction ne sont pas applicables.
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100 Il faut rappeler ici que le demandeur en nullité a cédé l’ensemble des actions qu’il possédait dans l’entreprise portant son nom en 2004 a un holding britannique. Comme le décrit très précisément le jugement du tribunal de commerce de Paris de 2011:
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101 En ce qui concerne le Protocole de prestations de services signé en 2011 entre les parties il dit clairement que:
;
102 Il s’agit donc d’une reconnaissance claire par le demandeur de nullité qui a signé le contrat, que les marques comprenant son patronyme appartenaient à la titulaire de la MUE.
103 Dans l’acte de cession de la société «Jean-Charles de Castelbajac» à la titulaire datée de 2012 sont listés les actifs intangibles cédés à la titulaire de la MUE:
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.
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104 Parmi ces actifs intangibles figurent tout le portefeuille des marques patronymiques propriété de la société «Jean-Charles de Castelbajac», la dénomination sociale qui est Jean-Charles de Castelbajac ainsi que les contrats de licence en cours:
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105 Ainsi la Chambre est d’avis, qu’en cédant la propriété des actifs intangibles à la société «Jean-Charles de Castelbajac» qu’il a créé en 1978, le demandeur en nullité a détaché son nom patronymique de sa personne, dans le sens de la jurisprudence Bordas analysée plus haut, son nom devenant un autre droit de propriété industrielle faisant l’objet enregistrements et de licences d’exploitation.
106 Lorsque les actifs de la société « Jean-Charles de Castelbajac » ont été vendus à
Marchpol puis au fond suédois puis finalement cédés à la titulaire de la MUE, le demandeur en nullité ne peut plus revendiquer un droit au nom qui lui permettrait d’annuler des marques qui ont été enregistrées légalement par la titulaire qui en avait fait l’acquisition.
Sur le droit d’auteur
107 Conformément à l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE, une MUE est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur selon la législation européenne ou le droit national qui en régit la protection, et notamment d’un droit d’auteur.
108 Si le législateur de l’Union européenne a souhaité harmoniser certains aspects de la protection du droit d’auteur (nous renvoyons ici à la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, JO L 167, du 22 juin 2001, pages 10 à 19), à ce jour, aucune harmonisation complète des législations des États membres sur le droit d’auteur n’a été menée, de même qu’il n’existe pas un droit d’auteur de l’Union européenne homogène. Tous les États membres sont cependant liés par la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ainsi que par l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(«ADPIC»).
109 Le demandeur en nullité doit mentionner la législation nationale en vigueur nécessaire et présenter une argumentation convaincante concernant la raison pour laquelle il parviendrait, en vertu de ladite législation nationale, à interdire l’usage de la marque contestée. Toute référence simple à la législation nationale ne pourra être considérée comme suffisante: il n’appartient pas à l’Office de développer cet argument pour le compte du demandeur (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci,
EU:C:2011:452).
Droit applicable
110 Le demandeur invoque le droit d’auteur dans plusieurs pays (France, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Espagne et Italie mais en l’espèce argumente seulement sur l’application du droit français.
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111 Les dispositions du droit français citées sont les suivantes:
• Article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle:
«Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code: (…) 7 Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie»;
• Article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle: tout auteur a … «droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre»;
• Article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle:
«Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque»;
• Article L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle»:
«Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit» ;
• Article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle»:
«Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.».
Droit d’obtenir l’annulation d’une marque postérieure en cas de risque de confusion
112 Comme exposé précédemment, le droit d’auteur français permet d’obtenir l’annulation d’une marque postérieure (article L.112-4 CPI). Le même article établit par ailleurs: « Nul ne peut (…) utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion ».
113 Cette condition est remplie en l’espèce bien que la marque contestée contienne aussi un élément verbal.
Titularité
114 La question de savoir si le demandeur en nullité est titulaire du droit d’auteur, au sens de la disposition citée plus haut , ainsi que la question de la démonstration de ce droit auprès de l’Office, ne sauraient faire abstraction du droit de l’État membre, en l’espèce le droit français, invoqué au soutien de la demande en nullité.
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115 En effet, le droit de l’État membre applicable intervient notamment, dans ce cadre, pour définir les modalités d’acquisition et de preuve du droit d’auteur sur l’œuvre invoquée au soutien de la demande de nullité (23/10/2013, T-567/11 Vajilla, EU:T:2013:549).
116 Or, il ressort du dossier que le titulaire d’un droit d’auteur en droit français est, sauf preuve contraire, celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Si le droit français dispose que «l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous» article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle français et que «l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur» (article L.111-2 du CPI), il énonce également que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée»
(article L.113-1 du CPI) et que «l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée [, c]ette personne [étant] investie des droits de l’auteur»
(article L.113-5 du CPI).
117 Il est clair pour la Chambre que selon la jurisprudence française, en l’absence de revendication de la personne physique qui en est l’auteur, les droits d’auteur sur une œuvre sont attribués à la personne morale qui l’exploite commercialement sous son nom.
118 La Chambre note que des pièces versées au dossier il est établi que le demandeur en nullité n’est pas l’auteur du dessin compris dans la marque car il a été créé par la titulaire de la MUE. D’ailleurs le demandeur en nullité reconnaît implicitement que l’élément figuratif de la marque contestée n’est pas son œuvre.
119 Il allègue que dans la marque contestée l’élément artistique ou dessin composant la marque s’inspire de son œuvre totem «giga la vie» de 1994.
120 Il est clair donc que la condition de titularité du droit d’auteur n’est pas en l’espèce remplie.
121 Il n’est donc pas nécessaire de vérifier les autres conditions du droit d’auteur français telles que la preuve de la divulgation puisque le demandeur en nullité n’est pas le titulaire du dessin contenu dans la marque contestée.
122 La Chambre souhaite cependant prendre la meilleure option possible pour le demandeur en nullité et tout comme la Division d’Annulation faire comme si toutes les conditions de validité du droit d’auteur français étaient remplies et analyser si ce droit d’auteur sur le dessin contenu dans la marque constitue une base suffisante pour annuler la marque enregistrée.
123 Comme argument le demandeur de nullité soutient que le dessin reproduit dans la marque contestée s’inspire de ses créations antérieures et notamment du totem «giga la vie» de 1994 reproduit ci-dessus.
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124 La Chambre adhère aux conclusions de la décision contestée, si bien il y a des éléments dans le dessin de la marque contestée qui puissent faire songer à l’œuvre de M. de Castelbajac tels que l’étoile, le cœur ou le nuage, il ne peut pas être conclu que celles-ci sont similaires, les couleurs sont diverses, les éléments de
l’avion ou le symbole de la maison, l’œil ou l’oiseau
présents dans le totem «giga la vie» n’apparaissent pas dans le dessin de la marque contestée.
125 Les couleurs présentes dans le totem « giga la vie » de M. de Castelbajac et assez présentes dans son œuvre ne sont pas du tout présentes dans le dessin de la marque contestée.
126 Dès lors la Chambre conclut que le droit d’auteur quand bien même il serait établi est fondé sur des œuvres artistiques qui ne présentent pas des similitudes suffisantes pour entraîner l’annulation de la marque contestée. Dès lors le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Sur les jugements récents des juridictions françaises
127 Le demandeur en nullité invoque l’illégalité de la décision contestée au motif qu’elle serait en contradiction flagrante avec des jugements des juridictions françaises pris pendant le déroulement de la procédure d’annulation.
128 La Chambre est d’avis que ces jugements ne sont pas pertinents pour l’affaire en cause car ils règlent d’autres litiges en cours entre les parties notamment ceux qui ont trait au droit d’auteur, au parasitage artistique et qui se situent à l’époque postérieure à la rupture du Protocole de prestations de services, c’est-à-dire après décembre 2015.
129 Les procédures dont le demandeur en nullité fait état ne concernent en rien la marque semi-figurative européenne n°°14 730 931, seule objet de la présente procédure, et ne se prononcent aucunement sur l’autorisation d’usage du patronyme « CASTELBAJAC » accordée par le demandeur en nullité à la société
PMJC.
130 Par exemple la décision «LGF» portait sur l’adaptation, par la titulaire de la MUE de dessins créés par le demandeur en nullité. Il s’agit donc d’une problématique de droit d’auteurs, d’ailleurs la Chambre note que le jugement ne fait aucune
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mention d’un usage non autorisé du nom patronymique de M. de Castelbajac. (pièce n°°5.7)
131 Plus important, contrairement à ce que le demandeur en nullité soutient, l’apposition du nom «CASTELBAJAC» sur les produits litigieux n’est pas condamnée.
132 En ce qui concerne les décisions «e-shop» (en référé et au fond), elles portaient exclusivement sur une problématique de droits d’auteur, et plus précisément sur le droit d’adaptation des œuvres acquises par la titulaire de la MUE. A aucun moment l’usage d’une marque patronymique n’y est condamné. Il faut noter que le jugement rappelle: «Dans le contexte précédemment rappelé, il ne saurait évidemment être reproché à la société PMJC d’exploiter les actifs incorporels dont elle est devenue propriétaire et qui inévitablement, rattachent son activité au nom de Jean-Charles de CASTELBAJAC qui constitue également une marque.»
(pièces n°°5.8. et 5.10.).
133 Enfin, la décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 décembre 2019 n’est pas non plus pertinente en l’espèce. La juridiction parisienne n’était pas saisie de la question de la violation des droits de la personnalité du demandeur en nullité, mais était uniquement invitée à se prononcer sur les griefs d’atteinte aux droits d’auteur, de déceptivité et de dépôt frauduleux (les juges n’ayant accueilli que le dernier de ces griefs, voir pièce n°°5.9).
134 En effet la juridiction parisienne était saisie d’une demande en nullité d’une marque semi-figurative française, cette demande de nullité était fondée sur une violation de droit d’auteur, dès lors cette décision doit donc être écartée en ce que: la juridiction nationale n’était pas amenée à se prononcer sur une violation des droits de la personnalité et sur l’existence d’une cession implicite du droit d’utilisation du patronyme de demandeur en nullité à la titulaire de la MUE, de plus cette décision porte en tout état de cause, sur une marque étrangère à la présente procédure.
135 Pour tous ces motifs, la Chambre confirme la décision contestée et rejette le recours.
Frais
136 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18 du
REMUE, le demandeur en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
137 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne de 550 EUR.
138 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la Division d’Annulation a condamné le demandeur en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de
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la marque de l’Union européenne au cours de la procédure d’annulation, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
1. Le recours est rejeté;
2. Le demandeur en nullité est condamné à payer la somme de 1 000 EUR au titre des dépens.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
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Textes cités dans la décision
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code civil
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