TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 janvier 2022 3ème chambre, 3ème section N° RG 21/06887 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOKA DEMANDERESSE DÉFENDERESSE A L’INCIDENT Société DES PRODUITS NESTLÉ 55 avenue Nestlé 1800 VEVEY (SUISSE) représentée par Maître Yves BIZOLLON de l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255 DÉFENDERESSE DEMANDERESSE A L’INCIDENT Société K-FEE SYSTEM GMBH Senefelderstrasse 44 51469 Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen (ALLEMAGNE) représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe assistée de Lorine M, greffière DÉBATS A l’audience du 15 décembre 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 janvier 2022. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPO

SÉ DU LITIGE :

La Société de droit suisse des Produits Nestlé (SPN) est une filiale de la société NESTLÉ en charge notamment de la gestion des droits de propriété industrielle du groupe NESTLÉ, premier groupe agroalimentaire au monde. La société NESTEC a déposé, le 7 janvier 2010, sous priorité d’une demande PCT/EP2009/053368 du 23 mars 2009, une demande de brevet européen publiée le 1er février 2012, portant sur un dispositif de fixation d’une pompe dans une machine de préparation de boisson. Ce brevet, désignant la France, a été délivré par l’OEB le 16 avril 2014 sous le n° EP 2 410 894 (ci-après « EP’ 894 ») et a pour titre « Montage de pompe dans une machine de préparation de boisson ». A la suite d’une opposition formée par les sociétés KRÜGER GmbH & Co KG et BSH Hausgeräte GmbH, ce brevet a été maintenu sous une forme modifiée par décision de la Division d’opposition de l’OEB en date du 16 janvier 2018. L’appel formé contre cette décision a été rejeté par la Chambre de Recours le 15 janvier 2021. Il est précisé que ce brevet avait été cédé à la Société des Produits Nestlé à la suite d’une fusion résultant d’un traité du 27 mai 2019 ayant entraîné la cession de la totalité de l’actif et du passif de la société NESTEC au profit de SPN. Ce transfert a été publié au Registre européen des brevets le 10 juillet 2019. La partie française du brevet est en vigueur en France et les annuités sont régulièrement payées. Le groupe KRÜGER GmbH & Co. KG est lui aussi actif dans le domaine de l’industrie agroalimentaire et en particulier sur le marché des produits instantanés comme le café, le cacao ou le thé. La société K-FEE SYSTEM GmbH (ci-après « K-FEE ») est sa filiale spécialisée dans le café ayant mis au point une machine à capsules qu’elle commercialise dans le monde entier. Considérant que les modèles de machines référencées TWINS II, TWINS II& LATTE, WAVEE, GRANDE et LATTENSIA + de la société K-FEE reproduisaient les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP’894, la société SPN l’a faite assigner par acte d’huissier du 20 mai 2021, devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de son brevet EP’894, lui demandant de :

- Dire qu’en important, offrant, mettant dans le commerce et vendant en France les modèles WAVE, TWINS II, TWINS II & LATTE, GRANDE et LATTENSIA+, K-Fee commet des actes de contrefaçon de la revendication 1 de la partie française du brevet EP 2 410 894 ; En conséquence,

- Interdire à la société K-Fee en France l’offre, la détention à fin de vente, la vente, la mise dans le commerce, la fabrication, l’importation et l’exportation des modèles de machines WAVE, TWINS II, TWINS II & LATTE, GRANDE et LATTENSIA+ ou de toute autre machine similaire reproduisant les caractéristiques de la partie française du brevet EP 2 410 894 ;

- Assortir ces interdictions d’une astreinte de 1.000 € par infraction constatée, ou d’une astreinte de 10.000 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, étant précisé que l’offre, la détention à fin de vente, la vente, la mise dans le commerce, la production, l’importation et l’exportation d’une seule machine constitueraient une infraction distincte ;

- Ordonner à la société K-Fee que les modèles de machines WAVE, TWINS II, TWINS II & LATTE, GRANDE et LATTENSIA+ et tout autre modèle de machine reproduisant les caractéristiques de la partie française du brevet EP 2 410 894, se trouvant en sa possession soient retenues dans leur lieu de stockage ou tout autre lieu sous son contrôle à compter d’un délai de 10 jours suivant la date de la signification de la décision à intervenir, aux frais de la société K-Fee ;

- Ordonner à la société K-Fee d’adresser à chacun des clients auxquels el e a offert à la vente, vendu ou livré des produits contrefaisants la lettre suivante sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, dans les 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir : (…)
- Autoriser la Société des Produits Nestlé S.A. à publier la décision à intervenir sur son site internet ;

- Ordonner la publication par extraits du dispositif de la décision à intervenir dans cinq journaux choisis par la Société des Produits Nestlé S.A., aux seuls frais avancés par la société K-Fee à hauteur de 10.000 € par publication, hors TVA ;

- Ordonner à la société K-Fee de communiquer à la Société des Produits Nestlé S.A., sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir, tous les documents nécessaires à l’évaluation de son préjudice et notamment : o Les noms et adresses des fabricants, grossistes, importateurs, exportateurs, transbordeurs et autres détenteurs de ces produis ainsi que de leurs destinataires qu’ils soient clients finaux, grossistes ou détail ants ; o Les quantités stockées, produites, importées, exportées, transbordées, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que leur date de livraison et prix pour la période s’étendant du 23 mars 2009 à la date d’effet de l’interdiction prononcée par le Tribunal 1 ; o La marge brute réalisée sur la vente des modèles de machines ONE, WAVE, TWINS II, TWINS II & LATTE, GRANDE et LATTENSIA+ ainsi que toute autre machine permettant de reproduire 1 L’emphase est ajoutée 1 par le juge de la mise en état.

les revendications du brevet EP 2 410 894 pour la même période, la marge brute s’entendant du chiffre d’affaires diminué des seuls coûts de production directe (main d’œuvres, sous-traitance, matière premières, frais directs de commercialisation et transport) ;

- Prendre acte de ce que la Société des Produits Nestlé S.A. se réserve de présenter toute demande indemnitaire à l’encontre de K- Fee lorsqu’elle sera en possession des éléments financiers et comptables à produire par le défendeur ;

- Ordonner à la société K-Fee de payer à la Société des Produits Nestlé S.A. la somme de 200.000€ au titre du préjudice moral ;

- Dire que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes ;

- Condamner la société K-Fee à payer à la Société des Produits Nestlé S.A. la somme de 100.00 € à titre de participation à ses frais de conseils pour la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par des conclusions notifiées électroniquement le 19 octobre 2021, la société K-FEE a saisi le juge de la mise en état aux fins qu’il déclare irrecevables les demandes de la société SPN, les fins de non-recevoir soulevées étant fondées sur le défaut de qualité à agir de cette société et la prescription d’une partie de ses demandes. Dans ses dernières conclusions d’incident n°2 notifiées électroniquement le 14 décembre 2021, la société K-FEE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122, 700 et 789 du code de procédure civile, L.613-9, L.615-2, L.615-8 et L.614-11 du code de la propriété intellectuelle, 2, 2222 et 2224 du code civil, de :
- DIRE que la Société des Produits Nestlé S.A est irrecevable en ses demandes visant les actes commis par la société K-FEE SYSTEM GmbH entre le 28 mai 2019 et le 10 juillet 2019 ;

- DIRE que la Société des Produits Nestlé S.A est irrecevable en ses demandes visant les actes commis par la société K-FEE SYSTEM GmbH avant le 20 mai 2016 ;

- CONDAMNER la Société des Produits Nestlé S.A à payer à K-FEE SYSTEM GmbH une somme totale de 10.000 € (dix mil e euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la Société des Produits Nestlé S.A aux entiers dépens de l’incident. Dans ses conclusions d’incident du 14 décembre 2021, la société SPN demande quant à elle au juge de la mise en état de : Vu les articles 4, 5, 122, 700 et 768 du code de procédure civile, Vu les articles L. 614-9, L. 615-8 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l’article 67 (1) de la Convention sur le Brevet Européen
- Rejeter les fins de non-recevoir présentées par K-FEE ;

- Et rejeter en conséquence toute prétention de K-Fee (bien que non expressément formulée ce jour) de voir rejeter quelque demande que ce soit de la Société des Produits Nestlé S.A. ; Dans tous les cas,
- Condamner la société K-Fee à payer à la Société des Produits Nestlé S.A. la somme de 10.000 € à titre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens du présent incident à moins que ceux-ci ne soient joints à ceux de l’instance principale. L’incident a été plaidé à l’audience du 15 décembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SPN La société K-FEE soutient que la société SPN est irrecevable à agir au titre de la période comprise entre le 28 mai 2019, date d’effet de la cession, et le 10 juillet suivant, date de la publication de la cession. Elle soutient en effet que la société NESTEC ayant disparu n’a pu transmettre aucun droit portant sur la période postérieure à la fusion, tandis que la société SPN n’est recevable à agir qu’à compter de la publication de la cession. La société SPN conclut au rejet de cette fin de non-recevoir. Elle soutient qu’el e est recevable à agir en contrefaçon depuis le 10 juil et 2019, sur le fondement de la subrogation dans les droits et actions de la société NESTEC qui s’est opérée par l’effet du traité de fusion s’agissant des faits antérieurs au 27 mai, et en son nom propre pour la période postérieure à cette date. Sur ce, Selon l’article L.615-2 du code de la propriété intellectuelle “L’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n’exerce pas cette action. Le breveté est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le licencié, conformément à l’alinéa précédent. Le titulaire d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17- 1 et L. 613-19, peut exercer l’action en contrefaçon si, après la mise en demeure, le propriétaire du brevet n’exerce pas cette action.

Tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.” Aux termes de l’article L. 613-8 de ce même code, “Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie. Ils peuvent faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une concession de licence d’exploitation, exclusive ou non exclusive. Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence imposées en vertu de l’alinéa précédent. Sous réserve du cas prévu à l’article L. 611-8, une transmission des droits visés au premier alinéa ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission. Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité.” Il résulte enfin de l’article L. 613-9 que “Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industriel e. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits. Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.” Ces dispositions sont constamment interprétées comme excluant le droit d’agir en contrefaçon de tout cessionnaire ou licencié exclusif d’un brevet tant que l’acte d’où il tient ses droits n’a pas été publié (Cass. Com., 7 juillet 2004, pourvoi n° 02-19.041; Cass. Com., 3 avril 2012, pourvoi n° 11-14.848). Le cessionnaire est en revanche recevable à agir dès la publication de la cession et ce, avec effet rétroactif de sorte que l’action peut concerner les faits antérieurs à la cession, pour peu que l’acte de cession le spécifie : “Statuant sur l’action en contrefaçon et en indemnisation engagée par une société alors qu’el e était titulaire d’une licence exclusive d’exploitation, justifie sa décision la cour d’appel qui, pour écarter l’objection du défendeur selon laquelle, la demanderesse étant devenue entre-temps propriétaire du brevet, sa demande indemnitaire avait changé de nature et était nouvelle en appel, retient que la société a acquis le brevet par acte du 27 juin 1994 avec effet rétroactif à la date du dépôt de la demande, par un acte publié au registre national des brevets le

21 juil et suivant, qui stipulait le transfert à son profit du droit de poursuivre les faits de contrefaçon commis antérieurement à la conclusion du contrat, de sorte qu’ayant obtenu après le jugement, par la cession du brevet et sa publication au registre national des brevets, la qualité de propriétaire et le droit de l’opposer aux tiers, la société était recevable en vertu des articles L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle et 564 du code de procédure civile à intervenir pour défendre ses droits en cette qualité (propriétaire) devant la cour d’appel et réclamer réparation du préjudice causé par la contrefaçon” ( Cass. Com., 11 janvier 2000, pourvoi n° 97-10.838, Bull. 2000, IV, n° 6), sans qu’il y ait lieu donc de distinguer les différentes périodes et en particulier d’exclure la période comprise entre la cession et la publication (voir également CA Paris, 5 octobre 2011, RG n°09/2423). Il en résulte que, si la société SPN n’est recevable à agir en contrefaçon que depuis le 10 juil et 2019, elle est néanmoins, à compter de cette date, recevable à invoquer les faits antérieurs, la fusion ayant produit ses effets dès le 27 mai précédent, pour les périodes précédant comme suivant cette date par l’effet de la transmission universelle du patrimoine attaché à la fusion. La fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la société SPN pour la période comprise entre le 28 mai et le 10 juil et 2019 sera donc rejetée. 2°) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La société K-FEE soutient que les demandes de la société SPN portant sur des faits antérieurs au 20 mai 2016 sont prescrites, tandis qu’en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, cette fin de non-recevoir doit impérativement être soulevée devant le juge de la mise en état. La société SPN ne conteste pas que les faits antérieurs au 20 mai 2016 sont prescrits mais soutient qu’il s’agit ici d’une défense au fond, dès lors qu’elle ne forme aucune demande portant sur une période antérieure à cette date et qu’il appartiendra le moment venu au juge du fond de limiter la période sur laquelle pourront porter les demandes d’information. Sur ce, Selon l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)

6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’el e statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non- recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.” Aux termes de l’article 122 de ce même code, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Force est en l’occurrence de constater que les demandes de la société SPN ne comportent aucune limite temporelle tandis que sa demande au titre du droit d’information porte sur une période indiscutablement prescrite, le dispositif de l’assignation mentionnant en outre expressément que les éléments sol icités serviront de base à une demande indemnitaire ultérieure. Il en résulte que l’incident concerne bien une fin de non-recevoir et non une défense au fond et qu’il convient en l’occurrence d’accueillir cette fin de non-recevoir, le décompte de la société K-FEE n’étant en lui-même pas contesté. Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées. PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Le juge de la mise en état, ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SPN au titre de la période comprise entre le 28 mai 2019 et le 10 juil et 2019 ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite toute demande de la société SPN portant sur des actes commis par la société K-FEE SYSTEM GmbH avant le 20 mai 2016 ; RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du m ardi 22 s eptembre 2 022 à 14 heures pour clôture éventuelle au terme du calendrier suivant :

- 01/04/2022 (date relais) pour les conclusions de la société K-FEE SYSTEM GmbH,
- 01/06/2022 (date relais) pour les conclusions de la Société des Produits Nestlé,
- 01/09/2022 (date relais) pour les conclusions de la société K-FEE SYSTEM GmbH. La Greffière, Le Juge de la mise en état