T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■
3e chambre 3e section N° RG : 15/01377 N° MINUTE : Assignation du : 15 Janvier 2015	ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 Octobre 2016

DEMANDERESSES

[…]

[…]

6411 HEERLEN (PAYS-BAS)

Société DSM D E B.V.

[…]

2613 DELFT (PAYS-BAS)

représentées par M^e Benoit STROWEL & M^e Denis MONEGIER DU SORBIER de l’AARPI HOYNG MONEGIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512

DÉFENDERESSES

Société H A/S

[…]

[…]

Société X S.A.S.

[…]

[…]

Société H I J

[…]

[…]

[…]

Société X B.V.

[…]

3012 ROTTERDAM (PAYS-BAS)

représentées par M^e Marina COUSTE du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0097

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Carine GILLET, Vice-Président

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 27 Septembre 2016 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Octobre 2016.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

Les sociétés DSM IP ASSETS B.V et DSM D E B.V. (ci-après appelées «DSM ») sont respectivement propriétaire et licenciée exclusive du brevet EP 1 954 808 (ci-après EP808) relatif à une “préparation de lactase produisant un goût normal”, délivré le 1^er janvier 2014 sur la base d’une demande Euro/PCT déposée le 18 novembre 2006, publiée le 31 mai 2007, sous le n° WO2007060247.

La division d’opposition de l’OEB a le 28 avril 2016 a maintenu le brevet sous une forme modifiée, notamment pour ne concerner que le lait UHT.

Appel actuellement en cours tant des sociétés DSM que H a été interjeté devant la chambre des recours de l’OEB.

Par actes du 15 janvier 2015, les sociétés DSM IP ASSETS BV et DSM D SPECIALITIES BV ont fait assigner devant ce tribunal, les sociétés H A/S, H I J, X SAS et X BV, en contrefaçon des revendications n° 1 et 17 du brevet EP808 outre mesures accessoires.

La société H a par acte du 27 avril 2015, fait assigner la société DSM IP ASSETS, en nullité de l’intégralité des revendications du brevet et cette procédure a été jointe à la précédente.

Le juge de la mise en état a par ordonnance du 15 avril 2016, rejeté comme tardif et dilatoire le sursis à statuer réclamé par les sociétés H.

Par conclusions du 25 mai 2016, les sociétés DSM ont saisi le juge de la mise en état aux fins d’organisation d’une mesure d’interdiction provisoire.

Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par voie électronique le 31 août 2016, les sociétés DSM sollicitent du juge de la mise en état de :

par application des textes susvisés et en particulier les articles L613-3, L613-4, L615-1, L615-3 du code de la propriété intellectuelle et 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au vu de l’article 514 code de procédure civile, des présentes conclusions et des pièces énumérées au bordereau annexé,

— Dire les sociétés DSM IP ASSETS B.V. et DSM D E B.V. recevables et bien fondées en leurs demandes,

Et y faisant droit,

— Dire et juger qu’en fournissant et offrant de fournir, sur le territoire français le Lactozym Pure à toute personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention, les sociétés H A/S, H I J, X SAS et X B.V. commettent vraisemblablement des actes de contrefaçon, au sens de l’article L613-4 du code de la propriété intellectuelle, de la revendication 1 du brevet EP808 telle que modifiée provisoirement, concernant le lait UHT, ce qui constitue nécessairement la contrefaçon de la revendication 1 telle que délivrée concernant les produits laitiers en général, y compris le lait UHT,

— Dire et juger qu’en offrant, mettant dans le commerce, utilisant, important, exportant de J ou détenant aux fins précitées le Lactozym Pure, les sociétés H A/S,

H I J, X SAS et X B.V. commettent vraisemblablement des actes de contrefaçon, au sens de l’article L613-3 du code de la propriété intellectuelle, de la revendication 6 du brevet EP808 telle que modifiée provisoirement, concernant le lait UHT, ce qui constitue nécessairement la contrefaçon de la revendication 17 telle que délivrée, concernant les produits laitiers en général, y compris le lait UHT,

A titre subsidiaire,

— Dire et juger qu’en fournissant ou offrant de fournir le Lactozym Pure sur le territoire français à toute personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention, les sociétés H A/S, H I J, X SAS et X B.V. commettent vraisemblablement des actes de contrefaçon, au sens de l’article L613-4 code de la propriété intellectuelle, de la revendication 6 du brevet EP808 telle que provisoirement modifiée concernant le lait UHT, ce qui constitue nécessairement la contrefaçon de la revendication 17 telle que délivrée concernant les produits laitiers en général, y compris le lait UHT,

En conséquence,

— Faire interdiction aux sociétés H A/S, H I J, X SAS et X B.V., directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, d’offrir, mettre dans le commerce, d’utiliser, d’importer, d’exporter de la J ou de détenir aux fins précitées le Lactozym Pure ou toute autre préparation de lactase reproduisant les caractéristiques du brevet EP808, et ce sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard, passé un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

— Faire interdiction aux sociétés H A/S, H I J, X SAS et X B.V., directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, de fournir ou d’offrir de fournir sur le territoire français le Lactozym Pure ou toute autre préparation de lactase reproduisant les caractéristiques du brevet EP808, à toute personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention, et ce sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard, passé un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

— Dire que le juge de la mise en état se réservera la liquidation des astreintes ainsi prononcées, par application de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution,

— Condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser aux sociétés DSM IP ASSETS B.V. et DSM D E B.V. la somme de 95.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner les mêmes aux entiers dépens.

En réplique dans le dernier état de leurs prétentions, suivant conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2016, les sociétés H et X demandent au juge de la mise en état :

Vu l’article 122 et suivants du code de procédure civile,

Vu l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme,

Vu l’article L. 615-3 du code de propriété intellectuelle,

Vu les articles L613-2, L613-3, L613-4, L614-9, L614-12 et L615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

Vu l’Article 138 (1), a) et b) de la Convention sur le Brevet Européen (CBE), pris avec les dispositions des articles 54, 56 et 83 de la CBE,

Vu la procédure d’opposition en cours à l’Office Européen des Brevets (OEB),

Vu l’ensemble des pièces citées et des écritures échangées sur le fond et dans le cadre des précédents incidents,

1. Sur la nullité du brevet européen EP 1 954 808

— CONSTATER que le brevet européen n° 1 954 808 a déjà été limité dans le cadre de sa délivrance par son titulaire, la société DSM IP Assets B.V. ,

— CONSTATER que le brevet européen n° 1 954 808 a été drastiquement amendé lors de la procédure d’opposition (7 revendications sur les 20 initiales ; avec une triple limitation de toutes les revendications indépendantes : abandon de la référence aux produits laitiers, dont le lait en tant que tel; limitation au seul lait UHT et lactase produite intracellulairement) et que de nombreux passages de sa description ont été supprimés,

— CONSTATER qu’il existe une nullité manifeste des revendications 1et 17 telles que délivrées et ici opposées,

2. Sur l’absence de contrefaçon du brevet européen EP 1 954 808

— CONSTATER que le brevet européen n’est opposable aux sociétés H I J, H A/S., X et X B.V qu’à compter de sa date de délivrance le 1^er janvier 2014, étant précisé que les sociétés X et X B.V. n’en ont eu connaissance qu’à partir du 15 décembre 2014,

— CONSTATER que les produits Lactozym Pure 2600 L, Lactozym Pure 2600 LS et Lactozym Pure 1300 LS n’ont fait l’objet d’aucun test et qu’ils doivent donc être déclarés comme étrangers aux présents débats,

— CONSTATER que le procédé couvert par la revendication 1 du brevet européen n° 1 954 808 ou l’utilisation couverte par la revendication 17, telles que limitées au seul lait UHT, ne peuvent être mis en œuvre en J, sauf à violer les dispositions réglementaires en vigueur,

3. Sur les saisies-contrefaçon réalisées le 15 décembre 2014

— CONSTATER que les saisies-contrefaçon poursuivies sont entachées de multiples griefs qui auront pour conséquence de les annuler, à tout le moins partiellement,

En tout état de cause,

— DÉCLARER IRRECEVABLES les sociétés DSM de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

— DÉBOUTER les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

— DIRE ET JUGER que les sociétés défenderesses n’ont commis aucune atteinte vraisemblable aux revendications opposées, notamment des revendications 1 et 17, du brevet européen EP 1 954 808,

— CONDAMNER in solidum les sociétés DSM à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 80.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— CONDAMNER in solidum les mêmes aux dépens et autoriser M^e Marina Cousté, avocat, à les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’incident a été plaidé le 27 septembre 2016.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux moyens et prétentions des parties développés dans leurs écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les sociétés DSM indiquent avoir commercialisé en 2008 en précurseurs, le produit Maxilact LGX, qui met en oeuvre le brevet EP808, qui consiste en une préparation de lactase avec une faible activité arylsulfatasique, qui décompose le lactose en ses composants (glucose et galactose) afin de permettre une digestion efficace pour les personnes souffrant d’intolérance au lactose et une réduction de la saveur anormale d’un produit sans lactose .

Elles estiment que le Lactozym Pure que les défenderesses ont mis sur le marché, en 2010, constitue une contrefaçon de leur produit, qui a participé à l’érosion du prix et de la marge qu’elles retiraient de l’exploitation de l’invention.

Les sociétés DSM sollicitent l’interdiction provisoire du Lactozym Pure.

En application des dispositions de l’article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle : "Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en reféré la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon…

Saisie en reféré ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente".

Il appartient au juge de la mise en état de considérer l’atteinte alléguée aux droits du titulaire et le sérieux des contestations qui sont élevées pour s’opposer aux mesures demandées qui peuvent porter sur la validité et la portée du titre lui-même et de faire droit, le cas échéant, aux mesures d’interdiction sollicitées, au regard du principe de proportionnalité, dans l’hypothèse d’une contrefaçon vraisemblable.

Les sociétés défenderesses contestent le caractère vraisemblable de l’atteinte aux droits des société DSM aux motifs que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon seraient manifestement nuls; que le brevet n° EP808 serait nul pour défaut de nouveauté et pour défaut d’activité inventive; que la mise en oeuvre du brevet serait contraire aux dispositions légales et réglementaires françaises ; qu’elles bénéficient d’un droit de possession personnelle antérieure, qui constitue une exception légale; qu’il n’est pas établi que le produit Lactozym Pure commercialisé par la société H et distribué en J par la société X, reproduise les caractéristiques du brevet.

Sur la recevabilité de la demande d’interdiction provisoire

Préalablement, les défenderesses exposent qu’à défaut pour les sociétés demanderesses, d’établir la poursuite à ce jour, des prétendus actes de contrefaçon, hormis les constatations opérées dans le cadre des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 15 décembre 2014, la demande tendant à l’interdiction provisoire est irrecevable.

Toutefois au vu des pièces DSM n°8 et 33, les sociétés X et H offrent et utilisent, au sens de l’article L613-3 du code de la propriété intellectuelle, encore en mai 2016 et aout 2016,en Europe et y compris en J, le produit Lactozym Pure, susceptible d’être contrefaisant, ainsi qu’il ressort des sites internet de chacune d’entre elles, accessibles pour le public français.

Et il n’appartient pas aux demanderesses de multiplier les saisies-contrefaçon qui ne constituent qu’un mode de preuve parmi d’autres, pour établir la persistance des faits constatés, mais bien au contraire aux défenderesses, de justifier qu’elles ont mis fin aux pratiques ainsi révélées, arguées de contrefaçon.

Sur la validité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon

Les sociétés défenderesses invoquent la nullité à tout le moins partielle, de l’ensemble des saisies-contrefaçons du 15 décembre 2014, car les opérations ont permis l’appréhension de documents antérieurs au 1^er janvier 2014, date d’opposabilité du brevet.

Toutefois, ce grief n’est pas de nature à entraîner la nullité des opérations de saisie-contrefaçon, sauf au juge du fond le cas échéant d’apprécier, pour fonder son opinion, l’opportunité de ces documents et de les écarter si nécessaire. Ce moyen est inopérant.

Il est également contesté les conditions de collecte des échantillons, au mépris des termes de l’ordonnance l’autorisant, lors des opérations de saisie dans les locaux de la société X à Lieusaint et le sort de ceux-ci, notamment d’un bidon n°199.

Aux termes de l’ordonnance sur requête, l’huissier est autorisé à prélever trois échantillons, “étant précisé qu’au moins un des dits échantillons sous a/ et/ou sous b/ sera ensuite remis par l’huissier à la requérante et/ou à tout expert ou laboratoire choisi par elle, à fin d’analyse et qu’un deuxième échantillon sera conservé par tout expert ou laboratoire choisi par la requérante qui en assurera la garde”.

[…], portant les références 0199, 0195 et 0203, ont été saisis le 15 décembre 2014 (pièce demandeurs 18.3 page 7). Ces trois échantillons enserrés dans un film plastique, sur une palette en bois, ont été remis par l’huissier instrumentaire “à 17 h à monsieur F G , chauffeur au service de la société Eurodirect (…)”, pour être transportés dans les locaux de la société STEF à Montsoult (même pièce page 8 et bon de livraison en annexe). La réception à 19h10 des mêmes bidons, sous scellés intègres et l’entreposage de ceux-ci, dans une chambre froide sécurisée dans les locaux de la société Stef à Montsoult , a été constatée par procès verbal de constat du 15 décembre 2014, dressé par un autre huissier (M^e K-L) (pièce demandeur n°35).

Le procès verbal du 17 décembre 2014 (pièce n°37) décrit le transport, depuis les locaux de la société STEF, des deux bidons portant les n° 199 et 203, à destination du laboratoire CVS et de DSM biotechnology Center suivant lettre de voiture.

Le bidon n°203 a été réceptionné le17 décembre 2014 à 9 heures par le laboratoire CVG à Dury (80) (pièce demandeur n° 38).

Le procès verbal du 19 décembre 2014 (pièce demandeur n°36) relate le transfert du bidon n°0195 depuis les entrepôts STEF, à destination de la société Biothesys Gmbh, dans une camionnette réfrigérée (lettre de voiture photographiée en annexe), où il a été réceptionné le même jour (pièce n° 29- rapport d’analyse du 09 janvier 2015, pages 2 et 3).

Le sort du bidon n°199 est sans intérêt, car il n’est pas invoqué par les sociétés DSM et l’ordonnance a été parfaitement respectée. Elle autorise en effet la saisie de trois bidons, mais elle ne prévoit la destination que de “au moins un échantillon” (en l’espèce, un) et d’un deuxième, ce qui a été respecté par les demanderesses.

En ce qui concerne la saisie à Fontenay sous Bois (X), il est allégué d’une substitution de l’huissier, par l’expert. Toutefois, les mentions du procès-verbal établissent clairement que c’est l’huissier qui a instrumenté et dirigé les opérations, tout en consignant distinctement de ses propres constatations, les observations des conseils en propriété présents (“Madame Y me fait observer que, attire mon attention, me fait remarquer que…”) (pièce DSM n°18-2).

Quant aux saisies réalisées au sein des sociétés H J et H I J, situées dans les mêmes locaux, les défenderesses estiment qu’elles se sont chevauchées, la seconde intervenant alors que la première ne se trouvait pas encore clôturée.

Toutefois, les opérations ont été diligentées en vertu de deux ordonnances distinctes, concernant deux personnes morales distinctes et quand bien même le tribunal seul à même d’apprécier la validité de ces derniers procès verbaux, concluait à la nullité des opérations, les sociétés demanderesses en tout état de cause, se fondent sur d’autres éléments de preuve.

Sur le brevet

Le brevet EP808 a pour titre préparations enzymatiques conduisant à un goût pur.

Il est issu de la demande PCTn°068819802 déposé le 28 novembre 2006 et revendique la priorité de la demande de brevet EP05111392 du 28 novembre 2005 et de la demande de brevet EP06113062 du 25 avril 2006. Il a été délivré le 1^er janvier 2014.

L’invention concerne un procédé de production d’un produit laitier.

Le brevet explique que les enzymes sont couramment utilisées pour améliorer la nature des produits alimentaires [p.1- L 7-10] et la saveur de divers produits alimentaires d’origine animale [p.1-L20].

L’enzyme lactase, qui catalyse l’hydrolyse du lactose [p.1 L 30 et s.] est utilisée de manière industrielle pour le traitement des produits laitiers, ce qui intéresse les populations présentant une intolérance au lactose [p.2 L 4 à 10; L12-13] et ce qui permet de fournir des produits ayant une texture homogène [L24-25] . La lactase peut aussi être utilisée pour augmenter le goût sucré des produits contenant du lactose, tels que le lait ou le yaourt [p.2 L26 et s.; p3 L5].

Le traitement par lactase peut être effectué préalablement ou après le traitement thermique du lait [p.2 L16-17].

La lactase est souvent un composant intracellulaire de micro-organismes, celle à pH neutre [p.3 L18] est habituellement préférée pour des applications aux produits laitiers [p.4 L 5].

Toutefois, le traitement enzymatique peut occasionnellement produire des effets secondaires inattendus et indésirables, comme le développement d’une saveur altérée [p.4 L 10-13], ce qui a été décrit dans la littérature [p.4 L 14 et s., p.5 L3, L8, L15].

La formation de saveurs altérées est cruciale dans des produits ayant une longue durée de conservations stockés à température ambiante [p.10 L20 et s.], comme le lait UHT qui est très sensible à la formation de saveurs altérées. Lorsqu’une préparation de lactase ne génère pas de de saveurs altérées dans le lait UHT, elle ne générera pas habituellement de saveurs altérées dans d’autres applications. [p.10 L26].

Il a été constaté que la présence d’arylsulfatase, qui est une activité enzymatique dans les préparation de lactase, provoque un développement important de saveurs altérées dans un produit [p.5 L30 et s., p.11 L 11 à 16] et que l’utilisation d’une préparation enzymatique ayant une activité arylsulfatasique réduite ou absente, entraîne une réduction importante du développement des saveurs altérées [p.5 L 33, p.6 L 1-2].

L’arylsulfatase est à elle seule capable de mimer les saveurs altérées [p.6 L 13-14 ] et notamment le p-cresol, généré par l’arylsulfatase est un composé clé des saveurs altérées [P.11 L25-29].

L’élimination de l’arylsulfatase entraîne l’élimination des saveurs altérées [p.12 L6-8]

Il est donc préconisé l’utilisation d’une préparation enzymatique sensiblement dépourvue d’arylsulfatase (activité soit absente, soit à un taux faible) [p.14 L 6 et s.]

L’invention se propose donc [p.6 L24-30] de fournir un procédé de production d’un produit laitier, comprenant l’utilisation d’une lactase neutre [p.7 L4-5], produite de préférence de manière intracellulaire [p.7 L3], comprenant moins de 30 unités d’activité arylsulfatasique par NLU d’activité lactasique, préférablement moins de 20, ou plus préférablement moins de 10.

L’invention concerne également l’utilisation de la préparation enzymatique pour empêcher ou réduire le développement de saveurs altérées [P19 L26-28]

Pour réaliser ces objectifs, il est précisé les méthodes pour éliminer l’arylsulfatase (procédé chromatographique p.11 L 17-18; p12 L5; par mutagénèse physique ou chimique p.20 L3; manipulation génétique recombinante, croissance dans un milieu contenant un excès de sulfate (p.21 L25 et s.), par génie génétique (p.22 L13 et s.), par Z recombinée (p.24 L1 et s.).

Ainsi la portée de cette invention est de proposer un procédé de production d’un produit laitier avec une lactase neutre enzymatique intracellulaire, présentant un ratio inférieur à un certain seuil et l’utilisation d’une préparation, afin d’empêcher ou de réduire le développement de saveurs altérées.

Les sociétés DSM opposent les revendications 1 et 17 du brevet n° EP808, tel que délivré qui sont libellées comme suit :

«1. Procédé de production d’un produit laitier, comprenant l’utilisation d’une préparation d’une lactase neutre à partir de Kluyveromyces comprenant moins de 30 unités d’activité d’arylsulfatasique par Unité de Lactase Neutre (NLU) d’activité lactasique»

«17 . Utilisation d’une préparation d’une lactase neutre à partir de Kluyveromyces, comprenant moins de 30 unités d’activité d’arylsulfatasique par Unité de Lactase Neutre (NLU) d’activité lactasique, pour la production d’un produit laitier. »

Sur opposition le brevet a été maintenu sous une forme modifiée et libellé comme suit (décision de la division d’opposition du 28 avril 2016), sous les n°1 et 6 (modifications soulignées)

«1. Procédé de production d’un produit laitier, comprenant l’utilisation d’une préparation d’une lactase neutre de Kluyveromyces comprenant moins de 30 unités d’activité arylsulfatasique par Unité de Lactase Neutre (NLU) d’activité lactasique et dans lequel ledit produit laitier est un lait UHT et ladite lactase est une lactase produite de manière intracellulaire»

«6.Utilisation d’une préparation d’une lactase neutre à partir de Kluyveromyces comprenant moins de 30 unités d’activité arylsulfatasique par NLU d’activité lactasique, pour la production d’un produit laitier et dans laquelle ledit produit laitier est un lait UHT et ladite lactase est une lactase produite de manière intracellulaire»

La décision de la Division d’opposition ayant été contestée devant la Chambre des recours et l’appel n’étant pas suspensif, le brevet tel que délivré demeure en vigueur.

Néanmoins, les sociétés DSM se prévalent des revendications telles que modifiées, indiquant que si celles-ci sont contrefaites, les revendications telles que délivrées qui sont plus larges, le sont nécessairement aussi.

Les sociétés défenderesses s’opposent aux mesures provisoires d’interdiction, estimant que tant le brevet tel que délivré, que le brevet en sa version limitée, sont dépourvus de nouveauté et d’activité inventive.

*Sur la nullité du brevet pour défaut de nouveauté

Les sociétés H et X exposent que le brevet est dépourvu de nouveauté, car les revendications du brevet tel que délivré, sont antériorisées par plusieurs documents qui établissent qu’elles étaient connues de l’art antérieur, tout comme le brevet en sa forme limitée, applicable au seul lait UHT.

— utilisation antérieure en J et au Japon (pièces défenderesses n°13,14,16 à 22)

Il est établi selon les défenderesses qu’une préparation de lactase neutre de K.Lactis fabriquée le 13 octobre 2004, par la société japonaise Nagase, vendue à la société Amano Japon, le 06 mai 2005 et renommée Lactase Y Amano L, a été cédée le même jour, à la société japonaise Pokka Corp. afin d’être utilisée dans le traitement de lait de vache. Le même lot a été testé par Nagase le 20 décembre 2007, afin de déterminer le ratio ASU/ NLU dont la valeur était de 1,8.

Elles ajoutent qu’un autre lot a été fabriqué par Nagase le 15 septembre 2004, vendu à Amano le 20 janvier 2005 qui l’a cédé le même jour à la société Amano Enzyme Europe Ltd , laquelle l’a cédé à la société Mitsubishi J SA le 21 janvier 2005, pour être livrée à l’utilisatrice finale, la société Laiterie Saint Denis de l’Hotel et a été nécessairement utilisé pour le traitement du lait de vache, notamment UHT compte tenu des activités de l’époque de cette société française.

Les défenderesses en déduisent que l’utilisation d’une lactase pour hydroliser le lactose était publiquement connue et que ce moyen a été mis en circulation dans le commerce sans restriction.

Il est donc établi que le moyen essentiel de l’invention a été publiquement divulgué avant la date de priorité du 28 novembre 2005.

Les sociétés demanderesses soutiennent que l’usage antérieur n’est pas établi et que la préparation n’a pas été mise à la disposition du public, rappelant que l’argument a été écarté par l’OEB.

L’invention est nouvelle si elle n’est pas comprise dans la technique, qui est constitué de tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande.

Le caractère public de la divulgation du procédé est contesté par les sociétés DSM, en cela suivies par l’OEB.

En outre, en tout état de cause, si comme le soutiennent les défenderesses, l’utilisation d’une préparation de lactase neutre, appliquée au traitement de produits laitiers, alors par ailleurs qu’était parfaitement connu l’usage par l’industrie alimentaire d’enzymes pour améliorer la nature et la saveur des aliments et notamment l’enzyme lactase neutre, pour traiter les produits laitiers, s’est trouvée divulguée antérieurement à la demande de brevet, il n’en demeure pas moins que l’action contaminante de l’arylsulfatase n’a pas été révélée à cette occasion.

D’ailleurs, les défenderesses se réfèrent à des tests révélant un ratio ASU/NLU sur la lactase neutre utilisée, qui se sont déroulés en 2007 et 2014, soit bien postérieurement à la date de dépôt de la demande.

— Husssein et al. 1988

L’article invoqué concerne la purification d’une préparation de lactase à partir de K. Lactis, par deux méthodes (précipitation à l’acétone et précipitation avec du sulfate d’amonium), la préparation présentant un pH optimal de 6,5 à 7, utilisé pour traiter le lactose contenu dans du lait écrémé reconstitué.

Les défenderesses indiquent que la méthode décrite par A a été reproduite par le docteur B (leur pièce n°9) et par le professeur Urdacci (leur pièce n°39) et qu’elle a permis d’obtenir une préparation de lactase présentant un ratio d’activité arylsulfatasique/ activité lactasique, de 0, de sorte que les caractéristiques de l’invention sont reproduites.

Toutefois ce document (au demeurant qui n’a pas été retenu par l’OEB) n’est pas pertinent en ce qu’il ne décrit pas une séparation de la lactase et de l’arysulfatase et que les conditions de réalisation de l’expérience (absence de reproduction fidèle de la méthode préconisée de purification de l’enzyme) sont contestées.

— Mahoney 2003 (pièces des défenderesses n°10, 11 50, §32 Piece 50)

Ce document a pour objet la mise en oeuvre d’une préparation d’une lactase neutre et intracellulaire obtenue par purification chromatographique à partir de K.Lactis dans le cadre de la production d’un produit laitier. La méthode qui y est décrite a été mise en oeuvre par le docteur C et le professeur Winther.Les défenderesses soutiennent que la préparation de la lactase selon Mahoney entrainerait intrinséquement, la caractéristique C du brevet (à savoir un ratio ASU/ NLU inférieur à 10).Toutefois, ce document n’évoque pas plus l’action contaminante de l’arylsulfatase.

Ainsi le brevet EP808 n’apparait pas manifestement nul pour défaut de nouveauté.

*sur la nullité du brevet pour défaut d’activité inventive

Selon les défenderesses, le problème technique prétendument résolu consiste en l’élimination du développement de saveurs altérées dû à la présence d’arylsulfatases et l’identification des saveurs dont celles altérées est une opération de routine pour l’homme du métier, lequel d’évidence chercherait à empêcher la formation et le développement des saveurs indésirables par des techniques de purification connues.L’effet technique de la combinaison des caractéristiques n’est pas spécifié dans les revendications, mais fait partie du problème posé.

Les défenderesses exposent que la limite supérieure du ratio ASU/NLU est arbitraire, (passée de 40 à 30, sans explication aucune), qu’il n’y a pas d’invention pour les valeurs inférieures de 0 à 8; que cette caractéristique du brevet n’est pas limitante et qu’un rapport d’études du centre NIZO (pièce défenderesses n°23) démontre que le ratio ASU/ NLU n’est pas lié au développement de saveurs altérées. Le ratio n’est donc pas pertinent selon elles, pour apprécier l’activité inventive et l’homme du métier, soit une équipe de techniciens dotés de compétences en microbiologie, enzymologie, fermentation, biochimie et en techniques de purification et d’analyses, sera à même au vu de ses connaissances générales et des enseignements tels que l’usage antérieur au Japon et issus du document Mahoney, d’y parvenir, ou alternativement au vu du document Mittal (pièce défenderesses n°12), qui préconise l’hydrolyse du lactose par des préparations de lactase aussi pures que possible et de qualité constante.

En outre, selon les défenderesses, le problème technique n’est pas résolu car aucune garantie n’est donnée, quant à l’apparition ultérieure de saveurs indésirables, à l’issue d’un temps de stockage.

Toutefois, l’objet de l’invention consiste, non pas en l’élimination des saveurs contaminantes, mais en une réduction de celles-ci, de sorte que le procédé couvert par l’invention, résout le problème posé.

L’homme du métier, qui peut consister en l’espèce, en une équipe plurale de techniciens comme le préconisent les défenderesses, même s’il connaissait, au vu de l’état de la technique, l’utilisation pour le traitement industriel des produits laitiers, d’une préparation de lactase neutre (Mahoney) dépourvue autant que possible de prothéases contaminantes (enseignement Mittal), n’était pas en mesure d’effectuer un développement le conduisant à l’invention (à savoir la réduction de l’activité arylsulfatasique de la lactase utilisée, car cette notion lui était jusqu’alors inconnue).

Le brevet n’est donc pas manifestement nul, étant précisé par ailleurs que la méthode pour déterminer la valeur en unités arylsulfatase (ASU) y est suffisamment décrite.

Sur l’atteinte vraisemblable

Les sociétés DSM estiment établir par les pièces qu’elles versent au débat que les sociétés H I J et H AS, les sociétés X et X BV fournissent et offrent de fournir, sur le territoire français, le Lactozyme Pure, au profit de tiers autres que la personne habilitée, sans le consentement du breveté et que ce produit constitue un élément essentiel de l’invention, apte et destiné à la mise en oeuvre de l’invention, en connaissance de cause des défendeurs (au moins présumée du fait de leur qualité de professionnels avertis).

La fourniture et l’offre de fournitures, par les défenderesses du produit litigieux, au vu des éléments recueillis dans le cadre des saisies-contrefaçons sont difficilement contestables.

Le rapport d’analyse du 20 février 2014 d’un échantillon de Lactozym Pure 6500L collecté en Allemagne (pièce n° 39 DSM) et le rapport réalisé le 09 janvier 2015 (pièce DSM n° 29), par le laboratoire indépendant Biotesys (pièce DSM n°40) sur l’échantillon n°195 prélevé au cours de la saisie dans les locaux de la société X à Lieusaint, établissent que le produit litigieux est une lactase neutre de Kluyveromyces,produite de manière intracellulaire utilisé pour l’hydrolyse du lactose et présentant un ratio d’unités d’activité arylsulfatase, par unité de lactase neutre, inférieur à 30.

Le fait que le premier échantillon ait été collecté en Allemagne, dès lors qu’il s’agit du même produit, ou encore que les tests précités n’aient pas été réalisés sous contrôle d’huissier, n’affectent pas la valeur probante de ces essais.

Il se déduit de la présentation par les défenderesses de leurs produits sans distinction entre eux, dans leurs sites internet et leurs brochures, que tous les produits de la gamme Lactozyme Pure quelle que soit leur appellation( 6500 L, 2600L, 2600LS ou 1300 LS) présentent les mêmes caractéristiques.

Le produit litigieux présente les caractéristiques de l’invention et il est destiné au traitement de produits laitiers, dont notamment, le lait UHT.

Dès lors la contrefaçon indirecte de la revendication 1 de procédé, par les défenderesses est vraisemblable.

La contrefaçon directe de la revendication 6 d’utilisation telle que modifiée (lait UHT) est également établie, puisque le produit en cause reproduit les caractéristiques du produit protégé par le brevet, a été offert, utilisé, importé, détenu, aux même fins que celles visées dans le brevet.

La revendication 6, limitée aux laits UHT, de portée plus restreinte que la revendication 17 telle que délivrée initialement (applicable aux produits laitiers), est néanmoins incluse dans cette dernière, qui est donc également contrefaite.

Pour s’opposer à l’existence de la contrefaçon, les défenderesses ne peuvent invoquer une exception de possession personnelle antérieure, au sens de l’article L7613-7 du code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’elles n’établissent pas que le Lactozym Pure correspond strictement à la lactase Y Amano L de la société Amano,déjà connue antérieurement et dont au demeurant il a été indiqué que cet usage antérieur ne portait pas sur une des caractéristiques de l’invention ( ratio ASU/NLU inférieur à 30).

Les défenderesses soutiennent également qu’il ne peut y avoir de contrefaçon, en J, pour une application au seul lait UHT, car le seul mode de réalisation envisageable du brevet est celui de l’ajout de l’enzyme postérieurement au traitement thermique ultra haute température, car à l’inverse l’ajout de la lactase avant le traitement UHT aurait pour effet inéluctable d’inactiver l’enzyme. Et selon elles, l’ajout de la lactase après le traitement UHT du lait est interdit en J par les textes législatifs et réglementaires (article 3 c/ 1° du décret du 25 mars 1924 et arrêté du 19 octobre 2006 qui exige que les enzymes soient désactivées). Seule étant admise en J, l’addition de lactase avant le traitement UHT, à la suite duquel toutes les enzymes sont inactivées.

Cependant, le brevet autorise l’introduction de la lactase neutre avant ou après le traitement UHT, ainsi qu’il est spécifié dans la partie descriptive du brevet (page 2 lignes 16-17) même si les exemples du brevet ne portent que sur l’hypothèse d’un ajout de la lactase après traitement UHT.

En outre les textes invoqués n’exigent la destruction que des enzymes “dont la présence ou la prolifération pourrait altérer le lait ou le rendre impropre à la consommation humaine”, ce qui n’est pas le cas de la lactase et l’annexe de l’arrêté n’exige pas que l’inactivation des enzymes soit obtenue par traitement UHT alors qu’elle peut l’être par le biais d’autres procédés comme la pasteurisation.

Ainsi, les contestations des sociétés défenderesses n’apparaissent pas sérieuses.

Toutefois, la chambre des recours de l’OEB étant saisie par les deux parties, indépendamment de l’absence de caractère suspensif de ce recours, l’aléa qui pèse sur le contenu des revendications et sur la portée des droits du breveté ne peut être ignoré, avec une possible modification de celles-ci, de sorte que les mesures d’interdiction sollicitées n’apparaissent pas opportunes, eu égard à la gravité de celles-ci, alors qu’en tout état de cause, les sociétés défenderesses appartenant à de grands groupes seront en mesure d’assumer le cas échéant, les conséquences financières d’une éventuelle contrefaçon et que les sociétés demanderesses n’établissent pas quant à elle, sauf leurs propres allégations, les conséquences financières liées à la commercialisation à compter de 2010, du produit Lactozym Pure, argué de contrefaçon.

La demande d’interdiction provisoire sera donc écartée.

Les sociétés DSM qui succombent supporteront les dépens.

L’équité ne commande pas que soit allouée aux sociétés défenderesses, une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement sur le fond,

Déclarons recevable la demande d’interdiction provisoire formées par les sociétés DSM,

Rejetons la demande d’interdiction provisoire formée par les sociétés DSM,

Déboutons les parties de leurs plus amples ou contraires prétentions,

Ordonnons le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 21 Mars 2017 à 15 heures, pour éventuelle clôture et fixation

avec conclusions au fond des sociétés DSM avant le 30 décembre 2016

et réplique des défenderesses avant le 10 mars 2017

Laissons les dépens de l’incident à la charge des sociétés DSM,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 28 octobre 2016

Le greffier Le juge de la mise en état

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

délivrées le :