TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 28 octobre 2016

3^e chambre 3^e section N° RG : 15/09176

Assignation du 25 juin 2015

DEMANDERESSE Société APO SCALIGERA SOC. COOP. Localita’Ponte Rosso Zevio Frz. 1-37059 Santa Maria Di Zevio VERONE (ITALIE) représentée par Maître Richard GILBEY de la SELEURL G LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #l0112

DÉFENDERESSE S.A.S. FRUIDOR […] 453 94626 RUNGIS CEDEX représentée par M^e Annette SION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0362

COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice F, Premier Vice-Président Adjoint Carine G. Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DÉBATS À l’audience du 5 septembre 2016, tenue publiquement, devant Béatrice F, Florence BUTIN, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

La société APO Scaligera Soc. Coop. (ci-après, Apo Scaligera), créée en 1997, réunissant près de 460 des plus importantes coopératives du secteur de la production et de la distribution de fruits et légumes dans la région de Vérone, ayant pour objectif de développer la collaboration et le partage de savoir-faire entre ses membres pour assurer la production de fruits et légumes de qualité, commercialise une grande gamme de produits sous la dénomination DIVA, en Italie et à l’étranger, et est titulaire notamment de la marque de l’Union Européenne semi-figurative n°002822161

déposée auprès de l’EUIPO le 9 août 2002 et enregistrée le 24 janvier 2007, pour désigner les produits suivants : en classe 29 : «Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, sèches et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles» et en classe 31: « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt ». La société Fruidor qui a pour activité «l’exploitation de tous établissements agricoles industriels ou commerciaux ayant pour but la production, la transformation, ou la vente de fruits, primeurs, beurre, œufs, fromages, et en général de tous produits alimentaires tant en France qu’a l’étranger – entreposage, transports publics routiers de marchandises, location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteur commissionnaire de transport» est titulaire de la marque française verbale DIVA n°3 217 929, déposée le 28 mars 2003 et dont l’enregistrement avec modification a été publié le 17 octobre 2003 et qui désigne en classe 29: «Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes», en classe 31 : «Fruits et légumes frais (à l’exception de l’orge, du maïs, de la fétuque, des fèves, du concombre, du soja, du tournesol, des aubergines, des épinards, des haricots, des pois, de la tomate, du pêcher et du coton)» et en classe 32 : «boissons de fruits et de jus de fruits .sirops et autres préparations pour faire des boissons ». La société Fruidor est également à l’origine d’une demande d’enregistrement de la marque française DIVA semi-figurative n°4 131 996, déposée le 6 novembre 2014,et publiée le 28 novembre 2014, qui a fait l’objet d’un retrait total par la société FRUIDOR le 12 août 2015, après que la société APO y ait formé opposition le 28 janvier 2015. Par lettre recommandée du 31 mars 2015 parvenue à son destinataire le 1^er avril suivant, la société APO a contesté à la société FRUIDOR l’usage sérieux et continu de sa marque française DIVA n°3 217 929, et à défaut de réponse qui lui donnait satisfaction, a par acte du 25 juin 2015, fait assigner cette société devant ce tribunal, on déchéance de cette marque pour défaut d’usage, outre mesures accessoires. Dans le dernier état de ses prétentions signifiées par voie électronique le 28 juin 2016, la société APO sollicite du tribunal de : Vu le livre VII du code de la propriété intellectuelle. Vu l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle,

Vu le Réglement (CE) n°2016/2424 du 15 décembre 2015, modifiant le Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009. Vu l’article 14 de la Directive (CE) 2004/48 du 29 avril 2004.

-Déclarer la société APO Scaligera Soc. Coop. recevable et bien fondée en ses demandes.

-Dire et juger la défenderesse irrecevable, à tout le moins mal fondée, en toutes ses demandes, lins et conclusions, en particulier en ses demandes reconventionnelles relatives à la nullité et à la déchéance de la marque de l’Union Européenne DIVA n°002822161, ainsi qu’en sa demande relative à la forclusion par tolérance et l’en débouter purement et simplement. À titre principal.

-Prononcer la déchéance des droits de la société Fruidor sur l’enregistrement de la marque française n°3 217 929 pour l’ensemble des produits désignés en classes 29. 31 et 32 et ce, à compter de l’expiration du délai de cinq ans suivant la publication de son enregistrement au BOPI 2003-42, le 1 7 octobre 2003. À titre subsidiaire, et si par extraordinaire un usage de la marque contestée devait être reconnu.

-Dire et juger que l’exploitation de la dénomination DIVA pour désigner des fruits et légumes extensions constitue des actes de contrefaçon de la marque antérieure DIVA n°002822161, dont est titulaire la société APO Scaligera, et engagent la responsabilité de la société Fruidor, En conséquence :

-Interdire à la société Fruidor de poursuivre ses agissements, en particulier d’exploiter le signe DIVA, ainsi que toutes dénominations similaires, à quelque titre que ce soit, el en particulier à titre de marque pour désigner des produits couverts en classe 31, de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne, et ce sur l’ensemble des territoires de l’Union Européenne, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-Ordonner le retrait du marché et la destruction devant Huissier, sous le contrôle de la société APO Scaligera et aux frais avancés de la société Fruidor, de tous les articles contrefaisants, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;

-Ordonner le rappel des circuits commerciaux el la destruction devant huissier, sous le contrôle de la société APO Scaligera, et aux frais avancés de la société Fruidor, de tous les articles contrefaisants, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

-Dire et juger que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991.

-Prononcer l’annulation de la marque contrefaisante,
-Condamner la société Fruidor à verser à la société APO Scaligera la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation

du préjudice résultant des actes de contrefaçon de la marque de l’Union Européenne antérieure n°002822161,
-Ordonner et ce à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du jugement dans cinq journaux ou revues au choix et aux frais exclusifs et avancés de la société Fruidor sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de 20.000 euros et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte.

-Ordonner également à titre de complément de dommages et intérêts, la publication a minima d’extraits dispositif du jugement à intervenir, sur la page d’accueil du site Internet www.fruidor.IV. dans une police de caractères identiques au contenu de cette page, sans qu’il ne soit nécessaire d’utiliser le menu déroulant de ladite page d’accueil, et ce pour une durée d’un mois, et sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte. En tout état de cause.

-Ordonner que la société Fruidor justifie, dans le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir, de son inscription au Registre National des Marques auprès de l’Institut National de la propriété intellectuelle, et à défaut autoriser la société APO Scaligera Soc. Coop. à faire inscrire ledit jugement.

-Condamner la société Fruidor à payer à la société APO Scaligera Soc. Coop. la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société Fruidor aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Richard Gilbey, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie. Au soutien de ses prétentions, la société APO expose en substance que:

-la société Fruidor a retiré sa demande d’enregistrement de la marque semi-figurative Diva, à la suite de l’opposition de APO,
-la société Fruidor a néanmoins maintenu la marque Diva n° 3 217 929, pour laquelle elle ne justifie pas d’un usage sérieux, pour l’ensemble des produits et services visés, malgré mise en demeure de APO.

- Fruidor dans ses premières conclusions demande le rejet de la demande de déchéance, pour les seuls produits de la classe 31, c’est donc qu’elle ne conteste pas la déchéance pour les produits et services des classes 29 et 32.

-APO conteste la valeur probatoire des documents et pièces communiqués par Fruidor, qui sont non datés, qui reproduisent la marque retirée, ou une marque à l’état de maquette, qui sont dépourvus de tarifs ou sont revêtus de la marque Fruidor.

-l’échantillon de factures produit est insuffisant, car certaines factures sont hors période de référence, d’autres comportent un signe utilisé à titre de désignation de la variété des produits ou ne sont pas utilisés à l’égard du destinataire final,

— les deux factures pertinentes portent sur des montants dérisoires,
-« le lien adéquat » entre la marque et les produits est inexistant,
-l’attestation du commissaire aux comptes ne peut à elle seule justifier de l’usage de la marque verbale.

-les photographies des produits ne sont pas datées, présentent une marque modifiée, apposée sous forme de brassard retirable et non pas sur les produits.

-la marque Diva n’est pas utilisée dans la stratégie commerciale de la société Fruidor,
-si Fruidor est considérée comme non déchue de ses droits, l’usage qui est fait de la marque verbale Diva constitue une contrefaçon de la marque de APO, en raison de la similitude entre les signes, des similitudes visuelles, conceptuelles et sonores, et la similitude des produits et services, qui génèrent un risque de confusion,
-la marque de APO est valable car elle ne représente pas le drapeau italien (reproduisant seulement à titre secondaire, les couleurs de celui-ci), car elle est distinctive et est régulièrement exploitée sur le territoire de l’union européenne, à tout le moins relativement aux produits et services opposés dans le cadre de la présente procédure,
-l’action en contrefaçon est recevable car APO n’a pas toléré l’usage de la marque seconde (il n’est pas justifié de sa connaissance de la marque seconde et le dépôt de cette-ci par Fruidor a été fait de mauvaise foi).

-APO supporte un préjudice commercial, une atteinte à la valeur patrimoniale de sa marque et un préjudice moral. Dans ses dernières écritures en réplique signifiées par voie électronique le 07 juin 2016, la société Fruidor demande au tribunal de : En application des dispositions de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle.

— Dire et juger que la société FRUIDOR a fait un usage sérieux de sa marque « DIVA » n°3217929, pour désigner des fruits et légumes frais (à l’exception de l’orge, du maïs, de la fétuque, des fèves, du concombre, du soja, du tournesol, des aubergines, des épinards, des haricots, des pois, de la tomate, du pécher et du coton), au cours des cinq années précédant la demande en déchéance. En conséquence.

-Débouter la société APO SC’ALIGERA de sa demande en déchéance des droits de la société FRUIDOR sur la marque française n°3217929 en ce qu’elle désigne les produits en classe 31 : «fruits et légumes frais (à l’exception de l’orge, du maïs, de la fétuque, des fèves, du concombre, du sofa, du tournesol, des aubergines, des épinards, des haricots, des pois, de la tomate, du pécher et du coton).» À titre reconventionnel,

— Prononcer la nullité de la marque communautaire « DIVA » n°002822161 sur le fondement des dispositions de l’article 5.1 a/' du Règlement n°40/94.

-Prononcer la déchéance des droits de la société APO SCALIGERA sur sa marque «DIVA» n°002822161 pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt, les effets de la déchéance remontant au 11 mars 2011, en application de l’article 50 du Règlement CE 40/94.

-Dire que la présente décision sera inscrite au registre communautaire des marques, à l’OHMI/EUIPO, à la requête de la partie la plus diligente.

-Débouter la société APO SCALIGERA de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société FRUIDOR,
-Condamner la société APO SCALIGERA à payer à la société FRUIDOR la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

-Condamner la société APO SCALIGERA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annette SION, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 609 du code de procédure civile.

-Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La société Fruidor développe l’argumentation suivante :

-elle établit l’usage et l’exploitation sérieuse de sa marque, pour des fruits et légumes frais, au cours de la période du 25 juin 2010 au 25 juin 2015, en produisant différentes documentations commerciales et échantillon de factures, ainsi qu’une attestation de son commissaire aux comptes et des photographies de ses produits.

-les critiques de APO sur ces documents sont inopérantes, l’usage dans la vie des affaires est établi, au vu des factures corroborées par l’attestation du commissaire aux comptes, dont la probité ne peut être remise en cause, peu important la quantité de produits visés ou que les catalogues soient créés, fabriqués et diffusés par Fruidor ou qu’elles ne concernent que des revendeurs.

-l’usage est fait à titre de marque pour désigner l’origine des produits et non pas une variété de fruits et légumes.

-les produits sont commercialisés sous la marque ombrelle « Fruidor ».

-la marque est utilisée telle que déposée et non pas sous une forme modifiée.

-la demande de déchéance doit être rejetée.

-subsidiairement en réplique à la demande de constatation de la demande en contrefaçon, Fruidor soulève la nullité de la marque opposée par APO, car le signe représente le drapeau italien ce qui est prohibé (articles 6 ter Convention de Paris et 51 règlement CE 40/94), ou pour défaut de caractère distinctif,
- Fruidor soulève la déchéance de APO sur la marque Diva n° 002822161, pour défaut d’usagé sérieux sur l’ensemble du territoire de l’union.

-Très subsidiairement, Fruidor conclut au rejet de la demande de contrefaçon, à défaut de justifier des droits sur la marque et du fait de la tolérance de l’exploitation du signe par Fruidor depuis 2003.

La procédure a été clôturée le 28 juin 2016 et plaidée le 05 septembre 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 – Déchéance des droits de Fruidor sur la marque verbale Diva n°3 21 7 929, déposée le 28 mars 2003 La société Fruidor est titulaire de la marque française verbale Diva n° 03 3 217 929 pour désigner les "fruits et légumes conservés séchés ou cuits; gelées, confitures, compotes, fruits et légumes frais (à l’exception de l’orge, du maïs, de la fétuque, des fèves, du concombre, du soja, du tournesol, des aubergines, des épinards, des haricots, des pois, de la tomate, du pêcher et du coton). Boissons de fruits et de jus de fruits: sirops et autres préparations pour faire des boissons", initialement déposée le 28 mars 2003 par la société Pomona, qui la lui a cédée, suivant acte sous seing privé du 19 septembre 2008, transcrit au registre national des marques le 20 octobre 2008. La marque a été régulièrement renouvelée le 15 février 2013 (pièce n°6 APO). La société APO poursuit la déchéance des droits de la société Fruidor sur ce titre, pour l’intégralité des produits et services qui y sont visés, à compter du 17 octobre 2008 (soit à l’expiration du délai de cinq ans après la publication de l’enregistrement de la marque au BOPI le 17 octobre 2003). La société APO constate d’abord que la société Fruidor ne nie pas ne pas exploiter la marque pour les produits en classes 29 et 32 et conteste ensuite la réalité de l’usage sérieux de la marque, pour les produits et services en classe 31, au vu des pièces communiquées par la défenderesse. La société Fruidor conteste le défaut d’usage sérieux, pour les produits en classe 31.

Sur ce. En application de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le propriétaire de la marque qui sans motifs légitimes, n’en a pas fait usage sérieux, pour les produits et services visés à l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, est déchu de ses droits. La recevabilité de l’action en déchéance de la société APO n’est pas discutée. Il appartient au titulaire de la marque de rapporter la preuve de l’exploitation de la marque, dont la déchéance est demandée. L’usage doit être réel et sérieux, sur le territoire sur lequel la marque est protégée, au cours de la période quinquennale précédant la demande, soit du 25 juin 2010 au 25 juin 2015 et pour l’ensemble des produits et services visés.

La déchéance prend effet cinq ans après la publication de l’enregistrement en l’absence de tout usage, ou bien cinq ans après le dernier acte d’exploitation (si cette date est postérieure au cinquième anniversaire de la publication de l’enregistrement). En l’espèce, il n’est fourni aucune preuve d’usage du signe, par la société Fruidor, pour les produits et services visés en classes 29 et 32 "fruits et légumes conservés séchés ou cuits : Boissons de fruits et de Jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons", de sorte que la société défenderesse (au demeurant qui ne discute pas ce fait) doit être déchue de ses droits sur la marque Diva, pour ceux-ci. Les pièces n° 1 à 10 de la société Fruidor, sont issues de la documentation commerciale de la défenderesse. Les photographies de produits dans des cageots (carottes, poireaux, noix) n° 1 à 3 ne sont pas datées, elles sont inopérantes à établir un usage au cours de la période considérée. Le seul fait que la documentation commerciale émane de la société Fruidor ne suffit pas à lui seul, à exclure ces documents. Toutefois, si certains documents sont datés (5.7. 8.9 et 10), ils ne comportent aucune référence ou tarifs et il n’est pas justifié de la diffusion de cette documentation auprès des distributeurs. Les documents 4 et 6, ne sont pas datés, et les renseignements ou éléments intrinsèques (millésime 2015 ou photographie d’un stand dans un salon en Allemagne ou de la « nouvelle » marque Diva) en sont pas pertinents pour rapporter la preuve d’usage incombant à la société Fruidor.

Les pièces n° 11 à 17 sont constituées de factures, dont la plupart dans la période de référence (25 juin 2010 à 25 juin 2015), portant sur la commercialisation de « carottes type nantaise Diva », « Carottes fanes Diva », « Melon charentais vert Diva », « melon charentais jaune Diva », « poireau Diva ». La société APO conteste ces pièces indiquant que les factures comportent toutes en haut dans leur coins droit et gauche, la marque « Fruidor » et que la mention Diva dans la colonne de désignation de l’article, fait référence à une variété ou un type variétal de fruits et légumes, et non comme une indication de l’origine des produits; que les factures ne sont corroborées par aucune autre pièce et portent sur des volumes limités et ne permettent pas d’établir une mise en contact du signe litigieux avec le public. Toutefois, nonobstant la reproduction de la marque ombrelle « Fruidor » sur les factures versées au débat destinées à des distributeurs grossistes, et non pas aux consommateurs finaux, ce qui n’en constitue toutefois pas moins un usage dans la vie des affaires, le terme « Diva » qui y est mentionné ne correspond pas à une variété ou un type variétal de fruits et légumes pour les produits commercialisés : carottes, poireaux, melons ( contrairement à l’orge, maïs , soja et

autres….ainsi que l’a relevé l’INPI dans le cadre de la demande d’enregistrement de la marque le 28 mai 2003- pièce n°21), de sorte que cet argument est inopérant et la mention « Diva » portée sur les factures, sous une forme identique à celle sous laquelle elle est enregistrée, est bien utilisée à titre de marque pour désigner l’origine des produits, à l’égard des destinataires des factures. Ces factures attestant d’actes de commercialisation sous la marque critiquée, dont l’importance en volume ne peut être contestée, sont en outre corroborées par l’attestation du commissaire aux comptes (pièce n°18), professionnel indépendant, susceptible de voir sa responsabilité engagée, laquelle est confortée par celle du directeur administratif et financier de la société (qui ne saurait être écartée au seul motif qu’elle émane d’un salarié de l’entreprise défenderesse et qu’elle ne serait pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, qui ne sont pas prescrites à peine de nullité). L’ensemble des pièces versées au débat par la défenderesse, y compris même celles non retenues précédemment pour justifier à elles seules de l’usage sérieux, représente un faisceau d’indices convergents et concordants qui établit, sans contestation possible, l’exploitation continue, réelle et sérieuse de la marque Diva dans la vie des affaires et pour désigner l’origine des produits, par la société Fruidor dont elle est titulaire au cours de la période litigieuse. L’action en déchéance sur la marque Diva appartenant à la société Fruidor pour les produits et services de la classe 31, doit en conséquence être écartée.

2- action en contrefaçon de la marque Diva appartenant à la société APO La société APO poursuit subsidiairement, la contrefaçon de sa marque semi figurative Diva n° 002822161, mais il convient préalablement pour juger cette question d’apprécier la validité de ce titre qui est contestée par la société Fruidor.

A- Validité de la marque semi-figurative appartenant à APO

*reproduction du drapeau italien La société Fruidor soutient que la marque de l’union européenne semi figurative Diva serait nulle car contraire à l’article 7-1 h/ du règlement CE 207/2009 et aux dispositions de l’article 6 ter de la convention d’union de Paris, ce qu’elle est autorisée à soulever dans le cadre d’une demande reconventionnelle à une action en contrefaçon, conformément aux dispositions de l’article 51 du règlement 207/2009, car la marque litigieuse constituerait une reproduction du drapeau italien, ce qui est prohibé.

S’il est exact de soutenir que les signes représentant un drapeau sont refusés à l’enregistrement, en l’espèce la nullité ne saurait être prononcée, car le signe contesté ne peut être considéré comme la reproduction de l’emblème de la nation italienne. En effet la marque Diva ne fait que reprendre à titre décoratif, non pas la représentation du drapeau de l’Italie, de forme rectangulaire et composé de trois bandes, mais uniquement, les couleurs de celui-ci ( vert, blanc et rouge), sous la forme d’un demi-cercle stylisé dans lequel est inséré l’élément verbal qui est l’élément dominant. La demande de nullité de ce chef de la marque première ne peut qu’être rejetée.

*absence de distinctivité

La société Fruidor conteste la distinctivité de la marque Diva, car le signe constituerait la description d’une des caractéristiques du produit. En application de l’article 7-1 b/ et 52 du règlement CE 207/ 2009, la marque de l’union européenne est nulle, si elle est dépourvue de caractère distinctif.

Toutefois, outre qu’il convient de relever que la société Fruidor a elle- même tenté de faire enregistrer le même terme, auquel elle dénie aujourd’hui toute distinctivité, pour les mêmes produits et services, le caractère distinctif du signe s’apprécie au jour du dépôt soit en l’occurrence, en août 2002, de sorte que la décision de ITNPI de 2003, se prononçant sur la validité de la marque française verbale de la défenderesse, et excluant certains fruits et légumes frais, comme appartenant à une variété végétale, n’est pas opposable et applicable à la marque Diva de la société APO.

De plus il n’est pas établi que le public pertinent à savoir le consommateur sache que le terme « Diva » fait référence à une variété végétale et comme tel serait donc dépourvu de caractère distinctif. Il évoque une star ou une cantatrice renommée et n’est donc pas associé a priori à des fruits et légumes.

Le défaut de caractère distinctif de la marque de l’union semi-figurative doit être rejeté.

* absence d’usage sur le territoire de l’UE

La société Fruidor invoque le défaut d’usage sérieux de la marque de l’union européenne appartenant à la société APO, en application de l’article 15-1 du règlement 207/ 2009, au cours des cinq ans précédant la demande en déchéance, à savoir du 14 mars 2011 au 14 mars 2016.

Cette demande doit être exclusivement limitée aux seuls produits et services opposés dans le cadre de la procédure, par la société APO (à savoir, les « fruits et légumes frais ») et non pas les autres produits et services visés par la marque d’APO (à savoir les « Viande, poisson, volaille et gibier: extraits de viande: fruits et légumes en conserve, sèches et cuits: gelées, confitures, compotes: œufs, lait et produits laitiers: huiles et graisses comestibles » ; en classe 31 :» Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt »), qui sont totalement distincts et ne peuvent être assimilés de quelconque façon aux premiers, de sorte que la demande reconventionnelle en déchéance portant sur ceux-ci ne pourrait être considérée comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires.

Toutefois, la société APO établit par les pièces versées aux débats (pièces n°40. pièce n°41: magazine allemand. n°49 et 53 : magazines italiens. n°52 : étiquette de produits, pièce n°58 : participation au salon Fruit Logistica 2017. pièce n° 61: attestation du vice-président de APO), la commercialisation sur différents territoires de l’Union (Allemagne. Slovénie. Slovaquie. Lituanie) de fruits et légumes sous sa marque, pour des volumes significatifs, de sorte que le défaut d’usage de la marque première n’est pas établi.

B-Action en contrefaçon

*recevabilité de l’action : forclusion par tolérance La société Fruidor soulève l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon initiée par la demanderesse, conformément aux dispositions de l’article L716-5 du code de la propriété intellectuelle selon lequel "Est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans. à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. ", en faisant valoir que sa marque qui est contestée a été déposée le 28 mars 2003, a été depuis régulièrement exploitée, ce que la société APO ne pouvait ignorer. Toutefois la société APO au soutien de son argumentation n’établit pas la connaissance que son adversaire avait de sa marque et de son exploitation, qui ne se présume pas et qui ne saurait en tout état de cause se déduire du postulat d’une obligation de surveillance imputable à chaque titulaire. L’action en contrefaçon de la société APO est donc recevable. * Matérialité de la contrefaçon : similitudes visuelles conceptuelles et sonores et identité de produits et risque de confusion La société APO titulaire de la marque de l’union européenne semi Figurative DIVA n°002822161 déposée en 2002 et enregistrée en 2007, estime que la marque seconde verbale française DIVA n°3

217 929, déposée le 28 mars 2003 appartenant à Fruidor, porte atteinte à ses droits.

Les signes en présence étant différents, il convient d’apprécier la demande en contrefaçon au regard des dispositions de l’article 9. § 1 du règlement (CE) n° 207/ 2009 selon lequel " la marque de l’union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (…) h) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque DE l’union européenne el en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque de l’union européenne et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque". Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. En l’espèce, les produits commercialisés sous le signe de la défenderesse sont identiques aux produits visés dans l’enregistrement de la marque première de la société APO, à savoir des « fruits et légumes frais ».

L’appréciation de la similitude visuelle, auditive el conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

D’un point de vue visuel, la marque verbale seconde reprend le même élément verbal que celui reproduit dans la marque première, qui se trouve dans l’une comme dans l’autre, aisément repérable. Ce terme est calligraphié dans la marque première, en lettres minuscules stylisées, tandis qu’il est reproduit en lettres bâtons majuscules, dans la marque verbale française. La marque première comprend également, un arc de cercle, reproduisant les couleurs du drapeau italien, parlant de la lettre « a » dans lequel est inséré l’élément verbal. Toutefois, ces différences ne sont pas significatives pour l’appréhension de l’élément verbal, qui constitue l’élément dominant.

Phonétiquement, les éléments verbaux, identiques dans chacun des signes, sont constitués de deux syllabes et se prononcent de manière strictement identique.

Sur le plan intellectuel, l’élément verbal d’origine latine, désigne une cantatrice célèbre et talentueuse, el par extension, une chanteuse ou

une actrice renommée et exigeante, véhiculant les notions positives d’excellence, d’exception el de distinction.

Ainsi, l’identité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune ou à supposer que la marque seconde constitue une déclinaison de la première. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée.

*demandes indemnitaires et accessoires L’article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle prévoit dans sa version applicable jusqu’au 13 mars 2014 que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. La société APO invoque un préjudice commercial, une atteinte à la valeur patrimoniale de la marque, et un préjudice moral et réclame pour chacun de ces chefs, la somme de 10.000 euros.

Si la contrefaçon porte atteinte à la valeur patrimoniale du titre appartenant à la société APO et justifie l’allocation à celle-ci à titre d’indemnisation de la somme de 7.000 euros, aucune pièce n’est versée pour attester des investissements réalisés ou encore de l’impact des faits dénoncés et leurs conséquences économiques en résultant pour la société demanderesse, de sorte que les autres prétentions seront rejetées. Il convient de faire droit à la demande d’interdiction d’usage, à l’exclusion des demandes de destruction et de publication judiciaire, qui n’apparaissent pas justifiées eu égard aux circonstances de la cause.

Par ailleurs, il convient de relever que de manière incidente, dans le dispositif de ses écritures, la société APO réclame « le prononcé de l’annulation de la marque » appartenant à la société Fruidor et subséquemment, la modification du registre national des marques. Toutefois, l’annulation d’une marque n’est pas une conséquence de la constatation de la contrefaçon et ne fait pas partie des mesures d’interdiction que le tribunal est en mesure de prononcer. En outre, sur ce point, la demanderesse au soutien de cette prétention, ne développe aucune argumentation et ne vise aucun fondement textuel, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer. Sur les autres demandes

La société FRUIDOR qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 6000 euros sera allouée à la société APO à ce titre. Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute la société APO de son action en déchéance des droits de la société Fruidor sur la marque française DIVA n°3 217 929 en classe 31 : « Fruits et légumes frais (à l’exception de l’orge, du maïs, de la fétuque, des fèves, du concombre, du soja, du tournesol, des aubergines, des épinards, des haricots, des pois, de la tomate, du pêcher et du coton) » Déclare la société Fruidor déchue de ses droits pour les: «Fruits et légumes conservés, sèches et cuits : gelées, confitures, compotes » en classe 29 et les : «boissons de fruits et de jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons » en classe 32. visés par la marque française DIVA n°3 217 929.

Déboute la société Fruidor de ses demandes en nullité de la marque de l’union européenne semi-figurative DIVA n°002822161 appartenant à la société APO. Dit la société APO recevable à agir en contrefaçon de la marque de l’union européenne semi-figurative DIVA n°002822161 lui appartenant. Dit que l’exploitation par la société fruidor, de la dénomination DIVA pour désigner des fruits et légumes, constitue des actes de contrefaçon de la marque de l’union européenne semi-figurative DIVA n°002822161 appartenant à la société APO. Condamne la société FRUIDOR à payer à la société APO la somme de 7000 euros pour atteinte à sa marque.

Fait interdiction à la société Fruidor de poursuivre ces agissements et notamment d’exploiter le signe Diva et toutes dénominations similaires, pour désigner des produits en classe 31, sur l’ensemble du territoire de l’union européenne, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, passé le délai d’un mois après la signification de la présente décision.

Dit que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires jugées non fondées.

Condamne la société Fruidor aux dépens. Condamne la société Fruidor à payer à la société APO, la somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire. Autorise M^e Richard Gilbey, avocat, à recouvrer directement contre la société Fruidor, ceux des dépens dont il a l’ait l’avance sans en avoir reçu provision.