Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 14 décembre 2017, n° 15/14224

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■
3e chambre 1re section N° RG : 15/14224 N° MINUTE : Assignation du : 01 septembre 2015	JUGEMENT rendu le 14 décembre 2017

DEMANDEURS

Monsieur C Y

[…]

[…]

S.A.R.L. J K

[…]

[…]

représentés par Maître Carine PICCIO de la SELARL ASTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0989 & M^e B MALL, Avocat au barreau de Strasbourg,

DÉFENDERESSES

S.A.S X

2 boulevard N-Martin

[…]

S.A.R.L. A 3

2 boulevard N Martin

[…]

S.A.R.L. A 4

2 boulevard N Martin

[…]

représentées par Maître H BUISSON de la SELARL ATEM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0050

S.A.R.L. D E

19 Rue du Faubourg N Antoine

[…]

S.A.R.L. D N O

18 Rue N O

[…]

représentée par Maître H BUISSON de la SELARL ATEM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0050

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente

F G, Juge

H I, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 13 Novembre 2017

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Les parties et leurs droits

Monsieur C Y est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les marques françaises semi-figuratives suivantes :

la marque « D’S BURGER » déposée et enregistrée le 17 juillet 2010 sous le numéro 3 751 890 :

la marque n° 3 751 886 déposée et enregistrée le même jour :

toutes deux déposées désignant les produits et services suivants :

○ en classe 25 : « tee-shirts ; polos ; sweat-shirts ; casquettes ; chapeaux ; vestes ; shorts ; tabliers ; jupes ; chemises ; ceinture [habillement] ;cravates ; maillots ; chaussures ; pantalons ; gilets » ;

○ en classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles; Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine » ;

○ en classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé » ;

○ en classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool » ;

○ en classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Conseils en organisation et direction des affaires ;

○ en classe 43 : « Cafés-restaurants; cantines; réservation d’hôtels; restaurants à service; rapide et permanent [snack-bars]; restaurants libre-service; services de; restauration (alimentation); services de traiteurs; cafétérias; services de; bars; pensions; services hôteliers ».

La société J K, dont monsieur C Y est le gérant, a pour activité principale déclarée la restauration rapide à emporter et à consommer sur place ainsi que la vente de boissons alcoolisées. Elle exploite dans ce cadre un fonds de restauration rapide à Sarrebourg sous l’enseigne « D’S BURGER ».

La SA X exerçait, jusqu’à sa radiation le 16 septembre 2008, une activité principale de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion et exploitait dans ce cadre un réseau de bars restaurants de type pubs en France, notamment à Paris, à Bordeaux et à Toulouse, et a développé parallèlement une activité de brassage des bières qu’elle sert dans ses pubs au milieu d’une carte de restauration typique des pubs anglais (burger, fish and chips, hot dog, travers de porc et snacks variés).

Elle a déposé le 18 aout 1995 la marque française semi-figurative enregistrée sous le numéro 95 585 131 pour désigner des produits et services des classes 32, 33 et 43 et désormais expirée faute de renouvellement à sa dernière échéance :

Le 30 juin 2008, la SA X a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société BIBINOS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 941 489 qui a ensuite adopté la dénomination sociale X et la forme d’une SAS.

Elle explique que ses bars restaurants ont les enseignes suivantes :

« THE D & ROSBIF » depuis 1993 à Paris 2^e, à Toulouse et à Bordeaux ;

— « THE D & PRINCESS » depuis 1996 à Paris 6^e ;

— « THE D AT BERCY VILLAGE » depuis 2000 à Paris 12^e ;

— « TH E D & BRITISH LIBRARY » depuis 2002 à Paris 13^e ;

— « D XVI » depuis 2009 à Paris 16^e ;

— « A » depuis 2013 à Paris et à Neuilly sur Seine ;

— « D REVOLUTION » depuis 2014 ;

— « D HOP HOUSE » depuis 2015.

Elle prétend en outre avoir réservé les noms de domaine suivants :

— X.com le 3 novembre 1998 ;

— frogandrosbif.net le 14 novembre 2005 ;

— X.fr le 25 mai 2011 ;

— A.fr le 20 février 2013.

Les sociétés A 3, devenue en 2015 la SARL A NEUILLY, D E et D N O exploitent des restaurants à l’enseigne « A » respectivement situés à Neuilly et dans les 11^e et 5^e arrondissement de Paris.

La SARL A 4, qui ne dépose plus ses comptes, explique ne plus avoir d’activité.

La naissance du litige

Par courrier recommandé du 17 décembre 2012, la société X, informait monsieur C Y qu’elle était titulaire de la marque française antérieure « THE D & ROSBIF », dont les marques D’S BURGER seraient la contrefaçon par imitation et le mettait en demeure de cesser toute utilisation du signe « D’S BURGER » et de l’indemniser, ce à quoi monsieur C Y s’opposait.

Expliquant avoir découvert l’exploitation des restaurants des 5^e et 11^e arrondissements de Paris tue dans la lettre précédente, monsieur C Y a, par courrier recommandé du 20 mai 2015, mis en demeure la société X de cesser d’utiliser le signe « A » à titre de marque ainsi qu’à titre d’enseigne, de dénomination sociale, de nom commercial ou de nom de domaine pour désigner des services de restauration et les produits en classes 29 et 30 et de l’indemniser à hauteur de 20 000 euros.

La société X s’opposait à son tour à ces demandes.

Le litige et les prétentions des parties

C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 1^er septembre 2015, monsieur C Y et la SARL J K ont assigné les sociétés X, A 3 et FROBURGER 4 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire.

Par acte d’huissier du 17 novembre 2016, monsieur C Y et la SARL J K ont assigné les sociétés D E et D N O devant le même tribunal aux mêmes fins.

Par ordonnance du 7 février 2017, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances sous le numéro RG 15/14224.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juin 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, monsieur C Y et la SARL J K demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L713-3 b), L 716-1, L 716-14 et L 716-15 du code de la propriété intellectuelle,1382 ancien et suivants et 1241 et suivants du code civil et « L 131-1 et 700 du code de procédure civile » :

— de DIRE et JUGER que X et les sociétés A 4 et A NEUILLY, D E et D N O se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des marques D’S BURGER de M. Y ;

— au titre de la contrefaçon :

○ de CONDAMNER solidairement les sociétés X, A 4, A NEUILLY, D E et D N O à payer à M. Y la somme de 50.000 € en réparation du manque à gagner subi ;

○ de CONDAMNER les sociétés D E et D N O à payer chacune à M. Y la somme de 50.000 € en sanction des bénéfices réalisés ;

○ de CONDAMNER la société A NEUILLY à payer à M. Y la somme de 20.000 € en sanction des bénéfices réalisés

○ de CONDAMNER solidairement les sociétés X, A 3, A NEUILLY, D E et D N O à payer à M. Y la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral ;

— au titre de la concurrence déloyale :

○ de CONDAMNER les sociétés A 3 et A NEUILLY, D E et D N O à payer à J K, la somme de 20.000 euros chacune, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale

○ d’ENJOINDRE aux défenderesses de cesser de faire usage du signe « A » et de tout signe similaire, à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, pour désigner des établissements ou des services de restauration, ainsi que les produits couverts par les dépôts des marques D’S BURGER en classes 29 et 30, sous astreinte de 300 € par jour de retard et par infraction constatée ;

○ d’ENJOINDRE aux défenderesses de prendre toutes les mesures nécessaires afin de cesser d’être référencées sur Internet sous l’expression « A » et notamment :

• a) en recourant à cette expression à titre de mot clé,

• b) en notifiant dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, une demande de déréférencement auprès des moteurs de recherche Google, Bing, Alta Vista et Yahoo et d’en justifier sous astreinte de 150 € par jour de retard et par infraction dûment constatée ;

— d’ORDONNER en cas de condamnation, les mesures de publication ci-après du dispositif du jugement :

○ a) publication dans au moins trois revues ou périodiques au choix des demandeurs mais aux frais des défenderesses qui devront y être condamnées solidairement, dans la limite de 4.000 € HT par publication, soit 16.000 € HT ;

○ b) publication pendant 15 jours à compter de la signification de ladite décision, sur le site Internet de X accessible à l’adresse http://www.X.com/fr/, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

— de SE RESERVER le droit de liquider les astreintes ;

— de CONDAMNER solidairement les défenderesses à payer la somme de 8.000 € à chacun des demandeurs, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de CONDAMNER les défenderesses aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice du cabinet ASTON représentée par M^e Carine PICCIO.

En réplique, dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 mars 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés X, FROGBURGERS NEUILLY, A E, A N O et A 4 demandent au tribunal, au visa des articles L 711-2, L 711-4, L 713-3 et L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil et 122 et 700 du code de procédure civile :

— de DIRE ET JUGER que les marques françaises n°3 751 886 et 3 751 890 déposées par monsieur Y ne sont pas distinctives pour les produits et services des classes 29, 30, 32, 35 et 43 visés à leur enregistrement ;

— en conséquence, de PRONONCER la nullité des marques françaises n°3 751 886 et 3 751 890 pour l’ensemble des produits et services qu’elles désignent ou à tout le moins pour les produits et services issus des classes 29, 30, 32, 35 et 43;

— de DIRE ET JUGER que les signes ayant fait l’objet des dépôts de marques françaises n°3 751 886 et 3 751 890 n’étaient pas disponibles au jour de leur dépôt ;

— en conséquence, de PRONONCER la nullité des marques françaises n°3 751 886 et 3 751 890 pour l’ensemble des produits qu’elles désignent ou à tout le moins pour les produits et services issus des classes 29, 30, 32, 35 et 43 ;

— à tout le moins, de DIRE ET JUGER que les marques françaises n°3 751 886 et 3 751 890 n’ont pas fait l’objet d’un usage sérieux par monsieur C Y depuis leur enregistrement ;

— en conséquence, de PRONONCER la déchéance des marques françaises n°3 751 886 et 3 751 890 pour l’ensemble des produits qu’elle désigne à compter du 26 novembre 2015 ;

— d’ORDONNER la notification du jugement à intervenir, par les bons soins de Madame ou Monsieur le Greffier, à Monsieur le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle en vue de son inscription sur le Registre National des Marques ;

— en tout état de cause :

○ de DIRE ET JUGER que les sociétés X, A 3 et A 4 n’ont pas commis d’actes de contrefaçon des marques françaises n°3 751 886 et 3 751 890 ;

○ de DIRE ET JUGER qu’aucun fait de concurrence déloyale ou parasitaire n’est caractérisé ;

○ de DEBOUTER monsieur C Y et la société J K de l’intégralité de leurs demandes ;

○ de CONDAMNER in solidum la société J K et monsieur C Y à verser à chacune des sociétés X, A 3 et A 4 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2017. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

I – Sur la contrefaçon

1°) Sur la recevabilité de l’action

En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.

Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

A titre liminaire, le tribunal constate que seuls les produits et services des classes 25, 29, 30 et 43 sont opposés au titre de la contrefaçon. Or, les défenderesses n’ont intérêt à agir reconventionnellement en nullité comme en déchéance que pour les produits et services qui leur sont effectivement opposés conformément aux dispositions combinées des articles 4, 64 et 70 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle devant se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant et celui-ci étant inexistant pour les produits et services qui ne sont pas concernés par l’action en contrefaçon. Aussi, les sociétés X, FROGBURGERS NEUILLY, A E, A N O et A 4, qui ne font aucune demande pour la classe 25 qui leur est pourtant explicitement opposée (page 15 des écritures des demandeurs) sont irrecevables à agir pour les produits des classes 32 et 35.

a) Sur la validité des marques semi-figuratives françaises

n° 3 751 890 et 3 751 886

Sur la distinctivité des signes

Moyens des parties

Au soutien de leur demande reconventionnelle en nullité, les sociétés X, FROGBURGERS NEUILLY, A E, A N O et A 4 exposent que, et leur motivation propre à l’espèce est ici citée intégralement, « les marques visent […] les vêtements, les produits alimentaires et les services de restauration », que « le fait, qu’en l’espèce, la marque soit constituée de mots d’origine étrangère (D / burger), est sans incidence dès lors qu’à la date du dépôt, le public français visé, comprenait parfaitement leur signification » et que « s’agissant de produits alimentaires ou de services de restauration, le terme « burger » est évidemment générique pour désigner un type de sandwich désormais très commun et ne saurait dès lors faire l’objet d’un droit privatif pour de tels produits, sauf à interdire à tout tiers proposant des « burgers » d’utiliser ce terme nécessaire à la désignation de ces produits.

En réplique, monsieur C Y expose que la marque n° 3 751 890 ne se limite pas au seul mot « burger », ni au seul mot « D » mais est composée de la combinaison des termes « D » et « burger », séparés par une apostrophe et un « s » qui marque le possessif dans la langue anglaise et que la marque n° 3 751 886 y ajoute un dessin représentant en couleurs une grenouille assise sur un burger. Il ajoute que l’association d’une grenouille et d’un burger est tout à fait arbitraire pour désigner des produits alimentaires et des services de restauration et que les marques ne désignent pas davantage une ou des caractéristiques des produits ou des services figurant au dépôt.

Appréciation du tribunal

Conformément à l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 et à L 711-4, la décision d’annulation ayant un effet absolu.

Et, en vertu de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c), être acquis par l’usage.

Ainsi, pour remplir sa fonction essentielle d’identification, une marque doit être distinctive, caractère indépendant de l’originalité ou de la nouveauté qui suppose que les éléments entrant dans sa composition soient arbitraires par rapport aux produits ou services qu’elle désigne et soient perçus par le consommateur comme pouvant identifier l’origine du produit.

La réalité du caractère distinctif doit être appréciée au jour du dépôt des marques pour chacune d’elle et la possibilité d’acquisition du caractère distinctif par l’usage prévue par l’article L 711-2 du code de propriété intellectuelle ne constitue pas une exception à cette règle.

Le public pertinent au titre de la distinctivité, qui est le consommateur des biens et services couverts par la marque ainsi que l’a confirmé la CJUE alors CJCE dans son arrêt August Storck c. OHMI du 22 juin 2006, est le consommateur français d’une attention et jouissant d’une information moyennes, les produits opposés, tels qu’ils sont définis à l’enregistrement, étant des produits relevant d’une consommation courante.

Les défenderesses n’opposent pas un défaut de distinctivité intrinsèque mais visent, en prétendant que le signe constituant les marques serait « générique pour désigner un sandwich », le cas de descriptivité édicté par l’article L 711-2 a) du code de la propriété intellectuelle. Elles font fi d’une part de l’adjonction de « D » auquel elles attachent pourtant ailleurs dans leur défense comme dans la mise en demeure du 17 décembre 2012 un caractère distinctif et dominant, avec le possessif « ‘s » à « burger », et d’autre part, pour la marque n° 3 751 886, de la partie purement figurative représentant en couleurs une grenouille bleue et jaune assise, langue pendante, sur un hamburger. Or, si le mot « burger » désigne à l’évidence un hamburger, l’association purement arbitraire des termes choisis, peu important que son sens direct ou évocateur d’une production française désignée péjorativement mais dans un but humoristique soit perçu par le public français, n’est en ni usuelle, habituelle ou générique ni descriptive des nombreux produits et services visés et d’ailleurs non analysés par les défenderesses dans leur motivation de pure forme.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

- Sur la disponibilité des signes

Moyens des parties

Au soutien de leur demande reconventionnelle, les défenderesses exposent que, au jour du dépôt des marques litigieuses « X » exploitait déjà de nombreuses enseignes (dès 2002 sur l’ensemble du territoire national : « The D & Rosbif », « The D & Princess », « The D at Bercy Village », « The D & British Library» et « D XVI »), était titulaire de la marque semi-figurative « The D and Rosbif » en classes 32, 33 et 43, était titulaire de noms de domaine tels que « X.com » depuis le 3 novembre 1998 et « frogandrosbif.net » depuis le 14 novembre 2005. Elles ajoutent que l’ajout de « burger » après le terme « D » dans le domaine alimentaire n’est pas suffisamment distinctif pour permettre de considérer que la marque « D’S BURGER » serait valable et que « burger », n’étant pas distinctif pour désigner des produits alimentaires, il convient d’apprécier le terme « D » qui était déjà très utilisé dans le domaine de la restauration lors du dépôt des marques.

En réplique, monsieur C Y expose que :

— la marque opposée appartenait à « la société X inscrite au RCS de Paris sous le n° 390688612 » qui a été radiée le 5 octobre 2008 et qu’aucun changement de propriété ou cession de la marque n’a été enregistré auprès de l’INPI et publié ce qui exclut qu’elle soit aujourd’hui opposée, et ce d’autant moins qu’elle a expiré avant l’assignation ;

— les enseignes sont locales et exploitées par des sociétés tierces, aucun risque de confusion n’étant de surcroît démontré ;

— les noms de domaines ne leur appartiennent pas et ne sont pas exploités, aucun risque de confusion n’étant en outre démontré.

Appréciation du tribunal

Conformément à l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 et à L 711-4, la décision d’annulation ayant un effet absolu et étant, une fois devenue définitive, transmise à l’INPI pour inscription sur ses registres par le greffe ou l’une des parties en application de l’article R 714-3 du même code.

Et, en application de l’article L 711-4 a, b et c du code de propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée, à une dénomination ou raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Cette liste n’étant pas limitative, le nom de domaine régulièrement exploité peut constituer un droit antérieur au sens de cette disposition.

Les conditions de validité d’une marque devant exister au jour du dépôt, la disponibilité du signe doit être appréciée à cette date soit le 17 juillet 2010 pour les deux marques en débat.

En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, l’examen de la pertinence de l’antériorité d’une marque suppose une comparaison de signes enregistrés et des produits et services visés à l’enregistrement et, en l’absence d’identité à la fois entre les signes et entre les produits et services, l’appréciation d’un risque de confusion. Le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

Le public pertinent est identique que celui défini pour l’appréciation de la distinctivité des signes.

Sur la marque antérieure

Conformément aux dispositions combinées des articles L 714-7, R714-4 et R 714-8 du code de la propriété intellectuelle, toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite, à la demande de l’une des parties à l’acte ou, s’il n’est pas partie à l’acte, du titulaire du dépôt au jour de la demande d’inscription, au Registre national des marques, toute inscription portée au Registre national des marques faisant l’objet d’une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.

Outre le fait que la marque opposée n’a pas été renouvelée à sa dernière échéance, survenue avant la date de l’assignation, ce qui prive la SAS A de qualité et d’intérêt à agir sur le fondement de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, la transmission universelle dont se prévaut la SAS A, dont la date de changement de dénomination sociale est inconnue, n’a pas été inscrite au Registre national des marques alors qu’elle emporte une transmission des droits et un changement de titulaire et que la publication de la transmission universelle n’est pas de nature à pallier cette carence. Aussi, cette marque est inopposable.

Surabondamment, le tribunal constate qu’elle comporte de nombreux éléments verbaux et figuratifs qui ne sont pas, comme les produits et services eux-mêmes alors que seule la classe 32 est commune, comparés et qui excluent, par leur accumulation et l’importance des différences qu’ils induisent avec les signes en débat, tout risque de confusion dans l’esprit du public.

Ce moyen sera rejeté.

Sur les autres signes

La dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne ou le nom de domaine sont des signes d’usage soumis au principe de spécialité. Dès lors, ils ne peuvent constituer un droit antérieur au sens de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle qu’à compter de la date de leur exploitation effective dans le commerce indépendamment de l’accomplissement de toutes formalités qui président à leur publicité ou à leur enregistrement, tels l’inscription d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial au RCS ou la réservation d’un nom de domaine, et uniquement si un risque de confusion dans l’esprit du public est démontré en considération de l’identité ou la similitude des signes ainsi que des produits et services objets des activités concurrentes et de la connaissance des signes par les consommateurs sur le territoire national, leur rayonnement devant être national dans le cadre de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle.

Les Whois versés au débat en pièce 5 par les défenderesses démontrent que les noms de domaine :

— X.com et X.fr ont été réservés par une SARL X les 3 novembre 1998 et 25 mai 2011, soit pour le second postérieurement au dépôt, qui n’est pas dans le cause, les extraits Kbis produits visant une SA puis une SAS X (pièce 1 en défense) ;

— frogandrosbif.net a été réservé le 14 novembre 2005 par monsieur P Q-R, également tiers au litige ;

— A.fr a été réservé le 20 février 2013, soit postérieurement au dépôt, par la SARL X, tiers au litige.

Par ailleurs, aucune des pièces produites ne permet de déterminer les auteurs et les conditions d’exploitation de ces sites dont les mentions légales ne sont d’ailleurs pas communiquées.

En conséquence, ces noms de domaines ne constituent pas des droits antérieurs des défenderesses au sens de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle.

Enfin, aucune pièce ne démontre la réalité de l’exploitation des enseignes opposées ainsi que l’identité de l’auteur de cette dernière antérieurement au dépôt. Rien ne prouve en outre, à supposer ces éléments établis, le rayonnement national de celles-ci, les seules pièces produites étant soit des captures d’écran sans date certaine (pièces 2 et 14), soit, en qualifiant alors le signe en cause de nom commercial, des cartes et des menus ne comportant aucune date (pièce 6), soit des extraits issus du site web.archives.org (pièces 12 et 13), service rendu par une société privée tierce dont les conditions de fonctionnement ne sont ni communiquées ni décrites ce qui exclut, faute de la moindre garantie sur la pertinence des résultats obtenus, qu’ils puissent valoir preuve certaine d’une date quelconque. L’attestation du commissaire aux comptes produite en pièce 15 est pour sa part sans pertinence puisqu’elle vise l’exploitation de différents établissements désignés par des signes correspondant aux enseignes opposées par des sociétés tierces, peu important les liens capitalistiques entretenues entre elles et la SAS X qui n’emportent aucun transfert de droit ou de personnalité juridique.

En conséquence, faute de droits antérieurs opposables au sens de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, la demande reconventionnelle en nullité des sociétés X, FROGBURGERS NEUILLY, A E, A N O et A 4 sera rejetée.

b) Sur la déchéance

Moyens des parties

Au soutien de leur demande reconventionnelle, les défenderesses exposent que le seul usage dont les demandeurs se prévalent est l’usage à titre d’enseigne d’un restaurant, ce qui ne constitue donc pas un usage à titre de marque. Elles ajoutent que les pièces produites ne sont pas pertinentes et sont postérieures pour la plupart à la période de référence.

En réplique, monsieur C Y expose que les marques sont exploitées depuis leur dépôt par la SARL J K qu’il dirige et qui exploite un fonds de restauration rapide à Sarrebourg sous l’enseigne « D’S BURGER » depuis sa création en 2002 et communique de façon régulière et constante sous cette marque dans le cadre de l’exploitation et de la promotion de son restaurant.

Appréciation du tribunal

Conformément à l’article L 714-5 du code de propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;

c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.

L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.

La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.

Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l’article 10 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (désormais les articles 16§1 et 19 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques), qui fixe pour point de départ du délai de 5 ans la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, soit à la date de la publication de l’enregistrement de la marque conformément à l’article R 712-23 du code de propriété intellectuelle. A défaut, en cas d’interruption de l’usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage visé par l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle est privé d’effet utile s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.

Aussi, la preuve de l’usage sérieux qui incombe à monsieur C Y doit prioritairement porter sur la période de 5 ans débutant à la date de la publication de l’enregistrement de la marque, soit du 26 novembre 2010 au 26 novembre 2015. A défaut, en cas d’interruption de l’usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage est privé d’effet utile s’il a été entrepris dans les 3 mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.

Par ailleurs, pour être considéré comme sérieux, l’usage du signe doit être fait, conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt et opposés aux défenderesses : il doit être tourné vers l’extérieur et public et non interne à l’entreprise ou au groupe auquel elle appartient. Le caractère sérieux de l’usage, qui à la différence du défaut d’exploitation n’a pas à être ininterrompu, implique, ainsi que l’a jugé la CJUE dans son arrêt du 19 décembre 2012 Leno Merken BV c. Hagelkruis Beheer (§29), qu’il permette de créer ou de maintenir des parts de marché du titulaire de la marque pour les produits et services concernés au regard du secteur économique en cause et qu’il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque. La Cour ajoutait que « l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque ».

Les impressions ou captures d’écran produites par monsieur C Y (pièces 3-1 et 3-2), n’ont, comme celles communiquées en défense ainsi qu’il le soulignait alors et comme les photographies versées au débat (pièces 28 à 30), aucune date certaine et ne sont de ce fait pas pertinentes.

L’utilisation d’un signe à titre d’enseigne peut sous certaines conditions valoir usage de celui-ci à titre de marque. En effet, dans son arrêt Céline SARL c. Céline SA du 11 septembre 2007, la CJUE alors CJCE a dit pour droit que l’usage, par un tiers qui n’y a pas été autorisé, d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de la marque est habilité à interdire conformément à l’article 5§1a de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, s’il s’agit d’un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. Elle précisait qu’il en était ainsi lorsque le signe est utilisé par le tiers pour ses produits ou ses services de telle manière que les consommateurs sont susceptibles de l’interpréter comme désignant la provenance des produits ou des services en cause puisqu’en pareil cas, l’usage du signe est susceptible de mettre en péril la fonction essentielle de la marque de garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Rappelant qu’une dénomination sociale, un nom commercial et une enseigne n’ont pas en soi pour finalité de distinguer des produits ou des services puisqu’ils ont respectivement pour objet d’identifier une société ou de signaler un fonds de commerce, elle indiquait qu’il y a usage « pour des produits » au sens de l’article 5§1 de la directive lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise et, même en l’absence d’apposition, s’il utilise le signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers. Cette décision est applicable au nom de domaine qui a, en ligne, la fonction d’une enseigne, et vaut, mutatis mutandis pour la définition des contours de l'« usage » dans le cadre d’une action en déchéance.

Toutefois, monsieur C Y ne produit aucun élément sur la réalité de l’exploitation du signe « D’SPUB » à titre d’enseigne en relation avec les produits et services couverts par les enregistrements, la seule mention de cette enseigne dans l’extrait Kbis de la SARL J K étant sur ce plan indifférente et ne prouvant en outre pas une exploitation effective de celle-ci.

Demeurent les pièces 21 à 31 puis 34 à 45. Indépendamment de la question de leur pertinence temporelle, en ce qu’elles sont pour certaines antérieures (pièces 22-1 à 22-14) ou postérieures à la période de référence (pièces 24-1, 25-2 et 40 à 42), toutes les pièces produites portent sur les activités de sponsor assumées (pièces 26, 37 à 39) ou les commandes passées par la SARL J K de documents publicitaires, de contenants ou de visuels comportant les signes constituant les marques de monsieur C Y et apposés sur ceux-ci ou les vêtements des salariés de la société. Ces éléments, à l’exception des derniers non visés par la demande en déchéance qui n’établissent pas un usage pour les vêtements de la classe 25 puisqu’ils ne sont pas vendus au public et que le droit des marques n’a pas vocation à protéger un service ou produit qu’un acteur économique se fournit à lui-même, démontrent au moins indirectement, la commande faisant présumer l’utilisation, un usage des signes en débat à titre de marque. Pour autant, ils n’établissent en rien un usage sérieux qui est, par définition, relatif. En effet, aucune information n’est communiquée sur le chiffre d’affaires réalisé par la SARL J K, l’évolution de son activité, le marché, même local, de la restauration rapide dans son secteur géographique, ou sur les parts détenues sur celui-ci. Aussi, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer en quoi l’usage indirectement démontré est quantitativement sérieux.

En conséquence, monsieur C Y sera déchu de ses droits sur ses marques pour les produits des classes 29, 30 et 43 qui sont seuls opposés, aucune demande n’étant présentée pour les produits de la classe 25.

Cette déchéance prendra effet le 26 novembre 2015. Aussi monsieur C Y est-il irrecevable à agir pour tous les faits postérieurs à cette date pour les produits et services des classes 29, 30 et 43.

2°) Sur le bien-fondé de l’action

Moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, monsieur C Y livre une analyse comparée des produits et services, en incluant ceux de la classe 25 pour reprocher aux défenderesses une apposition du signe « A » sur les tee-shirts de ses employés, ainsi que des signes en débat et expose que les importantes similitudes entre ces derniers, qui désignent des produits et des services à la fois identiques et similaires, caractérisent de façon assez évidente une imitation dont il peut résulter un risque de confusion. Il ajoute que, l’association de « D » et de « burger » n’est pas banale ou nécessaire et que l’usage, sur le site internet A.com pour assurer la présentation et la promotion de produits et de services couverts par les enregistrements ainsi que dans les différents restaurants exploités par les défenderesses et dans les enseignes, les noms commerciaux et les dénominations sociales est fait à titre de marque.

En réplique, les défenderesses exposent qu’elles utilisent le signe « A » à titre d’enseigne ou de dénomination sociale ou pour nommer les produits qu’elles servent, au même titre que les « D beers ». Elles contestent ainsi l’usage à titre de marque et l’existence d’un risque de confusion en soulignant l’absence de clientèle géographiquement commune.

Appréciation du tribunal

Conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l’article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code.

En vertu de l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;

b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.

Enfin, aux termes de l’article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;

b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984 comme en application directe du droit communautaire, le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

La contrefaçon s’appréciant par référence à l’enregistrement de la marque, les conditions d’exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes : seules doivent être prises en compte les conditions d’exploitation du signe litigieux par les défenderesses et de commercialisation des services et produits argués de contrefaçon à l’égard desquels sera examinée la perception du public pertinent.

Ce dernier, au regard du service de restauration rapide concerné et des plats ou produits transformés qui en sont l’objet, est un consommateur français normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002, la CJUE alors CJCE a précisé que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut, en application de l’article 5§1 a) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques devenue la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.

La fonction essentielle de la marque étant de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, le titulaire de la marque doit, pour que cette garantie de provenance puisse être assurée, être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci. A défaut d’atteinte aux fonctions de ses droits, l’utilisation du signe est, sur le plan du droit des marques, libre.

Cette seule règle suffit à écarter les usages du signe à titre de dénomination sociale ou de nom commercial imputées aux défenderesses.

Par ailleurs, ces dernières ne contestent pas explicitement la force probante des pièces qui leur sont opposées mais concluent à l’irrecevabilité des demandes notamment en raison de la déchéance qu’elles invoquent. Toutefois, celle-ci prenant effet à une date postérieure à celle des premiers faits de 2013 qui leur sont imputés, le tribunal, qui est quoiqu’il en soit contraint de procéder à cette analyse sauf à rendre une décision n’intégrant pas les effets de la déchéance qu’il prononce, doit, conformément aux articles 12 et 16 du code de procédure civile, considérer que la preuve de la date des faits et pièces litigieux est en débat.

A ce titre, monsieur C Y produit :

— des impressions d’écran (pièce 9) du site froburger.com dont les mentions légales précisent qu’il est édité par monsieur L M, président de la SAS X et gérant des autres sociétés défenderesse, qui se domicile à une adresse distincte de celles-ci y compris pour les établissements parisiens (10 au lieu de 2 boulevard N-Martin à Paris). Pour autant, en l’absence de contestation sur ce point et le site assurant la promotion des activités des établissements à l’enseigne « A » de E et N-B, il sera réputé, au sens de l’article 1353 (devenu 1382) du code civil, exploité par les sociétés. Il reproduit le signe « A » avec « o » en forme de hamburger stylisé et porte la mention « copyright 2013 » ce qui induit une utilisation de ce signe sous cette forme depuis cette date. Sur les pages produites, il ne figure qu’en relation avec la localisation et les horaires des établissements parisiens et ne sert ainsi qu’à identifier un fonds de commerce dans les relations avec la clientèle, soit à titre de nom commercial, et non à garantir l’origine d’un produit ou d’un service, soit à titre de marque ;

— une impression d’écran du site defense-92.fr (pièce 9 bis) portant sur la publication le 25 janvier 2016 d’un article évoquant l’ouverture d’un restaurant à l’enseigne « A à Neuilly qui est postérieure à la date d’effet de la déchéance et ne prouve qu’un usage éventuel à titre exclusif d’enseigne ;

— des impressions d’écran du site tripadvisor.com (pièce 10) visant l’année 2015, imprécision les privant de pertinence au regard de la date d’effet de la déchéance, et n’apportant quoiqu’il en soit rien aux pièces précédentes ;

— des impressions d’écran du site d’Air France (pièce 10) regroupant des photographies d’internautes dont le lieu de prise n’est déterminable qu’au travers de tags trop imprécis pour les rattacher certainement à l’une quelconque des défenderesses ;

— absence d’éléments sur le lieu visible sur les photographies des sites d’Air France, le seul tag « E » étant insuffisant pour rattacher l’exploitation à l’une des parties défenderesses ;

— une impression des résultats du moteur de recherche Google avec le mot clé « frogsburger » n’ayant aucune date certaine (pièce 14) ;

— des impressions d’écran du site parisbouge.com (pièce 32) faisant référence à l’ouverture du restaurant « Froburger » place de la E avec la photographie d’un serveur vêtu d’un tee-shirt porteur de la mention A dans le dos et une enseigne intérieure, pièce qui n’établit qu’un usage à titre de nom commercial, et non une utilisation « pour » des vêtements qui ne sont pas vendus ou offerts à la clientèle, et d’enseigne. Or, aucune démonstration n’est apportée par le demandeur conforme aux exigences de l’arrêt Céline de la CJUE déjà évoqué ;

— des impressions d’écran du site tripadvisor.fr (pièce 33) comportant un avis du 11 novembre 2013 mentionnant un établissement « A » à N-B et des photographies sur lesquelles figurent l’enseigne intérieure et extérieure « A ».

Ainsi, outre le fait que le débat est en réalité limité aux services de la classe 43 et les sandwiches de la classe 30 car aucun autre produit n’est commercialisé sous le signe litigieux par les défenderesses et que la vente de sandwiches et de plats préparés ou cuisinés n’est pas une utilisation pour tous les produits, même transformés, qui les composent, aucun usage à titre de marque n’est imputable aux société défenderesses.

En conséquence, les demandes de monsieur C Y seront intégralement rejetées.

Surabondamment, le tribunal constate qu’il ne disposerait d’aucun élément pour établir le préjudice de monsieur C Y qui n’a sollicité ni mesure de saisie-contrefaçon ni droit à l’information ni communication de pièces particulières et que le préjudice de ce dernier, à le supposer démontré en son principe, ne pourrait consister, faute d’activité commerciale propre ce qui exclut tout gain manqué ou l’attribution des bénéfices du contrefacteur au sens de l’article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle, qu’en une perte de redevances dont le montant est indéterminable faute de pièce.

II – Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, la SARL J K expose que, en tant qu’utilisatrice autorisée et exploitante des marques « D’S BURGER » de monsieur C Y, elle subit un préjudice propre et distinct du fait de la confusion opérée entre les expressions en cause. Elle ajoute que les sociétés A 3 et 4, D E et D N O ne se contentent pas d’imiter les marques « D’S BURGER », puisqu’elles font également usage à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne de l’expression « A » pour désigner une activité de restauration, portant ainsi atteinte à ses intérêts en ce qu’elle exploite un fonds de commerce sous l’enseigne « D’S BURGER » pour des services concurrents.

En réplique, les défenderesses exposent que les demandeurs invoquent de prétendus actes de concurrence déloyale sans relever de faits distincts des faits de contrefaçon allégués, ni même expliquer en quoi elles auraient commis des actes déloyaux, que la société A

4 n’a pas eu d’activité commerciale depuis sa création.

Appréciation du tribunal

En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 (devenus 140 et 1241) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

L’action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l’action en contrefaçon qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu’en présence d’un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon. Elle peut en revanche l’être à titre subsidiaire pour des faits identiques à charge pour la partie qui l’invoque de les qualifier et de les motiver conformément aux règles propres à la concurrence déloyale et parasitaire, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne pouvant jouir de plus de droits sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire qu’il n’en a en application du droit des modèles et l’action fondée sur la responsabilité délictuelle ne pouvant constituer une protection de repli par rapport à celle, spéciale, offerte par l’action en contrefaçon.

L’argument tiré de l’application de ces règles par les défenderesses n’a aucune pertinence puisque les faits de concurrence déloyale sont invoqués par la SARL J K en qualité d’exploitante, celle-ci n’ayant pas agi en contrefaçon faute d’être titulaire.

En revanche, faute d’acte de contrefaçon, le premier moyen de cette dernière, qui tient à la qualification d’actes de concurrence déloyale à son endroit des faits de contrefaçon, sera rejeté.

Ainsi qu’il a été dit, la dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne ou le nom de domaine sont des signes d’usage soumis au principe de spécialité. Dès lors, ils ne peuvent fonder une limitation de leur utilisation par des tiers et une réparation dans le cadre de la responsabilité délictuelle de droit commun qu’à compter de la date de leur exploitation effective dans le commerce indépendamment de l’accomplissement de toutes formalités qui président à leur publicité ou à leur enregistrement, tels l’inscription d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial au RCS ou la réservation d’un nom de domaine, et uniquement si un risque de confusion dans l’esprit du public est démontré en considération de l’identité ou la similitude des signes ainsi que des produits et services objets des activités concurrentes et de la connaissance des signes par les consommateurs dans la zone dans laquelle s’exerce la concurrence entre les parties.

En admettant même que l’utilisation effective du signe « A » par la SARL J K à titre d’enseigne soit démontée, il est constant que cette dernière n’exploite qu’un établissement à Sarrebourg, dans le Grand Est, alors que les défenderesses exploitent leurs établissements à Paris et en région Parisienne. Dès lors, les clientèles n’ont géographiquement rien de commun ce qui exclut toute situation de concurrence directe ou indirecte. Or, outre le fait qu’elle écarte tout risque de confusion, l’absence totale de toute situation de concurrence est exclusive de l’existence d’un lien de causalité entre la faute imputée aux défenderesses et le préjudice allégué, mais qui n’est pas étayé par la moindre pièce, par la SARL J K.

En conséquence, les demandes de cette dernière seront intégralement rejetées.

III – Sur les demandes accessoires

Succombant au litige, monsieur C Y et la SARL J K, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, seront condamnés in solidum à payer aux sociétés X, FROGBURGERS NEUILLY, A E, A N O et A 4 la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.

Au regard de la solution du litige, l’exécution provisoire ne se justifie pas au sens de l’article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles en nullité et en déchéance des sociétés X, FROGBURGERS NEUILLY, A E, A N O et A 4 pour les produits des classes 32 et 35 ;

Rejette les demandes reconventionnelles en nullité présentées par les sociétés X, FROGBURGERS NEUILLY, A E, A N O et

A 4 ;

Prononce à l’encontre de monsieur C Y la déchéance, pour défaut d’usage sérieux, de ses droits sur ses marques semi-figuratives françaises n° 3 751 886 et n° 3 751 890 pour tous les produits et services des classes 29, 30 et 43 ;

Dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 26 novembre 2015 ;

Ordonne la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’INPI, à l’initiative du greffe ou de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ;

Rejette l’intégralité des demandes de monsieur C Y au titre de la contrefaçon ;

Rejette l’intégralité des demandes de la SARL J K au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

Rejette les demandes de monsieur C Y et de la SARL J K au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum monsieur C Y et la SARL J K à payer aux sociétés X, FROGBURGERS NEUILLY, A E, A N O et A 4 la somme de MILLE EUROS (1 000 €) chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum monsieur C Y et la SARL J K à supporter les entiers dépens de l’instance ;

Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.

Fait et jugé à Paris le 14 décembre 2017

Le Greffier Le Président

1:

Expéditions

exécutoires

délivrées le :