TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2014

3^emc chambre 1^re section N°RG : 13/14660

DEMANDERESSE S.A.S. AVANTAGES […] 92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Maître Vincent FAUCHOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221

DÉFENDEURS Monsieur Franek B

S.A.R.L. FAMILIB […] 77850 HERICY représentés par M^e Philippe DE BOND Y. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0838

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Julien. RICHAUD. Juge assistés de Léoncia B. Greffier.

DEBATS A l’audience du 22 Septembre 2014 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La SAS AVANTAGES, immatriculée le 30 décembre 1994 au RCS de NANTERRE sous le n° B 347 942 120, est intégrée au groupe MARIE CLAIRE qui édite douze magazines et périodiques en FRANCE dont le magazine mensuel devenu bimestriel en janvier 2010 « FAMILI » qui est aujourd’hui tiré à plus de 200 000 exemplaires et dont le premier numéro est paru en 1993.

Dans le cadre de ses activités, la SAS AVANTAGES a déposé le 1^er décembre 1992 la marque verbale française « FAMILI » enregistrée sous le n° 92444059 en classes 16, 38 et 41 puis 28 lors

de son renouvellement le 11 juillet 2002 en désignant notamment les services de « communication, éducation et divertissements ».

La SAS AVANTAGES a créé en 2000 un site internet www.famili.fr qui traite des thèmes en liaison avec le contenu du magazine FAMILI et propose une rubrique « Shopping » avec une sélection d’objets ainsi qu’un « Club des lecteurs testeurs » permettant aux internautes de bénéficier de l’avis de lecteurs du magazine FAMILI pour les guider dans leurs achats et un forum.

Monsieur Franck B, gérant de la SARL FAMILIB immatriculée le 10 juin 2010 au RCS de Melun sous le n° B 522 938 919 et spécialisée dans la location de matériel pour enfants, a réservé les noms de domaine « familib.com » et « familib.fr » les 28 et 29 janvier 2010. Le 8 février 2010, il a déposé la marque française semi-figurative «Familib.com» sous le n° 10 3 710 855 désignant des produits et services des classes 12, 28, 39, 41 et 43.

Soutenant que la marque semi-figurative déposée par Monsieur Franck B reprenait une dénomination quasi identique à sa marque ainsi que sa typographie en lettres minuscules rondes et que le signe «FAMILIB » utilisé par la SARL FAMILIB sur son site internet www.familib.com utilisait une police et des couleurs identiques à celles utilisées par AVANTAGES sur son magazine FAMILI et sur son propre site internet www.famili.fr, la SAS AVANTAGES a, par courrier du 15 mai 2013, mis en demeure Monsieur Franck B et la SARL FAMILIB de procéder au retrait de la marque « FAMILIB », de désactiver le nom de domaine www.familib.com et de cesser tout usage du signe FAMILIB et plus généralement de tout signe identique ou similaire à la marque « FAMILI » sous quelque forme et à quelque titre que ce soit.

Par courrier du 19 juin 2013. Monsieur Franck B et la SARL FAMILIB contestaient tout acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale.

Par exploit d’huissier du 26 septembre 2013, la SAS AVANTAGES a assigné Monsieur Franck B et la SARL FAMILIB devant le tribunal de grande instance de PARIS à titre principal en contrefaçon et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitisme. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2014 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS AVANTAGES demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et aux visas des articles L 713-3. L 714-3, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil : de la recevoir en sa demande et y faire droit, de dire et juger que Monsieur Franck B s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon de la marque « FAMILI » n° 92444059 de la société AVANTAGES du fait du dépôt de la marque «FAMILIB.COM» pour désigner les produits et services suivants des classes 28. 39 et 41 : «

divertissements à savoir, services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissements, organisation d’événements festifs, organisation de concours et de jeux pour bébés et pour enfants, organisation de programmes ludoéducatifs, services de divertissements pour bébés et pour enfants, informations en matière de divertissement ou d’éducation, à savoir, information concernant les événements festifs, les concours et les jeux pour bébés el pour enfants, information concernant les garderies pour bébés et pour enfants, jeux, jouets, balles ou ballons de jeu. jeux de cartes ou de tables, distribution de journaux, services de jeu proposés en lignes à partir d’un réseau informatique, activités sportives et culturelles à savoir, services de présentation audiovisuelle à des fins culturelles, organisation d’événements et de visites culturelles, organisation d’activités et de compétitions sportives, services de loisir, location de décors de spectacles, services de photographie, réservation de places de spectacles, organisation de concours (éducation ou divertissement). Publication de livres, prêt de livres », de dire et juger l’usage du signe FAMILIB, l’adoption de la dénomination «FAMILIB», l’exploitation des sites internet www.familib.com. www.familib.fret l’adoption d’un coloris identique à celui d’AVANTAGES par FAMILIB constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société AVANTAGES, de dire et juger que la société FAMILIB a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société AVANTAGES, en conséquence : d’annuler la marque FAMILIB.COM » n° 3710855 de Monsieur Franck B pour les produits et services suivants des classes 28, 39 et 41 : « divertissements à savoir, services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissements, organisation d’événements festifs, organisation de concours et de jeux pour bébés et pour enfants, organisation de programmes ludoéducatifs, services de divertissements pour bébés et pour enfants, informations en matière de divertissement ou d’éducation, à savoir, information concernant les événements festifs, les concours et les jeux pour bébés et pour enfants, information concernant les garderies pour bébés et pour enfants .jeux, jouets, balles ou ballons de jeu, jeux de cartes ou de tables, distribution de journaux, services de jeu proposés en lignes à partir d’un réseau informatique, activités sportives et culturelles à savoir, services de présentation audiovisuelle à des fins culturelles, organisation d’événements et de visites culturelles, organisation d’activités et de compétitions sportives, services de loisir, location de décors de spectacles, services de photographie, réservation de places de spectacles, organisation de concours (éducation ou divertissement), Publication de livres, prêt de livres », de transmettre une copie du jugement à intervenir au Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle afin qu’il puisse procéder au retrait partiel de la marque dont annulation, d’interdire à Monsieur Franck B de faire usage de la marque « FAMILIB » pour les produits et services suivants : « divertissements à savoir, services de présentation audiovisuelle à des fins de

divertissements, organisation d’événements festifs, organisation de concours et de jeux pour bébés et pour enfants, organisation de programmes ludoéducatifs, services de divertissements pour bébés et pour enfants, informations en matière de divertissement ou d’éducation, à savoir, information concernant les événements festifs, les concours et les jeux pour bébés et pour enfants, information concernant les garderies pour bébés et pour enfants, jeux, jouets, balles ou ballons de jeu, jeux de cartes ou de tables, distribution de journaux, services de jeu proposés en lignes à partir d’un réseau informatique, activités sportives et culturelles à savoir, services de présentation audiovisuelle à des fins culturelles, organisation d’événements et de visites culturelles, organisation d’activités et de compétitions sportives, services de loisir, location de décors de spectacles, services de photographie, réservation de places de spectacles, organisation de concours (éducation ou divertissement), Publication de livres, prêt de livres », dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par infraction au-delà de 15 jours après la signification du jugement à intervenir, d’interdire au titre des agissements déloyaux et parasitaires à la société FAMILIB de faire usage du signe « FAMILIB » et plus généralement de tout signe identique ou similaire au terme « FAMILI » à quelque titre que ce soit, notamment à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne ou nom de domaine dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par infraction au-delà de 15 jours après la signification du jugement à intervenir, d’ordonner à la société FAMILIB de procéder à la modification de sa dénomination sociale, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par infraction au-delà de 15 jours après la signification du jugement à intervenir, d’ordonner à la société FAMILIB la cessation de l’exploitation des noms de domaine www.familib.com et www.familib.fr, dans un délai 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par infraction au-delà de 15 jours après la signification du jugement à intervenir, de condamner Monsieur Franck B à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de sa marque « FAMILI », de condamner la société FAMILIB à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de condamner la société FAMILIB à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation des actes de parasitisme sur le fondement de l’article 1382 du code civil, d’ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans 4 journaux ou magazines au choix de la société AVANTAGES et aux

frais de la société FAMILIB et de Monsieur Franck B, à hauteur de 7 000 euros hors taxes par publication. de condamner in solidum la société FAMILIB et Monsieur Franck B à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la SAS AVANTAGES expose que la demande reconventionnelle en nullité de la marque FAMILI est irrecevable en ce qu’elle vise l’intégralité des produits et services visés à son dépôt, les défendeurs n’ayant aucun intérêt à agir en nullité à l’encontre de produits et services qui ne leur sont pas opposés et la demande reconventionnelle ne se rattachant pas aux prétentions d’origine par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile. Elle explique que le signe verbal « FAMILI », dont la distinctivité doit être appréciée au jour du dépôt en regard des produits et services visés, est un néologisme inhabituel qui ne décrit ni les produits et services visés ni une de leur caractéristique et est constitutif d’une marque évocatrice. Elle précise qu’au jour du dépôt, il n’est pas démontré que « FAMILI », qui n’a de signification ni en français ni en anglais et ne peut ainsi être descriptif du contenu éditorial de son magazine par ailleurs non destiné à la famille, était une expression usuelle pour décrire une caractéristique ou la destination des « produits de l’imprimerie », de la « photographie » et les services d'« éducation et divertissement ». Elle ajoute qu’à défaut de reconnaissance de cette distinctivité intrinsèque, le caractère distinctif a été acquis par l’usage et est renforcé par le degré de connaissance élevé qu’en a le consommateur en raison de ses investissements continus.

Elle expose par ailleurs que la demande en déchéance de la SARL FAMILIB est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir au sens des articles I. 714-5 du code de la propriété intellectuelle et 31 et 122 du code de procédure civile en ce qu’elle vise les « produits de l’imprimerie », « photographie » et les services « d’éducation et de divertissement » qui ne lui sont pas opposés. Elle ajoute que Monsieur Franck B ne démontre pas que ces produits et services relèvent de son secteur d’activité professionnelle et en déduit qu’il n’est pas recevable à agir en déchéance faute d’entrave à son activité économique. Subsidiairement, elle explique que la marque « FAMILI » soumise à obligation d’usage depuis la date de sa publication le 15 janvier 1993 conformément à l’article R 712-23 du code de la propriété intellectuelle, a fait l’objet d’un usage sérieux à titre de marque pour les « produits de l’imprimerie », «photographie» et les services « éducation et divertissement » et que les preuves d’usage postérieures datées valent reprise d’usage au sens de l’article L 714-5 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle.

Elle soutient que les ressemblances entre les signes litigieux, tant du point de vue visuel, la marque antérieure FAMILI étant intégralement reproduite dans la marque « FAMILIB » avec une police identique dont la reprise n’était pas nécessaire, que phonétique, l’unique différence tenant à la présence de la lettre b. caractérisent l’imitation, les différences étant insignifiantes. Soulignant, y compris après la réduction volontairement opérée, la similitude des produits et services visés qui sont définissables, elle en déduit que le dépôt par Monsieur Franck B de sa marque semi-figurative crée un risque de confusion aggravé par le degré de distinctivité et de connaissance par le public de la marque antérieure et caractérise un acte de contrefaçon de sa marque « FAMILI ».

Elle précise que, en exploitant le signe «FAMILIB», la dénomination sociale éponyme et le site internet vvvvvv.familib.com pour des services de location et vente de matériel pour enfants tout en adoptant un coloris identique au coloris fuchsia identitaire d’AVANTAGES, la SARL FAMILIB crée volontairement la confusion avec le magazine FAMILI et le site internet éponyme d’AVANTAGES, le consommateur étant susceptible de se méprendre sur l’origine des services offerts par FAMILIB, en les attribuant faussement à AVANTAGES ou en pensant que FAMILIB et AVANTAGES sont liées, peu important à cet égard l’absence de concurrence directe et effective. Elle ajoute que FAMILIB capte les investissements engagés par AVANTAGES pour créer, développer et pérenniser son magazine FAMILI depuis plus de 20 ans en FRANCE et la prive du bénéfice qui en aurait résulté. Elle indique que son préjudice résulte de l’atteinte portée à la valeur distinctive de sa marque et est également moral. En réplique, dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 28 août 2014 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Monsieur Franck B et la SARL FAMILIB demandent au tribunal, au visa du Livre VII du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du code civil, de : dire et juger que la marque n° 92 444 059 de la société AVANTAGES est dépourvue de distinctivité à l’égard des produits et services couverts, prononcer la nullité de la marque n° 92 444 059 pour défaut de distinctivité, à tout le moins, dire et juger que le champ de protection conféré à cette marque est strictement limité à sa reproduction à l’identique, dire et juger que la marque n° 92 444 059 de la société AVANTAGES n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux à titre de marque à l’égard des produits et services opposés. prononcer la nullité de la marque n° 92 444 059, à compter du 1^er décembre 1997, pour défaut d’exploitation. dire et juger que la décision à intervenir sera inscrite au Registre National des Marques tenu par l’INPI, sous réquisition du greffier ou à l’initiative de la partie la plus diligente,

dire et juger que les formulations « éducation » et « divertissement «utilisées dans le libellé de la marque n° 92 444 059 sont trop vagues et imprécises pour être opposables, ce qui exclut toute identité ou similarité avec les produits ou services couverts par la marque n° 10 3 710 855 de Monsieur Franck B, dire et juger qu'il existe des différences significatives entre les produits et services en cause. dire et juger qu’il existe des différences prépondérantes entre les signes, écartant tout risque de confusion. dire et juger qu’il n’existe pas de faits distincts de concurrence déloyale et parasitaires par rapport aux faits reprochés au titre de la contrefaçon de marque, et que la société AVANTAGES cherche à détourner les règles et principes de la concurrence déloyale et du parasitisme. dire et juger qu’aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire n’a été commis par les défendeurs au détriment de la société AVANTAGES, en conséquence. déclarer irrecevable l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire introduite par la société AVANTAGES, débouter la société AVANTAGES de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions, condamner la société AVANTAGES à verser à Monsieur Franck B et à la SARL FAMILIB chacun la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’abus de droit et d’ester en justice. condamner la société AVANTAGES à verser à Monsieur Franck B et à la SARL FAMILIB chacun la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître P de BONDY conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A cet effet, ils exposent avoir circonscrit leur demande reconventionnelle en nullité pour défaut de caractère distinctif aux produits et services qui leurs sont opposés. Ils ajoutent que le signe FAMILI est intrinsèquement dépourvu de distinctivité à l’égard des produits et services visés au dépôt puisqu’il n’est que la reprise du mot anglais « family » parfaitement connu du public français moyen en raison de sa grande proximité avec le mot français « famille » qui est directement descriptif de la destination des produits ou services couverts par la marque n° 92 444 059 ainsi constituée d’un terme banal, nécessaire, générique et dépourvu de tout arbitraire pour désigner une revue consacrée à la famille et le public visé. Ils précisent que le signe « FAMILI », n’étant pas dès l’origine apte à exercer la fonction de garantie d’origine conférée à la marque, ni perçu comme une marque, ne peut bénéficier du mécanisme de l’acquisition du caractère distinctif du fait de son usage. Ils soutiennent que la rédaction équivoque de l’article 1,711-1 du code de la propriété intellectuelle ne peut s’analyser comme constituant une exception au principe de l’acquisition du caractère distinctif avant le dépôt de la demande de marque posé par l’article 3.3 de la directive

communautaire 2008/95/CE du 22 octobre 2008. Subsidiairement, ils soulignent l’absence de preuve rapportée par la SAS AVANTAGES de ce que sa marque FAMILI bénéficierait d’un degré de connaissance élevé par le grand public et aurait de ce fait acquis un caractère distinctif, en particulier à l’égard des « photographies » en classe 16 ou des services d'« éducation et divertissement » en classe 41. Plus subsidiairement, ils déduisent du degré de distinctivité extrêmement faible de la marque « FAMILI » un champ de protection qui doit être circonscrit à sa seule reproduction à l’identique. Ils expliquent qu’est recevable leur demande reconventionnelle tendant à constater l’annulation ou la déchéance de la marque prétendument contrefaite puisqu’elle constitue un moyen de défense qu’ils ont intérêt à opposer. Ils indiquent que la marque « FAMILI », enregistrée depuis plus de 5 ans, se trouve soumise à obligation d’usage depuis le 1^er décembre 1997 et n’a jamais été exploitée de manière sérieuse à titre de marque pour désigner les « photographies » et les services « éducation et divertissement » en tant que tels, les formulations « éducation » et « divertissement » utilisées dans le libellé de la marque antérieure n° 92 444 059 étant de surcroît beaucoup trop vagues et imprécises pour être opposables aux tiers et permettre une quelconque comparaison pertinente avec d’autres produits ou services en violation de l’article 2 e) de l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service.

Ils exposent subsidiairement que les produits et services en cause sont différents et que la très faible distinctivité de la marque « FAMILI » emporte une réduction de son champ de protection à sa stricte reproduction à l’identique. Ils en déduisent que, au regard de l’attention élevée du public pertinent et des différences conceptuelles significatives entre les deux marques caractérisées en particulier par l’usage du mot « LIB » fréquemment utilisé et renvoyant au mot « liberté » et par le recours à des éléments figuratifs, il n’existe aucun risque de confusion. Plus subsidiairement, ils opposent l’absence de faits distincts au soutien des demandes de contrefaçon et de concurrence déloyale et de parasitisme, la distinction entre dépôt et usage de la marque étant dépourvue de portée réelle. Ils soulignent l’absence de situation de concurrence. la SAS AVANTAGES n’exerçant pas, même indirectement, une activité proche ou en rapport, avec la location de poussettes de surcroît commercialisées par des sociétés tierces, sous des marques complètement différentes de la marque FAMILI. Invoquant le caractère banal et usuel du signe FAMILI et de l’utilisation de la police litigieuse ainsi que de la couleur rose ou fuchsia dans le domaine de la famille et des enfants, ils contestent tout risque de confusion dans l’esprit du public. Ils précisent que la SAS AVANTAGES ne démontre ni le principe ni la mesure de son préjudice et a commis un abus de droit leur causant un préjudice en introduisant son action dans le but manifeste de perturber leur activité commerciale.

L’ordonnance de clôture était rendue le 16 septembre 2014. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT 1°) Sur la validité et l’usage sérieux de la marque FAMILI Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles en nullité et en déchéance En application des articles 31. 32 et 122 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.

Et, conformément à l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnel les ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La SAS AVANTAGES impute à Monsieur Franck B des actes de contrefaçon de sa marque FAMILI n° 92444059 du fait du dépôt de la marque semi-figurative FAMILIB.COM pour désigner dans les classes 28, 39 et 41 les produits et services « éducation et divertissement », « photographie » et « produits de l’imprimerie ». Elle lui oppose à ce titre les services et produits « éducation et divertissement » de la classe 41 et « photographies » et « produits de l’imprimerie » de la classe 16 visés à son dépôt. Défendeur à une action en contrefaçon de marque. Monsieur Franck B a intérêt, pour assurer sa défense, à agir reconventionnellement en application des articles I. 714-3 et L 711-2 du code de propriété intellectuelle en nullité de la marque pour les seuls produits et services visés à son enregistrement qui lui sont opposés. Sous la même réserve, il a intérêt à solliciter reconventionnellement la déchéance des droits de la demanderesse sur sa marque conformément à l’article 1. 714-5 du même code, le succès d’une telle demande emportant l’irrecevabilité de la demande en contrefaçon et se rattachant de ce fait à elle par un lien suffisant, peu important l’existence non imposée par la loi d’une entrave à son activité économique. Circonscrite aux « produits et services opposés », la demande reconventionnelle en déchéance des droits de la SAS AVANTAGES sur sa marque FAMILI présentée par Monsieur Franck B est recevable. Sollicitée « à l’égard des produits et services couverts », sa

demande reconventionnelle en nullité n’est recevable que pour les produits et services opposés et irrecevable pour le surplus. Si aucune demande en contrefaçon n’est présentée contre la SARL FAMILIB, la SAS AVANTAGES sollicite sa condamnation pour concurrence déloyale et parasitisme en lui imputant notamment l’usage du signe FAMILIB générateur d’un risque de confusion avec sa marque FAMILI et d’une captation indue de ses investissements. Dès lors, la SARL FAMILIB a intérêt à soulever reconventionnellement pour assurer sa défense tant la nullité de l’enregistrement de la marque FAMILI que la déchéance de la SAS AVANTAGES de ses droits sur celle-ci, le succès de ses prétentions étant de nature à faciliter sa défense. Les demandes reconventionnelles de la SARL FAMILIB, qui se rattachent aux demandes de la SAS AVANTAGES par un lien suffisant, sont en conséquence recevables à l’égard des produits et services opposés par cette dernière.

Sur la nullité Conformément à l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles 1.711-1 et à L 711- 4, la décision d’annulation ayant un effet absolu.

Et, en vertu de l’article I, 711-2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c). être acquis par 'usage.

Ainsi, pour remplir sa fonction essentielle d’identification, une marque doit être distinctive, caractère indépendant de l’originalité ou de la nouveauté qui suppose que les éléments entrant dans sa composition soient arbitraires par rapport aux produits ou services qu’elle désigne et soient perçus par le consommateur comme pouvant identifier l’origine du produit.

La réalité du caractère distinctif doit être appréciée au jour du dépôt des marques pour chacune d’elle et la possibilité d’acquisition du caractère distinctif par l’usage prévue par l’article L 711-2 du code de propriété intellectuelle ne constitue pas une exception à cette règle. Ln effet, ainsi que l’a précisé la cour de justice de l’union européenne alors cour de justice des communautés européennes dans un arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984. le juge judiciaire, juge communautaire de droit commun, est tenu d’interpréter dans toute la mesure du possible les dispositions internes conformément au texte des directives communautaires transposées ou non pour atteindre le résultat qu’elles visent. Or, aux termes de l’article 3.3 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques transposé à l’article L 711-2 du code de propriété intellectuelle, « une marque n’est pas refusée à l’enregistrement ou. si elle est enregistrée, n’est pas susceptible d’être déclarée nulle en application du paragraphe 1, points b), c) ou d), si, avant la date de la demande d’enregistrement et après l’usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les Etats membres peuvent prévoir que la présente disposition s’applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d’enregistrement ou après l’enregistrement ». Ainsi, le principe posé par la directive est l’acquisition du caractère distinctif du signe constituant la marque au plus tard le jour du dépôt, y compris par usage, ce qu’a confirmé la cour de justice de l’union européenne dans un arrêt Oberbank AG. Banco Santander SA et Santander Consumer Bank AG c. Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV du 19 juin 2014. Dès lors, faute de disposition légale prévoyant expressément la faculté d’acquisition du caractère distinctif par un usage postérieur au dépôt, l’article L 711-2 du code de propriété intellectuelle étant sur ce point la stricte transposition du principe et non l’affirmation de son exception en l’absence de précision sur le domaine temporel de l’acquisition par l’usage, la SAS AVANTAGES est tenue de démontrer la distinctivité du signe « FAMILI » au jour du dépôt. Et, toutes les pièces postérieures au 1^er décembre 1992 destinées à prouver l’acquisition par l’usage de ce caractère pour les services et produits déposés et opposés sont sans pertinence probatoire. La SAS AVANTAGES a déposé sa marque verbale française FAMILI en désignant les classes 16, 38 et 41 puis 28 lors de son premier renouvellement en visant en particulier les produits et services « photographies », « produits de l’imprimerie » et « éducation et divertissement ». Aux termes de ses dernières écritures, elle invoque au soutien de sa demande en contrefaçon parmi ces produits et services exclusivement les services et produits « éducation et divertissement » de la classe 41 et « photographies » et « produits de l’imprimerie » de la classe 16.

Si le terme « famili » est effectivement un néologisme, la seule substitution de la lettre « i » à la lettre « y » dans le mot anglais « family », dont la traduction française par « famille » est accessible, au jour du dépôt, à tout citoyen français ayant atteint le collège, est insuffisante pour changer la perception de son sens immédiat. Indifférente sur un plan phonétique, elle est totalement transparente visuellement, l’attention du lecteur étant captée par les 5 premières lettres qui lui suffisent à saisir la signification réelle du mot indépendamment de la modification orthographique mineure finale. Le signe « FAMILI » est en conséquence strictement équivalent sur le plan de sa distinctivité aux mots usuels « family » et « famille », définis comme l’ensemble des personnes apparentées vivant sous le même toit et spécialement le père, la mère et leurs enfants. Appliqué aux produits de l’imprimerie dont relève le magazine éponyme exploité par la SAS AVANTAGES, le terme « famili » désigne nécessairement au jour du dépôt tant le destinataire final des produits visés que le contenu éditorial de toute publication. D’ailleurs, le magazine FAMILI est exclusivement destiné à la famille, le fait qu’il soit « dédié à l’enfance » comme le précise la SAS AVANTAGES en page 2 de ses écritures présupposant qu’il s’adresse à des parents, qui sont les seuls acheteurs et lecteurs envisageables, et ainsi à des familles constituées ou en devenir, ce que confirme la revue de presse versée aux débats qui qualifie son approche de « 100 % magazine de la presse parentale ». Le signe verbal « FAMILI » étant purement descriptif et non évocateur à l’égard des produits de l’imprimerie, l’enregistrement de la marque FAMILI sera annulé pour les produits de l’imprimerie de la classe 16, aucune des pièces versées aux débats, qui portent sur un usage postérieur à l’enregistrement, ne prouvant l’acquisition du caractère distinctif antérieurement au dépôt.

En revanche, tant pour les services de la photographie que pour les produits et services de l’éducation et du divertissement, le signe verbal « FAMILI » n’est pas, au regard de la variété des produits et services concernés et de la multiplicité de leurs usages potentiels, descriptif d’un destinataire final. Il n’est pas non plus exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services visés ou la désignation d’une de leur caractéristique. Non descriptif, le signe peut jouera leur égard une fonction d’identification de leur origine. Aussi la demande de nullité présentée par Monsieur Franck B et la SARL FAMII.IB sera rejetée pour les produits et services «photographie » de la classe 16 et « éducation et divertissement » de la classe 41.

Sur la déchéance

Conformément à l’article L 714-5 du code de propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou. pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l’article 10 de la directive 2008/95/ÇE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques qui fixe pour point de départ du délai de 5 ans la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée. Aussi, la preuve de l’usage sérieux qui incombe à la SAS AVANTAGES doit porter sur la période comprise entre le 15 janvier 1993. date de la publication de l’enregistrement de la marque conformément à l’article R 712-23 du code de propriété intellectuelle, et le 15 janvier 1998 ou, en cas d’interruption de l’usage sérieux, sur la période de 5 ans qui suit la reprise de l’exploitation sans intégrer les 3 mois précédant la présentation de la demande reconventionnelle en déchéance le 24 janvier 2014, les conditions de la déchéance devant être appréciées à cette dernière date. Par ailleurs, pour être considéré comme sérieux, l’usage du signe doit être fait, conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt et opposés aux défendeurs. Le caractère sérieux de l’usage, qui à la différence du défaut d’exploitation n’a pas à être ininterrompu, implique qu’il permette de créer ou de maintenir des parts de marché du titulaire de la marque pour les produits et services concernés au regard du secteur économique en cause et qu’il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque.

L’enregistrement de la marque étant nul pour les produits de l’imprimerie de la classe 16, la demande en déchéance est sans objet à leur égard. Il ressort des photographies, exclusivement tirées de la « Photothèque Marie Claire C », et factures produites que les unes et les autres sont exploitées sous la seule marque « marie claire copyright » qui ligure en en-tête des factures. En outre, ces dernières ne mentionnent le signe « FAMILI » ou son abréviation « FAM » qu’à titre de référence pour identifier, à l’instar d’autres revues citées, la photographie cédée à travers son support initial de diffusion, son origine matérielle et non commerciale. Il est indifférent, ainsi que le révèle le making-of versé aux débats, que la rédaction du magazine Famili réalise en tout ou partie les photographies cédées, aucun acte d’exploitation n’étant réalisé sous la marque FAMILI. Les concours de photographie organisés en mars et mai 2006, de décembre 2008 à janvier 2009 puis en août 2010 en partenariat avec ou dans le magazine Famili ou sur le site famili.fr. à supposer qu’ils révèlent un usage à titre de marque non lié aux produits de l’imprimerie de la classe 16 et non destiné à promouvoir le magazine lui-même, sont trop peu fréquents au regard du secteur économique concerné, particulièrement concurrentiel et évolutif, pour constituer un usage sérieux. Cette analyse est transposable aux pièces produites au titre des services de l’éducation ou du divertissement. Celles-ci, qui résident en des couvertures du magazine Famili, des impressions d’écran tirées des sites internet famili.fr ou magazine-avantages.fr. des photographies de colloques sur lesquelles sont nettement visibles en arrière-plan des premières pages de couverture du magazine ou de concours des lecteurs testeurs et des plannings des jeux organisés par le magazine Famili n’induisent que l’exploitation et la promotion exclusive du titre Famili et des produits de l’imprimerie de la classe 16 et non l’usage du signe à titre de marque pour identifier des services, distincts, de l’éducation et du divertissement de la classe 41. D’ailleurs, la SAS AVANTAGES n’explique pas en quoi l’usage qu’elle invoque lui aurait permis d’acquérir ou de conserver une part de marché quelconque pour les produits ou services visés ou de dégager un chiffre d’affaires en lien avec ces derniers. En conséquence, faute pour elle de prouver un usage sérieux de sa marque pour les produits et services « photographie » de la classe 16 et « éducation et divertissement » de la classe 41, la déchéance de ses droits sur sa marque pour ces produits et services sera prononcée et produira ses effets à compter du 15 janvier 1998. Dès lors, l’enregistrement étant nul pour les produits de l’imprimerie de la classe 16 et la SAS AVANTAGES étant déchue de ses droits sur sa marque pour les produits et services « photographie » et

« éducation et divertissement » de la classe 41, elle est dépourvue du droit d’agir en contrefaçon pour ces produits et services au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile et I. 716-1 et 5 du code de propriété intellectuelle. Sa demande en contrefaçon de marque, qui ne porte par ailleurs que sur le dépôt bien qu’il ne constitue pas un usage de la marque dans la vie des affaires susceptible à lui seul de constituer un acte de contrefaçon, est, comme ses demandes subséquentes d’annulation, d’interdiction et d’indemnisation, irrecevable au sens de l’article 122 du code de procédure civile.

2°) Sur la concurrence déloyale et le parasitisme En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. La SAS AVANTAGES fondait sa demande en contrefaçon sur le dépôt par Monsieur Franck B de la marque semi-figurative FAMILIB. Elle appuie sa prétention au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme sur l’usage par la SARL FAMILIB du signe FAMILIB sur le site internet lamilib.com et sur la captation de ses investissements par cette dernière. Les faits invoqués au soutien des demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et en parasitisme, dirigées contre des personnes différentes, sont distincts.

Si le signe « FAMILI » n’est pas protégeable à titre marque pour les produits et services opposés à la SARL FAMILIB, il n’en est pas moins doté d’une valeur économique importante pour la SAS AVANTAGES en tant que titre de son magazine dont l’importance et l’étendue territoriale de la diffusion ne sont pas contestées. Tiré à 200 000 exemplaires et faisant l’objet d’une diffusion payée bimensuelle moyenne de plus de 100 000 exemplaires ainsi que le prouvent la revue de presse et les procès-verbaux de contrôle produits, il est l’objet d’investissements importants et d’une exploitation soutenue y compris via le site internet famili.fr à son tour très visité, ce que confirment le détail des coûts directs pour 2010. 2011 et 2012 communiqué. Pour autant, la SARL FAMILIB, spécialisée dans la location de matériel pour enfants, n’exerce pas une activité susceptible par nature de concurrencer ou d’entraver l’activité économique développée par la SAS AVANTAGES à travers son magazine qui ne porte qu’accessoirement et à titre informatif et non marchand sur la location de matériel pour enfant.

Surtout, le signe « FAMILIB », bien qu’il reprenne l’intégralité du signe « FAMILI », s’en distingue sur le plan phonétique, la terminaison par une consonne labiale obligeant le lecteur à appuyer la différence, et plus encore sur le plan conceptuel. En, effet, la banalité du syntagme famili, qui renvoie à famille, implique que l’attention du consommateur moyen se portera non sur le radical mais sur le suffixe « LIB » qui constitue un jeu de mots particulièrement évocateur du fait de sa diffusion par des marques dont le succès est incontesté telles VELIB’ ou AUTOLIB'. Associé au terme « famili », il le dote d’une signification nouvelle qui le hisse du rang de ternie descriptif à celui de terme évocateur d’une idée née de l’association de la famille et de la liberté. Il est ainsi l’élément déterminant du signe. En outre, le signe « FAMILIB » visible sur les impressions d’écran versées aux débats, ne reprend pas l’élément figuratif de la marque FAMILIB mais utilise deux cercles creux pour faire office de points sur les voyelles « i » qui évoquent des roues et renvoient à l’objet du site internet qui est en particulier la location de poussettes. Par ailleurs, l’usage de la couleur fuchsia, que la SAS AVANTAGES n’emploie pas systématiquement dans son magazine ainsi qu’en attestent les photographies qu’elle produit, est fréquent dans les domaines d’activité qui concernent l’enfance ou la parentalité. Et, alors que la SAS AVANTAGES ne daigne pas définir la police dont elle invoque la reprise à l’identique et que la comparaison des polices des signes « FAMILI » et « FAMILIB » révèle des différences, les polices utilisées sont à leur tour banales. Aussi, ces ressemblances, insignifiantes au regard de l’importance des différences entre le nom de domaine et le titre du magazine, n’induisent pas dans l’esprit du consommateur normalement attentif et avisé le risque d’une attribution des services offerts par le site marchand au magazine FAMILI ou d’une confusion entre ces derniers.

Ces différences significatives dans les activités économiques développées et dans les signes employés sont exclusives du risque de confusion et de la captation d’investissements qu’invoque la SAS AVANTAGES. Dès lors, en usant du signe « FAMILIB » sur son site internet familib.com consacré à la location de matériel pour enfants, la SARL FAMILIB n’a commis aucune faute caractérisant un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme. Les demandes de la SAS AVANTAGES seront en conséquence rejetées.

3°) Sur la procédure abusive En application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.

En l’absence d’abus de son droit d’agir en justice caractérisé par une légèreté blâmable ou une intention de nuire imputable à la SAS AVANTAGES qui s’est méprise sur la réalité et l’étendue de ses droits, les demandes reconventionnelles de la SARL FAMILIB et de Monsieur Franck B seront rejetées.

4°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la SAS AVANTAGES, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à Monsieur Franck B et à la SARL FAMILIB la somme de 10.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Maître P DE BONDY.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré, Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles en nullité présentées par Monsieur Franck B et la SARL FAMILIB pour les produits et services qui ne leur sont pas opposés ;

Déclare recevable ces demandes pour les seuls produits et services «photographie » et « produits de l’imprimerie » de la classe 16 et «éducation et divertissement » de la classe 41 ; Déclare recevables les demandes de Monsieur Franck B et de la SARL FAMILIB de déchéance des droits de la SAS AVANTAGES sur sa marque FAMTLI ;

Prononce la nullité de l’enregistrement de la marque verbale française FAMILI n° 92444059 déposée le 1^er décembre 1992 par la SAS AVANTAGES pour défaut de caractère distinctif pour les « produits de l’imprimerie » de la classe 16 ; Rejette les demandes en nullité présentées par Monsieur Franck B et la SARL FAMILIB pour les produits et services « photographie » de la classe 16 et « divertissement et éducation » de la classe 41 : Prononce à l’encontre de la SAS AVANTAGES la déchéance pour défaut d’usage sérieux de ses droits sur sa marque verbale française FAMILI n° 92444059 déposée le 1^er décembre 1992 pour les produits et services « photographie » de la classe 16 et « éducation et divertissement » de la classe 41 ;

Dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 15 janvier 1998 :

Ordonne la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’INPI, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur leurs registres ;

Déclare irrecevables la demande en contrefaçon présentée par la SAS AVANTAGES et ses demandes subséquentes d’interdiction, d’annulation et d’indemnisation ; Rejette les demandes en concurrence déloyale et en parasitisme présentées par la SAS AVANTAGES et ses demandes subséquentes ; Rejette les demandes de Monsieur Franck B et de la SARL FAMILIB au titre de la procédure abusive ; Rejette la demande de la SAS AVANTAGES au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SAS AVANTAGES à payer à Monsieur Franck B et à la SARL FAMILIB la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile :

Condamne la SAS AVANTAGES à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Maître P DE BONDY.