COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

2^e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2008

N° 2008/149

Rôle N° 07/06123

Société OM PHARMA

C/

S.A. LALLEMAND

Société INSTITUTO PIRRI

Grosse délivrée

le :

à : TOUBOUL

A

J

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 2 décembre 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 96/01122

APPELANTE

Société OM PHARMA

dont le siège est XXX

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par M^e Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. LALLEMAND

dont le siège est sis XXX

représentée par la SCP A AMSELLEM-H C, avoués à la Cour,

plaidant par M^e Marianne SCHAFFNER, avocat au barreau de PARIS

Société INSITUTO PIRRI venant aux droits de la Société GECHIM ALLCHIM SRL

dont le siège est XXX

représentée par la SCP J-K – E, avoués à la Cour,

plaidant par M^e Thierry MOLLET VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 25 février 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame X Y

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2008,

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

La société OM Pharma, société de droit suisse, a déposé, le 23 mai 1979, auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, sous le numéro 79 13157, une demande d’enregistrement de brevet d’invention concernant selon le dernier état de la formulation « un médicament immunobiothérapique contre les maladies infectieuses des voies respiratoires, contenant comme principe actif un lysat bactérien obtenu par lyse alcaline et provenant d’au moins une des souches suivantes » : (suivent la désignation de huit bactéries selon leur genre et espèce, et celle de 21 souches (souches répertoriées I ou NCTC). La demande a été publiée, le 21 décembre 1979 et le titre de propriété industrielle a été délivré, le 5 août 1983. La société OM Pharma a obtenu, le 28 septembre 1992, du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle, un Certificat Complémentaire de Protection concernant la spécialité pharmaceutique exploitée sous l’appellation « Imocur Enfants » qui avait fait l’objet d’une Autorisation de Mise sur le Marché en date du 16 août 1988. La société OM Pharma a fait pratiquer, respectivement les 11 janvier 1996 et 28 février 1996, des saisies-contrefaçon dans les locaux de la société THERAREL, laboratoire pharmaceutique fabriquant le médicament « IMMUBRON » et dans ceux de la S.A. LALLEMAND, fabricant de lysats bactériens. La société OM Pharma a fait assigner en contrefaçon de brevet, respectivement, les 23 janvier 1996 et 7 mars 1996, la S.A. LALLEMAND et la société GECHIM ALLCHIM, devenue la société Instituto PIRRI Srl, société de droit italien qui a donné instruction à la S.A. LALLEMAND de fabriquer les lysats bactériens et en a payé le coût.

Par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Marseille, admettant le caractère de nouveauté de l’invention brevetée, mais déniant toute activité inventive de la société OM Pharma, a annulé son brevet, a débouté la société OM Pharma de son action en contrefaçon et l’a condamnée à payer à la S.A. LALLEMAND et à la société GECHIM ALLCHIM la somme de 4.000 au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société OM Pharma a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et moyens de la société OM Pharma dans ses conclusions en date du 10 avril 2007 tendant à faire juger :

• que la validité du brevet d’invention français 79 13157 et celle du Certificat Complémentaire de Protection ne peuvent être remises en cause dès lors que la description du brevet d’invention français 79 13157 est suffisante au regard des espèces bactériennes et des conditions d’exécution de la lyse,

• que le jugement mérite confirmation en ce qu’il a admis qu’aucune antériorité de toutes pièces n’est destructrice de nouveauté,

• qu’il existe bien une activité inventive dans le choix des espèces bactériennes et dans celui de la technique de lyse employée (lyse alcaline), outre dans l’obtention d’un médicament provoquant une immunité non spécifique contre des infections infectieuses et virales,

• que la S.A. LALLEMAND et la société GECHIM ALLCHIM ont commis chacune des actes de contrefaçon (non prescrits) du brevet d’invention français 79 13157, puis à compter du 24 mai 1999, du Certificat Complémentaire de Protection rattaché au brevet, les éléments matériels (élaboration chimique des lysats bactériens et choix des huit mêmes espèces bactériennes) et légaux de la contrefaçon de brevet étant constitués,

• que le préjudice au regard de la masse contrefaisante qui a pu d’ores et déjà être appréciée, s’élève à plus de 2.000.000 (provision sollicitée) et devra être précisé par expertise ;
  

Vu les prétentions et moyens de la société Instituto PIRRI Srl dans ses conclusions récapitulatives en date du 11 décembre 2007 tendant à faire juger :

• que l’étendue de la protection conférée par le brevet d’invention français 79 13157 est limitée aux souches et non aux espèces de bactéries,

• que la société OM Pharma ne peut bénéficier de la protection complémentaire au titre du Certificat Complémentaire de Protection,

• que l’invention est insuffisamment décrite dès lors que l’accessibilité à certaines souches (celles déposées à l’Institut Pasteur) n’était pas assurée à la date du dépôt de la demande de brevet, le 23 mai 1979 et que les conditions d’exécution de la lyse alcaline sont succinctement décrites,

• qu’en l’état de la technique antérieur au brevet d’invention français 79 13157 résultant de publications et d’autres brevets, il était évident que l’homme du métier concerné (qui pourrait être l’équipe d’un laboratoire pharmaceutique) résolve le « problème technique» prétendument résolu par le brevet, la société OM Pharma ne pouvant être créditée d’aucune activité inventive en ce qui concerne les caractéristiques essentielles formulées dans les revendications du brevet,

• qu’aucun acte avéré de contrefaçon ne peut être imputé à la société GECHIM ALLCHIM en présence dans les produits argués de contrefaçon, de lysats obtenus pour certains par lyse mécanique et de combinaison de souches bactériennes différentes de la combinaison visée dans le brevet, outre que l’action de la société GECHIM ALLCHIM s’est limitée à commander la fabrication des lysats litigieux à la S.A. LALLEMAND,

• que la société OM Pharma doit être condamnée à réparer le préjudice qu’elle a causé à la société GECHIM ALLCHIM en faisant perdurer une action en justice qu’elle savait vouée à l’échec (500.000 de dommages-et-intérêts) ;
  

Vu les prétentions et moyens de la S.A. LALLEMAND dans ses conclusions récapitulatives en date du 18 décembre 2006 tendant à faire juger :

• que le Certificat Complémentaire de Protection est nul dès lors qu’il n’est pas rattaché à l’Autorisation de Mise sur le Marché s’appliquant à une spécialité pharmaceutique issue du brevet d’invention français 79 13157,

• que le brevet d’invention français 79 13157 est nul en raison de son insuffisance de description résultant de l’absence de dépôt des micro-organismes (souches) rendant impossible leur accessibilité par l’homme du métier,

• que le brevet d’invention français 79 13157 est nul pour défaut de nouveauté et/ou d’activité inventive,

• qu’il n’existe pas d’acte avéré de contrefaçon d’un médicament, les lysats fabriqués étant destinés à l’exportation vers l’Italie pour être intégrés à la fabrication d’un médicament, les lysats bactériens fabriqués ne provenant pas tous de lyse alcaline et les souches utilisées n’étant pas les mêmes que celles mentionnées dans le brevet d’invention français 79 13157,

• que l’action et l’appel de la société OM Pharma sont abusifs et justiciables de dommages-et-intérêts à concurrence de 80.000 ;
  

L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 25 janvier 2008.

Attendu sur la portée du brevet d’invention français 79 13157 que sa partie descriptive indique 1-qu’il concerne un médicament contre les maladies infectieuses des voies respiratoires contenant comme principe actif un lysat bactérien provenant d’au moins une des souches (21 au total) précisément identifiées et cataloguées par deux organismes à Londres et à Paris, de chacune de huit espèces de bactéries répertoriées (mention étant faite que le lysat provient « de préférence » de toutes les souches), 2- que les cultures bactériennes de chaque souche en milieu liquide ou solide sont soumises à une lyse alcaline, 3- que l’administration du médicament se fait « de préférence » par voie orale, 4- que le lysat provoque un effet non spécifique des mécanismes de défense, le médicament ayant une valeur curative et préventive ; que la revendication 1 définissant l’objet de la protection mentionne, dans sa formulation définitive, au titre des caractéristiques essentielles de l’invention : « un médicament immunobiothérapique contre les maladies infectieuses des voies respiratoires, contenant comme principe actif un lysat bactérien obtenu par lyse alcaline et provenant d’au moins une des souches suivantes » (suit l’énumération de deux groupes de bactéries désignées selon leur genre et leur espèce avec précision, pour chaque bactérie, de souches identifiées par des lettres pour le lieu de leur dépôt (I pour l’Institut Pasteur à Paris et NCTC pour le National Collection of Types Cultures à Londres) et un numéro ; que la revendication 2 mentionne que « le médicament se présente sous une forme orale », et la revendication 3, que « le lysat provient de toutes les souches mentionnées » ;

Attendu sur la validité du Certificat Complémentaire de Protection, que l’Autorisation de Mise sur le Marché délivrée, le 16 août 1988, vise une spécialité pharmaceutique « Imocur Enfants » gélules, à laquelle est jointe une annexe mentionnant sa composition soit « huit fractions d’origine bactérienne » qui sont les mêmes que celles figurant dans la revendication 1 du brevet d’invention français 79 13157 ; que la société OM Pharma a mis en 'uvre pour fabriquer la spécialité pharmaceutique « Imocur » le brevet d’invention français 79 13157 ; que le Certificat Complémentaire de Protection délivré, le 28 septembre 1992, sur la base de l’Autorisation de Mise sur le Marché à la société OM Pharma et publié au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle du 20 novembre 1992, se rattache donc bien au brevet d’invention français 79 13157 ; que l’invention était bien protégée par le Certificat Complémentaire de Protection jusqu’au 16 août 2005, conformément à l’article L 611-2 3° du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu sur l’insuffisance alléguée de description de l’invention au regard de « l’accessibilité » du public au dépôt des souches mentionnées dans le brevet d’invention français 79 13157, qu’il apparaît que la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, dans sa rédaction initiale, avant sa modification consécutive à l’entrée en vigueur fixée au 1^er juillet 1979 de la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978, s’applique à la demande d’enregistrement du brevet en date du 23 mai 1979 ; que, concernant les inventions impliquant une matière biologique, la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, dans sa rédaction initiale, comme le décret d’application n° 68-1100 du 5 décembre 1968 (qui se borne, dans son article 7, à imposer pour une demande de brevet concernant un médicament certaines mentions supplémentaires), ne comportent aucune disposition obligeant le demandeur de brevet à effectuer un dépôt de la matière biologique auprès d’un organisme habilité ; que cette obligation particulière figurant à l’article 14 bis de la loi du 2 janvier 1968, a été instaurée par la loi du 13 juillet 1978 qui n’est pas applicable au dépôt considéré effectué par la société OM Pharma sous l’empire de la loi ancienne ; qu’il s’ensuit qu’il ne peut être opposé à la société OM Pharma les dispositions de la loi du 13 juillet 1978, codifiées sous l’article L 612-5 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ; que l’article 49 de la loi du 3 janvier 1968, est seule applicable au dépôt litigieux et dispose que « la nullité du brevet est prononcée 'si la description n’expose pas l’invention d’une façon suffisante pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter » ; qu’il ne peut être reproché à la société OM Pharma d’avoir manqué à une obligation de dépôt des souches instituée par la loi du 13 juillet 1978 et son décret d’application n° 79-822 du 19 septembre 1979, codifié sous les articles R 612-13 et R 612-14 du code de la propriété intellectuelle et d’avoir ainsi insuffisamment décrit l’invention ; qu’il n’y a pas insuffisance de description en ce qui concerne les conditions de réalisation de la lyse alcaline, précisées en bas de page 2 de la demande de brevet et en ce qui concerne le nombre et la désignation de souches susceptibles d’être associées ;

Attendu que selon l’article 9 de la loi du 2 janvier 1968, « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique » ; qu’à la date du dépôt de la demande du brevet, le 23 mai 1979, il apparaît que la technique de la lyse alcaline permettant la réalisation de lysats bactériens, appliquée à la fabrication d’un médicament immunostimulant, était envisagée et donc divulguée ( -cf la demande de brevet d’invention de la société Synthelabo du 14 avril 1975 mentionnant que la lyse peut être effectuée par un moyen physique, chimique (équivalant à alcalin) ou enzymatique-) ; que la préférence donnée à la lyse par « broyage » est sans effet dès lors que la lyse chimique ou alcaline était parfaitement identifiée comme pouvant être mise en 'uvre ; que des publications médicales italiennes de 1973 à 1978 évoquent le recours à une lyse alcaline pour la fabrication de médicaments immunisants vétérinaires ; qu’un brevet américain (Cassenne) publié, le 17 décembre 1974, portant sur un médicament traitant la bronchite mentionne que les substances sont issues de cultures microbiennes lysées « par exemple » par voie chimique et que la lyse des corps microbiens peut être mixte, la revendication exprimant expressément que les corps microbiens sont soumis à une « lyse chimique, physique et/ou enzymatique » ; qu’il est à noter que la société OM Pharma ne faisait pas, dans la première formulation de sa demande de brevet, du type alcalin de la lyse une caractéristique essentielle de son invention, ce qui révèle que pour elle le choix de recourir à cette technique ne procédait pas initialement d’une activité inventive;

Attendu que le choix du genre et de l’espèce des huit bactéries composant le lysat bactérien qui constitue le principe actif du médicament avait été fait antérieurement au dépôt de la demande de brevet par d’autres laboratoires pharmaceutiques ; que l’une des compositions (la composition II) envisagées par la société Synthelabo dans sa demande de brevet du 14 avril 1975 pour une préparation immunostimulante comporte sept espèces de bactéries sur les huit que comporte la composition brevetée (l’espèce streptococus viridans étant « absente ») ; que le lysat bactérien décrit dans le brevet Cassenne comporte 6 espèces de bactéries ou micro-organismes figurant dans la composition du médicament breveté, dont la bactérie streptococus groupe A, C et G ; que, de même, le médicament Lantigen B proposé pour le traitement des voies aériennes supérieures et exploité depuis 1956 était constitué par un lysat bactérien provenant de six espèces de bactéries choisies par la société OM Pharma ; que la préparation immunothérapique faisant l’objet du brevet GB 1243601 déposé en 1967 et destinée au traitement des parties supérieures du tractus respiratoire est constituée d’antigènes bactériens tirés de six espèces de bactéries figurant dans la composition du brevet d’invention français 79 13157 ; qu’il résulte des pièces analysées ci-dessus et d’autres figurant aux dossiers de la société Instituto PIRRI Srl et de la S.A. LALLEMAND que pour le traitement des infections des voies respiratoires supérieures, des laboratoires pharmaceutiques avaient envisagé ou/et suggéré toutes les espèces de bactéries choisies par la société OM Pharma pour entrer dans la composition du lysat bactérien décrit à son brevet ; que la société OM Pharma (en page 33 de ses conclusions) estime à tort que rien n’incitait l’homme du métier dans l’état antérieur de la technique à « sélectionner parmi les milliers d’espèces de bactéries les quelques espèces visées à la revendication 1 » ; que la société OM Pharma ne s’attache pas aux souches des bactéries qu’elle avait sélectionnées dans la formulation du brevet pour soutenir que la sélection des souches elles-mêmes est une caractéristique technique pour laquelle la protection était recherchée, mais soutient que le choix des espèces de bactéries était protégée ; que s’agissant des huit espèces de bactéries entrant dans la composition du lysat bactérien qui constitue le principe actif du médicament de la société OM Pharma, il apparaît que celles-ci étaient parfaitement connues antérieurement pour entrer dans la composition d’autres médicaments aux mêmes visées thérapeutiques ; que la société OM Pharma ne fait pas du choix de souches particulières de bactéries dans sa revendication 1, une caractéristique essentielle de son brevet en soutenant que ce choix précis n’avait pas été divulgué antérieurement ; qu’au demeurant, la recherche d’autres associations de souches d’espèces bien déterminées de bactéries déjà connues comme ayant une efficacité dans le traitement de certaines affections, ne nécessitait pas une activité inventive et faisait appel simplement aux connaissances normalement acquises de l’homme du métier ;

Attendu que les revendications 2 et 3 visant l’application du médicament par voie orale et la composition du lysat bactérien comprenant toutes les souches (21) énumérées à la revendication 1, sont dans la dépendance de la revendication 1 ; que la revendication 2 est nulle comme décrivant une caractéristique relevant du simple procédé de mise en 'uvre, parfaitement connu en matière pharmaceutique, l’administration par voie orale d’un médicament de même type à vertu curative et préventive étant évoquée dans différents brevets antérieurs ; qu’en ce qui concerne la revendication 3, le choix de 21 souches de bactéries déterminées pour composer le lysat repose sur l’idée que les bactéries sont impliquées dans l’apparition de certaines maladies infectieuses des voies respiratoires et qu’il convient de les combattre par la production d’anticorps adaptés et spécifiques ; que ce principe appartient aux connaissances générales de l’homme du métier qui cherche, par la mise au point d’un médicament, à combattre des maladies infectieuses ; que le choix de certaines souches bactériennes est arbitraire en fonction des sources d’infection bactérienne et relève de l’activité normale de l’homme du métier ; que les revendications 2 et 3, ainsi que la revendication 4, totalement dépendante de la revendication 1, comme visant la description du milieu de culture pour chaque genre de bactérie énumérée à la revendication 1, devront être annulées ; que le Certificat Complémentaire de Protection délivré sur la base du brevet d’invention français 79 13157 qui a été annulé, doit être lui aussi annulé ;

Attendu que la société Instituto PIRRI Srl sera déboutée de son appel incident tendant à la fixation par voie d’expertise du préjudice qu’elle prétend avoir subi et dont elle ne justifie aucunement la réalité, se bornant à évoquer lapidairement la durée de la procédure et la gêne en résultant pour elle ; que de même, la S.A. LALLEMAND sera déboutée de sa demande en dommages-et-intérêts pour procédure abusive ; que l’exercice par la société OM Pharma d’une action en justice et de la voie de recours n’a pas dégénéré en abus dès lors qu’il n’a pas révélé de la part de la partie appelante une intention manifeste de nuire ou qu’il n’a pas procédé d’une erreur grossière équivalente au dol ; que la partie intimée sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre ;

Attendu que le jugement mérite confirmation pour les motifs exposés ci-dessus et ceux non contraires des premiers juges ;

Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à chacune des deux autres la somme de 10.000 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en cause d’appel ;

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’AIX en PROVENCE à la date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,

Reçoit l’appel de la société OM Pharma comme régulier en la forme.

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, condamne la société OM Pharma à porter et payer à la société Instituto PIRRI Srl et à la S.A. LALLEMAND la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, en cause d’appel.

Condamne la société OM Pharma aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d’Avoués associés Z A, F G-H ' B C et de la S.C.P. d’Avoués associés I J-K & D E, sur leur affirmation de droit, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT