TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 juillet 2019

N° RG 19/54746 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPYQ W

Assignation du 13 mai 2019

par Nathalie S, 1^re vice-présidente adjointe au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Rachid B, Greffier.

DEMANDERESSE Société DENTSPLY SIRONA INC, Susquehanna Commerce Center 221 West Philadelphia Street York PENNSYLVANIE 17401-2991 – ETATS UNIS D’AMÉRIQUE représentée par M^e François-Xavier BOULIN, avocat au barreau de PARIS – K.0092

DEFENDERESSE Société SDM SNC […] ZI de ROSARGES 01700 MIRIBEL représentée par M^e Alain CLERY, avocat au barreau de PARIS – #D0070

DÉBATS À l’audience du 03 juin 2019, tenue publiquement, présidée par Nathalie S, 1^re vice-présidente adjointe, assistée de Rachid B, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE : La société DENTSPLY SIRONA INC. conçoit et commercialise notamment des produits d’endodontie. Elle est titulaire de diverses marques et en particulier de :

- la marque verbale de l’Union européenne DENTSPLY n°008684921 déposée le 13 novembre 2009 et enregistrée le 22 juin 2010 pour désigner notamment en classe 10 les « Appareils et instruments dentaires »,
- la marque verbale de l’Union européenne DENTSPLY SIRONA n°015169642 déposée le 29 février 2016 et enregistrée le 28 juillet 2016 pour désigner notamment en classe 10 les « Instruments, dispositifs, équipements et appareils destinés à des interventions endodontiques »,

— la marque semi-figurative de l’Union européenne n°002317972 déposée le 26 juillet 2001, enregistrée le 7 octobre 2002 et renouvelée le 11 août 2011, désignant notamment, en classe 10, les « appareils et instruments dentaires ; instruments dentaires à main ; instruments endodontiques » :

— la marque semi-figurative de l’Union européenne n°005754155 déposée le 26 février 2007, enregistrée le 14 août 2008 et renouvelée le 7 décembre 2016, désignant notamment, en classe 10, les «appareils et instruments dentaires» :

— la marque verbale de l’Union européenne PROTAPER n°002007250 déposée le 19 décembre 2000, enregistrée le 20 novembre 2001 et renouvelée le 5 janvier 2011, désignant, en classe 10, les « outils, instruments et appareils endodontiques ». Les 27 et 28 mars 2019, le Bureau des Douanes de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry a informé la société DENTSPLY SIRONA INC. du placement en retenue douanière de 4.104 forêts endodontiques soupçonnés de contrefaire plusieurs marques, dont est titulaire la société DENTSPLY SIRONA INC., en application de l’article 17 du Règlement (UE) n°608/2013 du 12 juin 2013. Le 1^er avril 2019, la Brigade de Surveillance Intérieure des Douanes de Lyon a de la même manière informé la société DENTSPLY SIRONA du placement en retenue douanière de « 1345 boites de forêts dentaires «présumées contrefaire plusieurs marques de la société DENTSPLY SIRONA INC., en application de l’article L. 716-8 du Code de la Propriété Intellectuelle.

C’est dans ce contexte qu’après y avoir été dûment autorisée par ordonnance du 7 mai 2019 en raison de la dangerosité tenant à la mise sur le marché de produits d’endodontie dont l’origine n’est pas garantie, la société DENTSPLY SIRONA INC a fait assigner en référé « d’heure à heure », à l’audience du 3 juin 2019 à 10 heures 30, la société SDM identifiée par l’administration des douanes comme destinataire des produits argués de contrefaçon. Cette société demande au juge des référés, vu les articles L.716-6, L 716-7-1, L.713-2, L. 713-3, L. 713-4, L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 9 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. 809 alinéa 1 du code de procédure civile, de :

- Constater l’atteinte vraisemblable portée par la société SDM SNC aux marques de l’Union européenne DENTSPLY n°008684921 et n°002317972. DENTSPLY SIRONA n°015169642, DENTSPLY MAILLEFER n°005754155 et PROTAPER n°002007250 de la société DENTSPLY SIRONA INC. ; Et, en conséquence,
- Recevoir la société DENTSPLY SIRONA INC. en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;

- Faire interdiction à la société SDM SNC de poursuivre, en France et sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne : * toute importation, détention, commercialisation, offre à la vente et vente, sous quelque forme que ce soit, de produits revêtus des marques de l’Union européenne DENTSPLY n°008684921 et n°002317972, DENTSPLY SIRONA n°015169642. DENTSPLY MAILLEFER n°005754155 et PROTAPER n°002007250 ; * tout usage, reproduction ou imitation des marques de l’Union européenne DENTSPLY n°008684921 et n°002317972, DENTSPLY SIRONA n°015169642. DENTSPLY MAILLEFER n°005754155 et PROTAPER n°002007250, et en particulier dans le cadre de toute offre à la vente sur les sites internet wwvv.sdm-online.com et http://sdm-dentallproject.com, et de toute vente sur le site wwvv.sdm- online.com, de produits et instruments endodontiques revêtus des marques de l’Union européenne DENTSPLY n°008684921 et n°002317972. DENTSPLY MAILLEFER n°005754155 et PROTAPER n°002007250. et ce sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours ouvrables à compter de la notification de la décision à intervenir ;

— Ordonner la saisie de l’ensemble des produits placés en retenue douanière le 27 mars 2019 par les services des Douanes de Lyon Saint-Exupéry et le 1^er avril par la Brigade de Surveillance Intérieure des Douanes de Lyon, et leur conservation entre les mains de l’administration des douanes dans l’attente d’une décision au fond statuant sur leur destruction ;

— Déclarer bien fondée la demande de provision sur indemnisation présentée par la société DENTSPLY SIRONA INC et en conséquence, condamner la société SDM SNC à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ;

- Ordonner à la société SDM SNC de : * produire l’ensemble des documents comptables et commerciaux établissant l’origine de tous les produits marqués DENSPLY et PROTAPER qu’elle a importés, offerts à la vente et vendus au cours

des 5 dernières années, permettant d’identifier l’identité et les coordonnées de ses fournisseurs et intermédiaires ; * communiquer les prix d’achat de ces produits, référence par référence, leurs prix de revente par ses soins, ainsi que les quantités vendues, l’identité et les coordonnées des clients par elle fournis, et les quantités encore en stock à la date de l’assignation, * l’ensemble des documents communiqués devant être certifiés exacts et sincères par l’expert-comptable de la société SDM SNC, et ce sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours ouvrables à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- Se réserver la liquidation des astreintes en application des dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;

- Condamner la société SDM SNC à payer la somme de 50.000 euros à société DENTSPLY SIRONA INC. au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

- Condamner la société SDM SNC aux entiers dépens. À l’audience du 3 juin 2019, la société SDM demande pour sa part au juge des référés de : À titre principal,
- Constater que la requête de la société DENTSPLY SIRONA du 7 mai 2019 est nulle et de nul effet, Par voie de conséquence,
- Constater la nullité de la procédure et débouter la société DENTSPLY SIRONA de toutes ses demandes, à toutes fins qu’elles comportent. Subsidiairement.

- Écarter des débats toutes les pièces de la société DENTSPLY SIRONA, faute de justification qu’elles aient été produites devant le juge des requêtes. A tout le moins.

- Écarter des débats les pièces 8 et 9 de la société DENTSPLY SIRONA, comme étant postérieures à la requête du 7 mai 2019 et n’ayant pas été présentées au juge des requêtes, et ses pièces 5.12 et 7, qui font défaut dans la dernière communication officielle de la société DENTSPLY SIRONA au Conseil de la société SDM. En toute hypothèse,
- Constater que la société SDM a déjà fourni à la société DENTSPLY SIRONA tous engagements de cesser toute commercialisation des produits litigieux, ainsi que tous éléments comptables en sa possession, outre ceux produits au cours de la présente instance,
- Constater en conséquence l’absence de toute urgence ou de tout péril éventuel,
- Constater que la société DENSTAPLY SIRONA est donc déjà en possession de tous éléments utiles à la conduite de son procès.

— Constater que les enjeux financiers du litige ne sont pas de l’importance annoncée par la société DENTSPLY SIRONA. En conséquence,
- Débouter la société DENTSPLY SIRONA de toutes ses demandes fins et prétentions et la renvoyer devant le juge du fond, déjà saisi du litige,
- Condamner la société DENTSPLY SIRONA à payer à la société SDM la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire et celle de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la nullité de la procédure La société SDM conclut à la nullité de la procédure faute pour la requête de préciser à quelle juridiction elle est présentée, quelles sont les marques invoquées, ni les motifs de l’urgence alléguée, le caractère contrefaisant des produits étant à cet égard insuffisant. La défenderesse ajoute que, surtout, la requête ne comporte aucune liste des pièces sur lesquelles elle est fondée. Elle demande encore que les pièces postérieures à la requête soient écartées des débats.

La société DENTSPLY SIRONA conclut pour sa part à la validité de la procédure. Elle précise avoir elle-même retiré les pièces 8 et 9 postérieures à la requête, de même que les pièces 5.12 et 7 manquantes. Sur ce. Selon l’article 485 du code de procédure civile, "La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. " Aux termes de l’article 486, "Le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. " Force est en m’occurrence de constater que l’ordonnance a été rendue (après lui avoir été présentée) par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris. Les marques visées sont précisément identifiées par leur numéro dans cette requête, de même que l’urgence, qui résulte au cas particulier de la nature des produits argués de contrefaçon, destinés aux soins dentaires, lesquels requièrent, pour des raisons sanitaires évidentes, que leur origine soit garantie, ce que précise suffisamment la requête.

Enfin, à supposer que les dispositions des articles 493 et suivants du code de procédure civile soient applicables, la « requête »', l’ordonnance et l’assignation en référé sont accompagnées d’une liste détaillant précisément l’ensemble des pièces invoquées au soutien des demandes que comportent, tant la requête que l’assignation. Le double de l’ordonnance a été conservé au greffe. Il en résulte qu’aucun des moyens de nullité de la procédure en référé à heure indiquée n’apparaît fondé. Il sera constaté que les pièces 5.12. 7, 8 et 9 de la société DENTSPLY SIRONA ne sont pas produites. 2°) Sur les mesures sollicitées La société DENTSPLY SIRONA expose que l’atteinte vraisemblable à ses marques est amplement établie et reconnue. Elle indique qu’il est urgent de faire cesser l’approvisionnement de la société SDM auprès de ce fournisseur chinois qui écoule sa production via le site Alibaba au prix de 2 USD le foret endodontique revêtu de sa marque, ce même produit, fabriqué en Suisse, étant vendu 35 USD par elle-même. La société SDM expose quant à elle s’être engagée à cesser la vente des produits litigieux. Elle ajoute s’être assurée de la qualité des produits lesquels se sont révélés d’une qualité équivalente aux forêts endodontiques « originaux », ce dont attestent des chirurgiens- dentistes. La société SDM soutient enfin que la demanderesse surestime artificiellement son préjudice, les produits ayant été acquis pour un prix de 24.481,02 euros HT, soit 69.556,23 euros HT selon les prix pratiqués par la société DENTSPLY SIRONA INC. La société SDM fait valoir qu’elle a fourni les documents sollicités. Elle conclut par conséquent à l’inutilité de la procédure. Sur ce. Selon l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle, "Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles défaire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie règlement cure, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés". Selon le 22^e considérant de la directive n°2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont les dispositions précitées constituent la transposition. « Il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l’atteinte sans attendre une décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle. » Le caractère contrefaisant des produits est en l’occurrence vraisemblable. Aussi, pour assurer les droits du titulaire sur les marques en vigueur, sans qu’aucun caractère disproportionné ne soit établi par le défendeur, partenaire commercial habituel de la demanderesse, qui a

décidé de prendre le risque de commercialiser des produits marqués, acquis auprès d’un fournisseur chinois à un prix très sensiblement inférieur au prix de vente habituel des produits en cause, ce dont, en tant que professionnel, il ne pouvait que déduire le caractère contrefaisant, il sera ordonné une mesure d’interdiction de commercialiser ces produits, en tant que de besoin sous astreinte, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

Selon le 26^e considérant de la directive n°2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont l’article L.615-7 du code de la propriété intellectuelle constitue la transposition. "En vue de réparer le préjudice subi du fait d’une atteinte commise par-un contrevenant qui s’est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, le montant des dommages-intérêts octroyés au titulaire du droit devrait prendre en considération tous les aspects appropriés, tels que le manque à gagner subi par le titulaire du droit ou les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, le cas échéant, tout préjudice moral causé au titulaire du droit. Le montant des dommages- intérêts pourrait également être calculé, par exemple dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi, à partir d’éléments tels que les redevances ou les droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. Le but est non pas d’introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d’identification. " Il résulte en l’occurrence de l’attestation établie par M. N, président de IGP Consulting, prestataire informatique de la société SDM avant accepté d’analyser informatiquement "en urgence" les factures des sociétés EASTATION et DENTSPLY SIRONA, que la société SDM a acquis pour 24.481.02 euros de produits de marques DENTSPLY auprès de la société EASTATION, qui lui auraient coûté s’ils avaient été acquis auprès de DENTSPLY, 69.556.23 euros. Il en résulte un bénéfice estimé de la société SDM de 45.000 euros, somme au paiement de laquelle sera provisionnellement condamnée la société SDM. Selon l’article L.716-7-1 A. "La juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 716-7. " Il sera fait droit à la mesure sollicitée sur ce fondement selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

3°) Sur les autres mesures Le succès des prétentions de la société DENTSPLY SIRONA ne peut que conduire au rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société SDM. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société SDM supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société DENTSPLY SIRONA la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort. LE PRÉSIDENT. Rejette la demande de nullité de la procédure d’assignation en référé à heure indiquée ; Constate que la société DENTSPLY SIRONA ne produit pas les pièces 5.12, 7, 8 et 9 ; Fait en tant que de besoin défense à la société S DM de poursuivre, en France et sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne, toute importation, détention, commercialisation, offre à la vente et vente, sous quelque forme que ce soit, de produits revêtus des marques contrefaites ainsi que tout usage, reproduction ou imitation des marques de l’Union européenne DENTSPLY n°008684921 et n°002317972. DENTSPLY SIRONA n°015169642, DENTSPLY MAILLEFER n°005754155 et PROTAPER n°002007250, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction (c’est à dire par produit contrefaisant) constatée, cette astreinte courant à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la présente décision, et pendant douze mois ; Ordonne la saisie de l’ensemble des produits placés en retenue douanière le 27 mars 2019 par les services des Douanes de Lyon Saint-Exupéry et le 1^er avril par la Brigade de Surveillance Intérieure des Douanes de Lyon, et leur conservation entre les mains de l’administration des douanes dans l’attente d’une décision au fond statuant sur leur destruction ; Condamne la société SDM à payer à la société DENTSPLY SIRONA la somme provisionnelle de 45.000 euros à valoir sur les dommages- intérêts lui étant dus ; Ordonne à la société SDM de : * produire l’ensemble des documents comptables et commerciaux établissant l’origine de tous les produits marqués DENSPLY et

PROTAPER qu’elle a importés, offerts à la vente et vendus au cours des 5 dernières années, permettant d’identifier l’identité et les coordonnées de ses fournisseurs et intermédiaires ; * communiquer les prix d’achat de ces produits, référence par référence, leurs prix de revente par ses soins, ainsi que les quantités vendues, et les quantités encore en stock à la date de l’assignation, l’ensemble des documents communiqués devant être certifiés exacts et sincères par l’expert-comptable de la société SDM, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, cette astreinte courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, et pendant douze mois ; Se réserve la liquidation des astreintes prononcées en application des dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société SDM ; Condamne la société SDM aux dépens ; Condamne la société SDM à payer la somme de 7.500 euros à société DENTSPLY SIRONA INC. au titre de l’article 700 du code de procédure civile.