Non-usage de la marque
Décisions
Est confirmée la décision rendue par le directeur général de l'INPI ayant prononcé la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque semi-figurative YENDIS 29, […] Le titulaire ne démontre pas qu'il a bien exploité la marque litigieuse, mais se prévaut d'un juste motif de non-usage constitué par la pandémie de Covid-19 survenue au début de l¿année 2020 qui, […] il ne résulte pas de l'examen de ces pièces que la pandémie de Covid 19 apparue à compter du premier trimestre 2020 a constitué un obstacle rendant impossible ou déraisonnable l'usage de la marque et caractérisant un juste motif de non usage de la marque dans la période considérée des cinq années précédant la demande en déchéance.
Le titulaire de la marque REFLEA est irrecevable en son action en contrefaçon et en ses demandes d'indemnisation de ce chef, en application de l'article L. 716-4-3 du CPI. En effet, il ne démontre pas l'existence d'un juste motif au non-usage de sa marque au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée. […] Ainsi, il n'est pas démontré que le non-usage de la marque REFLEA était indépendant de la volonté du titulaire, ni que les problèmes de santé du dirigeant de la société licenciée présentaient un lien suffisamment direct avec la marque au point de rendre l'usage de celle-ci déraisonnable.
La cour d'appel a rejeté la demande reconventionnelle en déchéance des droits des sociétés Philip Morris sur les marques MANHATTAN. […] Il en a déduit que les sociétés Philip Morris justifiaient d'une menace de poursuite jusqu'au prononcé de la déchéance de la partie française de la marque internationale antérieure et qu'elles justifiaient, par conséquent, de justes motifs de non-exploitation. En l'état de ces appréciations souveraines, […] quand bien même ces sociétés auraient déposé la marque française et renouvelé les deux marques en connaissance de cette législation, et rendant l'usage en France des marques impossible ou déraisonnable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
La procédure judiciaire en concurrence déloyale, engagée par la demanderesse à l'encontre du titulaire de la marque MAXXILOTS antérieurement à la présente action en déchéance de ce titre, ne constitue pas un juste motif justifiant du non-usage de la marque. […] Elle n'a donc pas trait à l'usage de la marque litigieuse pour désigner les produits visés au dépôt et ne rend pas son usage impossible ou déraisonnable. […] qu'elle est donc fondée à se prévaloir d'un motif légitime justifiant le non-usage de sa marque puisque l'exercice d'une action en concurrence déloyale contre le titulaire de la marque constitue un obstacle juridique à l'exploitation de ladite marque. […]
[…] « [L]'existence d'une procédure devant les juridictions nationales ne constitue pas un juste motif pour le non-usage d'une marque. Les seuls motifs justifiant le non-usage de la marque sont ceux qui ne proviennent pas de la sphère et de l'influence de la marque, comme les restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics, qui sont deux exemples de motifs valables pour le non-usage expressément mentionnés à l'article 19, paragraphe 1, […]
Procedure, arret d'appel ayant donne acte a la defenderesse, distinction entre les documents publicitaires utilisant regulierement le mot (kenwood) pour des appareils de haute fidelite et ceux l'utilisant indument sans adjonction pour la denomination sociale, arret confirmant que dans le domaine de la haute fidelite, seule etait concernee la denomination sociale (kenwood) et non l'usage de la marque (kenwood), moyen des demanderesses irrecevable, rejet du pourvoi.
[…] 36 Le dixième considérant du règlement sur la marque communautaire énonce que la protection de la marque communautaire n'est justifiée que dans la mesure où la marque est effectivement utilisée. La notion de justes motifs pour le non-usage d'une marque ne doit pas être interprétée de manière trop large. En effet, la réalisation de l'objectif énoncé au considérant 10 serait compromise si tout obstacle, même minime, était suffisant pour justifier le non-usage de la marque, pour autant qu'il ne dépende que de la volonté du titulaire de la marque (voir 14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 44).
[…] la demande en déchéance est également dénuée de fondement, car il existe des justes motifs pour le non-usage de la marque de l'Union européenne contestée. La titulaire de la marque de l'Union européenne a activement sollicité, […] une autorisation de mise sur le marché pour un produit devant être vendu sous la marque de l'Union européenne contestée en Allemagne et ailleurs dans l'UE, étant donné qu'elle a l'intention de faire un usage sérieux de la marque de l'Union européenne contestée dans l'UE le plus rapidement possible. […] Même la procédure pendante d'autorisation de mise sur le marché pendante devant la FDA peut être considérée comme un juste motif pour le non-usage.
[…] l'opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage. […] Au vu de ce qui précède, la division d'opposition conclut que l'opposante n'a pas prouvé qu'elle avait les justes motifs pour le non-usage de la marque au cours de la période pertinente.
[…] 70 Cela signifie tout au plus que, dans certaines circonstances, des essais cliniques sont susceptibles de constituer un juste motif pour le non-usage d'une marque de l'Union européenne. Toutefois, la requérante ne démontre pas que, en l'espèce, elle avait reçu de la part de l'EUIPO des renseignements précis, inconditionnels et concordants tenant au fait que les essais cliniques qu'elle menait constituaient un juste motif pour le non-usage de la marque contestée. Il y a donc lieu de déclarer le troisième moyen non fondé.
pendant 7 jours
Commentaires
CA Paris, 13 septembre 2016, n°15/04749 La Cour d'appel de Paris vient de rendre un arrêt dont les termes inédits pourraient avoir des conséquences redoutables pour les titulaires de marques non exploitées dans le cadre des actions en contrefaçon pour la défense de leurs droits. […] cidres, digestifs, vins spiritueux, extraits ou essences alcooliques » en raison du défaut d'usage. Ce défaut d'usage va emporter des conséquences encore plus larges dans le cadre de l'instance en contrefaçon. […] Dans cette affaire, les actes dont il était fait grief, avaient eu lieu pendant la période de non-usage de la marque qui a conduit au prononcé de la déchéance. […]
Lire la suite…CA Paris, 13 septembre 2016, n°15/04749 La Cour d'appel de Paris vient de rendre un arrêt dont les termes inédits pourraient avoir des conséquences redoutables pour les titulaires de marques non exploitées dans le cadre des actions en contrefaçon pour la défense de leurs droits. […] cidres, digestifs, vins spiritueux, extraits ou essences alcooliques » en raison du défaut d'usage. Ce défaut d'usage va emporter des conséquences encore plus larges dans le cadre de l'instance en contrefaçon. […] Dans cette affaire, les actes dont il était fait grief, avaient eu lieu pendant la période de non-usage de la marque qui a conduit au prononcé de la déchéance. […]
Lire la suite…Les justes motifs de non-usage d'une marque Le titulaire d'une marque est soumis à une obligation d'usage de cette dernière dans les cinq ans suivant son enregistrement, […] il doit rendre l'usage de cette marque impossible ou déraisonnable. […] La cour d'appel de Lyon a finalement conclu que les conditions cumulatives à l'existence d'un juste-motif n'étaient pas satisfaites : « Mme U. ne démontrait pas que le non-usage de la marque REFLEA était indépendant de sa volonté ni que les problèmes de santé {du dirigeant de la société licenciée} présentait un lien suffisamment direct avec la marque REFLEA au point de rendre l'usage de cette marque déraisonnable ».
Lire la suite…Covid-19, un juste motif de non-usage d'une marque ? Toute marque enregistrée doit être exploitée pour les produits et services revendiqués. […] Dans une décision rendue le 8 juillet 2021, l'INPI prononce la déchéance pour non-usage de la marque SALAVIN. […] Il convient de prouver un usage sérieux pendant la période des cinq années précédant la demande en déchéance. […]
Lire la suite…Cela implique que, au cours de la période de grâce, l'étendue du droit exclusif est déterminée uniquement par les produits et services visés par l'enregistrement sans pouvoir être affecté par le non usage de la marque pour une partie ou l'ensemble de ces produits et services. […] La Haute Cour mentionne le considérant 6 de la directive 2008/95 lequel énonce que « [les] États membres devraient conserver la faculté de déterminer les effets de la déchéance ou de la nullité des marques ». […] Or, le législateur français a décidé de de faire produire les effets de la déchéance d'une marque pour non-usage à compter de l'expiration d'un délai de cinq ans suivant son enregistrement, […]
Lire la suite…La demande en déchéance des droits sur la marque verbale SALAVIN pour désigner différents produits alimentaires, notamment de chocolaterie et de confiserie est fondée. Les éléments produits par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas d'attester de son usage pendant la période pertinente, […] les photographies relatives à une chocolaterie Salavin sont très anciennes et ne démontrent pas un usage de la marque SALAVIN pour les produits qu'elle désigne pendant la période pertinente. Le titulaire ne justifie pas davantage d'un juste motif de non-usage de la marque. […]
Lire la suite…La demande de question préjudicielle a été présentée dans le cadre d'une procédure de déchéance de marque pour non-usage devant les tribunaux allemands. Le droit allemand met à la charge du demandeur à une action en déchéance l'exposé des faits, c'est-à-dire l'exposé de manière étayée des éléments factuels tendant à démontrer le non-usage de la marque. […]
Lire la suite…Le titulaire d'une marque antérieure agissant en nullité peut désormais s se voir opposer par le défendeur le non-usage de sa marque antérieure. […] Le projet de transposition de la directive « Paquet Marques » introduit la possibilité d'invoquer en défense dans les actions en nullité le non-usage de la marque antérieure. […] La marque antérieure sera réputée enregistrée uniquement pour les produits et services ayant fait l'objet d'un usage sérieux, et le demandeur à l'action devra apporter la preuve de cet usage sérieux.Le nouvel article L. 716-2 prévoit deux cas de figure : Si la marque antérieure a été enregistrée depuis plus de cinq ans à compter de la demande en nullité, […]
Lire la suite…Depuis le 10 janvier 2024, les actions en déchéance pour non-usage, qui devaient auparavant être instruites devant les tribunaux, peuvent être initiées devant l'Office turc des marques (TPO). La procédure a été précisée par un règlement du 15 mars 2025 : les titulaires de marques faisant l'objet de telles procédures auront un mois à compter de la notification pour soumettre des preuves d'usage. Ce délai pourra être prorogé d'un mois supplémentaire.
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre VI : Contentieux
- Section 2 : Contentieux de la contrefaçon
1° Que la marque a fait l'objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ; 2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.
Article L716-2-3 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre VI : Contentieux
- Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
- Sous-section 2 : Nullité de la marque
d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage ;
Article L716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre VI : Contentieux
- Section 2 : Contentieux de la contrefaçon
titulaire d'une marque de garantie ou d'une marque collective peut demander, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du préjudice subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.
Article R712-3 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie réglementaire
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
2° Les pièces annexes ci-après : a) La justification du paiement des redevances prescrites ; b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ; c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage ; d) S'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de garantie, le règlement
Article R712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle
- ···
- Partie réglementaire
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
utiles et, le cas échéant, produire les pièces propres à établir l'usage sérieux ou le juste motif de non-exploitation de la marque antérieure concernée, conformément aux dispositions de l'article L. 712-5-1 ;
Article L715-5 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
- Section 1 : Marques de garantie
[…] 2° Le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec le règlement d'usage ; […] 4° Une modification du règlement d'usage l'a rendu non conforme aux conditions prévues aux articles L. 715-1 et L. 715-2 ou contraire à l'ordre public.
Article L715-6 du Code de la propriété intellectuelle
- ···
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
- Section 2 : Marques collectives
Une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l'utiliser en vertu de son règlement d'usage. Les dispositions du présent livre sont applicables aux marques collectives sous réserve des dispositions particulières prévues dans la présente section.
Article L714-3 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9.
Article R716-6 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie réglementaire
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre VI : Contentieux
- Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
- Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque
titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ; […]
Article L715-2 du Code de la propriété intellectuelle
- ···
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
- Section 1 : Marques de garantie
Le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque de garantie est accompagné d'un règlement d'usage. Toute modification ultérieure du règlement d'usage est portée à la connaissance de l'Institut national de la propriété industrielle.
- Non-usage sérieux de la marque
- Non-usage de la marque communautaire
- Demande de déchéance de la marque pour absence d'usage sérieux
- Usage sérieux de la marque
- Absence d'usage sérieux de la marque
- Absence d'usage sérieux de la marque antérieure
- Absence de preuve d'usage sérieux de la marque antérieure
- Absence de preuve d'usage sérieux
- Demande de déchéance de la marque communautaire
- Usage sérieux de la marque antérieure
- Violation des droits de marque
- Preuve d'usage sérieux de la marque
- Droit à l'enregistrement de la marque
- Caractère distinctif acquis par l'usage
- Preuves d'usage de la marque
- Descriptivité de la marque
- Demande de déchéance de la marque de l'Union européenne
- Contrefaçon de marque
- Demande de déchéance de l'enregistrement international de la marque
- Usage de la marque antérieure
C'est l'article 714-5 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ; Par voie de conséquence, […]
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