TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 .Juillet 2016

3^e chambre 2^e section N° RG : 15/03845

Assignation du 11 mars 2015

DEMANDERESSE S.A. MURPROTEC […] 75009 PARIS représentée par M^e Manon GIAMPIERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0077 et M^e Fabrice V, avocat au Barreau d’ARRAS

DEFENDERESSE S.A.R.L. MURETANCHE […] 78920 ECQUEVILLY représentée par Maître Emmanuel DE MARCELLUS de l, DE MARCELLUS & DISSER Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0341 et M^e Nicole B de la SESARL BRM, avocat au Barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL François A 1^er Vice-Président Adjoint Françoise B, Vice-Président Julien S. Vice-Président assistés de Jeanine R, faisant fonction de Greffier

DEBATS À l’audience du 02 juin 2016 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononce publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SOCIETE MURPROTEC SA se présente comme une société, créée en 1975, ayant pour activité les traitements des bâtiments contre les différentes causes d’humidité. Elle dispose d’un site internet accessible à l’adresse vvww.murprotec.fret elle est en outre titulaire des marques suivantes :

- la marque française semi-figurative N°3858596 déposée

Le 9 septembre 2011 et désignant au sein de la classe 37 les « services d’étanchéité (construction) » ;

— la marque française semi-figurative

N°4052368 déposée le 2 décembre 2013 et désignant au sein de la classe 37 «construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; services d’isolation (construction) ; nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifice (surfaces extérieures) ou de fenêtres». La société MURETANCHE se présente comme une société créée en 2011, ayant pour activité la fourniture de services relatifs au traitement de l’humidité des bâtiments. Elle dispose d’un site internet accessible à l’adresse www.muretanche.fr. Indiquant avoir constaté que la société MURETANCHE se livrait à des actes de contrefaçon de marque et à des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre, la SOCIETE MURPROTEC a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle et obtenu l’autorisation de faire procéder à un constat d’huissier aux fins notamment de prendre copie de toutes les données relatives à l’historique du compte GOOGLE « MURETANCHE » pour quantifier le nombre de contacts réalisés sur le site internet www.muretanche.fr par des internautes ayant cliqué sur les annonces comportant la marque « MURPROTEC ». C’est dans ce contexte que la SOCIETE MURPROTEC, par acte d’huissier en date du 11 mars 2015, a assigné la société MURETANCHE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2016, la SOCIETE MURPROTEC, au visa des articles L. 615-7-1, L. 711-1, L. 711-2, L. 713-3, L. 716-1, L. 716-4, L. 716-5, L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du Code civil, demande en ces termes au Tribunal de :

— Constater l’existence d’actes de contrefaçon réalisés par la société MURETANCHE au détriment de la SOCIETE MURPROTEC,
- Ordonner à la société MURETANCHE de cesser immédiatement d’utiliser les marques « MURPROTEC » dans ses annonces publicitaires sur Internet et, de manière générale, dans quel que document que ce soit, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- En conséquence, condamner la société MURETANCHE à payer à la SOCIETE MURPROTEC la somme de 193.757 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon,
- Ordonner la publication de la décision à intervenir ou d’un extrait de celle-ci aux frais de la société MURETANCHE, au sein des journaux suivants :

• Le quotidien national « les ECHOS » […]

•Le quotidien régional « OUEST FRANCE » sur ses éditions des départements 14 50 76 27 28 61 10, rue du Breil35051 Rennes Cedex 9

• Le quotidien national « 20 minutes » […].

— Dire et juger que la société MURETANCHE a commis des agissements de concurrence déloyale au préjudice de la SOCIETE MURPROTEC,
- Condamner en conséquence la société MURETANCHE à payer à la SOCIETE MURPROTEC la somme de 2.497.575 € HT à titre de réparation de la perte de marge brute d’exploitation,
- Ordonner la publication de la décision à intervenir ou d’un extrait de celle-ci aux frais de la société MURETANCHE, au sein des journaux suivants :

• Le quotidien national « les ECHOS » […] • Le quotidien régional « OUEST FRANCE » sur ses éditions des départements 14 50 76 27 28 61 10. […] • Le quotidien national « 20 minutes » […].

— Condamner la société MURETANCHE à verser à la SOCIETE MURPROTEC la somme de 20.000 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

— Débouter la société MURETANCHE de I’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

- Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.

- Condamner la société MURETANCHE aux entiers frais et dépens de la procédure. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2016, la société MURETANCHE, au visa des articles 31, 32, 122 du code de procédure civile, des articles L. 716-5. L. 714-7, L. 714-3, L. 711-2. L. 713-3. L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, des articles 1382 et 1383 du Code civil, demande en ces termes au tribunal de : À titre principal.

- Déclarer irrecevable la SOCIETE MURPROTEC, pour défaut de qualité à agir.

- Écarter des débats la marque n°3858596.

- Juger nuls les enregistrements de la marque n°3858596 déposée le 9 décembre 2011 pour les services de la classe 37 et de la marque n°4052368 déposée le 2 décembre 2013 pour les services de la classe 37. faute de distinctivité.

- Dire que la décision, une fois définitive, sera transmise à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente pour inscription au registre national des marques. À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à considérer que la SOCIETE MURPROTEC était recevable à agir et que les marques n°3858596 et n°4052368 devaient être admises dans le cadre des débats et qu’elles étaient valables :

- Débouter la Demanderesse de ses demandes en contrefaçon de marques, faute pour elle d’établir la comparaison des signes, et en l’absence de risque de confusion

À titre infiniment subsidiaire.

- Dire que les demandes d’interdiction sous astreinte sont sans objet :

- Constater que les demandes de dommages et intérêts formulées par la SOCIETE MURPROTEC ne sont pas justifiées.

- Débouter la Requérante de sa demande d’exécution provisoire

— En conséquence, débouter la SOCIETE MURPROTEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Sur les demandes en concurrence déloyale et parasitaire : À titre principal.

- Débouter la Demanderesse de ses demandes en concurrence déloyale el parasitaire, faute pour elle de caractériser une faute
- Débouter la Demanderesse de ses demandes en concurrence déloyale el parasitaire, faute pour elle d’établir son préjudice
- Débouter la Requérante de sa demande d’exécution provisoire
- En conséquence, débouter la SOCIETE MURPROTEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

À titre reconventionnel :

- Condamner la SOCIETE MURPROTEC à payer à la société MURETANCHE la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral subi par elle du fait de la présente procédure abusive,

En tout état de cause :

- Condamner la SOCIETE MURPROTEC à payer à la société MURETANCHE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner la SOCIETE MURPROTEC aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel de Marcellus. Avocat aux offres de droits.

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contrefaçon de marque Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de la société MURPROTEC ;

La société MURETANCHE fait valoir que la demanderesse est irrecevable à agir en contrefaçon, faute pour elle de justifier de sa qualité de titulaire des deux marques prétendument contrefaites. Elle expose que s’agissant de la marque n°3858596, celle-ci est déposée non pas au nom de la SA MURPROTEC mais au nom de la société

GROUPE MURPROTEC qui apparaît comme une société distincte de la demanderesse et dont l’adresse est de surcroît différente de celle de la SA MURPROTEC et que s’agissant de la marque n°4052368, bien qu’elle apparaisse déposée par la SA MURPROTEC, l’adresse figurant au dépôt est différente de celle de la demanderesse. Elle estime qu’en dépit de la modification du siège social le 4 décembre 2014 qui a été prise en considération par le greffe du Tribunal de commerce le 12 février 2015, la SOCIETE MURPROTEC ne prouve pas qu’elle était personnellement titulaire des marques susvisées en janvier et février 2015, date des faits reprochés. En réponse, la SOCIETE MURPROTEC conclut au rejet de ce moyen aux motifs que le dépôt effectué par MURPROTEC GROUPE au lieu de SA MURPROTEC résulte d’une erreur matérielle commise lors de l’enregistrement de la marque étant précisé qu’à l’époque du dépôt, la seule société anonyme dont le siège social était situé à l’adresse visée par le dépôt est bien la SOCIETE MURPROTEC SA. Elle précise que l’adresse distincte figurant sur le dépôt s’explique par une modification de son siège social intervenue le 4 décembre 2014. Elle ajoute que la propriété de ces marques ne peut revenir à un établissement secondaire de la SOCIETE MURPROTEC SA car l’établissement secondaire n’a pas la personnalité juridique et ne peut donc pas déposer une marque. Elle considère ainsi que c’est bien la SOCIETE MURPROTEC SA qui a procédé au dépôt de la marque n°3858596, la seconde marque n°4052368 n’étant pas concernée par cette différence de déposant. Sur ce. Sur la recevabilité de l’action engagée sur le fondement de la marque française n°11 3 858 596, Il ressort des pièces versées que s’agissant de la marque française n°113 858 596, celle-ci a été déposée par la SA GROUPE MURPROTEC, dont le siège social est […] BP 10032,62051 à SAINT LAURENT BLANGY 62051. Quand bien même, la SOCIETE MURPROTEC soutient que ce dépôt résulte d’une erreur matérielle et être la véritable titulaire de ladite marque, elle ne justifie pas avoir fait procéder à la rectification de ladite erreur de telle sorte qu’au regard des informations mentionnées au dépôt, il y a lieu de la déclarer irrecevable à se prévaloir de ladite marque à rencontre de la défenderesse. Sur la recevabilité de l’action engagée sur le fondement de la marque française n°13 4 052 368, Il ressort des pièces versées que s’agissant de la marque française n° 134 052 368, celle-ci a été déposée par la SA SOCIETE MURPROTEC, dont le siège social est […] BP 032, 62051 à SAINT LAURENT BLANGY 62051, « N°SIREN 301 499 042 ».

En dépit du fait que l’adresse figurant sur cet enregistrement est différente de celle de la demanderesse, celle-ci justifie avoir précisément changé l’adresse de son siège social selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 4 décembre 2014 ayant pour effet de le transférer au […] à PARIS 75009. En l’état de ces éléments, la SOCIETE MURPROTEC justifie être titulaire de la marque précitée de telle sorte qu’elle est recevable à agir sur son fondement et que le moyen soulevé par la société MURETANCHE sera rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de validité des marques ; La société MURETANCHE fait valoir que les deux marques invoquées n°3858596 et n°4052368 doivent être annulées faute de distinctivité. Elle considère ainsi que visant des «services d’isolation», la marque «MURPOTEC» est composée d’éléments désignant les services qu’elle vise («mur») et la caractéristique du service qu’est la protection contre l’humidité par le terme contracté («protec») et ajoute que les éléments figuratifs relatifs à la place des mots et aux couleurs employées ne sont pas dominants et n’apportent pas un caractère arbitraire à l’ensemble de la marque. En outre, elle estime que le logo et le slogan «Mettez votre maison au sec» sont incontestablement évocateurs des services d’isolation et viennent renforcer la descriptivité de la marque. La SOCIETE MURPROTEC fait valoir que la dénomination «MURPROTEC» est composée du mot générique «mur» adjoint à une contraction du mot protection «protec» qui ne répond à aucune définition dans le dictionnaire. Elle précise que ce suffixe «protec» est composé de deux parties, à savoir «pro» qui est un diminutif de professionnel et le terme «tec» qui fait également référence à la technicité des produits et services fournis par la SOCIETE MURPROTEC et que le choix de désigner sa marque sous la dénomination «MURPROTEC» et non par «MURPROTECTION» permet de considérer que la marque litigieuse est une création fantaisiste propre au néologisme, servant à conférer une image positive professionnelle et technique des produits et services que la société commercialise. Elle ajoute que le terme «MURPROTEC» n’est pas utilisé par le consommateur moyen dans le langage courant pour désigner des services de traitement contre l’humidité et que les marques «MURPROTEC» ne sont pas composées d’éléments désignant les services qu’elles visent, à savoir les traitements contre l’humidité. Sur ce. Le moyen tiré du défaut de distinctivité de la marque sera analysé au regard de la seule marque française n°13 4 052 368, compte tenu de l’irrecevabilité prononcée ci-dessus pour l’autre marque.

La marque française litigieuse déposée le 2 décembre 2013 est une marque semi-figurative comportant les éléments verbaux : « MUR.PROTEC » et l’expression inscrite en dessous : « Mettez votre maison au sec ! ». Ces éléments verbaux sont précédés d’un dessin représentant une maison et une loupe, quelques gouttes d’eau étant représentées sur la façade de la maison. Cette marque est déposée pour désigner les produits et services suivants : «construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; services d’isolation (construction) ; nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifice (surfaces extérieures) ou de fenêtres».

Cette marque ayant été déposée le 2 décembre 2013 et le caractère distinctif d’une marque s’appréciant au regard de la loi en vigueur à la date de son dépôt, il y a lieu d’apprécier sa validité au regard de l’article L. 711 -2 du code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de la directive n°2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

L’article L. 711-2 précité dispose que « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif: a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ". Pour être distinctif, outre les conditions précitées, le signe doit assurer la fonction de la marque qui est de garantir l’origine du produit ou du service par rapport au public visé afin de permettre au public visé d’individualiser les produits ou services du titulaire de la marque et de considérer que tous les produits ou services désignés par la marque ont été fabriqués sous le contrôle du titulaire de la marque. En l’espèce, la marque visant des produits ou services destinés au grand public, le public pertinent doit être constitué par le consommateur moyen, normalement informé mais qui doit être considéré également comme particulièrement attentif eu égard à la technicité des services proposés relatifs à la construction et aux services d’isolation. Si le mot « mur » de la marque revendiquée renvoie à la « construction », le mur étant un élément de construction, l’adjonction du suffixe « protec » qui ne renvoie à aucun terme usuel dans le langage courant, mais peut être compris soit comme la contraction du mot « protection », soit comme celle de deux préfixes « pro » pour professionnel et « tec » pour technique, confère aux éléments verbaux

du signe un caractère arbitraire, renforcé par le fait que ces éléments sont insérés dans un encadré sur fond bleu foncé et arrondis aux extrémités, le mot mur étant inscrit en blanc et le mot « protec » étant inscrit en orange, accompagné d’un élément figuratif caractérisé aussi par le dessin d’une maison sur laquelle est posée une loupe, l’ensemble permettant au public pertinent d’identifier le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant de la SOCIETE MURPROTEC et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises. Le moyen tiré de la nullité pour défaut de caractère distinctif sera donc rejeté. Sur les faits invoqués au titre de la contrefaçon La SOCIETE MURPROTEC fait valoir que la société MURETANCHE fait une utilisation illicite de la marque «MURPROTEC» en l’intégrant dans le texte même de son annonce publicitaire. Elle reproche ainsi à la société MURETANCHE d’avoir acheté des mots-clés auprès du référenceur GOOGLE et ainsi, en sa qualité d’annonceur concurrent, d’avoir fait un usage non autorisé de la marque «MURPROTEC» dans le cadre d’un service de référencement sur internet pour effectuer de la publicité pour leurs produits ou services identiques. La SOCIETE MURPROTEC considère que la société MURETANCHE a ainsi commis des actes de contrefaçon de marque par imitation en utilisant le terme «MURPROTEC» dans ses annonces commerciales sur internet. Elle estime que le risque de confusion sur l’origine des produits et des services visés par l’annonce commerciale générée par l’utilisation du mot-clé «MURPROTEC» par la société défenderesse est parfaitement avéré, et il est d’autant plus vrai que la société MURETANCHE a utilisé un slogan de la SOCIETE MURPROTEC «L’humidité envahit votre maison» pour renvoyer les internautes directement sur son site internet. Elle ajoute qu’il existe un risque que l’internaute moyen ne sache pas si les produits ou services visés par l’annonce commerciale proviennent soit du titulaire de la marque, à savoir la SOCIETE MURPROTEC soit d’une entreprise économiquement liée à celle-ci, soit au contraire d’un tiers comme c’est le cas en l’espèce. Elle expose qu’en ayant ajouté la dénomination «MURPROTEC» à la dénomination «MURETANCHE» dans le cadre de son annonce publicitaire l’internaute moyen peut facilement assimiler l’idée d’une déclinaison de la même marque ou d’une sous-marque se rattachant à la première. Elle ajoute que la société MURETANCHE a commis des actes de contrefaçon en utilisant la dénomination «MURETANCHE» tant en tant que dénomination sociale qu’en tant que marque commerciale et que la société MURETANCHE entretient davantage le risque de confusion en ayant choisi une dénomination verbale et aujourd’hui d’ailleurs une marque «MURETANCHE» quasiment identique à celle de la SOCIETE MURPROTEC ou en tout cas particulièrement proche.

En réponse, la société MURETANCHE soutient l’absence de contrefaçon de marque. À titre préliminaire, elle exclut toute contrefaçon par reproduction, rappelant que les signes litigieux ne sont pas identiques. S’agissant du grief de contrefaçon de marque par imitation, la société défenderesse expose que la SOCIETE MURPROTEC n’établit aucune analyse comparative des signes, de sorte que ses demandes fondées sur la contrefaçon doivent être rejetées. En tout état de cause, si les signes devaient être comparés, la société MURETANCHE rappelle d’abord qu’il convient de prendre en considération la marque semi-figurative invoquée de manière globale, c’est à dire l’élément verbal «MURPROTEC», mais également le slogan et l’élément visuel. Ensuite, elle précise que l’adresse de l’annonce commerciale renvoyant vers le site internet de la société MURETANCHE apparaît précédée de la mention «annonce» dans un encadré de couleur orange particulièrement voyant pour l’internaute qui ne peut donc se méprendre sur le fait qu’il s’agit d’un lien commercial, cette adresse ne reprenant par ailleurs pas la marque semi-figurative évoquée. Enfin, elle précise que la page du site à laquelle l’annonce donne accès permet à l’internaute de savoir sans ambiguïté qu’il s’agit des services de l’entreprise MURETANCHE dans la mesure où la dénomination sociale de la défenderesse est présente tant dans le nom de domaine qu’en très gros caractères sur les pages du site. Elle estime en conséquence qu’il n’existe aucune confusion possible entre l’annonce de la SOCIETE MURPROTEC et celle de la société MURETANCHE. Sur ce. L’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». L’article 5 de la directive 2008/95 du 22 octobre 2008 intitulé « Droits conférés par la marque», dispose : «7. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:/a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;/b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque (…) ». Afin d’apprécier la demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en

tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti. Sur la comparaison des produits et services ; Afin de déterminer si les produits et/ou services sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. En l’espèce, la marque française litigieuse n° 13 4 052 368 a été déposée le 2 décembre 2013 pour désigner les produits et services suivants : «construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; services d’isolation (construction) ; nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifice (surfaces extérieures) ou de fenêtres». Il n’est pas contesté que la société MURETANCHE exerce son activité dans le domaine de la construction et plus précisément dans les travaux d’étanchéité des maisons. Cette activité recouvre par nature des services en lien avec la construction, les informations ou les conseils en matière de construction, la supervision (direction) de travaux de construction et les questions liées à l’isolation de telle sorte qu’elle peut être considérée comme similaire avec les services visés dans la marque revendiquée.

Sur la comparaison des signes Il résulte des pièces versées aux débats et notamment d’un procès- verbal établi le 30 janvier 2015, par la SCP MIELLER – KERMAGORET, huissiers de justice, qu’à la suite d’une recherche par le mot clé « canteloup murprotec » ou par le mol clé « TF1 Murprotec Paris » l’huissier constate que « les résultats naturels sont précédés de deux annonces publicitaires. La première de ces annonces est intitulée « Murprotec-Muretanche.fr » et pointe vers le nom de domaine www, muretanche.fr. Le site de la société requérante n’apparaît qu’en deuxième position ». De même manière, aux termes d’un procès-verbal dressé le 6 février 2015. la SCP MIELLET- KERMAGORET a constaté qu’en effectuant une recherche par mot clé « Murprotec », que « les résultats naturels sont précédés de deux annonces publicitaires. La première annonce pointe vers le site de la société requérante. La deuxième de ces-annonces est intitulée « Murprotec- I’humidité envahie votre maison ? » et pointe vers le nom de domaine www.murelanche.fr ». En outre, aux termes d’un procès-verbal de constat établi le 2 février 2015. Maître LE.BRETON, Huissier de justice, a constaté qu’en effectuant une recherche par mots clés « canteloup

murprotec ». « canteloup murprotec paris » « TF1 murprotec paris ».» murprotec TF1 rouen », si la première annonce publicitaire qui s’affiche est celle de la SOCIETE MURPROTEC, en second apparaît l’annonce « Murprotec- I’humidité envahie votre maison ? » Muretanche.fr avec un lien vers le site internet de la société Murelanche ». S’il est certain que la marque semi-figurative litigieuse n’est pas reproduite à l’identique, seuls les éléments verbaux « murprotec » étant repris sur les annonces publicitaires, ces éléments ont cependant un caractère distinctif et dominant dans la marque revendiquée indépendamment de l’absence de reprise de ses éléments figuratifs qui ne jouent qu’un rôle accessoire et de l’expression « mettez votre maison au sec » plus banale et descriptive. Il convient dès lors de considérer que l’emploi de la seule expression « murprotec » suffit à présenter une similarité visuelle, phonétique et conceptuelle avec la marque revendiquée. Aux termes de l’arrêt Portakabin Ltd rendu le 8 juillet 2010 par la CJUE interprétant l’article 5 §1 b) de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, devenue à droit constant la directive 2008/95 du 22 octobre 2008, la Cour a considéré qu’en cas d’applicabilité de la règle énoncée à l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, il incombera à la juridiction nationale de conclure qu’il existe un risque de confusion lorsqu’est montrée aux internautes, à partir d’un mot clé similaire à une marque, une annonce d’un tiers laquelle ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers. La Cour a également précisé que, lorsque l’annonce du tiers suggère l’existence d’un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il y a lieu de conclure qu’il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine. De même, lorsque l’annonce, tout en ne suggérant pas l’existence d’un lien économique, reste à tel point vague sur l’origine des produits ou des services en cause qu’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n’est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui est joint à celui-ci, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, il convient de conclure qu’il y a atteinte à ladite fonction de la marque. En l’espèce, il ressort des constats d’huissier produits précités, qu’en procédant à une recherche par mots-clés incluant «MURPROTEC», les résultats naturels sont précédés de deux annonces publicitaires dont parfois la première est celle de la défenderesse et mentionne « Murprotec
- Muretanche.fr » et est suivi par l’URL

« www.muretanche.fr. » figurant sous l’annonce donnée en résultat, parfois la seconde. Quand bien même la page accessible depuis le lien ainsi mentionné renvoie au site de la société MURETANCHE, la proximité des dénominations des deux sociétés, « MURPROTEC » d’une part, et « MURETANCHE » d’autre part, toutes deux ayant le même préfixe d’attaque « MUR » et ces deux sociétés ayant par ailleurs des activités dans le même secteur – celui du bâtiment de la construction et de l’isolation – rend particulièrement difficile pour l’internaute de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce mise en ligne par la société MURETANCHE proviennent de celle-ci ou de la SOCIETE MURPROTEC ou encore d’une entreprise qui lui est économiquement liée. Il résulte de ces éléments que la similarité des produits et/ou services concernés alliée à la similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble, entraîne un risque de confusion de telle sorte que la contrefaçon par imitation est caractérisée. Sur les mesures réparatrices La SOCIETE MURPROTEC sollicite la cessation de la reproduction ou de l’imitation du signe «MURPROTEC», tant à titre de mot-clé qu’à tout autre titre, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’acte introductif d’instance. Elle sollicite en outre le versement de la somme de 193.757 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque ainsi que la publication de la décision dans plusieurs journaux. La société MURETANCHE considère que les demandes de la SOCIETE MURPROTEC sont totalement disproportionnées. Elle précise que s’agissant de la cessation du signe «MURPROTEC» à titre de mot-clé, dès le 16 février 2015, à l’occasion des opérations menées dans les locaux de la SOCIETE MURPROTEC, la société MURETANCHE a demandé à son prestataire, la société ABSOLUTION, de cesser l’utilisation du mot-clé «MURPROTEC». Elle ajoute que s’agissant du montant des dommages et intérêts qu’elle n’a utilisé le mot-clé « murprotec » que pour la période du 23 janvier 2015 au 16 février 2015 et que la demanderesse ne démontre pas en quoi cette utilisation lui aurait causé un préjudice alors que l’expert qu’elle a mandaté, Monsieur S, afin qu’il évalue le préjudice de la SOCIETE MURPROTEC, a constaté que pour la période du 23 janvier 2015 au 16 février 2015 (Pièce 13. annexe 10) l’utilisation à titre de mot-clé du nom « murprotec » a généré un total de 346 clics et 353 sessions, et que le mot-clé « murprotec » a généré 5 formulaires de demandes de devis en ligne, de telles sorte que si l’on considère un taux de transformation moyen de 10%, cela représenterait 1/2 client acheteur d’une prestation auprès de MURETANCHE après avoir utilisé le mot-clé « murprotec ». Elle ajoute que le site internet de la société MURETANCHE n’est pas un

site marchand, mais uniquement un site vitrine destiné à présenter son activité. Ainsi, à supposer que des internautes aient été dirigés sur le site internet de la société MURETANCHE suite à la requête «murprotec», alors ils n’ont pu que découvrir l’activité de la société MURETANCHE.

Sur ce. Afin d’évaluer le préjudice subi par la SOCIETE MURPROTEC du fait des actes de contrefaçon commis par la société MURETANCHE, il y a lieu, en application de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, de prendre en considération distinctement toutes « les conséquences économiques négatives » de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subie, mais aussi les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral. Les conséquences négatives de la contrefaçon résultent du gain manqué et de la perte subie par la victime de la contrefaçon. Elles peinent être évaluées en fonction de la masse contrefaisante et de la marge du titulaire des droits. Pour l’évaluation de ses dommages et intérêts, la société demanderesse verse aux débats une estimation des dommages par la société DAY IN DAY qui pour parvenir au chiffre revendiqué prend en compte le coût des surinvestissements en achat GOOGLE qui ont été nécessaires pour contrer la contrefaçon d’un montant de 3.126.24 euros, et le coût du trafic GOOGLE ADWORDS détourné par la société MURETANCHE évalué à un montant de 8.466.37 euros. S’appuyant sur l’analyse de cette société, la SOCIETE MURPROTEC évalue les gains manques sur les formulaires en ligne détournés à un montant de 79 952. 48 euros, les gains manques sur appels perdus évalués à 73 801.76 euros, les frais engagés pour protéger l’utilisation de la marque représentant 8.410 euros, et enfin le préjudice moral chiffré à 20.000 euros. Si le montant de 3.126.24 euros correspond au surcoût effectivement supporté par la SOCIETE MURPROTEC sur le mot clé « murprotec » du fait des achats effectués par la défenderesse, le surplus des sommes réclamées repose sur des estimations très hypothétiques fondées sur un taux de détournement de 33.03% du trafic vers la société MURETANCHE et un taux tout aussi hypothétique de transformation de 10% et ce alors qu’il n’est pas contesté que le mot-clé « murprotec » n’a été utilisé que sur la période comprise entre le 23 janvier 2015 et le 16 février 2015 date à laquelle, le procès-verbal de constat produit aux débats permet d’attester de la cessation de cette utilisation et que les pièces versées par la défenderesse évaluent le nombre de fois où des utilisateurs ont cliqué sur son annonce à 346 clics ayant donné lieu in fine à 5 formulaires de demandes de devis en ligne.

Au regard de ces éléments contradictoires, il y a lieu d’évaluer le préjudice de la SOCIETE MURPROTEC à la somme globale de 20 000 euros et de la débouter pour le surplus, les éléments produits par elle n’étant pas de nature à justifier d’un préjudice supérieur. Il sera fait droit à la demande de publication de la décision dans les conditions précisées au présent dispositif. Sur la concurrence déloyale La SOCIETE MURPROTEC fait valoir que la société MURETANCHE a également commis des agissements de concurrence déloyale et parasitaire à quatre égards. En premier lieu, la société demanderesse expose que la société MURETANCHE a commis des actes de dénigrement, Monsieur B, salarié de la SOCIETE MURPROTEC attestant que le responsable technique de la société et la majorité des collaborateurs ont commis des actes de dénigrement en affirmant notamment que la société MUREPROTEC est la plus chère du marché et de «grands arnaqueurs». En deuxième lieu, la SOCIETE MURPROTEC fait valoir que la société défenderesse a imité les différents signes distinctifs, la dénomination sociale, la publicité pour opérer une confusion dans l’esprit de la clientèle et par conséquent, de capter cette clientèle. En troisième lieu, la SOCIETE MURPROTEC fait valoir que la société défenderesse est à l’origine de manœuvres en direction du personnel de sa société ou de ses sous-traitants, des attestations de salariés de MURPROTEC faisant état de tentatives de débauchage des directeurs d’agence, dans le but de bénéficier des connaissances, de l’expérience et du savoir-faire de ces salariés, mais également de désorganiser l’entreprise en débauchant ce personnel hautement qualifié. En quatrième et dernier lieu, la société demanderesse expose que la majorité des agissements reprochés à la société MURETANCHE constituent des agissements parasitaires. Elle relève à ce titre l’utilisation de la publicité créée par la SOCIETE MURPROTEC et notamment la formule «L’humidité envahit votre maison» dans le but de détourner la clientèle de MURPROTEC sur son propre site internet et considère que le fait de divulguer des informations trompeuses auprès de sa clientèle en affirmant d’une part intervenir sur tout le territoire français comme la SOCIETE MURPROTEC alors qu’elle n’intervient qu’en Normandie et en Île-de-France, et d’autre part disposer d’une expérience de 15 ans alors qu’elle n’a été créée qu’en 2011 corroborent de tels agissements. Elle estime que la société MURETANCHE a cherché à utiliser la réputation de la SOCIETE MURPROTEC en utilisant, reproduisant ou imitant les signes distinctifs, les noms commerciaux et les marques de la SOCIETE MURPROTEC par le biais de son site internet et de son référencement commercial, en utilisant les mêmes méthodes de publicité, en tentant de s’inscrire à la newsletter afin d’obtenir les dernières innovations, en employant pour l’essentiel d’anciens salariés de la SOCIETE MURPROTEC. La société demanderesse en conclut que la société MURETANCHE s’immisce dans son sillage afin de tirer

profit de sa notoriété, de ses efforts et de son savoir-faire, le tout sans bourse délier.

En réponse, la société MURETANCHE fait valoir que le grief de dénigrement n’est ni démontré ni fondé, l’argumentation de la société demanderesse ne reposant que sur un courrier électronique et sur une attestation émanant de l’un de ses propres salariés, ce qui constitue une preuve à soi-même, qui, dépourvue de force probante, ne peut suffire à prouver l’existence d’actes de dénigrement. Elle considère que le grief d’imitation n’est pas fondé compte tenu notamment de la banalité de l’ensemble des éléments prétendument repris. En troisième lieu, la société défenderesse conteste le grief de tentatives de débauchage et plus particulièrement la force probante des éléments apportés pour la société demanderesse constitués d’attestations et de propos de ses salariés. En quatrième et dernier lieu, la société défenderesse conteste les prétendus actes de parasitisme faisant valoir que s’agissant de l’utilisation du slogan «L’humidité envahit votre maison», la demanderesse ne justifie pas de son usage antérieur et surtout d’un investissement spécifique propre à ce slogan, ces mots étant banals, tout particulièrement pour une entreprise dont l’activité est de proposer des services visant à lutter contre l’humidité, la formule ne peut constituer une valeur économique et être monopolisée. Elle ajoute que l’utilisation du terme MURPROTEC dans les annonces adwords ne constitue pas un grief distinct de celui invoqué dans le cadre de la contrefaçon, donc ne saurait prospérer sur le fondement du parasitisme. Enfin, concernant l’affirmation prétendument trompeuse selon laquelle MURETANCHE interviendrait sur tout le territoire français, MURETANCHE fait valoir qu’en réalité elle intervient dans des départements en dehors de ces régions, et indique ensuite d’une part que MURPROTEC ne rapporte aucune preuve du caractère trompeur de cette affirmation, et d’autre part qu’un tel comportement ne saurait caractériser une reprise injustifiée et à titre lucratif d’une valeur économique propre à la demanderesse. Sur ce. Il résulte des articles 1382 et 1383 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

Il ressort des pièces versées que les actes de dénigrement ne sont attestés que par un salarié de la société demanderesse, directeur d’agence, qui ne fait que rapporter des propos tenus par ses collaborateurs de telle sorte que cette attestation ne porte pas sur des constatations personnelles et directes de l’intéressé. À supposer que les faits relatés soient établis, la défenderesse produit également de son côté trois témoignages de clients qui relatent également des propos des représentants de la SOCIETE MURPROTEC visant à mettre en doute la compétence et l’origine des produits de la société MURETANCHE de telle sorte que cette attitude, pour condamnable qu’elle soit de part et d’autre, ne peut conduire en l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, à condamner la seule société MURETANCHE alors que ces pratiques sont manifestement réciproques. Pour soutenir que la société MURETANCHE entretient une confusion dans l’esprit de la clientèle avec la SOCIETE MURPROTEC dans le but de capter cette clientèle, cette dernière fait valoir que la société MURETANCHE a imité le pictogramme «maison avec loupe» faisant partie de la deuxième marque MURPROTEC pour le reproduire sur son propre site internet, repris la barre de transformation utilisée par la SOCIETE MURPROTEC sur son ancien site internet pour la reproduire sur son propre site internet, imité le slogan internet de la SOCIETE MURPROTEC à savoir «L’humidité envahit votre maison», ainsi que la dénomination sociale et le nom de domaine de la SOCIETE MURPROTEC au travers de sa propre dénomination et de la marque qu’elle a déposée et du nom de domaine «MURETANCHE», et utilisé des procédés identiques telle que la distribution dans les boites aux lettres d’avis de passage dont le contenu est en outre similaire au sien. Cependant, outre que le risque de confusion lié à l’utilisation d’une dénomination sociale proche a d’ores et déjà été pris en compte au titre de la contrefaçon de la marque française 13 4 052 368, et que la reproduction de l’élément de pictogramme représentant une maison avec une loupe relève également des faits de contrefaçon de ladite marque évoqués ci-dessus, une société ne saurait reprocher à un concurrent d’avoir recours à des pratiques commerciales similaires pour tenter de gagner des parts de marché, telles que la remise dans des boîtes aux lettres « d’avis de passage » (comme le propose la demanderesse) ou de dépliants intitulés « campagne de prévention » (comme le propose la défenderesse), étant au surplus observé qu’en

l’espèce, lesdits documents commerciaux ne sont nullement identiques (intitulé, contenu et couleur différents) de telle sorte que mise à part le recours à un procédé similaire, les destinataires de ces documents peuvent rapidement savoir de quelle entreprise ils émanent. Il en est de même de l’utilisation d’une barre de transformation sur le site internet qui a pour objet de détailler le processus d’intervention proposé par la société en cas de demande d’un client, ce type de barre qui fait partie du fonds commun des sites internet est couramment utilisé de telle sorte que sa reprise par deux concurrents, au surplus dans des configurations non identiques (4 étapes sont proposées par la SOCIETE MURPROTEC, tandis que 3 étapes sont proposées par la défenderesse ; les barres sont de couleurs différentes et comportent des inscriptions différentes) ne saurait permettre de caractériser des agissements de concurrence déloyale.

De même, la reprise du slogan «I’humidité envahit votre maison», même avec une faute d’orthographe (« envahie » au lieu de « envahit »), ne saurait servir à caractériser un acte de concurrence déloyale eu égard à la particulière banalité du propos pour des entreprises dont l’activité est précisément de lutter contre l’humidité et dont il n’est nullement démontré qu’elle est associée aux yeux du public à la seule demanderesse. Enfin, le caractère systématique des propositions de débauchage n’est pas établi en l’espèce et s’il est constant que plusieurs des salariés de la société MURETANCHE sont d’anciens salariés de la SOCIETE MURPROTEC, il convient d’observer que sur les quatre personnes identifiées par la demanderesse, toutes ont quitté cette société bien avant que la société MURETANCHE ait débuté son activité en mars 2011 de telle sorte qu’aucun lien de cause à effet ne peut être établi au titre de ces embauches alors qu’il n’est en outre pas anormal que des personnes ayant travaillé dans un secteur d’activité pour le bénéfice d’une société, après avoir quitté depuis plusieurs mois cette société, puissent postuler et être recrutées par une entreprise concurrente pour y exercer des fonctions similaires correspondants à leur qualification. Enfin, si la société MURETANCHE entend manifestement adopter des pratiques commerciales similaires à celles de la SOCIETE MURPROTEC. les faits invoqués au soutien d’un parasitisme, outre que certains ne sont pas distincts de la contrefaçon (reprise du terme murprotec dans les annonces commerciales), que d’autres paraissent soit banals (la reprise du slogan sous forme de question « l’humidité envahit voire maison ?») soit anecdotiques (l’inscription à la newsletter de la SOCIETE MURETANCHE), soit inopérants (le fait de contester la faculté pour la société MURETANCHE d’indiquer sur son site qu’elle peut intervenir sur tout le territoire), ne permettent pas de caractériser une faute alors qu’ils relèvent davantage de pratiques commerciales

offensives consistant à exercer une veille sur les pratiques d’un concurrent pour adapter sa stratégie et sa communication et tenter de gagner des parts de marché dans un secteur très concurrentiel. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur la procédure abusive

À titre reconventionnel, la société MURETANCHE sollicite la condamnation de la SOCIETE MURPROTEC à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros au titre du préjudice qu’elle subit par elle du fait de la procédure mise en œuvre par la demanderesse et des multiples tentatives d’intimidation de cette dernière. La défenderesse fait valoir que la SOCIETE MURPROTEC porte à rencontre de MURETANCHE des accusations graves de contrefaçon ou de dénigrement, le tout sans aucune preuve, la SOCIETE MURPROTEC étant en position dominante sur le marché concerné, la défenderesse estime que celle-ci tente en réalité de faire pression sur un concurrent en usant d’une procédure injustifiée, dans une stratégie d’éviction de ses concurrents. La SOCIETE MURPROTEC conclut au rejet de cette demande.

Sur ce. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. En l’espèce, la société MURETANCHE sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la SOCIETE MURPROTEC, qui a été déclarée partiellement fondée en ses demandes. Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner la société MURETANCHE, partie perdante, aux dépens. En outre, elle doit être condamnée à verser à la SOCIETE MURPROTEC, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 6 000 euros. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication. PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE la SOCIETE MURPROTEC SA irrecevable en sa demande au titre de la marque la marque française semi-figurative n° 11 3 858 596 déposée le 9 septembre 2011 ; DECLARE la SOCIETE MURPROTEC SA recevable en sa demande au titre de la marque française semi-figurative n°13 4 052 368 déposée le 2 décembre 2013 ; REJETTE le moyen tiré de la nullité de la marque française semi- figurative n°13 4 052 368 déposée le 2 décembre 2013 ; DIT qu’en reproduisant le mot «MURPROTEC» au sein de son annonce publicitaire, suivi par l’adresse « www.muretanche.fr. » figurant sous l’annonce donnée en résultat, la société MURETANCHE a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française semi-figurative n°13 4 052 368 déposée le 2 décembre 2013 ; DEBOUTE la SOCIETE MURPROTEC SA de sa demande au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; En conséquence, FAIT INTERDICTION à la société MURETANCHE de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de 6 mois ; DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte : CONDAMNE la société MURETANCHE à payer à la SOCIETE MURPROTEC SA la somme de 20 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du l’ait des actes de contrefaçon commis à son encontre : ORDONNE la publication du communiqué judiciaire suivant dans trois journaux ou revues au choix de la SOCIETE MURPROTEC, aux frais de la société MURETANCHE, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 3.500 euros HT, soit 10.500 euros HT au total: « Par décision en date du 8juillet 2016, le tribunal de grande instance de Paris (chambre de la propriété intellectuelle) a notamment jugé que la société MURETANCHE a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la SOCIETE MURPROTEC et l’a condamnée à l’indemniser en réparation des préjudices subis par elle de ce fait. » ; CONDAMNE la société MURETANCHE à payer à la SOCIETE MURPROTEC la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes :

CONDAMNE; la société MURETANCHE aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la mesure de publication.