TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le06 juillet 2017

3ème chambre 4ème section N° RG 16/00083

Assignation du 29 décembre 2017

DEMANDERESSE Société BURBERRY LIMITED Horseferry House, Horseferry Road SWIP 2AW LONDRES (ROYAUME-UNI) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Et représentée par Maître Claire HERISSAY DUCAMP de la SELARL SELARL CANDE-BLANCHARD-DUCAMP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0265

DEFENDERESSE SARL ENZOTEX […] 93300 AUBERVILLIERS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Et représentée par M^e Sofiane ZOGHLAMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire 291

COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Laurence L. Vice-Présidente Laure ALDEBERT. Vice-Présidente assistée de Ahlam CHAHBI. Greffier.

DÉBATS À l’audience du 10 mai 2017 tenue en audience publique devant Laurence L et Laure ALDEBERT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

La société BURBERRY LIMITED (ci-après BURBERRY) est une société anglaise de confection de prêt-à-porter de luxe titulaire de la marque figurative de l’Union Européenne «Carreau Burberry»

n°000377580 qui désigne divers produits de la classe 25 de la classification internationale des produits et services, notamment des vêtements.

Elle expose avoir été informée le 18 janvier 2013 par la Brigade des Douanes de Bourges de deux retenues douanières effectuées dans les magasins PRESTIGE MAN situés à Vierzon et à Bourges de la société PRESTIGE susceptibles de porter atteinte à ses droits sur cette marque portant sur un lot de 90 chemises et un lot de 181 chemises. Le 21 janvier, la société BURBERRY a confirmé qu’elle considérait les chemises contrefaisantes.

Suite à la levée partielle du secret douanier, les Douanes ont indiqué le 22 janvier 2013 que les chemises avaient été acquises auprès de grossistes à Paris dont la société ENZOTEX. Il était précisé que les chemises trouvées dans les magasins provenaient des sociétés DALEX IMPORT EXPORT. MG MARKETING et ENZOTEX situées à Paris et à Aubervilliers. Par ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 24 janvier 2013 la société BURBERRY a fait procéder à une saisie- contrefaçon dans les locaux de la société PRESTIGE et à la BSI des Douanes de Bourges.

Par ordonnance de la même date elle a été autorisée à procéder à une saisie-contrefaçon au sein des sociétés DALEX et ENZOTEX. Dans les locaux des douanes, des factures des grossistes pour des chemises parmi lesquelles une facture de la société ENZOTEX du 3 janvier 2013 pour un total de 8779 euros ont été saisies et des échantillons de chemises ont été prélevés. La saisie pratiquée dans les locaux de la société ENZOTEX s’est révélée infructueuse.

Dans ce contexte, la société BURBERRY a fait citer les sociétés ENZOTEX. MG MARKETING. PRESTIGE, et DALEX et leurs dirigeants à comparaître devant la 31ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris pour contrefaçon.

Par jugement en date du 10 juillet 2013 les sociétés ENZOTEX. PRESTIGE, et DALEX ont été reconnues coupables de faits de contrefaçon et condamnées pénalement au paiement d’une amende et civilement à verser à la société BURBERRY les sommes de :

- 5.000 euros de dommages et intérêts pour l’atteinte à la marque :

- -10.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice commercial:

—  5.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral. Sur appel interjeté par la société ENZOTEX, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement par un arrêt en date du 25 novembre 2015 et a débouté la société BURBERRY de ses demandes. Cette décision est définitive. Estimant qu’elle devait néanmoins obtenir réparation des faits constatés par les douanes, la société BURBERRY par exploit en date du 29 décembre 2015 a fait assigner la société ENZOTEX devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire. Au terme ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2016, la société BURBERRY demande au tribunal de :

- DEBOUTER la société ENZOTEX de sa demande de fin de non- recevoir ;

- DECLARER recevable la présente action introduite par la société BURBERRY LIMITED :

- DEBOUTER la société ENZOTEX de toutes ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande fondée sur une prétendue procédure abusive ;

- JUGER que l’importation, la détention, l’offre en vente et la vente en France, par la société ENZOTEX des chemises litigieuses susvisées comportant l’imitation illicite de la marque de l’Union Européenne n°000377580 de la société BURBERRY LIMITED, constituent la contrefaçon de ladite marque au sens de l’article 9 du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 et des articles L. 717-1. L713-3. L716- 1. L716-9, L.716-10 et suivants du Code de la propriété intellectuelle :

— JUGER que la société ENZOTEX en créant un effet de gamme avec les produits BURBERRY s’est également rendue coupable d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil ;

En conséquence,
- INTERDIRE à la société ENZOTEX d’importer et/ou de détenir et/ou d’offrir à la vente et/ou de vendre en France et partout ailleurs en Europe tous produits constituant la contrefaçon de cette marque et ce. sous astreinte définitive de MILLE CINQ CENT euros (1.500 euros) par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir :

- ORDONNER, sous le contrôle d’un huissier de justice désigné à cet effet, aux frais de la société ENZOTEX et sous astreinte définitive de MILLE CINQ CENTS euros (1.500 euros) par jour de retard à compter

de la signification du jugement à intervenir, le rappel des circuits commerciaux et la destruction à ses frais de la totalité du stock d’articles jugés contrefaisants en sa possession ;

- JUGER qu’en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par le Tribunal ayant statué sur la présente demande ;

- CONDAMNER la société ENZOTEX à payer à la société BURBERRY LIMITED la somme de CINQUANTE MILLE euros (50.000 euros) en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de sa marque de l’Union Européenne n°000377580 :

- ORDONNER à la société ENZOTEX de communiquer à la société BURBERRY LIMITED les éléments suivants :

— l’intégralité des factures d’achat auprès du fournisseur des chemises litigieuses YVES ENZO visées dans la facture n° FC 2272 émise à l’attention de la société PRESTIGE en date du 3 janvier 2013 et revêtues du signe litigieux.

- l’intégralité des factures de vente (en France) des chemises litigieuses YVES E visées dans la facture n° FC 2272 émise à l’attention de la société PRESTIGE en date du 3 janvier 2013 et revêtues du signe litigieux, à l’exception de ladite facture.

- les chiffres d’affaires et bénéfices réalisés sur la vente des chemises litigieuses YVES E visées dans la facture n° FC 2272 émise à l’attention de la société PRESTIGE en date du 3 janvier 2013 et revêtues du signe litigieux en France ;

— CONDAMNER la société ENZOTEX à payer à la société BURBERRY LIMITED la somme de SOIXANTE MILLE euros (60.000 euros), sauf à parfaire après communication des éléments comptables relatifs à la commercialisation des articles litigieux par la société ENZOTEX, en réparation du préjudice commercial subi par la société BURBERRY LIMITED ;

— CONDAMNER la société ENZOTEX à payer à la société BURBERRY LIMITED la somme de CINQUANTE MILLE euros (50.000 euros), en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte plus générale portée à la réputation et à l’image de la société demanderesse ;

- CONDAMNER la société ENZOTEX à paver à la société BURBERRY LIMITED la somme de TRENTE MILLE euros

(30.000 euros) en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

À titre subsidiaire .

-DIRE ET JUGER que l’introduction en France et la commercialisation par la société ENZOTEX de chemises comportant un motif de carreau qui évoque la marque renommée n°0003 77580 appartenant à la société BURBERRY LIMITED, révèle l’intention délibérée de la société ENZOTEX de tirer profit indûment de la renommée déjà acquise par cette marque, au sens de l’article 9-1 c) du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 :

En conséquence.

- INTERDIRE à la société ENZOTEX d’importer et/ou de détenir et/ou d’offrir à la vente et/ou de vendre en France et partout ailleurs en Europe tous produits comportant un motif de carreau qui évoque la marque renommée n°000377580 et ce. sous astreinte définitive de MILLE CINQ CENT euros (1.500 euros) par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- ORDONNER, sous le contrôle d’un huissier de justice désigné à cet effet, aux frais de la société ENZOTEX et sous astreinte définitive de MILLE CINQ CENTS euros (1.500 euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le rappel des circuits commerciaux et la destruction à ses frais de la totalité du stock d’articles litigieux en sa possession :

- DIRE ET JUGER qu’en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991. les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par le Tribunal ayant statué sur la présente demande ;

— CONDAMNER la société ENZOTEX à payer à la société BURBERRY LIMITED la somme de CENT MILLE euros (100.000 euros) en réparation de son préjudice découlant des actes d’atteinte à la renommée de la marque « Carreau Burberry » n°000377580 :

En tout état de cause.

— ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix de la société BURBERRY LIMITED et aux frais de la défenderesse, à raison de CINQ MILLE euros (5.000 euros) par insertion et ce, au besoin à titre de dommages- intérêts complémentaires ;

— ORDONNER également l’inscription par extraits du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.enzotex.fr, en lettres noires sur fond blanc de type arial de taille 14, et ce. pendant une durée de 6 mois à compter la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de MILLE CINQ CENTS euros (1.500 euros) par jour de retard :

- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie :

- CONDAMNER la société ENZOTEX à payer à la société BURBERRY LIMITED la somme de HUIT MILLE CINQ CENTS euros (8.500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER la société ENZOTEX aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions signifiées par huissier audiencier le 25 mai 2016. la société ENZOTEX demande au tribunal de : Vu l’article 3 du code de procédure pénale. Vu les articles 122, 125. 1351. 1382 du code civil. Vu l’arrêt du 25 novembre 2015.

- DÉCLARER irrecevable l’action intentée par la société BURBERRY LIMITED ;

Y faisant droit.

- CONDAMNER la société BURBERRY LIMITED à payer à la société ENZOTEX la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts :

- CONDAMNER la partie adverse aux entiers dépens outre 8.500 euros d’article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée en date du 26 janvier 2017.

MOTIVATION

La société ENZOTEX oppose à la demanderesse l’autorité de la chose jugée tirée de la décision de la cour d’appel de Paris le 25 novembre 2015 qui l’a relaxée des faits poursuivis et débouté la demanderesse de ses prétentions sur l’action civile.

Elle expose que la société BURBERRY a choisi d’agir devant la juridiction pénale en la citant directement devant le tribunal correctionnel et qu’elle a déjà été entendue en son action civile devant le juge répressif ce qui la rend irrecevable à agir de nouveau.

En réplique la société BURBERRY s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée en faisant valoir que c’est pour des raisons tirées de la responsabilité pénale des personnes morales que la cour d’appel a relaxé la société ENZOTEX sans remettre en cause la matérialité des faits de contrefaçon: elle conteste l’identité de cause et des demandes aux motifs que sa demande porte sur un nombre de chemises différent de celui sur lequel la juridiction répressive a statué, qu’elle fonde subsidiairement sa demande sur l’article 9-1 c) du règlement n° 207/2009 en visant le caractère renommé de sa marque et qu’elle a formulé une demande additionnelle en concurrence déloyale.

Sur ce ; Sur l’action en contrefaçon L’article 1353 anciennement 1351 du code civil énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même: que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. La décision de la juridiction pénale qui acquitte un prévenu établit à l’égard de tous l’inexistence de l’infraction poursuivie. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la société BURBERRY a attrait directement devant le tribunal correctionnel les 4 sociétés impliquées dans les faits litigieux dont la SARL ENZOTEX et leurs gérants en leur reprochant le délit de contrefaçon de la marque figurative « le carré burberry » n° 377580 au sens de l’article 9 du Règlement (CE) n° 207/2009 et des articles L 713-2 L 713-3 L 716-9 L 716-10. L 716-11-2 du code de la propriété intellectuelle.

Par jugement en date du 10 juillet 2013 le tribunal correctionnel :

- a relaxé les gérants personnes physiques à défaut de caractériser un fait personnel permettant de leur imputer les délits poursuivis.

- a considéré que l’examen des modèles litigieux faisait apparaitre une impression de reproduction de la marque protégée constituant la matérialité de la contrefaçon au visa des dispositions de l’article 9 du règlement communautaire n° 207/2009.

- a retenu la responsabilité pénale de 3 des sociétés dont la société ENZOTEX des faits de détention et d’offre à la vente de produits

contrefaisants, en outre des faits d’importation pour deux d’entre elles dont la société ENZOTEX.

- a reçu l’action civile de la société BURBERRY en faisant observer que le quantum des demandes indemnitaires a été fixé à partir du nombre de chemises figurant sur des factures et qu’en réalité les réclamations ne peuvent être utilement calculées qu’à partir de la masse contrefaisante s’établissant en l’espèce à 271 chemises saisis par les douanes.

— a condamné les sociétés EURL PRESTIGE. SARL ENZOTEX et SARL DALEX à payer à la société BURBERRY, partie civile les sommes suivantes:

- 5.000 euros de dommages et intérêts pour l’atteinte à la marque;

-10.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice commercial:

-5.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral. Seule la société ENZOTEX a interjeté appel de la décision qui a été infirmée par arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 25 novembre 2015 qui a débouté la société BURBERRY de ses prétentions. La société BURBERRY demande au tribunal de juger que l’importation, la détention, l’offre en vente et la vente en France, par la société ENZOTEX des chemises litigieuses comportant l’imitation illicite de la marque de l’Union Européenne n°000377580 « le carreau burberry » constituent la contrefaçon de ladite marque au sens de l’article 9 du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 et des articles L. 717-1, L713-3. L716-1. L716-9. L.716-10 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et que la société ENZOTEX en créant un effet de gamme avec les produits BURBERRY s’est également rendue coupable d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil. Bien que la société BURBERRY ne communique pas la citation directe, il ressort de la procédure pénale que les faits soumis au tribunal sont les mêmes que ceux soumis au juge répressif et tendent en premier lieu à la condamnation de la société ENZOTEX pour contrefaçon sur le fondement des dispositions de l’article 9 du règlement de l’Union européenne précité qui incrimine les faits de contrefaçon de marque et de marque renommée.

La société BURBERRY ne peut sérieusement prétendre que sa demande porte sur un nombre plus important de chemises objet de la facture de la société ENZOTEX du 3 janvier 2013 saisie dès lors que cette facture a fait partie des débats et que le tribunal correctionnel a rejeté expressément cette demande en retenant seulement comme masse contrefaisante les deux lots chemises saisis dans les magasins de Vierzon et de Bourges (90 et 181 chemises).

Le tribunal est donc saisi de la même demande sur la même cause entre les mêmes parties. La société BURBERRY prétend que la juridiction pénale a statué sur une question relative à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes morales en matière pénale et non sur l’existence même de faits de contrefaçon incriminés ce qui rendrait son action recevable. Elle soutient que la Cour d’appel s’est concentrée sur la mise en œuvre du mécanisme de la responsabilité des personnes morales aux termes de l’article 121 -2 du Code pénal, question propre à la matière pénale en relevant l’absence de preuve de faits de contrefaçon commis par le gérant.

La cour a statué ainsi : « considérant que si en application de l’article L716-11-2 les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénal entent des infractions définies aux articles LU 6-9 à 716-11 du Code de la propriété intellectuelle c 'est dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal ; Que l’article 121-2 du Code pénal dispose que les personnes morales ne sont responsables pénalement que des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants ,(…) «aucun élément ne permettait de retenir que, fut-ce de façon implicite, les faits de contrefaçon ont été commis par le gérant de la SARL Enzotex ou une quelconque autre personne, ce pour le compte de la société, qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision déférée ». Pour autant il ressort de la décision que la cour après avoir relaxé la société ENZOTEX a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société requérante et l’a déboutée de ses demandes. Il a ainsi été définitivement statué sur l’action civile, l’arrêt n’ayant pas fait l’objet d’un recours. Il s’ensuit que la société BURBERRY qui a choisi de rechercher la responsabilité pénale de la société ENZOTEX aux côtés des autres grossistes et d’obtenir réparation de son préjudice civil ne peut au prétexte que les conditions prévues par le texte pénal n’ont pas été réunies au succès de ses prétentions à l’encontre de la société ENZOTEX devant la cour d’appel, introduire de nouveau la même action par la voie civile sans heurter l’autorité de la chose jugée. La société BURBERRY sera donc déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de sa marque à l’encontre de la société ENZOTEX en raison de l’autorité de la chose ju«ée attachée à l’arrêt du 25 novembre 2015. Sur la demande en concurrence déloyale et parasitaire

La société BURBERRY reproche par ailleurs à la société ENZOTEX d’avoir commercialisé plusieurs modèles de chemises YVES E qui sont identiques ou à tout le moins similaires à des chemises BURBERRY dans des coloris similaires, en apposant le carreau litigieux à des emplacements identiques à ceux choisis par la société BURBERRY LIMITED pour ses propres chemises authentiques. Elle estime que ces faits révèlent l’existence d’un effet de gamme et sa volonté de se placer dans le sillage de la société BURBERRY. Elle s’appuie sur le fait qu’il lui a été remis dans le cadre de la saisie contrefaçon dans les locaux des douanes une facture du 3 janvier 2013 faisant apparaître que la société ENZOTEX a vendu 1272 chemises à la société PRESTIGE correspondant selon elle aux chemises YVES E objets de la retenue douanière et l’identifiant comme étant à l’origine de la commercialisation de chemises litigieuses, parmi les autres grossistes.

Elle fait valoir que d’après ses recherches sur internet et « l’annuaire inversé » le site internet de la société ENZOTEX www.enzotex.fr fait référence à YVES E dont la domiciliation se trouve […] qui est l’adresse d’un établissement de la société ENZOTEX et que leur numéro de téléphone est commun (pièces 8. 14. et 13). Il s’agit là de faits distincts de ceux de la contrefaçon et n’ont pas été appréhendés par l’instance pénale. Dès lors ils ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. Cependant il a été révélé par les services des douanes que plusieurs sociétés étaient impliquées dans les faits de commercialisation de chemises litigieuses trouvées dans deux magasins de la société PRESTIGE à Vierzon et à Bourges. Si les échantillons des chemises remises au tribunal objets de la retenue douanière portent la marque YVES ENZO, la référence à cette marque n’apparait sur aucune des factures saisies émises par la société MG MARKETING et la société ENZOTEX et n’est pas non plus visée par les agents des douanes dans leur courrier ni dans le procès- verbal de saisie contrefaçon du 29 janvier 2013. Contrairement à ce qu’indique la société BURBERRY, la facture du 3 janvier 2013 de la société ENZOTEX à la société PRESTIGE saisie dans les locaux des douanes ne concerne pas des chemises YVES E

mais désigne sans référence autres que celles d’un numéro, des chemises et des pulls, des accessoires vendus par la société ENZOTEX à la société PRESTIGE et ne permet pas de savoir de quelles chemises il s’agit et s’il s’agit des chemises YVES E. Dès lors le lien entre les chemises saisies dans les locaux de la société PRESTIGE et la facture du 3 janvier 2013 de la société ENZOTEX n’est pas suffisamment établi par les éléments recueillis à l’occasion de la retenue douanière dont la cour d’appel a souligné l’indigence de l’enquête, et la preuve d’un effet de gamme avec les chemises litigieuses n’est pas rapportée.

La société BURBERRY sera en conséquence déboutée de sa demande à défaut d’éléments identifiant suffisamment les atteintes reprochées à la société ENZOTEX.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive

La société ENZOTEX reproche à la société BURBERRY d’avoir abusivement introduit cette action civile après avoir été déboutée de ses demandes par le juge pénal, en faisant porter sur elle le spectre d’une lourde condamnation. L1 exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ce qui n’est pas justifié en l’espèce. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la société ENZOTEX

Sur les autres demandes La société BURBERRY partie qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.

Elle devra également participer aux frais irrépétibles engagés dans ce litige par la société ENZOTEX par le paiement d’une indemnité estimée par le tribunal, au vu de l’espèce à hauteur de 1000 euros.

Aucune circonstance ne justifie l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par remise au greffe du jugement contradictoire, et rendu en premier ressort. Dit la société BURBERRY LIMITED irrecevable à agir en contrefaçon :

Déboute la société BURBERRY LIMITED de sa demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire : Déboute la SARL ENZOTEX de sa demande au titre de la procédure abusive : Condamne la société BURBERRY LIMITED à payer à la SARL ENZOTEX la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision :

Condamne la société BURBERRY LIMITED aux dépens.