TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ¹

3ème chambre 2ème section

N° RG 20/03727 N° Portalis 352J-W-B7E-CSAM J

N° MINUTE :

Assignation du : 30 Avril 2020

Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 18 Mars 2022

DEMANDERESSES

S.A. K A AG Hinterbergstrasse […]

S.A.S. SOCIETE CARTIER […]

représentées par Maître Vincent FAUCHOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire

#P0221

DÉFENDEURS

S.A.S. TISM […]

Monsieur Y X […]

représentés par Maître Marie-hélène FABIANI de l’ASSOCIATION L & P, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0241

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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Catherine OSTENGO, Vice-présidente Madame Elise MELLIER, Juge Madame Linda BOUDOUR, Juge

assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 20 janvier 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2022.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société de droit suisse K A AG se présente comme titulaire des droits de propriété intellectuelle de la Maison A qui est une entreprise horlogère italienne fondée en 1860 par Z A, rendue célèbre par la montre RADIOMIR commercialisée pour la première fois en 1938.

La société de droit suisse K A AG est titulaire de la marque semi-figurative française « A 12 3 6 9 » […] déposée le 6 juin 2017 et de la marque figurative de l’Union européenne « A » n°017902899 déposée le 18 mai 2018, enregistrée le 19 octobre 2018, pour désigner des produits en classe 14, notamment des montres.

Marque semi-figurative française « A 12 3 6 9 » […]

Marque figurative de l’Union européenne « A » n° 017902899

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La SAS CARTIER se présente comme chargée de la distribution des montres auprès du réseau de magasins A et de leur commercialisation sur le site internet « www.A.com ».

La SAS TISM, ayant pour nom commercial AUGARDE, est une société horlogère française créée en 2018 par Monsieur Y X qui en est le président.

Elle explique créer, fabriquer et commercialiser des modèles de montres sous la marque AUGARDE, et avoir lancé en janvier 2020 la commercialisation d’un modèle de montre personnalisable en fonction des motifs, des couleurs et des bracelets. Elle indique qu’outre les montres personnalisées, la collection AUGARDE se compose de 63 modèles de montres.

Monsieur Y X est titulaire du modèle français n°20200427, déposé le 24 janvier 2020, représentant une montre vue de face et vue de profil.

Modèle français n°20200427

Reprochant à la SAS TISM la commercialisation de la montre AUGARDE et de ses déclinaisons qui, selon elles, reprennent les caractéristiques des montres RADIOMIR et constituent une contrefaçon par imitation des marques française et de l’Union européenne susvisées ainsi que des actes de parasitisme, la société K A AG et la SAS CARTIER ont fait procéder à deux constats d’huissier sur internet et un constat d’achat sur internet dont les procès-verbaux ont été dressés les 12 février et 16 avril 2020 par Maître B C, huissier de justice à PARIS.

C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 30 avril 2020, la société K A AG et la SAS CARTIER ont fait assigner la SAS TISM devant le tribunal judiciaire de PARIS.

Reprochant également à Monsieur Y X le dépôt du modèle français n°20200427 qu’elles estiment frauduleux, par acte d’huissier du 30 juillet 2020, la société K A AG et la SAS

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CARTIER l’ont fait assigner en intervention forcée devant la même juridiction.

Les deux instances ont été jointes le 24 septembre 2020.

Par ordonnance sur incident du 4 décembre 2020, le juge de la mise en état a notamment :

- Déclaré recevables les demandes formées par la SAS CARTIER ;

- Débouté la SAS CARTIER et la société K A AG de leurs demandes d’interdiction provisoire visant la commercialisation et la promotion des montres AUGARDE litigieuses.

***

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société K A AG et la SAS CARTIER demandent au tribunal de :

« Vu les articles L. 716-14, L. 713-2 (2°) et L. 716-4-9, L. 512-4, L. 511-2, L. 511-4, L. 511-5 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 9 du Règlement sur la marque de l’Union européenne (2017/1001) du 14 juin 2017,

1. CONSTATER le caractère distinctif de la marque française enregistrée le 29 septembre 2017 ([…]) et de la marque de l’Union européenne enregistrée le 22 octobre 2018 (n° 17902899) appartenant à la société K A AG ;

2. DIRE ET JUGER qu’en commercialisant la montre AUGARDE litigieuse, la société TISM (nom commercial AUGARDE) et Monsieur Y X ont commis une contrefaçon de la marque française enregistrée le 29 septembre 2017 ([…]) et de la marque de l’Union européenne enregistrée le 22 octobre 2018 (n° 17902899) appartenant à la société K A AG ;

3. DIRE ET JUGER que le modèle de haute horlogerie Radiomir de A constitue une valeur économique individualisée;

4. DIRE ET JUGER que la société TISM (nom commercial AUGARDE) et Monsieur Y X ont également commis des actes de parasitisme au préjudice de la SOCIETE CARTIER en commercialisant et promouvant un modèle de montre de fantaisie s’inscrivant dans le sillage du modèle Radiomir de A au préjudice de la SOCIETE CARTIER en charge de sa commercialisation sur le territoire français ;

4.5. H que le modèle français n°20200427, enregistré auprès de l’INPI en catégorie 1002, le 24 janvier 2020, et publié le 1 mai^er 2020 est nul dès lors qu’il a été déposé frauduleusement ;

A titre subsidiaire,

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5.1 H que le modèle français n°20200427, enregistré auprès de l’INPI en catégorie 1002, le 24 janvier 2020 et publié le 1 mai^er 2020 est nul dès lors qu’il constitue une contrefaçon de la marque antérieure française enregistrée le 29 septembre 2017 ([…]) et de la marque de l’Union européenne enregistrée le 22 octobre 2018 (n° 17902899) appartenant à la société K A AG ;

A titre infiniment subsidiaire,

5.2 H que le modèle français n°20200427, enregistré auprès de l’INPI en catégorie 1002, le 24 janvier 2020, et publié le 1 mai^er 2020 est nul dès lors qu’il est dépourvu de caractère propre ;

EN CONSÉQUENCE :

- ORDONNER la nullité du modèle français n°20200427, déposé auprès de l’INPI en catégorie 1002 le 24 janvier 2020, publié le 1 mai^er 2020 ;

- ORDONNER la production par la société TISM (nom commercial AUGARDE) et Monsieur Y X de tous les éléments en leur possession permettant de déterminer l’origine des montres AUGARDE litigieuses, et notamment ses éventuels fournisseurs, et toute autre personne intervenant dans la production, la fabrication, l’importation de ces produits, sous astreinte de mille (1.000) euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement ;

Mesures d’interdiction

- INTERDIRE in solidum à la société TISM (nom commercial AUGARDE) et Monsieur Y X de porter directement ou indirectement atteinte à la marque française enregistrée le 29 septembre 2017 ([…]) et/ou la marque de l’Union européenne enregistrée le 22 octobre 2018 (n°17902899) de la société K A AG, et notamment de cesser toute commercialisation de la montre AUGARDE litigieuse en toutes ses déclinaisons, en ce compris les modèles ODEON C211B1101-8, I J […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], I C211B2101-15, I C211B2101-16, […], […], […], […],

[…],

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[…],

[…],

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[…], […], […], […], […], […], […], […], […], […],[…], […], […], […], E G, E F et tous les modèles qui pourraient être créés à l’aide du configurateur de montre sur le site internet https://www.augarde.com/ ainsi que toute autre déclinaison du modèle unique qui reprendrait ou évoquerait la combinaison des caractéristiques de la Montre Radiomir de A, sous astreinte de cinq mille (5.000) euros par nouvelle infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- ORDONNER in solidum à la société TISM (nom commercial AUGARDE) et Monsieur Y X de cesser toute commercialisation et toute promotion de la montre AUGARDE litigieuse en toutes ses déclinaisons, en ce compris les modèles ODEON C211B1101-8, I J […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], I C211B2101-15, I C211B2101-16, […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […],[…], […], […], […], E G, E F et tous les modèles qui pourraient être créés à l’aide du configurateur de montre sur le site internet https://www.augarde.com/ ainsi que toute autre déclinaison du modèle unique qui reprendrait ou évoquerait la combinaison des caractéristiques de la Montre Radiomir de A, sur quelque support et sous quelque forme que ce soit, et notamment sur le site internet « augarde.com », via des revendeurs, et sur les réseaux sociaux

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de la société, sous astreinte de mille (1.000) euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- ORDONNER in solidum à la société TISM (nom commercial AUGARDE) et Monsieur Y X d’obtenir le retour ou le cas échéant le retrait du marché, à leurs frais exclusifs, de l’ensemble des Montres AUGARDE litigieuses actuellement en stock et/ou proposées à la vente, et de tous éléments et visuels (supports publi-promotionnels, pages Internet, collaborations, publications sur les réseaux sociaux, etc.) portant le signe contrefaisant et/ou caractérisant les agissements jugés parasitaires, sous astreinte de mille (1.000) euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- ORDONNER in solidum à la société TISM (nom commercial AUGARDE) et Monsieur Y X de procéder à leurs frais, dans un délai de dix (10) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous contrôle d’huissier qui sera choisi par la société K A AG et la SOCIETE CARTIER, à la destruction de la montre AUGARDE litigieuse en toutes ses déclinaisons, en ce compris les modèles ODEON C211B1101-8, I J […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], I C211B2101-15, I C211B2101-16, […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […],[…], […], […], […], E G, E F et tous les modèles qui pourraient être créés à l’aide du configurateur de montre sur le site internet https://www.augarde.com/ ainsi que toute autre déclinaison du modèle unique qui reprendrait ou évoquerait la combinaison des caractéristiques de la Montre Radiomir de A, et de tout élément promotionnel portant le signe contrefaisant et/ou caractérisant les agissements jugés parasitaires, sous astreinte de mille (1.000) euros par jour de retard ;

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Mesures de réparation

- CONDAMNER in solidum la société TISM (nom commercial AUGARDE) et Monsieur Y X à payer à la société K A en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de la marque française enregistrée le 29 septembre 2017 ([…]) et la marque de l’Union européenne enregistrée le 22 octobre 2018 (n° 17902899) de la société K A AG, la somme de trois cent mille (300.000) euros, à la société A AG, sauf à parfaire ;

- CONDAMNER in solidum la société TISM (nom commercial AUGARDE) et Monsieur Y X à payer à la société SOCIETE CARTIER en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme la somme de trois cent mille (300.000) euros ;

- CONDAMNER personnellement Monsieur Y X, à payer à la société K A AG en réparation du préjudice résultant du dépôt de modèle frauduleux et en contrefaçon des droits de marque détenus par la société K A AG la somme de cinquante mille (50.000) euros ;

Mesure de publication

- ORDONNER la publication du jugement à intervenir par extraits ou résumé :

o dans trois (3) journaux ou magazines de diffusion nationale, au choix des sociétés K A AG et SOCIETE CARTIER, aux frais avancés de la société TISM (nom commercial AUGARDE) et Monsieur Y X, dans la limite de 7.000 euros Hors Taxes par publication ;

o sur la page d’accueil du site « augarde.com » placé sous le titre « CONDAMNATION JUDICIAIRE », en dehors de toute publicité, et rédigé en caractère gras de police 12, le titre étant de police 14, pendant un délai de trente (30) jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de mille (1000) euros par jour de retard, selon la forme suivante : « Par jugement du XXX le tribunal judiciaire de Paris a jugé que les montres AUGARDE proposées à la vente par la société TISM (nom commercial AUGARDE), portaient atteinte aux droits de marque de la société K A AG et caractérisaient des faits de concurrence parasitaire au détriment de la SOCIETE CARTIER, qui commercialise en France les montres RADIOMIR de la maison horlogère A et que le modèle enregistré par la société TISM (nom commercial AUGARDE) était nul car enregistré frauduleusement » ;

En tout état de cause,

- REJETER la demande en nullité de la marque française […] du registre de l’INPI et de la marque de l’Union européenne n°17902899 du registre de l’EUIPO ;

- REJETER la demande reconventionnelle de la société TISM (nom commercial AUGARDE) et Monsieur Y X visant à

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condamner les sociétés K A AG et société SOCIETE CARTIER sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

- CONDAMNER in solidum la société TISM (nom commercial AUGARDE) et Monsieur Y X à verser à la société K A AG une somme de vingt mille (20.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum la société TISM (nom commercial AUGARDE) et Monsieur Y X à verser à la société SOCIETE CARTIER une somme de vingt mille (20.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum la société TISM (nom commercial AUGARDE) et Monsieur Y X aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs aux saisies, dont distraction au profit de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».

*

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS TISM et Monsieur Y X demandent au tribunal de :

« Vu le livre VII du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

A titre liminaire :

- CONSTATER que les demandeurs n’ont visé que les montres ODEON C211B1101-8 et I J dans leurs écritures ;

- JUGER que les références […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], I C211B2101-15, I C211B2101-16, […], […], […], […], […],

[…],

[…],

[…],

[…],

[…],

[…],

[…],

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[…],

[…],

[…],

[…],

[…],

[…],

[…], […], […], […], […], […], […],[…], […], […], […], E G, E F ne sont pas visées par la présente procédure et qu’aucun grief de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale ne leur est opposé ;

- METTRE HORS DE CAUSE Monsieur Y X ;

Sur le droit des marques :

A titre principal :

- CONSTATER le défaut de distinctivité de la marque française […] et de la marque de l’Union européenne n°17902899 ;

- PRONONCER l’annulation de la marque française […] et de la marque de l’Union européenne n°17902899 en raison de leur défaut de distinctivité ;

- H IRRECEVABLE la SOCIETE CARTIER ;

En conséquence,

- DEBOUTER les sociétés K A AG et SOCIETE CARTIER de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- ORDONNER la radiation de la marque française […] du registre de l’INPI et de la marque de l’Union européenne n°17902899 du registre de l’EUIPO sur simple présentation du jugement à intervenir, par la partie la plus diligente ;

A titre subsidiaire :

- JUGER qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques […] et n°17902899 et les cadrans des montres AUGARDE commercialisées par la société TISM et Monsieur X ;

- JUGER que Monsieur X et la société TISM ne font pas un usage à titre de marque des signes […] et n°17902899 ;

- JUGER que Monsieur X et la société TISM n’ont commis aucun acte de contrefaçon des marques […] et n°17902899 ;

- JUGER que les sociétés K A AG et SOCIETE CARTIER ne justifient pas du préjudice qu’elles allèguent ;

En conséquence,

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- DEBOUTER les sociétés K A AG et SOCIETE CARTIER de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Sur le parasitisme :

- H IRRECEVABLE la SOCIETE CARTIER dans ses demandes fondées sur 1240 du code civil ;

- JUGER que Monsieur X et la société TISM ne se sont pas rendus coupables d’acte de concurrence parasitaire au préjudice des sociétés K A AG et SOCIETE CARTIER ;

- JUGER que les sociétés K A AG et SOCIETE CARTIER ne justifient pas du préjudice qu’elles allèguent ;

En conséquence,

- DEBOUTER les sociétés K A AG et SOCIETE CARTIER de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles :

- JUGER Monsieur X et la société TISM recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;

- JUGER que les sociétés K A AG et SOCIETE CARTIER, en intervenant auprès des sociétés FACEBOOK et INSTAGRAM, se sont rendues coupables d’une faute civile délictuelle au préjudice de Monsieur X et de la société TISM ;

En conséquence,

- CONDAMNER solidairement les sociétés K A AG et SOCIETE CARTIER à verser à Monsieur X et à la société TISM la somme de 25.000 euros au titre du préjudice subi ;

A titre infiniment subsidiaire,

Si le tribunal considérait que les écritures des demandeurs visent les 63 modèles de montres AUGARDE, non pas seulement les montres ODEON C211B1101-8 et I J, JUGER qu’en commercialisant les modèles […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], I C211B2101-15, I C211B2101-16, […], […], […], […], […],

[…],

[…],

[…],

[…],

[…],

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[…], […], […],

[…],

[…],

[…],

[…],

[…],

[…], […], […], […], […], […], […],[…], […], […], […], E G, E F, la société TISM n’a pas commis d’actes de contrefaçon de marque, ni d’actes de parasitisme ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER solidairement les sociétés K A AG et SOCIETE CARTIER à verser à la société TISM, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER solidairement les sociétés K A AG et SOCIETE CARTIER à verser à Monsieur X, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les demandes des sociétés K A AG et SOCIETE CARTIER ;

- CONDAMNER solidairement les sociétés K A AG et SOCIETE CARTIER aux entiers frais et dépens de la procédure, comprenant notamment l’achat d’une montre A et la réalisation des études VIVAVOICE ».

***

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2021.

L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2022 et mise en délibéré au 18 mars 2022.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande reconventionnelle en nullité de la marque semi- figurative française « A 12 3 6 9 » […] et de la marque figurative de l’Union européenne « A » n°017903899 pour défaut de distinctivité

La SAS TISM et Monsieur Y X font valoir que ces deux marques sont dépourvues de caractère distinctif dès lors que :

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- il s’agit d’une combinaison banale d’éléments banals qui appartiennent au fond commun de l’horlogerie ;

- les caractéristiques du cadran déposé à titre de marques sont habituelles dans le secteur de l’horlogerie, de sorte que le consommateur ne percevra pas les signes litigieux comme des marques ;

- l’apposition du vocable « A » est indifférente et ne peut conférer aux marques litigieuses une quelconque distinctivité ;

- les marques litigieuses n’ont pas acquis de caractère distinctif par l’usage dès lors que les cadrans déposés ne sont pas utilisés à titre de marque.

La société K A AG répond que la combinaison spécifique de son cadran de montre permet à elle seule d’individualiser ses montres aux yeux du public et de les distinguer des autres montres présentes sur le marché de l’horlogerie. Elle ajoute que l’élément verbal « A » est l’élément dominant des signes. Elle soutient, à titre subsidiaire, que ses marques, qu’elle dit renommées, ont acquis leur caractère distinctif par l’usage qui en est fait depuis 1938.

Sur ce,

S’agissant de la marque française, aux termes de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, « ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclarés nuls :

[…] 2° une marque dépourvue de caractère distinctif ;

[…] Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif peut être acquis à la suite de l’usage qui en est fait ».

En ce qui concerne la marque de l’Union européenne, l’article 4 du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 dispose que : « Peuvent constituer des marques de l’Union européenne tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d’un produit ou du conditionnement d’un produit, ou les sons, à condition que ces signes soient propres : a) à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises; et b) à être représentés dans le registre des marques de l’Union européenne (ci-après dénommé « registre ») d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires ».

Selon l’article 7 du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, « 1. Sont refusés à l’enregistrement : a) les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4 ; b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif; c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance

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géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ; d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

[…] 3. Le paragraphe 1, points b), c) et d), n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait ».

Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt et au regard de l’impression d’ensemble qu’elle suscite.

L’exigence de distinctivité se justifie par la fonction essentielle de la marque qui est d’identifier l’origine du produit ou du service qu’elle désigne, et partant, de les distinguer des autres produits ou services.

Pour remplir sa fonction essentielle d’identification, la marque distinctive suppose que les éléments la composant soient arbitraires par rapport au produit ou service qu’elle désigne et soient perçus par le consommateur comme pouvant identifier l’origine du produit ou service.

En l’espèce, les marques litigieuses sont composées d’un élément figuratif représentant un cadran sur lequel est inscrit l’élément verbal « A ».

Le cadran de fond noir est l’élément dominant des marques litigieuses, le vocable « A » étant secondaire puisqu’inscrit sur le cadran en caractères réduits par rapport aux chiffres 12 3 6 9 et aux index pareillement blancs, indiquant les heures, lesquels, de par leur fonction, se retrouvent traditionnellement sur une montre. Par ailleurs, bien que particulière et stylisée, la forme des chiffres 6 et 9 ne permet pas non plus de remplir la fonction d’identification de l’origine des montres étant précisé que le public pertinent n’est pas ici nécessairement composé d’amateurs de montres éclairés mais comprend également de simples utilisateurs plus attachés à leur fonction qu’à leur design.

Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société K PENERAI AG, la combinaison spécifique du cadran de montre même comprenant l’élément verbal « A » n’est pas de nature à conférer à l’ensemble du signe une distinctivité susceptible d’assurer à la marque sa fonction essentielle d’identification de l’origine du produit et de distinction de ceux des autres produits du marché de l’horlogerie dans la mesure où les éléments invoqués par la société K A AG ne diffèrent pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur de l’horlogerie et n’en constituent que de légères variantes.

A cet égard, la SAS TISM, à laquelle incombe la charge de la preuve du défaut de distinctivité des marques en cause, produit de nombreux exemples (pièces 9 à 13) qui permettent d’établir que les montres présentent classiquement un même cadran 12 3 6 9 habituellement utilisé dans le secteur de l’horlogerie.

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Ensuite, l’étude réalisée par la société VIVAVOICE du 8 au 12 octobre 2020 auprès de 1001 personnes représentatives de la population française révèle que 85% des personnes interrogées ne connaissent pas la « marque A » (pièce 7 des défendeurs).

En outre, tandis qu’elle allègue la renommée, il ressort de cette même étude que seuls 8 % des personnes interrogées connaissent la marque A – les 7 % restants ne se prononçant pas –, à la différence des marques ROLEX, CASIO, CARTIER, SWATCH, FESTINA respectivement connues par 93 %, 88 %, 88 %, 86 % et 82 % d’entre elles, ce qui ne fait que confirmer que la présence du terme « A » au sein des marques litigieuses ne peut suffire à en assurer la distinctivité.

S’agissant de la distinctivité par l’usage invoquée à titre subsidiaire par la société K A AG, celle-ci ne justifie aucunement d’un usage des signes litigieux à titre de marque. L’usage depuis près de 80 ans qu’elle allègue n’est pas celui des marques litigieuses, mais celui du modèle de montre RADIOMIR commercialisé depuis 1938, tombé dans le domaine public s’agissant du droit d’auteur, et dont elle a déposé le cadran à titre de marques les 6 juin 2017 et 18 mai 2018.

Il s’ensuit que la distinctivité par l’usage des marques litigieuses n’est pas davantage établie.

Leur nullité sera en conséquence prononcée.

Les demandes de la société K A AG formées au titre de la contrefaçon de marques ne peuvent dès lors qu’être rejetées en l’absence de titre valable à opposer.

2- Sur la recevabilité des demandes de la SAS CARTIER au titre du parasitisme

L’article 789, 6° du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1 janvier 2020, dispose que lorsque la^er demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Nonobstant l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 décembre 2020, tant dans la discussion que dans le dispositif de leurs dernières conclusions les défendeurs demandent, à nouveau, devant le tribunal, à titre principal, que la SAS CARTIER soit déclarée irrecevable en ses demandes pour les mêmes motifs.

L’irrecevabilité une nouvelle fois soulevée relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état qui a d’ailleurs déjà statué sur ce point. La SAS TISM et Monsieur Y X ne sont alors plus recevables à la soulever devant le tribunal.

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3- Sur le parasitisme

La SAS CARTIER, qui dit avoir investi une somme de 480.000 euros pour la période du 1 avril 2014 au 31 mars 2020 pour promouvoir la^er montre RADIOMIR, soutient que la SAS TISM a commis des actes distincts de parasitisme à son égard en commercialisant des montres similaires aux montres RADIOMIR, « en se plaçant dans le sillage de la Maison A », lui permettant selon elle de : « - neutraliser le risque entrepreneurial lié au lancement de la montre litigieuse ;

- réaliser des économies substantielles de conception, de création et de stratégie commerciale ;

- de capter indûment les investissements consentis depuis plus de 70 ans par la Maison A pour développer la notoriété des montres Radiomir devenues iconiques ».

La SAS TISM et Monsieur Y X contestent s’être placés dans le sillage et avoir tiré profit des investissements et du savoir-faire de la Maison A. Ils exposent avoir eux-mêmes fournis des efforts personnels et financiers pour créer et promouvoir la montre AUGARDE et ses déclinaisons aux couleurs modernes qui ne se confondent pas avec le modèle vintage RADIOMIR de la société K A AG.

Sur ce,

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le parasitisme consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui, produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

Il incombe à celui qui allègue un acte de parasitisme d’établir le savoir- faire ainsi que les efforts humains et financiers consentis par lui et ayant permis la création d’une valeur économique individualisée.

En l’espèce, la SAS CARTIER se contente de produire une attestation sur papier libre, sans pièce d’identité, de sa directrice générale en date du 25 mars 2020 qui, sans aucune précision, se borne à attester sur l’honneur que « la société CARTIER a exposé pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2020 des montants supérieurs à 480.000 euros pour la publicité et la promotion des montres Radiomir en France sous la marque A » (pièce 23).

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Or, cette attestation laconique, qui constitue une preuve faite à soi- même, est dénuée de valeur probante quant aux frais prétendument exposés faute d’avoir été établie ou certifiée par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes de la SAS CARTIER, étant observé que cette dernière s’est également abstenue de produire une telle pièce en dépit des contestations émises à cet égard par la défenderesse.

La SAS CARTIER, qui procède par voie d’affirmation dans ses conclusions, ne justifie ni d’un savoir-faire propre relatif à la montre RADIOMIR de A, ni de l’investissement prétendument réalisé pour cette montre, de sorte qu’il n’est pas établi que la SAS TISM en a tiré profit.

La SAS TISM justifie au contraire de ses propres investissements par deux attestations de son expert-comptable en date du 11 juin 2021 (pièces 42 et 43), et en particulier avoir exposé les sommes suivantes :

- frais liés aux site internet, matériels et outillages, installations diverses : 36.320,85 euros en 2019 et 15.698 euros en 2020 ;

- frais de développement technique et commercial, honoraires et représentation de la marque : 15.820,36 euros en 2019 et 82.626,62 euros en 2020 ;

- frais de publicité (magazines et réseaux sociaux) : 7.790 euros et 2019 et 15.225,09 euros en 2020.

A cela s’ajoute que la SAS CARTIER ne démontre pas que la SAS TISM s’est placée dans le sillage de la « Maison A » tel qu’allégué, étant par ailleurs observé que le cadran de la montre RADIOMIR ne diffère pas de la norme ou des habitudes du secteur de l’horlogerie et que les numéros 6 et 9, dont la boucle est ouverte, ne sont pas reproduits.

En outre, il ressort des chiffres, non contestés, produits par la SAS TISM que les montres les plus vendues par elle en 2020 sont celles ayant un cadran camouflage (21,4%) un cadran bleu (14,6%), un cadran taupe (12,6%) et un cadran rose (9%), déclinaisons de la montre AUGARDE dont les coloris sont très éloignés de ceux de la montre RADIOMIR, plus classiques, en blanc, noir ou marron.

Il s’ensuit que le parasitisme allégué n’est pas démontré.

En conséquence, la SAS CARTIER sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.

4- Sur la demande en nullité du modèle français n°20200427

La société K A AG et la SAS CARTIER sollicitent la nullité du modèle français n°20200427 en faisant valoir :

- à titre principal, qu’il a été déposé en fraude des droits de la société K A AG en ce qu’il « représente une copie servile de la montre RADIOMIR de A » ;

- à titre subsidiaire, qu’il constitue une contrefaçon de la marque semi- figurative française « A 12 3 6 9 » […] et de la marque figurative de l’Union européenne « A » n°017903899 ;

- et à titre infiniment subsidiaire, qu’il est dépourvu de caractère propre.

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Monsieur Y X ne répond pas sur ce point.

Sur ce,

L’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ».

Aux termes de l’article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle, « un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur de la réalisation du dessin ou modèle ».

Un modèle présente un caractère propre dès lors que s’en dégage une impression globale qui lui permet de se démarquer des antériorités opposées prises individuellement.

L’appréciation de l’impression visuelle d’ensemble est opérée par référence à un observateur averti, lequel, doté d’une vigilance particulière en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur concerné, s’entend comme un intermédiaire entre un consommateur moyen sans connaissance spécifique et un expert doté de compétences techniques approfondies.

Selon l’article L. 512-4 du code de la propriété intellectuelle, « l’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice : a) s’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 ;

[…] d) s’il porte atteinte au droit d’auteur d’un tiers ; e) s’il est fait usage dans ce dessin ou modèle d’un signe distinctif antérieur protégé, sans l’autorisation de son titulaire ; Les motifs de nullité prévus au d) et e) ne peuvent être invoqués que par la personne investie du droit qu’elle oppose ».

En l’espèce, les demanderesses se bornent à faire valoir, à titre principal, que le modèle enregistré « représente une copie servile de la montre RADIOMIR de A » mais ne revendiquent aucun droit d’auteur sur cette montre au soutien de leur demande, de sorte que ce moyen est inopérant au regard des dispositions susvisées de l’article L. 512-4 d) du code de la propriété intellectuelle.

Les demanderesses soutiennent ensuite, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 512-4 e) du code de la propriété intellectuelle, que le modèle enregistré est nul en ce qu’il constitue une contrefaçon de la marque semi-figurative française « A 12 3 6 9 » […] et de la marque figurative de l’Union européenne « A » n°017903899. Or, ces marques ont été précédemment jugées nulles. Il s’ensuit que ce moyen est également inopérant.

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Enfin, les demanderesses invoquent, à titre infiniment subsidiaire sur le fondement des articles L. 511-2 et L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle, que le modèle enregistré est nul car dépourvu de caractère propre. A cette fin, elles font valoir laconiquement, sans aucune précision au cas d’espèce, que « l’impression visuelle d’ensemble du modèle ne diffère pas suffisamment ». Les demanderesses, qui procèdent par voie d’affirmation dans leurs conclusions, n’indiquent aucunement de quoi le modèle enregistré ne différerait pas suffisamment et n’opposent aucune antériorité. En tout état de cause, à supposer que les demanderesses opposent le modèle de montre antérieur RADIOMIR, force est de constater que le modèle enregistré procure une impression visuelle d’ensemble différente chez l’observateur averti qui, sans être un amateur de montres de luxe, est une personne qui s’intéresse au marché des montres en général et se tient régulièrement informée, de sorte que le caractère propre n’est pas mis à mal par le modèle de montre RADIOMIR. Le modèle français n°20200427 n’encourt donc pas davantage la nullité pour ce motif.

En conséquence, la société K A AG et la SAS CARTIER seront déboutées de leur demande en nullité dudit modèle.

5- Sur la demande indemnitaire à titre reconventionnel

La SAS TISM et Monsieur Y X soutiennent que la société K A AG et la SAS CARTIER ont fait fermer le compte Instagram « @augarde_watches » de la SAS TISM et fait supprimer ses publications Facebook tandis que les montres AUGARDE sont essentiellement commercialisées sur internet en l’absence de point de vente physique. Ils font valoir que ces faits, intervenus en périodes de crise sanitaire et de confinement durant lesquelles la communication numérique était essentielle, sont constitutifs d’une faute à leur égard ayant causé une perte de chance de réaliser des ventes qu’ils évaluent à la somme de 25.000 euros.

La société K A AG et la SAS CARTIER répondent n’avoir « commis aucune faute en ayant eu recours à une procédure administrative de retrait pour demander la désactivation de contenus qu’elles considèrent comme portant atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle ». Elles soutiennent que les plateformes de réseaux sociaux apprécient elles-mêmes le bien fondé des demandes de retrait qui leur sont adressées et que la SAS TISM ne justifie d’aucun préjudice.

Sur ce,

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

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Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, la société K A AG et la SAS CARTIER ne contestent pas avoir demandé la fermeture du compte Instagram « @augarde_watches » de la SAS TISM et la suppression de ses publications Facebook.

Au vu de la solution du présent litige, au terme duquel elles sont déboutées de l’intégralité de leurs demandes, la société K A AG et la SAS CARTIER ont anticipé la décision du tribunal à leurs risques et périls, de sorte que ces agissements constituent désormais une faute ayant causé un préjudice à la SAS TISM, tenant à une moindre visibilité sur le marché numérique, qui sera indemnisée à hauteur de la somme de 5.000 euros dès lors que cette dernière ne produit aucune pièce pour justifier du quantum qu’elle allègue au titre de la perte de chance de réaliser des ventes.

Monsieur Y X, qui ne démontre pas avoir subi un préjudice à titre personnel, sera quant à lui débouté de cette demande indemnitaire.

6- Sur les demandes accessoires

6.1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

La société K A AG et la SAS CARTIER, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.

Les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires.

Dès lors, l’achat d’une montre A et les études VIVAVOICE n’ayant pas été réalisés sur autorisation judiciaire, les frais exposés à titre ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.

La SAS TISM et Monsieur Y X seront alors déboutés de leur demande formée à ce titre.

6.2- Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des

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raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la société K A AG et la SAS CARTIER à payer à la SAS TISM et Monsieur Y X ensemble la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

6.3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT dépourvue de caractère distinctif la marque semi-figurative française « A 12 3 6 9 » […], déposée le 6 juin 2017, dont la société de droit suisse K A AG est titulaire ;

PRONONCE en conséquence la nullité de la marque semi-figurative française « A 12 3 6 9 » […], déposée le 6 juin 2017 ;

DIT dépourvue de caractère distinctif la marque figurative de l’Union européenne « A » n°017902899, déposée le 18 mai 2018, enregistrée le 19 octobre 2018, dont la société de droit suisse K A AG est titulaire ;

PRONONCE en conséquence la nullité de la marque figurative de l’Union européenne « A » n°017902899, enregistrée le 19 octobre 2018 ;

DIT que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle aux fins d’inscription au registre des marques de l’Union européenne à l’initiative de la partie la plus diligente ;

REJETTE en conséquence les demandes formées au titre de la contrefaçon de marques par la société de droit suisse K A AG ;

DÉCLARE la SAS TISM et Monsieur Y X irrecevables en leur demande tendant à voir H la SAS CARTIER irrecevable en ses demandes formées au titre du parasitisme ;

DÉBOUTE la SAS CARTIER de ses demandes formées au titre du parasitisme ;

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DÉBOUTE la société de droit suisse K A AG et la SAS CARTIER de leur demande en nullité du modèle français n°20200427 ;

CONDAMNE in solidum la société de droit suisse K A AG et la SAS CARTIER à payer à la SAS TISM la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la fermeture de son compte Instagram « @augarde_watches » et de la suppression de ses publications Facebook ;

DÉBOUTE Monsieur Y X de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum la société de droit suisse K A AG et la SAS CARTIER à payer à la SAS TISM et Monsieur Y X ensemble la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS TISM et Monsieur Y X de leur demande relative aux frais exposés pour l’achat d’une montre A et la réalisation des études VIVAVOICE formée au titre des dépens ;

CONDAMNE in solidum la société de droit suisse K A AG et la SAS CARTIER aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 18 Mars 2022

Le Greffier Le Président

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