COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 15 octobre 2021 Pôle 5 – Chambre 2 (n°150) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/01289 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CC6TS Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°19/11863 APPELANTE S.A.S. LABORATOIRES VIVACY, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé 44, rue Paul-Valéry 75116 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 498 485 275 Représentée par M^e M B de la SELARL LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de M^e F V plaidant pour DLA PIPER LLP, avocat au barreau de PARIS, toque R 235 INTIMEE Société TEOXANE, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé 105 rue de Lyon 1203 GENÈVE SUISSE Représentée par M^e H H de l’AARPI GIDE – LORETTE – NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque T 03 Assistée de M^e R D plaidant pour l’AARPI GIDE – LOYRETTE – NOUEL, avocate au barreau de PARIS, toque T 03 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M^me A M , Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport M^me A M a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M^me B C, Présidente M^me L L, Conseil ère M^me A M, Conseillère Greffière lors des débats : M^me C T ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par M^me B C, Présidente, et par M^me C T , Greffière , présente lors de la mise à disposition. Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 18 décembre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris. Vu l’appel interjeté le 18 janvier 2021 par la société Laboratoires Vivacy. Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 10 juin 2021 par la société Laboratoires Vivacy appelante. Vu, les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 27 mai 2021 par la société Teoxane intimée. Vu l’ordonnance de clôture du 1er juillet 2021. SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. La société de droit suisse Teoxane SA (Teoxane) est titulaire du brevet européen EP 3 027 186 B1 (EP 186), issu d’une demande internationale WO 2015/015407 déposée le 29 juillet 2014 et publiée le 5 février 2015, sous priorité d’une demande de brevet US13/954,360. Ce brevet porte sur un procédé de préparation d’une composition stérile et injectable comprenant un gel d’acide hyaluronique et un anesthésiant local, le chlorhydrate de mépivacaïne, et a été délivré le 19 juin 2019. La société Laboratoires Vivacy SAS (Vivacy) a formé opposition à ce brevet devant l’Office européen des brevets (OEB) le 21 juin 2019 et a, suivant acte du 9 octobre 2019, fait assigner devant le tribunal de

grande instance de Paris la société Teoxane en nul ité des revendications 1 à 4 de la partie française du brevet européen EP 186. Cette procédure est enregistrée sous le numéro RG 19/11863. La société Teoxane a obtenu par ordonnance sur requête du 7 janvier 2020, 1'autorisation de faire procéder à des saisies contrefaçon dans les locaux de la société Vivacy à Paris et à Archamps (74), qu’elle a fait exécuter le 8 janvier 2020. La société Vivacy a fait assigner la société Teoxane en référé- rétractation le 6 février 2020. Cette demande a été rejetée suivant ordonnance du 12 juin 2020, confirmée par arrêt de cette cour du 25 juin 2021. La société Teoxane a, dans le cadre de la procédure en nullité de la partie française du brevet EP 186 numéro RG 19/11863, signifié le 6 février 2020 des conclusions aux fins de contrefaçon dudit brevet. Elle a ensuite, par acte en date du 7 février 2020, fait assigner la société Vivacy devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon du même brevet EP 186, procédure enrôlée sous le numéro RG 20/2347. Dans le dossier numéro RG 19/11863, la société Vivacy a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir :

- déclarer irrecevable 1'exception d’incompétence telle que formulée par la société Teoxane ;

- se déclarer compétent pour statuer sur les fins de non recevoir tirées d’une part de l’irrégularité de la saisine du tribunal par la société Teoxane le 6 février 2020 par voie de simples conclusions et d’autre part de l’irrégularité d’une prétendue demande reconventionnelle faute de lien suffisant avec la prétention originaire ;

- dire que les conclusions notifiées le 6 février 2020 par la société Teoxane ès qualités de demanderesse à la contrefaçon, ne peuvent valablement permettre à cette dernière de se pourvoir au fond, ni saisir le tribunal d’une demande se rattachant aux prétentions originaires par un lien quelconque avec l’instance n° RG 19/11863 ; Subsidiairement,
- dire que la demande prétendument reconventionnelle en contrefaçon formée dans les conclusions de la société Teoxane du 6 février 2020 ne se rattache pas à la prétention originaire par un lien suffisant ; En tout état de cause,

- lui donner acte qu’el e est disposée à se désister du présent incident sous réserve du désistement par Teoxane de sa demande en contrefaçon telle que formalisée dans ses conclusions du 6 février 2020. L’ordonnance déférée du juge de la mise en état a :

- déclaré irrecevable l’exception d’incompétence du juge de la mise en état soulevée par la société Teoxane,
- déclaré les conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2020, par la société Teoxane, recevables et régulières,
- rejeté les demandes de la société Vivacy,
- ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2021 pour conclusions au fond de la société Vivacy avant le 30 janvier 2021,
- condamné la société Vivacy à payer à la société Teoxane, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Vivacy à supporter les dépens de l’incident. La société Vivacy a interjeté appel de cette ordonnance, cet appel étant limité aux chefs de l’ordonnance en ce qu’elle a :

- déclaré les conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2020, par la société Teoxane, recevables et régulières,
- rejeté les demandes de la société Vivacy,
- condamné la société Vivacy à payer à la société Teoxane, la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Vivacy à supporter les dépens de l’incident. Par ses dernières conclusions, la société Vivacy demande à la cour au visa des articles 2, 4, 5, 16, 53, 54, 64, 70, 75, 122, 768 du code de procédure civile, L. 615-5 du code de la propriété intellectuel e et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 18 décembre 2020 dans l’instance RG 19/11863, en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau,

- dire que les conclusions notifiées le 6 février 2020 par la société Teoxane ès qualités de demanderesse à la contrefaçon, pour «se pourvoir au fond» ne peuvent valablement permettre à cette dernière de saisir, ni constituer une demande reconventionnel e valable sous l’empire de l’article 64 du code de procédure civile ;

- dire que la demande prétendument reconventionnelle en contrefaçon formée dans les conclusions de la société Teoxane du 6 février 2020 ne se rattache pas à la prétention originaire par un lien suffisant ;

- condamner la société Teoxane à payer à la société Vivacy une indemnité de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’instance et d’appel ;

- condamner la société Teoxane aux dépens d’appel. Par ses dernières conclusions la société Teoxane demande à la cour de :

- confirmer l’ordonnance du 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;

- juger recevables les demandes incidentes en contrefaçon formées par elle par voie de conclusions notifiées le 6 février 2020 ;

- débouter la société Vivacy de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société Vivacy à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Vivacy aux entiers dépens, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile. La cour relève à titre liminaire qu’il n’a pas été relevé appel du chef de l’ordonnance déclarant irrecevable l’exception d’incompétence du juge de la mise en état soulevée par la société Teoxane, l’ordonnance entreprise étant devenue sur ce point irrévocable. La société Vivacy critique l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir qu’elle avait opposée aux conclusions notifiées par la société Teoxane le 6 février 2020 dans la procédure en nul ité du brevet EP 186 par el e initiée le 9 octobre 2019. Elle fait valoir que ces conclusions constituent pour la société Teoxane une action en contrefaçon du brevet EP 186 'pour se pouvoir au fond’ en suite des opérations de saisie-contrefaçon et qu’el es prétendent modifier l’objet du litige initial tel que fixé par l’assignation en nullité du brevet.

Elle soutient que seule une action en contrefaçon par voie d’assignation est susceptible de valider les opérations de saisie- contrefaçon en application des dispositions de l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, assignation que la société Teoxane a d’ailleurs fait délivrer le lendemain de ses conclusions arguées d’irrecevabilité. Elle considère alors que le juge de la mise en état qui, pour admettre la recevabilité de ces conclusions, a qualifié leur contenu de demande reconventionnelle, les a dénaturées au mépris de l’article 4 du code de procédure civile, du respect du principe de la contradiction et du droit au procès équitable, la société Teoxane entendant faire de ses conclusions des écritures autonomes et ayant manifestement écarté la qualification de demande reconventionnelle, celle-ci ne contestant nul ement dans lesdites conclusions la demande de nul ité du brevet et étant muette sur l’objet et le contenu de la demande principale dont el e ne sol icite pas le rejet. La société Vivacy critique également l’ordonnance entreprise qui a considéré qu’il existait un lien suffisant entre l’objet de l’instance originaire et celui de la prétendue demande reconventionnelle de la société Teoxane, arguant que cette dernière n’a pas prétendu caractériser un quelconque lien avec la demande originaire, le fait de la désigner comme contrefacteur n’ayant aucune influence sur la validité du brevet argué de nul ité, un brevet nul ne pouvant être contrefait. La société Teoxane réplique que contrairement à ce que soutient la société Vivacy, le saisissant peut valablement se pourvoir au fond par voie de conclusions, quoiqu’une instance en contrefaçon ne soit pas pendante, l’article L. 615-5 du code de la propriété intel ectuel e n’opérant aucune distinction entre les instances pendantes, qu’il s’agisse d’une instance en contrefaçon ou d’une instance en nullité, la protection des intérêts du saisi étant sauvegardée quelle que soit la voie suivie par le saisissant. Elle soutient que ses demandes présentées dans les conclusions du 6 février 2020 sont des demandes reconventionnelles au sens de l’article 64 du code de procédure civile qui n’impose pas au défendeur de présenter dans le même jeu de conclusion ses demandes reconventionnelles et les moyens de défense tendant au rejet des prétentions adverses, ces conclusions n’étant pas muettes sur le contenu de la demande initiale et que le juge de la mise en état n’a commis aucune dénaturation, le juge devant restituer aux actes leur exacte qualification. La cour constate que la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les demandes qui lui étaient présentées n’est pas discutée par les parties devant la cour, étant relevé que les

dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile issues de l’ordonnance 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui donnent compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ne sont pas applicables à la présente instance, celle-ci ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020. Devant le juge de la mise en état, la société Vivacy soulevait l’irrégularité de la saisine du tribunal d’une action en contrefaçon du brevet EP 186 par les conclusions de la société Teoxane du 6 février 2020, de sorte que ces prétentions sont irrecevables. La question qui était posée au juge de la mise en état et désormais à la cour, est celle de savoir si des conclusions formant des demandes au titre de la contrefaçon d’un brevet peuvent être régulièrement présentées dans le cadre d’une instance principale en nul ité dudit brevet. La société Vivacy a introduit une action principale en nullité de la partie française du brevet EP 186 dont la société Teoxane est titulaire, justifiant de son intérêt à agir en nullité par la commercialisation d’un produit constitué notamment d’un gel associant de l’acide hyaluronique et de la mépivacaïne, à l’instar du brevet critiqué. La société Teoxane obtient sur requête fondée sur les dispositions de l’article 845 alinéa 3 du code de procédure civile, du président de la chambre saisie de l’action en nullité du brevet, deux ordonnances aux fins de saisie-contrefaçon, la demande de rétractation de ces deux ordonnances ayant été rejetée par le juge des référés dont l’ordonnance a été confirmée par la présente cour. La société Teoxane a également notifié dans le cadre de cette procédure en nul ité des conclusions par lesquel es el e sollicitait du tribunal de dire que la société Vivacy s’était rendue coupable d’actes de contrefaçon de son brevet, de prononcer diverses mesures subséquentes ainsi que de condamner cette dernière à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi outre des mesures de publication judiciaire. Sans qu’il soit besoin d’entrer dans le débat consistant à savoir si le dépôt de conclusions est suffisant pour valider les opérations de saisie-contrefaçon au sens de l’article L. 615-5 du code de la propriété intel ectuelle, la réponse à cette question de fond n’étant pas un préalable nécessaire pour apprécier la recevabilité des prétentions formées par la société Teoxane dans ses conclusions du 6 février 2020, il convient de relever que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, prétentions qui sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense, l’objet du litige pouvant être modifié par des demandes

incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L’objet du litige est donc en l’espèce une demande principale en nullité de la partie française du brevet EP 186 formée par la société Vivacy et les demandes formées au titre de la contrefaçon de ce brevet par les conclusions en défense de la société Teoxane en date du 6 février 2020. La circonstance que par ces premières conclusions, la défenderesse à l’action en nullité ne sollicite pas le rejet de celle-ci dans le dispositif de ses écritures est indifférente et n’exclut pas leur qualification de demande incidente et plus particulièrement de demande reconventionnelle. En effet, les conclusions exposent les prétentions et les moyens de la société Teoxane et indiquent les pièces justificatives, la demande est formée à l’encontre de la société Vivacy, partie à l’instance, de la même manière que sont présentés les moyens de défense, et la société Teoxane prétend à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la demande en nullité de son brevet formée à titre principal par la société Vivacy, le défaut de précision qu’il s’agit de demandes reconventionnelles dans ces écritures étant indifférent. C’est donc sans dénaturation des conclusions ni méconnaissance des principes directeurs du procès que le juge de la mise en état a pu considérer que les demandes formées au titre de la contrefaçon par la société Teoxane dans ses conclusions du 6 février 2020 sont des demandes reconventionnelles, ce point ayant été contradictoirement débattu par les parties. La société Vivacy n’invoque pas utilement le caractère 'autonome’ ou 'd’acte introductif d’instance déguisé’ des conclusions du 6 février 2020, ce moyen visant uniquement à servir la thèse de cette dernière selon laquelle le dépôt de conclusions n’est pas suffisant pour valablement se 'pourvoir au fond’ au sens de l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle pour valider les saisies et revenant à soutenir que les demandes de la société Teoxane ne présentent pas un lien suffisant avec la demande principale en nul ité, cause d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles en application de l’article 70 du code de procédure civile qui prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnel es ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Néanmoins, si l’action introduite par la société Vivacy a pour objet la seule contestation de la validité du brevet EP 186, il convient de relever que la demanderesse justifie de son intérêt à agir en nullité de ce titre en raison de la commercialisation d’un produit constitué notamment d’un gel associant de l’acide hyaluronique et de la mépivacaïne, à l’instar du brevet critiqué. Aussi, l’action en nullité introduite par la société Vivacy étant justifiée par le fait qu’el e commercialise un produit qui pourrait être considéré comme entrant dans le périmètre de protection de l’invention

brevetée, la demande en contrefaçon présentée à titre reconventionnel par la société Teoxane fondée sur le même brevet présente un lien suffisant avec la demande principale et doit être considérée comme recevable, la circonstance que cette demande reconventionnelle n’exerce pas d’incidence sur la demande initiale étant inopérante à démontrer l’absence de lien suffisant. Enfin, la délivrance à la société Vivacy le 7 février 2020, d’une assignation en contrefaçon du même brevet par la société Teoxane ne peut être interprétée comme une reconnaissance de cette dernière de l’irrégularité des conclusions signifiées la veille. L’ordonnance entreprise mérite en conséquence confirmation. Les dispositions de l’ordonnance concernant les dépens et les frais irrépétibles sont également confirmées. Partie perdante, la société Vivacy est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Teoxane, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5.000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Dans les limites de l’appel, Confirme l’ordonnance entreprise, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Laboratoires Vivacy à payer à la société Teoxane la somme de 5.000 euros, Condamne la société Laboratoires Vivacy aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente