FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance de référé en date du 25 Septembre 1996, le Président du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC a interdit à Madame Bénédicte T, à la demande de Madame Brigitte M, de faire usage directement ou indirectement, dans ses documents commerciaux publicitaires ou autres et ses enseignes de la marque « digitothérapie » sous astreinte de 5.000 Francs par infraction constatée. Dans le même acte d’huissier en date du 27 Août 1996, Madame Brigitte M a assigné, au fond, Madame Bénédicte T, devant le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC, aux fins de la condamner pour avoir commis une contrefaçon en employant le terme de « digitothérapie », dans ses encarts publicitaires, sur le fondement de la responsabilité civile, en application de l’article L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, au paiement des sommes suivantes :

- 50.000 Francs en réparation de ses préjudices,
- 10.000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- aux entiers dépens avec distraction au profit de la S.C.P.A. MONEGER-ASSIER. Par ordonnance en date du 30 Avril 1997, le Juge de la mise en état a prononcé la radiation de la procédure et par décision en date du 1^er Juin 1997, le dossier a fait l’objet d’une remise au rôle sous le numéro 97 00 764, Dans son exploit introductif d’instance et ses écritures déposées le 20 Août 1997, 8 Décembre 1997, 30 Janvier 1998, 23 Avril 1998 et le 24 Décembre 1998, Madame Brigitte M expose qu’elle a régulièrement déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 6 Octobre 1995, ma marque française : « Centre de Digitothérapie, Digitothérapie amincissement et Digitothérapie » sous le numéro 95 592 404, au moment de la création d’un centre d’amincissement afin de se démarquer de la concurrence et notamment celle de Madame Bénédicte T. Or, cette dernière, à diverses reprises et notamment le 15 Mars 1996, a fait paraître, dans l’Essor Sarladais, des encarts publicitaires qui reprenaient la marque « digitothérapie ». Elle estime que cette atteinte aux droits de propriété de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, sur le fondement des dispositions de l’article L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle conclut au rejet de l’argumentation et des demandes reconventionnelles de Madame Bénédicte T, estimant que l’ordonnance du Juge des Référés qui a constaté le statut juridique particulier du terme litigieux et sa nécessaire protection, n’a fait l’objet d’aucun recours et a été exécuté. Dès lors, elle estime que Madame Bénédicte T n’a plus qualité à agir en annulation de la marque. Par ailleurs, elle fait observer que Madame Bénédicte T a reçu un avertissement des services de la Répression des Fraudes lorsqu’elle employait le terme de digitopression en faisant référence à un diplôme d’état qui n’existe pas. Elle fait valoir que ces termes doivent être distinguées de la digitoponcture ou shiatsu, médecine traditionnelle chinoise par pressions exercées à des endroits précis du corps. Elle fait observer que si le terme « thérapie » risque d’apporter une confusion dans l’esprit du public,

elle ne comprend pas la raison pour laquelle Madame Bénédicte T, simple esthéticienne s’obstine à l’employer dans ses publicités. De plus elle fait valoir que si depuis le 15 Mai 1995, elle a toujours utilisé la dénomination de Centre de digitathérapie-amincissement pour l’établissement qu’elle a créé ; Madame Bénédicte T n’a commencé a le faire qu’après et a proposé jusqu’à 25% de réduction pour une cure d’amincissement. Elle soutient que le terme est inventif et le terme « shiatsu » est chinois et signifie « pression », la méthode chinois est la « digitoponcture ». Régulièrement cité à personne, Madame Bénédicte T a constitué avocat pour être représenté devant le Tribunal. Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 15 Octobre 1998, elle conclut au rejet de la demande de Madame Brigitte M et reconventionnellement, elle demande que l’illicéité de la marque « digitothérapie » soit constatée et sa nullité prononcée. Elle sollicite la condamnation de la partie demanderesse au paiement des sommes suivantes :

- 50.000 Francs à titre de réparation du préjudice subi,
- 10.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- les entiers dépens avec distraction au profit de la Société d’Avocats HOENIGE-FERLIN & Associés. Elle fait valoir que l’ordonnance de référé étant une décision provisoire, n’ayant pas au principal, autorité de chose jugée, au sens des articles 487 et 488 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle ne pouvait valablement le saisir d’une demande en nullité de la marque d’autant plus qu’il n’était pas saisi d’une action en réparation de contrefaçon. Elle s’étonne de la communication aux débats d’un courrier personnel adressé par la répression des fraudes. Elle fait valoir qu’elle est titulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur d’Esthétique cosmétique obtenu en 1985 à CLERMONT-FERRAND et elle atteste des stages qu’elle a suivis en pratique de la « shiatsu », terme chinois dont la traduction française est « digitothérapie ». Elle fait observer que Madame Brigitte M a déposé la marque litigieuse concomitamment à la publicité qu’elle a fait paraître pour le Centre Bénédicte« , sans l’en avertir. Elle estime avoir de bonne foi ignoré ce dépôt qui n’a été enregistré et publié que le 10 Mai 1996 au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle soit postérieurement à ses parutions. Elle rappelle que le certificat de dépôt de la marque ne prouve nullement que la marque est protégeable puisque aucun contrôle préalable n’est réalisé. L’enregistrement est attributif de propriété si le signe est protégeable c’est à dire qu’il réponde aux exigences des articles 711 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Non seulement, elle considère que le terme »digitothérapie« est descriptif et générique et dès lors est exclu de toute protection aux termes des dispositions de l’article 711.2 du même code. Dès lors Madame Brigitte M ne peut le mobiliser et il reste à la disposition de tous. Mais de plus, elle l’estime trompeur au sens de l’article 711.3 dudit code, car il comporte le terme »thérapie" qui fait appel à la notion de soigner, activité incluse dans la monopole des médecins et apporte une confusion dans l’esprit de la clientèle qui s’attend à un traitement sous contrôle médical. Dès lors la nullité de la marque doit être prononcée sous le fondement de l’article L 716-3 du même code étant observer que la prescription de cette action est trentenaire (article 2262 du Code Civil),

nullité qui aura un effet absolu et conduira à la radiation de la marque sur le registre national des marques. Estimant que Madame Brigitte M a tenté de s’approprier les mérites de la médecine chinoise qu’elle pratiquait au Centre Bénédicte, en déposant le sigle litigieux, elle considère que cette dernière lui a créé un préjudice dans l’exercice de sa profession. Elle rappelle qu’elle exerçait son activité depuis 1986 et que Madame Brigitte M a tenu des propos désobligeants à son égard dans ses écritures. L’instruction de l’affaire, après échange des conclusions a été définitivement clôturée par ordonnance du 25 Août 1999 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 Septembre 1999, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue ; le jugement a été mis en délibéré à ce jour, le 6 Octobre 1999 et prorogée à ce jour.

DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE MADAME BRIGITTE M : Aux termes des énonciations des articles L 716-1 et L716-2 du Code de la Propriété Intellectuelle que l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur à condition que les faits constatés et poursuivis soient postérieurs à la publication de la demande d’enregistrement ou qu’une copie de cette dernière ait été notifiée au présumé contrefacteur. En l’espèce, il ressort des pièces produites non contestées par les parties que Madame Brigitte M a déposés auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle en ses bureaux de SARLAT, les termes de « centre de Digitothérapie, Digitothérapie amincissement et Digitothérapie » le 6 Octobre 1995 à SARLAT et que cet enregistrement a été publié au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n 96/19 NL Vol II du 10 Mai 1996 et que les publications litigieuses ont paru dans l’Essor du Sarladais les 15 Septembre 1995, 6 Octobre 1995 et le 15 Mars 1996. Dès lors, les faits litigieux étant antérieurs à la publication, les faits pourront être considérés comme ayant porté atteinte aux droits de la marque qu’à la condition que copie de la demande d’enregistrement ait été notifié au présumé contrefacteur. Or, Madame Brigitte M ne justifie nullement de cette notification. En conséquence, faute de rapporter la preuve d’un des éléments constitutifs caractérisant l’atteinte aux droits de la marque, il convient de débouter Madame Brigitte M en ses demandes fondées sur la contrefaçon, en application des articles 1315 du Code Civil et 9 du Nouveau Code de Procédure Civile. II – SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MADAME BENEDICTE T :

Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 488 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée. En l’espèce, Madame Bénédicte T reste recevable à invoquer devant le juge du fond, des moyens de droit qu’elle n’a pas invoqué devant le Juge des Référés De plus, la reconnaissance par ce dernier du statut particulier dont pourrait jouir le terme litigieux ne s’oppose pas à la remise en cause devant le juge du fond de la régularité et de l’efficience de l’inscription En conséquence, il convient de débouter Madame Brigitte M son exception d’irrecevabilité. III – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DE LA MARQUE « DIGITOTHERAPIE » : Il convient au préalable de rappeler que la demande en nullité de la marque peut constituer un moyen de défense pour le présumé contrefacteur, par le biais de demande reconventionnelle. A titre préliminaire, il est nécessaire d’observer que, même si le Directeur de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle apprécie la distinctivité du signe déposé, ses décisions étant susceptibles de voies de recours devant le Juge Administratif, le Juge Judiciaire reste compétent pour apprécier la validité des marques enregistrées à l’occasion d’une action en nullité. De plus, si le déposant, qui désire choisir un signe pour marque, dispose, en principe de la plus grande liberté de choix ; cette liberté est strictement définie par la Loi (de manière négative) afin de préserver la loyauté commerciale. Aux termes des dispositions de l’article L 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, les signes de nature à tromper le public, dits déceptifs, sont exclus de la protection due aux marques. Ainsi, lorsqu’une marque est formée à partir d’un mot indiquant une caractéristique que le consommateur peut légitimement croire être celle du produit ou du service désigné, il faut impérativement que cela corresponde à la réalité, faute de quoi, la marque est déceptive. En l’espèce, il convient de rappeler que Madame Brigitte M a déposé auprès de l’institut National de la Propriété Intellectuelle en ses bureaux de SARLAT, les termes de « centre de Digitothérapie, Digitothérapie amincissement et Digitothérapie » le 6 Octobre 1995. Le terme clef est « digitothérapie ». Ce néologisme est formé de deux radicaux, le premier « digito » du latin digitus qui signifie doigt et le second « thérapie » du grec therapeuein qui signifie soigner. Ce radial est un terme médical de soin ou méthode de traitement comme la radiothérapie (traitement à base de photon), chimiothérapie (traitement par des substances chimiques) psychothérapie (traitement par la parole). Les praticiens qui les emploient sont soit des médecins (cancérologues …) soit des professionnels paramédicaux (psychologue, masseur kinésithérapeute ostéopathe, chiropracteur …) ayant suivi une formation particulière sanctionnée par un diplôme leur reconnaissant la possibilité d’exercer cet acte de soin ou de cure. Dès lors ce néologisme, même s’il ne

recouvre aucune réalité médicale ou paramédicale, susceptible d’entrée dans le champ de l’exercice illégale de la médecine, est de nature à créer, dans l’esprit du consommateur, une confusion avec des méthodes médicalement ou paramédicalement contrôlée telles que l’ostéopathie ou la chiropraxie voire la kinésithérapie. En conséquence, il convient de constater que les termes déposés par Madame Brigitte M et régulièrement enregistrés ont un caractère déceptif, c’est à dire trompeur. IV – SUR L’ANNULATION DE L’ENREGISTREMENT DE LA MARQUE : Par application des dispositions de l’article L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4 ; l’action pouvant être intentée par toute personne intéressée y ayant intérêt. En l’espèce, il ne saurait être valablement contesté que Madame Bénédicte T ne puisse intenter cette action au motif qu’elle ne disposerait pas des diplômes nécessaires à exercer la « digitothérapie », alors qu’il n’est non seulement pas démontré que Madame Brigitte M peut en justifier mais bien plus, alors qu’il est par ailleurs soutenu qu’il s’agit d’un terme imaginé, sans vocation médicale ou paramédicale. La demanderesse à l’action justifiant par la production d’annonces publicitaires antérieurs au dépôt du signe, d’un intérêt, il convient de la considérer recevable agir. Compte tenu du caractère déceptif reconnu à la marque litigieuse, il convient de la déclarer nulle. Cette décision ayant un effet absolu (article L 714-3 alinéa 4), il convient d’en ordonner sa radiation du Registre National des Marques. Il convient de rappeler que l’annulation de la marque n’emporte nullement interdiction de l’utiliser, à titre de simple dénomination, sous réserve des dispositions régissant l’exercice illicite de la médecine ou des professions paramédicales ou de la concurrence déloyale. En conséquence, il convient de prononcer l’annulation de la marque « digitothérapie » et d’en ordonner la radiation du Registre National des Marques. V – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS : Aux termes des dispositions des articles 1315 du Code Civil et 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Madame Bénédicte T ne rapporte nullement la preuve du caractère désobligeant des conclusions, du caractère fautif de cette attribution et encore moins que cette attribution ayant pu lui causer un préjudice. Notamment, il n’est produit aucun document permettant d’établir une baisse d’activité personnelle consécutive ayant un lien avec le dépôt de cette marque litigieuse. En tout état de cause, il n’est pas prouvé que Madame Bénédicte T en subit un préjudice particulier.

En conséquence, en application des dispositions des articles 1315 du Code Civil et 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, il convient de la débouter en sa demande de dommages et intérêts. VI – SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie gagnante, non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. En conséquence, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il doit lui être alloué la somme de 2.000 Francs. VII – SUR LES AUTRES DEMANDES : Par application des dispositions des articles 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés ou qu’elle devra engager pour la présente instance. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DEBOUTE Madame Brigitte M en ses demandes fondées sur la contrefaçon reprochée à Madame Bénédicte T ; DEBOUTE Madame Brigitte M en son exception d’irrecevabilité de Madame Bénédicte T en ses demandes reconventionnelles ; CONSTATE le caractère déceptif, trompeur de la marque régulièrement déposé par Madame Brigitte M auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 6 Octobre 1995, à savoir : « Centre de Digitothérapie, Digitothérapie amincissement et Digitothérapie » sous le numéro 95 592 404, et régulièrement publié le 10 Mai 1996 au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle ; EN CONSEQUENCE, PRONONCE l’annulation de la marque « Centre de Digitothérapie, Digitothérapie amincissement et Digitothérapie », ORDONNE sa radiation de la dite marque sur le Registre National des Marques ; DIT qu’avis du présent jugement sera adressé au Directeur de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle ;

DEBOUTE Madame Bénédicte T en sa demande aux titres de dommages et Intérêts ; CONDAMNE Madame Brigitte M à verser à Madame Bénédicte T la somme de 2.000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ORDONNE Madame Brigitte M les entiers dépens avec distraction au profit de la Société d’Avocats HOENIGE-FERLIN & Associés. Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement ayant été signé par le Juge et le Greffier.