T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

N° RG 19/52289 – N° Portalis 352J-W-B7C-COK4Z

N° : 3/MP

Assignation du : 04 Décembre 2018

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Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 mai 2019

par B C, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Z A, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A YETIGEL INTERNATIONAL 220 rue des Quatre Gendarmes d’Ouvéa ZI Courtine 84000 AVIGNON

représentée par Maître Charles-antoine JOLY, avocat au barreau de PARIS – #J0150

DÉFENDERESSE

Société YETI COOLERS LLC 7601 southwest Parkway

[…]

représentée par M^e Anne MESSAS, avocat au barreau de PARIS

- #P0539

DÉBATS

A l’audience du 14 Mars 2019, tenue publiquement, présidée par B C, Vice-Présidente, assistée de Z A, Greffière,

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Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

La société YETIGEL International est une société de droit français immatriculée au RCS d’Avignon depuis le 16 mai 1989. L’activité mentionnée sur l’extrait Kbis est la suivante : « fabrication, stockage, vente et commercialisation de glaces crèmes glacées et tous produits alimentaires en l’état conditionnés ». Elle indique être connue pour commercialiser des glaces et des sorbets sous le signe distinctif « YETI » sur le territoire français et européen.

Elle a déposé la marque verbale « YETI » le 4 mars 1999 sous le n° 11227170 auprès de l’OHMI (devenue EUIPO) pour désigner des produits alimentaires et boissons non alcooliques en classes 29,30,31,32 33, notamment la «glace à rafraichir ».

Elle expose avoir découvert courant 2018 que la société YETI COOLERS, société américaine qui fabrique notamment des glacières et du matériel isotherme, sous le nom de YETI à destination du marché nord américain souhaitait s’implanter sur le marché français.

Le dirigeant et fondateur de la société YETI COOLERS, M. X Y, a déposé la marque européenne verbale « YETI » le 24- 08-2018 sous le n° 008920167 pour désigner des glacières et autres récipients isothermes pour l’intérieur et l’extérieur à savoir le camping, la pêche, à usage industriel , et à usage ménager en classe 21. Le transfert de cette marque à la société YETI COOLERS a été enregistré en date du 12-06-2012.

Après l’échec de négociations, la société YETIGEL International a fait assigner en référé la société YETI COOLERS devant le Président du tribunal de grande instance de Paris par acte de transmission aux autorités compétentes en date du 4 décembre 2018 en interdiction sous astreinte d’usage du signe YETI pour commercialiser des glacières et produits isothermes à titre de marque, de nom commercial et d’enseigne et à une condamnation à la provision de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mars 2019, le conseil de la société YETIGEL International a été entendu dans ses observations et a réitéré ses demandes de l’assignation.

A cette audience, le conseil de la société YETI COOLERS a comparu volontairement et abandonné les moyens développés à l’écrit sur le défaut de saisine du juge relatifs aux modalités de signification de l’assignation , a remis au greffe ses conclusions en défense et a soutenu oralement les moyens suivants :

Vu le Règlement européen n°2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, en particulier son article 61.1

Vu les articles L. 711-4, L. 713-1, L. 714-3 et L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles 32-1, 202, 808, 809 et 810 du Code de procédure civile,

Vu les articles 441-3 et 441-4 du Code de commerce,

Vu l’article 242 nonies A du Code général des impôts,

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RECEVOIR la Défenderesse en ses conclusions ;

A TITRE PRINCIPAL :

DECLARER la société Yétigel International SA irrecevable à agir sur le fondement de l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle pour défaut de qualité à agir en contrefaçon ;

En tout état de cause, DIRE qu’il n’y a pas lieu à référé ;

ECARTER des débats les pièces n°3, 4, 5, 6, 19, 20 et 23 de la société Yétigel International SA ;

DEBOUTER la société Yétigel International SA de toutes ses demandes ;

A TITRE RECONVENTIONNEL :

CONDAMNER la société Yétigel International SA à payer à la société YETI Coolers, LLC la somme de 200.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

ORDONNER la constitution d’une garantie de 1 million d’euros par la société Yétigel International SA ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société Yétigel International SA à payer à la société YETI Coolers, LLC, la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.

La décision a été mise en délibéré au 10 mai 2019.

MOTIFS

Sur l’atteinte à la marque européenne YETI détenue par la société YETIGEL International

L’article 131 du RÈGLEMENT (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne prévoit : Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d’un État membre à propos d’une marque nationale peuvent être demandées, à propos d’une marque de l’Union européenne ou d’une demande de marque de l’Union européenne, aux autorités judiciaires, y compris aux tribunaux des marques de l’Union européenne, de cet État, même si, en vertu du présent règlement, un tribunal des marques de l’Union européenne d’un autre État membre est compétent pour connaître du fond.

Le Code de la propriété intellectuelle a prévu un texte spécial qui permet de saisir le juge des référés aux fins de mesures d’interdiction en cas d’atteinte vraisemblable ou imminente à la marque, et/ ou aux fins de paiement de provision en l’absence de contestation sérieuse.

Ainsi, en vertu de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, “toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente

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afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux ».

En l’espèce, la société YETIGEL International invoque une contrefaçon de sa marque par reproduction du signe verbal « YETI » qu’elle a enregistré comme marque européenne du fait de l’usage actuel de la marque européenne YETI de la société YETI COOLERS sur le territoire français pour commercialiser des glacières et produits isothermes.

L’identité entre les signes distinctifs en présence n’est pas discutée.

En revanche, la société YETI COOLERS soulève qu’il n’est pas démontré une identité ni même une similarité entre les produits désignés par les marques en présence.

Or, le droit sur la marque est régi par le principe de spécialité.

La société YETIGEL International n’a enregistré la marque « YETI » que pour des produits alimentaires et boissons non alcooliques et notamment de la « glace à rafraîchir » et non pour des glacières qui relèvent de la classe 21. Il convient d’analyser si ces deux produits peuvent être considérés comme similaires en l’espèce.

La société YETIGEL International a souhaité désigner avec le signe « YETI » essentiellement des produits alimentaires de consommation courante et notamment des glaces, alors que la société YETI COOLERS désigne des produits isothermes techniques s’adressant à un public averti industriel ou amateur de pêche et de camping comme le mentionne l’enregistrement de sa marque. Il en résulte que les produits désignés par les marques en présence ne se trouveront pas dans les mêmes lieux de vente et que le public ciblé diffère.

Les produits de la « glace à rafraichir » en classe 30 de la marque première et les « glacières » de la classe 21 de la marque seconde désignés dans l’enregistrement ne peuvent donc pas être considérés en l’espèce comme similaires aux yeux des consommateurs visés.

C’est d’ailleurs ce qu’avait admis le service juridique de la société YETIGEL International dans son courrier du 9 mai 2016 où il avait demandé à la société YETI COOLERS de ne pas enregistrer sa marque en classe 30 seulement (pièce 14.3 en défense) : « YETI COOLERS LLC et YETIGEL INTERNATIONAL SA n’ont pas

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d’activités commerciales communes : la société YETIGEL International est une entreprise agroalimentaire de premier plan, tandis la société YETI COOLERS en est un acteur majeur dans le secteur des équipements de pêche. En raison de ces éléments, nous pensons trouver un accord si votre client accepte de retirer tous les produits de la classe 30 de la marque dépose YETI ».

Par conséquent, l’atteinte vraisemblable à la marque de la société YETIGEL International n’est pas démontrée.

Sur les atteintes au nom commercial et à l’enseigne de la société YETIGEL International et les actes de concurrence déloyale et parasitaires

Vu l’article 808 du code de procédure civile qui dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

Vu l’article 809 code de procédure civile qui prévoit : « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

En l’espèce, pour apprécier l’existence d’un trouble illicite ou d’un dommage imminent, il convient de se référer à l’article 1240 du code civil.

Tout d’abord, comme le relève le défendeur, il n’est pas démontré que la société YETIGEL International utilise « YETI » comme nom commercial et enseigne. En effet, l’extrait Kbis ne le mentionne pas, et les pièces au dossier (extraits de son site, brochures commerciales en pièce 21 , factures et photo du site de l’entreprise) font plutôt apparaître le nom commercial de « YETIGEL », qu’elle a d’ailleurs enregistré comme nom de domaine (pièce 25 en demande).

Concernant les actes de concurrence déloyale, il ressort des pièces versées aux débats que l’activité effective de la société YETIGEL International est de commercialiser des produits alimentaires et plus particulièrement des glaçons et des glaces aromatisées destinées aux enfants. Pour ce faire, elle met à la disposition de ses revendeurs (par location et plus exceptionnellement par vente) des congélateurs sur lesquels est inscrit sa marque pour présenter et conserver ses glaces et en assurer la promotion en magasin (pièces 10 à 16 en demande). Les parties n’interviennent donc pas sur le même marché comme il a été démontré plus haut, il n’existe pas de risque de confusion entre les entités en cause pour les consommateurs visés.

Enfin sur le parasitisme allégué, si la société YETIGEL International est connue dans le grand public pour ses glaces parfumées destinées aux enfants, la société YETI COOLERS est

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réputée pour la qualité de ses récipients isothermes par un public averti amateur de camping et pêche, il n’est donc pas démontré la volonté ni le besoin du défendeur de se mettre dans le sillage du demandeur.

Par conséquent, ni les atteintes alléguées par la société YETIGEL International portées à son nom commercial et son enseigne, ni les actes de concurrence déloyale et parasitisme allégués ne sont prouvés.

La demande en interdiction de l’usage du terme « YETI » à l’encontre de la société YETI COOLERS pour commercialiser des glacières et produits isothermes ne sera pas accueillie.

Sera également rejetée la demande tendant à la condamnation de la société YETI COOLERS au paiement de provision sur le fondement de l’article 809 alinéa 2, en présence de contestation sérieuse.

Sur la procédure abusive

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.

La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque obligation de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société demanderesse qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits sur sa marque YETI et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

Sur les frais

La société YETIGEL International, partie qui succombe, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à la société YETI COOLERS, qui a dû engager des frais pour se défendre dans la présente instance, la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, B C, juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

- Rejetons toutes les demandes de la société YETIGEL International à l’encontre de la société YETI COOLERS,

- Rejetons la demande reconventionnelle en procédure abusive,

- Condamnons la société YETIGEL International à payer à la société YETI COOLERS la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- Rappelons que l’exécution provisoire est de plein droit,

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- Condamnons la société YETIGEL International aux dépens.

Fait à Paris le 10 mai 2019

La Greffière, La Présidente,

Z A B C

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