DEMANDERESSE

Z, SAS

[…]

[…]

représentée par Maître Annick LECOMTE de l’AARPI ALEZAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0401

DEFENDERESSE

X, SAS

[…]

[…]

représentée par M^e C D, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

A B, Juge

assisté de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 25 novembre 2014, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Décembre 2014.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoirement

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier du 18 décembre 2013, la SAS Z, immatriculée au RCS de Dax sous le n° 347 902ྭ587, a assigné la SAS X, immatriculée au RCS de Dax sous le n° 347 902ྭ587, devant le tribunal de grande instance de PARIS en sollicitant de celui-ci, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L 713-3-b), L 716-1, L 717-1 et L 717-2 du code de la propriété intellectuelle ainsi que des articles 9.1.a) et b) du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, de l’article 1382 du code civil et des articles L 120-1, L 121-1, L 121-6, L 121-7, L 121-8, L 121-9 et R 112-7 du code de la consommation, qu’ilྭ:

dise et juge que le décor des boîtes de caviar de X, objet de la demande d’enregistrement de marque semi-figurative « CAVIAR X » n° 3.957.836 constitue la contrefaçon par imitation de la marque n° 3.950.176 de Z,

interdise à X de fabriquer, commercialiser, promouvoir et faire la publicité, sous quelque forme que ce soit, d’un caviar sous la présentation objet de la demande d’enregistrement de marque semi-figurative « CAVIAR X » n° 3.957.836 et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, et par exemplaire de produit ou de publicité contrefaisante, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, toute fabrication, commercialisation, promotion et publicité de caviar sous la présentation litigieuse constituant une infraction,

dise et juge que la demande d’enregistrement « CAVIAR X » n° 3.957.836 ne peut être enregistrée à titre de marque pour l’ensemble des produits et services visés à son dépôt et d’ordonner la transmission à Monsieur le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle, du jugement à intervenir, par le greffe de ce Tribunal ou par la partie la plus diligente,

dans l’hypothèse où la marque déposée par X sous le n° 3.957.836 ferait l’objet d’un enregistrement avant le prononcé du jugement à intervenir, qu’il en prononce la nullité en application des dispositions de l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle et en ordonne la transmission à Monsieur le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle, par le greffe de ce Tribunal ou par la partie la plus diligente,

dise et juge qu’en diffusant le film publicitaire, objet du procès-verbal de constat dressé le 29 octobre 2013 par la SELARL Albou et Y, huissiers de justices associés, X a commis des actes de contrefaçon par reproduction et, subsidiairement, par imitation, des marques communautaires figuratives n° 3.916.509 et n° 3.916533 de Z,

interdise à X tout nouvel usage de cette marque sous astreinte de 10 000 euros par infraction à compter de la signification du jugement à intervenir,

dise et juge que le film publicitaire de X, objet du procès-verbal de constat dressé le 29 octobre 2013 par la SELARL Albou et Y, est dénigrant à l’égard des produits de Z, de sorte qu’en le diffusant X a engagé sa responsabilité à l’égard de Z,

dise et juge que le film publicitaire de X, objet du procès-verbal de constat dressé le 29 octobre 2013 par la SELARL Albou et Y, constitue une publicité comparative illicite et que sa diffusion caractérise une pratique commerciale déloyale engageant la responsabilité de X à l’égard de Z,

dise et juge que la mention « supérieur » figurant sur les emballages de saumons fumés tranchés de X et constituant l’axe de communication de cette dernière est illicitement exploitée par X au détriment de Z de sorte que sa responsabilité est engagée,

interdise à X toute utilisation, sous quelque forme que ce soit, de l’allégation « supérieur » pour la commercialisation ainsi que pour la promotion de ses saumons fumés tranchés et ce, sous astreinte, de 1 000 euros par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, chaque paquet de saumon fumé revêtu de cette mention ainsi que chaque exemplaire de document promotionnel et chaque diffusion publicitaire pour ces produits et comportant cette mention, constituant une infraction,

dise et juge qu’en commercialisant et en promouvant des saumons fumés tranchés sous la présentation reproduite au point 2.2.3 ci-avant, X a commis, au préjudice de Z, des agissements parasitaires engageant sa responsabilité,

condamne X à lui verser les sommes de :

60 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits sur sa marque française n° 3.950.176,

100 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits sur ses marques communautaires n° 3.916.509 et n° 3.916533,

500ྭ000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la diffusion, à l’initiative de la défenderesse, d’un film dénigrant caractérisant une pratique commerciale déloyale ainsi qu’une publicité comparative illicite, sauf à parfaire,

150ྭ000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la pratique trompeuse de X relativement à l’usage de la mention « supérieur »,

100ྭ000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant des agissements parasitaires de X,

35ྭ000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Annick Lecomte, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

ordonne à titre de réparation complémentaire, la publication d’extraits du jugement à intervenir ou de son dispositif, in extenso ou par extraits, à l’initiative de la demanderesse, dans cinq revues ou magazines de son choix aux frais de X et ce, à concurrence d’une somme de 8 000 euros hors taxes par publication.

Le 12 mars 2014, la SAS X a déposé deux requêtes devant l’OHMI aux fins de solliciter la déchéance des droits de la société Z sur les marques n° 3 916 509 et n° 3 916ྭ533.

Par ordonnance du 9 octobre 2014, le juge de la mise en état, constatant la communication non autorisée le 1^er octobre 2014 par la SAS X de la décision rendue le 1^er octobre 2014 par la division d’annulation de l’OHMI prononçant à l’encontre de la SAS Z la déchéance de ses droits sur sa marque communautaire figurative n° 3 916ྭ509 à compter du 12 mars 2014, aྭ:

sursis à statuer sur les demandes des parties présentées dans le cadre de l’incidentྭdans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;

ordonné la réouverture des débatsྭ;

invité les parties à fournir leurs explications sur la décision rendue le 1^er octobre 2014 par la division d’annulation de l’OHMIྭ;

renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 28 octobre 2014 pour fixation d’un calendrier et d’une date de réexamen de l’incidentྭ;

réservé les dépens de l’incident.

Par une seconde décision du 1^er octobre 2014 ultérieurement communiquée, la division d’annulation de l’OHMI a prononcé la déchéance des droits de la SAS Z sur sa marque communautaire n° 3 916 533 à compter du 12 mars 2014.

Le 22 octobre 2014, la SAS Z a formé un recours à l’encontre des 2 décisions de la division d’annulation de l’OHMI tandis que, par observations du 18 novembre 2014, la SAS X a demandé la confirmation des déchéances prononcées mais à compter du 16 novembre 2010.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2014 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS X demande au juge de la mise en état, au visa des articles L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, 15.1 et 104 1. du Règlement n° 207/2009 et des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :

constater que la société Z a formé deux recours devant la Chambre des recours de l’OHMI, à l’encontre des décisions de la Division d’annulation de l’OHMI ayant prononcé la déchéance des droits de la société Z sur les marques communautaires n°3 916 509 et n°3 916 533 pour défaut d’usage sérieux,

constater que la société X a d’ores et déjà adressé ses observations à la Chambre des recours de l’OHMI en demandant notamment la confirmation des décisions rendues par Division d’annulation le 1^er octobre 2014 et la fixation de la date de prise d’effet de la déchéance au 16 novembre 2010,

sursoir à statuer dans l’attente des décisions de l’OHMI,

débouter la société Z de l’intégralité de ses demandes,

condamner la société Z à payer à la société X la somme de «ྭ1.500 € (quinze mille euros)ྭ» (sic) conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Z aux entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître C D.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que, la SAS Z, demanderesse à l’action en contrefaçon, doit démontrer au fond que les marques communautaires sur lesquelles elle fonde son action font l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté abstraction faite des frontières du territoire des États membres.

Elle ajoute que sa demande de sursis à statuer vise « les décisions de l’OHMI » et non pas les décisions de la Division d’annulation de l’OHMI pour prévoir l’hypothèse d’un recours formé à l’encontre des décisions de la Division d’annulation de l’OHMI, office dont les organes comprennent aussi bien la Division d’annulation que la Chambre des recours, et que le terme « les décisions » a été volontairement employé au pluriel pour désigner les différentes décisions qui pourraient être rendues par l’OHMI au cours de la même instance. Elle précise que du fait du recours intenté par la société Z à l’encontre des décisions rendues, la position de l’OHMI n’est pas définitivement figée et est ainsi susceptible d’ajustements, la société X ayant d’ailleurs présenté le 18 novembre 2014 ses observations devant la Chambre des recours de l’OHMI en sollicitant la fixation de la date de prise d’effet de la déchéance des marques communautaires n°3 916 509 et 3 916 533 au 16 novembre 2010, soit à une date antérieure aux prétendus actes de contrefaçon. Elle souligne à ce titre qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la recevabilité d’une telle demande qui relève de l’appréciation souveraine de l’OHMI.

Elle explique qu’aucun moyen dilatoire ne pourra être retenu à son encontre puisqu’elle s’emploie à faire avancer la procédure y compris devant la Chambre des recours de l’OHMI puisqu’elle a à nouveau anticipé les délais fixés, afin de faire accélérer la procédure.

Soulignant d’une part que le caractère dilatoire de sa demande n’est pas prouvée et d’autre part que le sursis prononcé n’aura pas pour effet de retarder le déroulement de la présente instance, elle en déduit qu’il n’existe aucune raison particulière de poursuivre l’instance. Elle explique enfin que, si se sont ajoutées à la demande principale en contrefaçon des marques n° 3.916.509 et 3.916.533 et en condamnation au titre de la publicité comparative illicite et de la pratique commerciale déloyale et dénigrante des demandes de dommages et intérêt pour contrefaçon d’une troisième marque, pour de prétendues pratiques commerciales trompeuses et pour de prétendus actes de parasitisme, l’intégralité de ces demandes est lié par un lien de connexité exclusif de la disjonction sollicitée subsidiairement.

En réponse, dans ses dernières écritures d’incident notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2014 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Z demande au juge de la mise en état deྭ:

à titre principal :

constater que la société Z a formé, le 22 octobre 2014, deux recours à l’encontre des décisions n° 9095 et n°9096 de la division d’annulation de l’OHMI, en date du 1^er octobre 2014, ayant respectivement prononcé, à compter du 12 mars 2014, la déchéance des

droits de la société Z sur ses marques communautaires n°3 916 509 et n°3 916 533;

constater que c’est à compter du 12 mars 2014 que les décisions de l’OHMI n°9095 et 9096 ont prononcé la déchéance des droits de la société Z sur les marques communautaires n°3 916 509 et n°3 916 533, soit à une date postérieure aux agissements de la société X invoqués par la société Z au soutien de son action en contrefaçon, ces actes ayant consisté en la diffusion d’un film publicitaire ayant fait l’objet d’un constat d’huissier en date du 29 octobre 2013,

constater en conséquence que les décisions qui seront prononcées en suite des recours formés par la société Z seront, en toute hypothèse, dépourvues d’effet sur la recevabilité de son action en contrefaçon des marques communautaires n°3 916 509 et n°3 916 533; constater le caractère dilatoire de la demande de sursis à statuer formée par la société X,

dire et juger qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer sur l’action engagée par la société Z à l’encontre de la société X et débouter la société X de toutes ses demandes, fins et moyens, y compris au titre des frais irrépétibles qu’elle allègue avoir exposés à l’occasion du présent incident,

à titre subsidiaire :

constater que seules les marques communautaires n°3.916.509 et 3.916.533 de la société Z sont concernées par les procédures pendantes devant la Chambre de recours de l’OHMI,

constater que l’action en contrefaçon des marques communautaires n°3.916.509 et 3.916.533 de Z est divisible par rapport aux autres demandes dont a été saisi le Tribunal de grande instance de Paris, par exploit du 18 décembre 2013,

disjoindre l’action en contrefaçon des marques communautaires n°3.916.509 et 3.916.533 de Z des autres demandes formées par cette dernière aux termes de son exploit introductif d’instance du 18 décembre 2013 et LIMITER le sursis à statuer à cette seule action,

en tout état de cause :

condamner X à verser à Z la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner X aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Annick Lecomte, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A cet effet, elle explique opposer ses marques communautaires n° 3.916.509 et 3.916.533 à la SAS X exclusivement en ce qu’elles sont protégées pour du saumon fumé, produit expressément visé par la marque communautaire n° 3.916.509 et inclus dans la catégorie des poissons pour lesquels la marque communautaire n°3.916.533 est enregistrée, catégorie pour laquelle, a minima, l’usage sérieux de ses marques est prouvé et reconnu par la SAS X ce qui implique le rejet de ses demandes de déchéance.

Elle ajoute que la SAS X a profité du renvoi ordonné le 4 mars 2014 pour lui permettre de conclure au fond alors qu’elle était initialement tenue de le faire pour le 28 février 2014 pour déposer le 12 mars 2014 auprès de l’OHMI deux requêtes en déchéance des droits de Z sur ses marques communautaires n° 3.916.509 et n° 3.916.533, avant de signifier ses conclusions d’incident le 18 mars

2014. Elle expose que les décisions prononcées le 1^er octobre par la division d’annulation de l’OHMI sont sans effet sur la recevabilité de l’action en contrefaçon engagée par Z à l’encontre de X sur le fondement de l’atteinte portée par cette dernière aux marques communautaires n°3.916.509 et 3.916.533 puisqu’elles ont prononcé la déchéance à compter du 12 mars 2014 et que les actes de contrefaçon commis par X remontent au mois d’octobre 2013. Elle précise que, conformément à l’article 55-1 du Règlement, la date d’effet de la déchéance est, dans le cas d’une demande formée devant l’OHMI, la date de cette demande et que ce n’est que par exception qu’une date antérieure peut être retenue lorsqu’une demande en ce sens est formée, ce que n’a pas fait la SAS X dans ses requêtes en déchéance ou dans ses observations ultérieures présentées devant la division d’annulation de l’OHMI. Elle ajoute qu’une telle demande peut d’autant moins être présentée pour la première fois devant la Chambre de recours de l’OHMI, qu’elle a pour effet de modifier l’étendue de la saisine initiale de la Division d’annulation de l’OHMI et en déduit l’irrecevabilité de la demande nouvelle de la SAS X qui a déjà obtenu satisfaction.

Elle précise que la SAS X n’explique pas les raisons qui l’ont conduite à écarter la compétence exclusive du tribunal de grande instance de PARIS en sa qualité de tribunal communautaire conformément aux dispositions précitées de l’article 96-d) du Règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire pour connaître des demandes reconventionnelles en déchéance de marque communautaire au profit de l’OHMI. Elle expose subsidiairement que la question de la contrefaçon de ses marques communautaires figuratives n° 3.916.509 et n° 3.916.533 n’est qu’un aspect du dossier dont la solution est sans incidence sur les autres demandes et en déduit, soulignant le caractère divisible de ses demandes, que la disjonction s’impose et que le sursis à statuer doit être limité à la seule action en contrefaçon des marques communautaires n° 3.916.509 et n° 3.916.533.

L’affaire, retenue à l’audience du 25 novembre 2014, a été mise en délibéré au 16 décembre 2014ྭet l’ordonnance sera prononcée contradictoirement à cette date par sa mise à disposition au greffe, les parties représentées en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DES MOTIFS

Conformément aux dispositions combinées des articles 96 d) «ྭcompétence en matière de contrefaçon et de validitéྭ» du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, R 717-11 du code de la propriété intellectuelle et R 211-7 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal de grande instance de PARIS statuant comme tribunal des marques communautaires a compétence exclusive pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire visées à l’article 100.

En outre en application de l’article 104 1. «ྭrègles spécifiques en matière de connexitéྭ» du même règlement, sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques communautaires saisi d’une action visée à l’article 96, à l’exception d’une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque communautaire est déjà contestée devant un autre tribunal des marques communautaires par une demande reconventionnelle ou qu’une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l’Office.

A cet égard, en vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine sans dessaisir le juge, l’instance étant poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et le juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Par ailleurs, conformément à l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Or, en application des articles 766 et 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence pour procéder aux jonctions et disjonctions d’instance et statuer, par ordonnance motivée au sens de l’article 773 du même code, sur une demande de sursis à statuer n’impliquant pas l’examen du fond du droit.

Conformément aux articles 56 «ྭdemande en déchéance et en nullitéྭ» et 51 1 a) «ྭcauses de déchéanceྭ» du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, la SAS X pouvait effectivement présenter auprès de l’Office une demande en déchéance pour défaut d’usage sérieux des marques communautaires de la SAS Z.

Dans ce cadre, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien-fondé d’une telle demande et d’anticiper sur l’issue de la procédure pendante devant l’OHMI, l’éventuel caractère dilatoire de la demande de sursis présentée par la SAS X, qui peut caractériser une raison particulière de poursuivre la procédure au sens de l’article 104 1. du règlement, ne pouvant ainsi être apprécié à l’aune des chances de succès du recours mais uniquement au regard des circonstances de sa présentation. Aussi, le moyen tiré de l’éventuel irrecevabilité de la demande de report de la date d’effet de la déchéance présentée par la SAS X devant la chambre des recours ne peut être examiné. Et, en raison de l’exercice d’un recours suspensif contre les décisions rendues par la division d’annulation de l’OHMI par la SAS Z, la demande de sursis à statuer conserve son objet, peu important que la déchéance ne soit prononcée qu’à une date postérieure aux faits allégués de contrefaçon et ne modifie pas en l’état les termes du litige.

Toutefois, alors que l’article 96 de ce règlement confère au tribunal communautaire une compétence exclusive pour connaître des demandes reconventionnelles en déchéance de la marque communautaire fondées sur une cause de déchéance prévue au règlement, la SAS X, qui ne conteste pas qu’elle était informée dès la procédure de référé d’heure à heure introduite le 4 novembre 2013 par la SAS Z de son intention d’agir en contrefaçon de ses marques communautaires figuratives n° 3.916.509 et n° 3.916.533, n’explique pas pourquoi elle a décidé, à l’occasion d’un renvoi destiné à lui permettre de conclure au fond, de saisir l’OHMI d’une demande dont l’examen relevait de la compétence naturelle du tribunal communautaire alors qu’elle soutient pour s’opposer subsidiairement à la disjonction qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les prétentions de la SAS Z soient tranchées simultanément en raison du lien de connexité les unissant. Et, par l’effet du recours suspensif exercé par la SAS Z en application de l’article 58 du Règlement, un sursis à statuer génère un risque sérieux de retard de la procédure devant le tribunal communautaire qui a vocation à statuer au fond sur l’entier litige dans un plus bref délai.

Dès lors, présentée par la SAS X trois mois après l’introduction de l’instance et quatre mois après qu’elle a eu connaissance de la volonté de la SAS Z de lui opposer ses marques communautaires, sa demande de sursis a, au regard du silence de la SAS X sur ses motivations réelles et de l’incohérence de sa position, pour unique objet de retarder le règlement du litige et est dilatoire. Aussi sera-t-elle rejetée et l’instance poursuivie.

Succombant à l’incident, la SAS X, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la SAS Z une somme de 2 000 euros en application des articles 772 et 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties au greffe le jour du délibéré,

Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la SAS DELPEYRATྭ;

Rejette la demande de la SAS X au titre des frais irrépétiblesྭ;

Condamne la SAS X à payer à la SAS Z la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) du code de procédure civileྭ;

Condamne la SAS X à supporter les entiers dépens de l’incident qui seront recouvrés par Maître Annick LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit queྭl’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2015 à 10 heures pour fixation d’un calendrier.

Fait et rendu à Paris le 18 Décembre 2014

Le Greffier Le Juge de la mise en état

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

délivrées le :