TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 mars 2018

3^e chambre 1^re section N° RG : 16/15462

Assignation du 18 octobre 2016

DEMANDERESSE Société JANSPORT APPAREL CORP […] Wilmington Delaware 3411 ETATS UNIS représentée par M^e Sophie BOROWSKY, avocat au barreau de PARIS vestiaire #L0210

DEFENDERESSES S.A.R.L. SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL DE SPORT […] Zone Industrielle du Fongeri 06640 ST JEANNET représentée par M^e Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS vestiaire #C0710

S.A. CDISCOUNT […] 33067 BORDEAUX représentée par Maître Didier MALKA du LLP WEIL GOTSHAL & MANGES (PARIS) L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0132

S.A.S. BVD FR […] 78340 LES CLAYES SOUS BOIS représentée par Maître Philippe ROUSSEAU de l’AARPI GOWLING WLG (France) AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0127

S.A.R.L. PROGEPLUS Société au capital de 7 622.45 € – Inscrite au RCS de NIMES sous le n° 378 843 064 -Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. Chemin de Vermaciel Les Ramias 30820 CAVEIRAC représentée par Maître François MOREL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0105

S.A.S. GBF BUREAU […]

51510 FAGNIÈRES

S.A.R.L. SAPHIDIS Centre Ccial des Rives d’Arcins […] 33130 BÈGLES représentées par Maître Philippe ROUSSEAU de l’AARPI GOWLING WLG (France) AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0127

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS À l’audience du 22 janvier 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 mars 2018.

ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE La société JANSPORT APPAREL CORP est une société de droit américain régie selon les lois de l’État du Delaware spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de sacs, et divers articles et accessoires de bagagerie, dans le monde entier. Elle fabrique notamment depuis 1952 des sacs arborant la dénomination EASTPAK et est titulaire de différentes marques françaises et de l’union européenne, verbales ou semi-figuratives, comportant ce signe, déposées en classe 9, 18 ou 35. Invoquant la découverte au cours de l’année 2016, de l’offre en vente par les magasins à enseigne « Bureau Vallée » de différents modèles de sacs à dos présentés comme étant de marque « EASTPAK » et contrefaisant les marques dont elle est titulaire, la société JANSPORT APPAREL CORP, a : fait pratiquer par son distributeur, la société COSIMO, deux constats d’achat (les 26 juillet et 2 août 2016) dans des magasins « Bureau vallée » exploités pour le premier par la société GBF Bureau et pour le second par la société SAPHIDIS ainsi qu’un constat internet (le 4 août 2016) sur le site www.bureau-vallee.fr a été autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 30 août 2016 à faire procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de la société BVD FR, éditeur du site internet susvisé et exploitant les magasins à enseigne « Bureau Vallée » directement ou par l’intermédiaire de partenaires franchisés. Les opérations de saisie- contrefaçon se sont déroulées le 20 septembre 2016.

C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 20 octobre 2016, la société JANSPORT APPAREL CORP a assigné les sociétés BVD FR, GBH Bureau et SAPHIDIS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale. Suivant exploit des 8 et 9 mars 2017, la société BVD FR a assigné en garantie ses fournisseurs, la société SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL SPORTIF (SODIMAS) ainsi que la société CDISCOUNT qui, par acte du 22 juin 2017, a à son tour assigné en garantie son propre fournisseur, la société PROGEPLUS. Ces procédures ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état du 4 juillet 2017. Après avoir adressé le 30 octobre 2017 au conseil de la société JANSPORT APPAREL CORP une sommation de communiquer la copie des contrats la liant à ses distributeurs et notamment à la société COSIMO, à laquelle il n’a pas été donné suite, la société PROGEPLUS a signifié le 2 novembre 2017 des conclusions d’incident, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, de:

Enjoindre à la société JANSPORT de produire le contrat la liant à la société COSIMO, dont il est indiqué qu’elle est son distributeur, et qui est à l’initiative de la présente procédure et plus généralement des contrats de distribution signés avec ses distributeurs pour l’EEE. Dire que la production de ces pièces devra intervenir dans les 15 jours de la décision à intervenir. Condamner la société JANSPORT à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre du présent incident. En réponse, dans ses dernières écritures d’incident notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société JANSPORT APPAREL CORP demande au juge de la mise en état, au visa de l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, de la directive 89/104 du 21 décembre 1998 rapprochant les législations des états -membres sur les marques et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de: DEBOUTER la société PROGEPLUS de l’intégralité de ses demandes formulées au titre du présent incident ; CONDAMNER la société PROGEPLUS à verser à la société JANSPORT APPAREL CORP la somme de 3.000 euros pour procédure abusive ;

CONDAMNER la société PROGEPLUS à verser à la société JANSPORT APPAREL CORP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société CDISCOUNT demande au juge de la mise en état de : lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’incident de production forcée de pièces formée par la société Progeplus réserver les frais de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’ordonnance sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS Invoquant le principe de l’épuisement de droit et la licéité des ventes parallèles à l’intérieur du territoire de l’Union européenne, la société PROGEPLUS soutient que les sacs litigieux ont été mis sur le marché avec le consentement de la société JANSPORT puisqu’ils proviennent de l’un de ses distributeurs ; que conformément aux principes dégagés par la jurisprudence européenne et française, elle est en droit de ne pas identifier la source de son approvisionnement et qu’il appartient à la société JANSPORT APPAREL CORP de prouver que les produits ont été mis dans le commerce par elle-même ou avec son consentement en dehors de TUE.

En réponse, la société JANSPORT APPAREL CORP affirme que la théorie de l’épuisement de droit ne trouve pas à s’appliquer puisque les produits litigieux ne sont pas des sacs véritables mais des copies serviles des produits Eastpack. Elle ajoute que les contrats de distribution sont confidentiels et que leur communication serait susceptible de lui créer un grave préjudice. Elle fait part oralement à l’audience de son accord pour communiquer le nom de ses distributeurs dans l’espace économique européen. La société CDISCOUNT indique ne pas être concernée par la demande de production de pièce et s’en reporter à justice. Sur ce En application de l’article 770 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Conformément à l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 qui disposent que la demande peut être faite sans forme au juge qui, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en

original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.

S’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions en application de l’article 9 du code de procédure civile, cette preuve peut être apportée par le biais de la production forcée d’une pièce par la partie adverse, conformément à l’article 11 du même code. Toutefois, pouvant notamment heurter la confidentialité d’éléments nécessaires à l’exercice d’une activité économique concurrentielle et soumise au principe général posé par l’article 146 du code de procédure civile excluant que le juge supplée par une mesure quelconque la carence des parties dans l’administration de la preuve, la production forcée doit porter sur des pièces pertinentes et nécessaires à la solution du litige en ce qu’elles sont de nature à prouver les faits allégués, vraisemblablement détenues par la partie adverse et insusceptibles d’être obtenues autrement. Aussi, pour garantir le respect de la confidentialité et la proportionnalité de la mesure de production tout en assurant des échanges et un débat contradictoire loyaux, le juge de la mise en état doit, sans porter un jugement sur le fond qui n’appartient qu’au tribunal, apprécier le sérieux des moyens des parties et des éléments de preuve qui les soutiennent. En l’espèce, la société JANSPORT APPAREL CORP invoque des actes de contrefaçon de marques françaises et de l’Union européenne. Or, selon les articles L 713-4 du même code et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci, pour des produits qui ont été mis dans le commerce de l’espace économique européen, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Ainsi, le titulaire de la marque ne peut pas s’opposer à la libre circulation des produits marqués à l’intérieur de l’espace économique européen, après que ces produits ont été mis dans le commerce de cet espace, par lui-même ou avec son consentement. Par contre, l’importation de produits marqués dans l’espace économique européen, sans l’autorisation du titulaire, donne à ce dernier un droit de suite et de contrôle jusqu’à l’acquéreur final.

Cette question de l’épuisement de droit ne se pose néanmoins que si les sacs argués de contrefaçon présentent les caractères de véritables sacs Eastpack et non de copies serviles. Si l’appréciation de cette « authenticité » des produits appartient au tribunal saisi au fond, il convient à ce stade de relever que la société

PROGEPLUS, qui n’a toujours pas conclu au fond, n’oppose aucun argument aux différences soulevées par la société JANSPORT APPAREL CORP dans son assignation qui permettent de conclure selon elle à l’existence de copies serviles : étiquettes d’entretien non conformes à celles utilisées par elle pour ses sacs à dos absence d’hologramme de sécurité doublure interne de qualité inférieure modèle de fermetures éclair différent de celui qu’elle utilise absence de renforcement des coutures anse de longueur différente.

La communication des contrats de distribution conclu entre la société JANSPORT APPAREL CORP et ses distributeurs dans l’espace économique européen est donc prématurée. Par ailleurs, il incombe à celui qui invoque l’épuisement du droit, de le prouver pour chacun des exemplaires du produit concerné par le litige, c’est à dire d’établir que chaque exemplaire des produits argués de contrefaçon a été mis dans le commerce dans l’espace économique européen, par le titulaire de la marque ou avec son consentement, même implicite. Ce n’est que lorsqu’il existe un risque réel de cloisonnement du marché que s’opère un renversement de la charge de la preuve. En effet la CJCE a dit pour droit dans l’arrêt Van Doren du 8 avril 2003 (C54-244/00) que "dans l’hypothèse où le tiers poursuivi par le titulaire de la marque parvient à démontrer qu’il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, si lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produis dans l’espace économique européen au moyen d’un système de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque d’établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l’espace économique européen." Or, la société PROGEPLUS, se référant aux conclusions et aux pièces produites par la société CDISCOUNT affirme que les sacs litigieux ont été mis sur le marché avec le consentement de la société JANSPORT APPAREL CORP puisqu’elles proviennent de l’un de ses distributeurs. Et, en effet, la société CDISCOUNT affirme dans ses conclusions au fond que les constats d’huissier qu’elle verse aux débats permettent de « remonter la chaîne des revendeurs successifs des sacs en question jusqu’à JANSPORT, le fabriquant des sacs ». Force est de constater que la société PROGEPLUS affirme ainsi être en capacité de prouver la provenance licite de chacun des produits argués de contrefaçon sans avoir besoin pour cela de la communication des contrats de la société JANSPORT APPAREL CORP avec ses distributeurs qui n’apparaît dès lors pas nécessaire

Par ailleurs, elle n’allègue d’aucun risque réel de cloisonnement du marché unique par l’institution de marchés nationaux n’ayant pas de relations entre eux et ne permettant pas un échange de marchandises, pré-requis au renversement de la charge de la preuve de l’épuisement des droits organisé par l’arrêt « Van Doren » de la CJCE du 8 avril 2003 qu’elles invoquent. Dans ces conditions, la demande de production de pièce, prématurée et non nécessaire à la solution du litige, ne sera pas ordonnée. En revanche, il sera donné acte à la société JANSPORT APPAREL CORP de son accord manifesté à l’audience pour communiquer aux parties et au tribunal le nom de ses distributeurs dans l’espace économique européen, cette communication devant intervenir dans les conditions fixées au dispositif.

Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.

En l’absence d’abus de son droit d’agir en justice caractérisé par une légèreté blâmable ou une intention de nuire imputable à la demanderesse, la demande reconventionnelle de la société JANSPORT APPAREL CORP en procédure abusive sera rejetée. L’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. La société PROGEPLUS, qui est demandeur à l’incident, en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties au greffe le jour du délibéré, dans les formes de l’article 776 du code de procédure civile,

Rejette la demande de production de pièce formée par la société PROGEPLUS,

Rejette la demande reconventionnelle de la société JANSPORT APPAREL CORP en procédure abusive, Constate l’accord de la société JANSPORT APPAREL CORP pour produire aux débats le nom des distributeurs de ses produits Eastpack au sein de l’espace économique européen, Dit que cette communication devra intervenir pour le 20 mars 2018,

Fait injonction à la société PROGEPLUS de conclure au fond pour le 10 avril 2018 (date relai), Renvoie le dossier à l’audience de mise en état à l’audience de mise en état du 22 mai 2018 à 9h30 pour dernières conclusions de la société JANSPORT APPAREL CORP (qui devront être signifiées avant le 18 mai 2018) et fixation d’une nouvelle date de plaidoirie et de la suite du calendrier (la date d’audience initialement prévue au 26 mars 2018 étant supprimée),

Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société PROGEPLUS aux entiers dépens de l’incident