TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DEPARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 février 2018

3^e chambre 1^re section N° R : 17/12389

Assignation du 02 août 2017

DEMANDERESSE Société COLOPLAST A/S Holtedam 1 3050 HUMLEBAEK (DANEMARK) représentée par Maître Thomas BOUVET du PARTNERSHIPS JONES D, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0001

DEFENDERESSES Société HOLLISTER FRANCE INC. ayant un établissement 100/101 terrasse Boieldieu, Tour Franklin, 92042 Paris La Défense cedex, 2000 Hollister Drive Illinois 60048 LIBERTYVILLE (ETATS UNIS)

Société HOLLISTER ULC Foxford Road BALLINA COUNTY MAYO (IRLANDE)

Société HOLLISTER INCORPORATED 2000 Hollister Drive Illinois 60048 LIBERTYVILLE (ETATS UNIS) représentées par M^e Stanislas ROUX-VAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0033

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS À l’audience du 16 janvier 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 février 2018.

ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Les parties

La société demanderesse La société COLOPLAST est une société danoise développant et commercialisant des produits dans le domaine médical, en particulier, pour des soins des stomies, l’urologie, les soins des troubles de la continence et les soins des plaies et de la peau. La société COLOPLAST est titulaire de nombreux brevets d’invention dont certains relatifs à des cathéters urinaires (ou sondes) utilisés pour le traitement des troubles de la vessie. Elle est notamment titulaire du brevet européen n° 2 216 064 désignant la France intitulé « Ensemble cathéter urinaire prêt à l’emploi » dont la demande a été déposée le 18 septembre 1997, sous priorité de deux demandes de brevet danois n° 102396 et n° 122496, respectivement des 18 septembre et 1^er novembre 1996, délivré le 13 juillet 2016. Une opposition a été formée par la société HOLLISTER INCORPORATED le 28 septembre 2016 à l’encontre de ce brevet qui a, après avoir été maintenu en vigueur par le paiement régulier des redevances annuelles, a expiré le 13 avril 2017. La procédure d’opposition est pendante devant l’OEB. Le brevet EP 064 est issu d’une demande divisionnaire du brevet européen n°00923 398. La société COLOPLAST est également titulaire du brevet européen n° 1 145 729, désignant la France intitulé également « Ensemble cathéter urinaire prêt à l’emploi », issu de la même demande divisionnaire n°00923 398 que le brevet EP 064. Le brevet EP 729 a été déposé le 18 septembre 1997, sous priorité de deux demandes de brevet danois n° 102396 et n° 122496, respectivement des 18 septembre et 1^er novembre 1996 et délivré le 23 novembre 2005. À la suite de l’opposition formée les 21 et 28 août 2006 par les sociétés HOLLISTER LIMITED, Dansac A/S et Willy R, et aux termes de six décisions rendues par la division d’opposition ou la chambre de recours, ce brevet a été maintenu sous une forme modifiée par décision définitive de la chambre des recours du 23 février 2017, mettant fin à la procédure d’opposition. La société COLOPLAST exploite ses brevets n° 1 145 729 et n°2 216 064 en fabriquant et commercialisant une sonde urinaire dénommée SpeediCath.

Elle vient de lancer sur le marché, en France notamment, au début de l’année 2017, une nouvelle sonde urinaire pour sondage intermittent dénommée SpeediCath Flex qui met aussi en œuvre ces brevets. Les sociétés défenderesses

La société HOLLISTER INCORPORATED est une société américaine qui développe et commercialise des produits de santé, en particulier

dans les domaines de la stomathérapie, de l’incontinence urinaire et fécale et du drainage post-opératoire.

La société HOLLISTER ULC est une société irlandaise ayant pour activité principale la fabrication des produits commercialisés par la société HOLLISTER INCORPORATED et ses filiales. Elle n’exerce pas d’activité en France.

La société HOLLISTER FRANCE INC. est une société américaine. Elle dispose d’un établissement immatriculé en France qui est en charge de la distribution et de la vente d’articles médicaux, en France. La société HOLLISTER INCORPORATED a conçu une sonde hydrophile utilisant la technique d’activation par vapeur d’eau en lieu et place de l’eau liquide dénommée "VaPro » disponible en plusieurs modèles, pour homme et pour femme, selon plusieurs longueurs et diamètres, et commercialisée en France depuis 2011. Dans la même gamme, la société HOLLISTER INCORPORATED commercialise, en France, d’autres produits de sondage urinaire tels que : * depuis 2012, un kit de sondage urinaire intermittent dénommé Vapro Plus, disponible en plusieurs modèles, pour homme et pour femme, selon plusieurs longueurs et diamètres ; ce kit comprend une sonde Vapro pré-connectée à une poche pour recueillir les urines ; * depuis 2013, une sonde pour sondage urinaire intermittent dénommée Vapro Pocket ; l’emballage de cette sonde est compact et permet un rangement plus discret d’une sonde Vapro dans une poche ou dans un sac ; ce produit est à ce jour commercialisé en deux diamètres, uniquement pour homme ; * depuis 2017, une « sonde hydrophile pour sondage intermittent » dénommée Infyna, disponible en plusieurs modèles, pour homme et pour femme, selon plusieurs longueurs et diamètres ainsi qu’un kit de sondage urinaire intermittent dénommé Infyna Plus, disponible en plusieurs modèles, selon plusieurs longueurs et diamètres. Les Produits Infyna comprennent une sonde lubrifiée de manière uniforme à la vapeur d’eau pure qui ne tâche pas et leur ouverture est facilitée grâce à des œillets et à un fil d’ouverture, même lorsque le patient dispose d’une dextérité limitée. La société HOLLISTER INCORPORATED a déposé des brevets d’invention pour protéger ses produits Vapro et Infyna. Elle est notamment titulaire d’une demande de brevet d’invention européen n° 1 606 196, déposée le 6 août 2004, publiée le 17 février 2005 et délivrée le 14 mars 2012.

À l’issue d’une procédure d’opposition, le brevet européen EP 1 606 196 B2 a été délivré le 20 janvier 2016 revendiquant la priorité de la demande de brevet US 60/493,493 déposée le 8 août 2003. De plus, la société HOLLISTER INCORPORATED a acquis pour sa nouvelle technologie le brevet européen EP 2 423 126 B1. Les procédures entre les parties La procédure au fond concernant le brevet EP 729 En 2014, la société COLOPLAST a fait pratiquer deux mesures probatoires, en France: *un constat, par huissier, le 16 juillet 2014, de la page française du site internet de la société HOLLISTER: www.holllister.com/france, au travers duquel les sociétés HOLLISTER font la promotion de leur produit Vapro et précisent qu’il est en vente, en France, « dans toutes les pharmacies et chez tous les prestataires de services » ; * l’achat, sous contrôle d’un huissier, le 22 juillet 2014, dans une pharmacie, d’une boîte de 30 sondes Vapro des sociétés HOLLISTER. C’est dans ces conditions que la société COLOPLAST a fait assigner les sociétés HOLLISTER en contrefaçon des revendications 1, 2 et 11 de la partie française de son brevet européen ° 1 145 729 par acte du 12 décembre 2014, estimant que celles-ci importent et vendent, en France, des sondes urinaires, pour sondage intermittent, dénommées Vapro mettant en œuvre ce brevet. Cette procédure a fait l’objet d’un sursis à statuer, par ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2015, dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition formée contre ce brevet par les sociétés HOLLISTER et évoquée plus haut. Postérieurement à l’engagement de la procédure au fond, la société COLOPLAST a appris que les sociétés HOLLISTER avaient lancé d’autres produits susceptibles de mettre en œuvre le brevet de la société COLOPLAST, à savoir les produits Vapro Plus et Vapro Pocket. La société COLOPLAST a fait pratiquer un nouveau constat d’achat, dans une pharmacie française, le 7 juillet 2016, d’une boîte de chacun des trois produits Vapro, Vapro Plus et Vapro Pocket. Ayant appris fin février 2017, que les sociétés HOLLISTER avaient lancé sur le marché français de nouveaux produits Infyna et Infyna Plus qui mettraient également en œuvre le brevet EP 729, elle a fait dresser un nouveau constat d’achat dans une pharmacie française, le 10 mars 2017, d’une boîte de chacun des produits Infyna et Infyna Plus ainsi que des produits Vapro et Vapro Plus.

Le brevet ayant été maintenu sous une forme modifiée par une décision définitive de la chambre de recours de l’Office européen des brevets, la société COLOPLAST a sollicité la reprise de l’instruction de cette action au fond par lettre de ses conseils du 6 mars 2017.

Par ordonnance du 18 mai 2017, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes d’interdiction provisoire formées par la société COLOPLAST A/S à l’encontre de la société HOLLISTER ULC et débouté la société COLOPLAST A/S de l’ensemble de ses demandes d’interdiction formées à rencontre de la société HOLLISTER FRANCE INC et de la société HOLLISTER INCORPORATED sur le fondement des revendications 1, 2 et 11 de son brevet EP 1 145 729.

La procédure au fond est pendante entre les parties, les plaidoiries étant fixées au 5 mars 2018, avec clôture de l’instruction prévue le 6 février 2018. La procédure en référé concernant le brevet EP 064 Par acte d’huissier du 21 septembre 2016, la société COLOPLAST a assigné en référé les sociétés HOLLISTER aux fins d’interdiction provisoire des produits vapro, vapro plus, vapro pocket, Infyna et Infyna sur le fondement des revendications n° 1,2, 3, 5 et 10 de la partie française du Brevet EP 064. Par ordonnance de référé du 18 mai 2017, le juge des référés a déclaré les demandes de la société COLOPLAST à l’encontre de la société HOLLISTER ULC irrecevables et débouté la société COLOPLAST de l’ensemble de ses demandes d’interdiction formées à l’encontre de la société HOLLISTER FRANCE INC et de la société HOLLISTER INCORPORATED sur le fondement des revendications 1, 2, 3, 5 et 10 de son Brevet EP 2 216 064. Le 23 mai 2017, la société COLOPLAST a interjeté appel de l’ordonnance susvisée. La procédure d’appel est pendante devant la Cour d’appel de Paris. Les procédures en Europe Plusieurs procédures en contrefaçon des brevets EP 729 et/ou EP 064, pris en leurs parties nationales, opposent par ailleurs les sociétés COLOPLAST et HOLLISTER en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne. La procédure au fond concernant le brevet EP 064 C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier du 2 août 2017 la société COLOPLAST a assigné au fond les sociétés HOLLISTER devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5 et 10 de la partie française du brevet EP 064.

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2017, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés HOLLISTER demandent au juge de la mise en état au visa des articles 9, 31, 32, 122, 367, 377 et suivants du code de procédure civile, de l’article 14 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et des articles 52, 54 56, 69, 123, 138 (1) de la convention sur le brevet européen, des articles L 611-1, L. 613-3, L. 613-4, L. 613-25, L. 614-12, L. 615-7, L. 615-7-1 et L. 615-8 du code de la propriété intellectuelle, de: À titre principal ORDONNER le sursis de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive sur la validité du brevet EP 2 216 064 dans la procédure d’opposition devant l’OEB formée à l’encontre de ce brevet européen ; RETIRER la présente affaire du rôle ; DIRE qu’elle sera ré-enrôlée au vu de la décision définitive dans la procédure d’opposition devant l’OEB formée à l’encontre du brevet européen EP 2 216 064 à la demande de la partie la plus diligente, RESERVER l’examen des autres demandes ainsi que le sort des dépens, À titre subsidiaire ORDONNER la jonction des instances enregistrées sous les numéros de rôle général R n° 17/12389 et n° 15/16689, En conséquence DEBOUTER la société Coloplast A/S de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC ; En tout état de cause CONDAMNER la société Coloplast A/S à payer aux sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC la somme de 5 000 euros, au titre du présent incident, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RESERVER les dépens. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés HOLLISTER demandent au juge de la mise en état au visa des articles 367 et 378 du code de procédure civile et L.613-3, L. 615-1, L. 615-7 et L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle de : Rejeter la demande des sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC de surseoir à statuer sur l’action en

contrefaçon du brevet européen n° 2 216 064, dans l’attente de l’issue définitive de l’opposition formée contre ce brevet devant l’OEB ; Rejeter la demande de jonction des instances R n° 15/16689 et n° 17/12389, formée à titre subsidiaire par les sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC ; En conséquence, fixer un calendrier de mise en état au fond permettant l’instruction de l’affaire ; Condamner in solidum les sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC à payer à la société Coloplast A/S la somme de 5 000 € au titre du présent incident, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’ordonnance sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. EXPOSE DES MOTIFS 1°) Sur le sursis à statuer Moyens des parties Au soutien de leur demande de sursis à statuer, les sociétés HOLLISTER exposent que l’issue de la procédure d’opposition devant l’OEB a de bonnes chances d’aboutir à la révocation ou à la modification du brevet EP 064 compte tenu des moyens sérieux de nullité avancés par les quatre sociétés opposantes. Elles ajoutent que cette demande n’est pas dilatoire, leur opposition ayant été introduite avant l’engagement de la présente procédure, et que le sursis n’emporterait aucune conséquence préjudiciable pour la société COLOPLAST, laquelle a délibérément tardé avant d’agir en contrefaçon puisque ce brevet est expiré, que la demande d’interdiction provisoire a été rejetée et que des dommages et intérêts pourraient être alloués en réparation du préjudice causés par les actes de contrefaçon antérieurs à son expiration s’ils étaient avérés. Elles font valoir qu’à l’inverse, l’absence de sursis leur causerait un préjudice lié au risque d’être condamnée sur le fondement d’un brevet dont l’étendue de la protection n’a pas été définitivement tranchée par l’OEB. En réplique, la société COLOPLAST Inc. fait valoir à l’inverse qu’il ne serait pas de bonne administration de la justice de prononcer le sursis, dès lors que l’opposition a peu de chance d’aboutir à la révocation ou à la modification du brevet puisque tous les brevets de la même famille ont été maintenus à l’issue des procédures d’opposition, que la validité du brevet EP 064 a été examinée par les examinateurs de l’OEB, connaissance prise des décisions rendues dans le cadre de la procédure d’opposition du brevet EP 729 ; que la revendication principale du brevet a une rédaction proche de celle du brevet EP 729 telle que maintenue et que tous les éléments de l’art antérieur ont déjà

été examinés lors de cette procédure d’opposition. Elle ajoute que si une limitation de la portée du brevet survenait au terme de cette opposition, cette modification serait sans incidence directe sur la solution de l’action en contrefaçon, les produits argués de contrefaçon reproduisant également toutes les caractéristiques que la société COLOPLAST propose d’ajouter à la revendication 1 de son brevet. Elle fait enfin valoir que le sursis retarderait de manière déraisonnable l’issue du litige et qu’une réparation financière qui interviendrait plus de 10 ans après les faits n’aurait aucun sens et ne compenserait pas son préjudice d’image. Sur ce En application de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence pour statuer, par ordonnance motivée au sens de l’article 773 du même code, sur une demande de sursis à statuer. Et, en vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine sans dessaisir le juge, l’instance étant poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et le juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Hors des cas expressément prévus par la loi dans lesquels il est obligatoire, le sursis est facultatif et peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige. C’est le cas, dans le cadre d’une action en contrefaçon de brevet européen, du sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure d’opposition devant l’OEB, qui est facultatif et relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond, au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Si le juge ne peut procéder à un examen de l’opposition pour en apprécier la valeur, il doit néanmoins préalablement au prononcé du sursis, s’assurer in concreto que l’opposition n’est pas dépourvue de sérieux, que le sursis à statuer n’est pas dilatoire et qu’il n’aurait pas pour le breveté des conséquences préjudiciables.

Le litige porte en l’espèce sur une action en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5 et 10 de la partie française du brevet européen n° 2 216 064 de la société COLOPLAST A/S qui fait l’objet de quatre oppositions formées le 27 septembre 2016 par la société HOLLISTER Inc, le 13 janvier 2017 par la société TELEFLEX MEDICAL, le 31 mars 2017 par la société MBH INTERNATIONAL AS et le 12 avril 2017 par la société HOLLISTER IBERICA.

Il ne peut être reproché aux sociétés HOLLISTER le caractère dilatoire de leur demande puisque l’opposition de la société HOLLISTER INC a été formée avant l’engagement de l’action en contrefaçon et que les demanderesses sollicitent au contraire, si le sursis n’était pas ordonné, une jonction de l’instance avec celle relative à la contrefaçon alléguée du brevet EP 729, qui est d’ores et déjà fixée pour plaidoiries au fond le 5 mars 2018.

L’appréciation des conséquences du sursis sur la situation des parties impose ensuite de prendre en considération le fait que le brevet en cause est expiré alors que la demande d’interdiction provisoire des produits argués de contrefaçon, sollicitée en référé, avait d’ores et déjà été rejetée. Ainsi, le préjudice éventuellement subi par la société COLOPLAST à raison des actes de contrefaçon allégués antérieurs à l’expiration du titre pourra toujours, le cas échéant, être réparé par l’allocation de dommages et intérêts, y compris le préjudice d’image éventuellement subi, aucun risque d’insolvabilité des défenderesses n’étant allégué. Et, si la procédure d’opposition vient certes seulement de débuter, le débat entre les parties est néanmoins fort avancé puisque, comme le relève justement la société COLOPLAST, l’ensemble des antériorités pertinentes ont déjà été débattues dans le cadre de la procédure d’opposition relative au brevet EP 729. Le sursis n’est donc pas de nature à retarder l’issue de la procédure de manière déraisonnable. Conformément à l’article 69 de la Convention sur le brevet européen, les conséquences d’une limitation ou d’une révocation éventuelles du titre seraient rétroactives de sorte que la décision attendue de l’OEB, qui peut certes maintenir le titre mais peut aussi le révoquer ou le maintenir sous une forme modifiée qui s’imposerait alors au tribunal, aura une incidence directe sur le litige. Si l’examen de la validité des titres relève du tribunal saisi au fond et non du juge de la mise en état, l’appréciation de l’opportunité du sursis suppose néanmoins de ce dernier qu’il évalue le caractère sérieux des moyens développés dans le cadre de la procédure d’opposition. Le brevet EP 064 est une demande divisionnaire issue du même brevet initial que le brevet EP 729, qui porte également sur un « ensemble cathéter urinaire prêt à l’emploi » et dont la portée est proche, ce dont les parties ne disconviennent pas. Il est acquis que le brevet EP 729 a, au cours de la procédure d’opposition, subi deux modifications qui en ont limité la portée, ces modifications n’ayant pas été intégrées dans le brevet EP 064. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société COLOPLAST, la délivrance du titre le 13 juillet 2016 est antérieure à la décision définitive de la chambre des recours du 23 février 2017 qui a maintenu le brevet EP 729 sous une forme modifiée. Les examinateurs de l’OEB n’avaient donc pas connaissance de ces modifications lorsqu’ils ont examiné la validité du brevet EP 064, qui risque a minima de subir les mêmes modifications que celles imposées au brevet EP 729. La société COLOPLAST le

reconnaît d’ailleurs puisqu’elle a soumis à l’OEB dans le cadre de la procédure d’opposition, quatre requêtes subsidiaires modifiant la revendication 1 du Brevet EP 064 tel que délivré, à l’encontre desquelles des moyens de nullité sont également opposés. Et si elle affirme que les produits des gammes Vapro et Infyna argués de contrefaçon reproduisent également les caractéristiques additionnelles qu’elle propose d’ajouter à la revendication 1 du brevet EP 064, l’examen de ce moyen non seulement excède la compétence du juge de la mise en état, qui doit seulement évaluer les risques de modifications du titre opposé, mais relève également d’un exercice purement hypothétique et largement prématuré de comparaison des produits argués de contrefaçon avec des caractéristiques non encore insérées dans les revendications opposées. En conséquence, au regard du caractère sérieux des moyens opposés à la validité du titre emportant un risque de modification de celui-ci et de l’absence de mise en péril des intérêts de la demanderesse, le sursis à statuer sera ordonné jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure d’opposition pendante devant l’OEB.

La demande subsidiaire de jonction est dès lors sans objet.

2°) Sur les demandes accessoires L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés avec l’examen au fond du dossier. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties au greffe le jour du délibéré, Ordonne le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure d’opposition pendante devant l’OEB à l’encontre du brevet européen n° n°2 216 064 de la société COLOPLAST A/S; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 30 octobre 2018 à 11 heures pour vérification de l’état d’avancement des procédures d’opposition ; Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens à l’examen au fond de l’affaire.