Infirmation partielle 2 novembre 2023
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 12 nov. 2020, n° 16/11962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/11962 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALE, S.A. GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE c/ Société BISCUIT, Société MONDELEZ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔ CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT
RENDU LE
12 Novembre 2020
No RG 16/11962 – N°
P o r t a l i s
DB3R-W-B7A-SKNB
N° Minute : 21327
AFFAIRE
S.A. GENERALE
BISCUIT GLICO
FRANCE, Société
M ONDELEZ
EUROPE GMBH,
Société MONDELEZ
FRANCE
C/
Société BISCUIT
POULT
Copies délivrées le :
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GREFFE
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA
CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE NANTERRE
(HAUTS-DE-SEINE)
DEMANDERESSES
S.A. GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE avenue Réaumur
92140 CLAMART
Société MONDELEZ EUROPE GMBH
Lindbergh-Allee […] – SUISSE
Société MONDELEZ FRANCE
6 avenue Réaumur
92140 CLAMART
représentées par Maître Annick LECOMTE de l’AARPI ALEZAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0401
DEFENDERESSE
Société BISCUIT POULT
[…] d’Activité d’Albasud
[…]
représentée par Maître Christophe CHAPOULLIE de l’ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R188
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2020 en audience publique devant le tribunal composé de :
Daniel BARLOW, Premier vice-président Sophie MARMANDE, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Vice-président qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Christine DEGNY, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
(. 1
EXPOSE DU LITIGE
Les parties et leurs droits
La SA Générale Biscuit Glico France, la société de droit suisse Mondelez Europe GmbH et la SAS Mondelez France appartiennent au groupe agro-alimentaire Mondelez International, dénommé Kraft Foods jusqu’au 1er octobre 2012, qui commercialise en particulier du chocolat,
des scuits, du chewing-gum, des bonbons, du café et des boissons en poudre sous la marque ombrelle < LU »>.
Le groupe offre ainsi en vente des biscuits dénommés « Mikado » initialement exploités par la société Ezaki Glico Company au Japon dès 1965 puis en France, à compter de 1982, par la SA Générale Biscuit Glico France dans le cadre d’un accord joint-venture avec cette dernière. L’apparence du produit, bâtonnet effilé bicolore et lisse dans sa version dite classique ultérieurement déclinée avec des nappages comportant des spirales ou des garnitures sous forme d’éclats, est directement inspirée du jeu de Mikados.
La commercialisation de ce biscuit est ainsi assurée : la SA Générale Biscuit Glico France est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque française tridimensionnelle déposée le 19 octobre 2005 et enregistrée en couleurs et sans texte sous le numéro 3 386 825 pour désigner en classe 30 les « biscuits enrobés ou nappés notamment, de chocolat ou de caramel », marque, dont la renommée est invoquée, reproduisant l’apparence du produit Mikado classique :
la société Mondelez Europe GmbH, qui assure la fabrication et la distribution du produit en Europe, est en France, en vertu d’un acte sous seing privé du 18 octobre 2013 prenant rétroactivement effet au 1er juillet 2012, distributeur exclusif des biscuits Mikado et licencié exclusif de la marque n° 3 386 825 (article 4) ; la SAS Mondelez France est en charge de la distribution du produit sur le territoire français en vertu du même acte qui lui confère la qualité de sous-distributeur et de sous licencié (articles 2 et 4).
La SAS Biscuits Poult, société du groupe Poult présenté comme le leader sur le marché européen des biscuits vendus sous marques de distributeurs et le numéro deux de la fabrication de biscuits sucrés sur le marché français, est spécialisée dans la conception et la fabrication de biscuits sucrés.
Elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur un modèle communautaire de biscuit, dont elle explique qu’il reprend les caractéristiques d’un bâtonnet chocolaté vrillé élaboré et conçu en 4 ans moyennant un investissement total de plus de 8 millions d’euros entre 2010 et 2014, déposé le 15 septembre 2012 sous le numéro 2103671-0001:
1 L.
A
A compter du mois de décembre 2014, différentes enseignes de la grande distribution
(Auchan, E. Leclerc, Carrefour et Intermarché) ont commercialisé ce biscuit sous les emballages suivants :
Twisty Choco Twizz Stick 2 (Intermarché) Délix (E. Leclerc) (Carrefour) (Auchan) p’titl HIL Carrefour Chabrior Choco P Idéli Choco Grecot Ma Ravstale de
STICKY twizz opoty twizz for
Deli Deli BRENGENDA
CHOTEN NOW A
La naissance du litige
Ayant découvert ces actes de commercialisation et invoquant des actes de parasitisme résidant dans la reprise de l’apparence du produit et des caractéristiques de ses emballages, la société Mondelez Europe GmbH a: par courriers des 4 juin 2015, 28 et 30 juillet 2015 et 2 septembre 2015, informé ces quatre enseignes de sa volonté de faire cesser la commercialisation du biscuit fabriqué par la SAS Biscuits Poult en raison des similitudes avec son propre produit. Ces dernières, qui confirmaient l’origine des produits, contestaient en retour toute contrefaçon et tout parasitisme ; par lettre du 28 juillet 2015, invité la SAS Biscuits Poult à cesser la fabrication et la vente de ses produits et à trouver une solution amiable au litige naissant. Le 7 août 2015, celle-ci opposait un « réel effort de différenciation » exclusif de toute contrefaçon et de tout parasitisme; fait réaliser par l’agence PRS-In Vivo le 20 mai 2016, une étude en ligne par sondages destinée à établir le « niveau de confusion sur produits nus entre les biscuits MIKADO et les biscuits de marques de distributeur produits par POULT » ; fait dresser par huissier de justice les 11 mai 2015 et 26 août 2016 des procès-verbaux de constat d’achat des produits vendus par les grandes enseignes distributrices.
Les décisions de justice et d’offices portant sur la marque tridimensionnelle et le modèle communautaire
Par décision du 14 août 2014 confirmée par la chambre des recours, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après « l’EUIPO ») a rejeté la demande de nullité du modèle n° 002103671-0001 présentée par la société Griesson de Beukelaer Gmbh & Co. KG qui contestait sa nouveauté et son caractère individuel.
En Italie, dans le cadre d’un litige opposant en référé la SA Générale Biscuit Glico France,
2 Ŀ.
qui invoquait différentes marques dont la marque n° 3 386 825, à la société Griesson de Beukelaer Gmbh & Co. KG, ancienne licenciée et distributrice qui commercialisait des bâtonnets chocolatés référencés ChocOlé, le juge des référés de Milan, par ordonnance du 16 avril 2014 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Milan du 26 juin 2014, a rejeté les demandes
d’interdiction provisoire de la première tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale et parasitaire en estimant notamment sérieuses les contestations tirées de la fonction technique de l’apparence du produit. Aucune instance au fond n’a suivi cette procédure.
En France, par jugement du 20 octobre 2016 intégralement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 mars 2018 cependant objet d’un pourvoi en cassation pendant, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par la SA Générale Biscuit Glico France, la société Mondelez Europe GmbH et la SAS Mondelez France de demandes en contrefaçon, notamment, de la marque n° 3 386 825 et subsidiairement en atteinte à sa renommée présentées contre la société
Griesson de Beukelaer Gmbh & Co. KG pour ses produits ChocOlé ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire au titre des emballages, a : rejeté les moyens de nullité de la marque pour défaut de distinctivité intrinsèque ainsi qu’au titre de la forme imposée par la fonction technique et conférant au produit sa valeur substantielle ; rejeté l’action en contrefaçon faute de risque de confusion; déclaré irrecevables les demandes subsidiaires au titre de l’atteinte à la renommée de la
-
M marque faute de preuve de celle-ci; rejeté les demandes en nullité de la marque adverse faute de risque de confusion caractérisant une atteinte au droit antérieur; rejeté les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
Par décision du 11 mai 2018, la chambre de recours de l’EUIPO, saisie d’une procédure opposantla SA Générale Biscuit Glico France à une société sud-coréenne Lotte commercialisant des bâtonnets chocolatés sous la marque Pepero, la première invoquant dans ce cadre la renommée de sa marque n° 3 386 825, a réformé partiellement la décision de la division d’annulation du 7 mars 2017, qui avait rejeté la demande d’annulation, en retenant notamment la renommée autonome du signe déposé et dissociée de celle de la marque semi-figurative ou verbale
< MIKADO »>.
Cette décision était intégralement confirmée par arrêt du tribunal de l’Union européenne (ci-après < le TUE ») du 28 février 2019, solution conduisant la chambre de recours de l’EUIPO à annuler, par deux décisions du 7 juin 2019, deux marques de la société Lotte dont la validité était parallèlement contestée dans des instances suspendues au prononcé de l’arrêt.
Le litige et les prétentions des parties
Par acte d’huissier du 12 octobre 2016, la SA Générale Biscuit Glico France, la société
Mondelez Europe GmbH et la SAS Mondelez France ont assigné la SAS Biscuits Poult devant le tribunal de grande instance de Nanterre en atteinte à la renommée de sa marque n° 3 386 825 ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire à titre additionnel et à titre subsidiaire.
Par ordonnance du 12 avril 2018, le juge de la mise en état rejetait la demande de production forcée de pièces présentées par la SAS Biscuits Poult.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2019,
3 L
auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA Générale Biscuit Glico France, la société Mondelez Europe GmbH et la SAS Mondelez France demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L 713-5 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil : de CONSTATER que la SA Générale Biscuit Glico France est titulaire de la marque n
° 3 386 825 et que cette marque est une marque de renommée au sens des dispositions de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle ; de DIRE ET JUGER que la marque n° 3 386 825 a un caractère distinctif au sens de
l’article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle ; de DIRE ET JUGER que la marque n° 3 386 825 jouit d’un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux habitudes et aux normes du secteur des biscuits au sens des dispositions de l’article L 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle et subsidiairement, que la marque n° 3 386 825 a acquis un caractère distinctif par l’usage
qui en a été fait; lade DIRE ET JUGER que la forme de la marque n° 3 386 825 n’est pas imposée par fonction technique du produit ; de DEBOUTER en conséquence la SAS Biscuits Poult de sa demande d’annulation de la marque n°3 386 825; de DIRE ET JUGER que la SA Générale Biscuit Glico France, la société Mondelez
Europe GmbH et la SAS Mondelez France, respectivement titulaire, licenciée et sous licenciée de la marque française n° 3 386 825 sont recevables à agir pour voir juger les atteintes à ladite marque, notamment au sens de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle et, en conséquence, les déclarer recevables et bien fondées en
leur action; de DIRE ET JUGER qu’en produisant et en commercialisant en France les biscuits au chocolat noir et/ou les biscuits au chocolat au lait dénommés « Twisty »>, < Delix »,
Choco Twizz » et « Stick » la SAS Biscuits Poult a exploité de manière indue la renommée de la marque n° 3 386 825 et a altéré son caractère distinctif, causant ainsi un dommage aux sociétés Générale Biscuit Glico France, Mondelez Europe GmbH et Mondelez France et qu’elle a donc engagé sa responsabilité civile de ce chef à l’égard des demanderesses, au sens des dispositions de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle ; de CONDAMNER la SAS Biscuits Poult à payer à la SA Générale Biscuit Glico France une somme de 300 000 euros et à chacune des sociétés Mondelez Europe 1
GmbH et Mondelez France une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce chef de préjudice ; subsidiairement, de CONSTATER qu’en commercialisant ces biscuits, la SAS Biscuits Poult s’est livrée à des actes de parasitisme et qu’elle a engagé sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sa responsabilité à l’égard des sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France, et de la CONDAMNER à verser une somme de 100 000 euros à chacune de ces sociétés, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de ce chef; d’INTERDIRE à la SAS Biscuits Poult toute fabrication, commercialisation, promotion et publicité, ou plus généralement tout exploitation, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, de biscuits ainsi que de leur conditionnement, sous la présentation reproduite au point 1.4.1 supra et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, chaque exemplaire de paquet de biscuits, de conditionnement, de support, de document publicitaire ou commercial
4 L.
contrevenant à ladite mesure, constituant une infraction; de SE RESERVER la liquidation de l’astreinte prononcée ; d’ORDONNER la destruction, dûment constatée par huissier, de l’ensemble des biscuits au chocolat noir et des biscuits au chocolat au lait litigieux, ainsi que de tous les emballages comportant la reproduction desdits biscuits, de même que de tous conditionnements, documents commerciaux et documents promotionnels, quel qu’en soit le support, encore en possession, directement ou indirectement, de la société
BISCUITS POULT, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par produit, conditionnement ou document comportant ladite représentation, au-delà de
ce délai ; de SE RESERVER la liquidation de l’astreinte prononcée ; SUR LA CONCURRENCE PARASITAIRE :
O de DIRE ET JUGER que la SAS Biscuits Poult, en produisant et en commercialisant les biscuits au chocolat noir et les biscuits au chocolat au lait
Twisty »>, < Delix », Choco Twizz » et « Stick », sous les présentations reproduites au point 1.4.1 supra, situant ces produits dans le sillage des biscuits
MIKADO, a commis sciemment des actes de parasitisme économique au préjudice de la SAS Mondelez France et engagé sa responsabilité en application des dispositions de l’article 1240 du code civil;
o de CONDAMNER la SAS Biscuits Poult à payer à la SAS Mondelez France une somme de 100 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de ce chef de préjudice ;
o d’INTERDIRE à la SAS Biscuits Poult de poursuivre la production et la commercialisation, directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, desdits conditionnements, sous la présentation reproduite au point 1.4.1 supra ainsi que toutes publicités, documents commerciaux, documents promotionnels comportant la reproduction desdits emballages, quel qu’en soit le support, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, chaque exemplaire de paquet de biscuits, de conditionnement, de support, de document publicitaire ou commercial contrevenant à ladite mesure, constituant une infraction; de SE RESERVER la liquidation de l’astreinte prononcée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
O de CONDAMNER la SAS Biscuits Poult à payer aux sociétés Générale Biscuit
Glico France, Mondelez Europe GmbH et Mondelez France la somme de 70 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais de constat et les dépens de l’instance;
d’ORDONNER à titre de réparation complémentaire, la publication du O dispositif du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq revues ou magazines, au choix des demanderesses et aux frais de la société défenderesse, et ce, à concurrence d’une somme de 8 000 euros hors taxes par
publication;
o d’ORDONNER à titre de réparation complémentaire, l’affichage pendant 15 jours, du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la SAS Biscuits Poult, dans un format occupant au moins un quart de l’espace de cette page d’accueil, dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 8 000 euros par jour de
5 L
retard; de SE RESERVER là liquidation de l’astreinte prononcée ; de CONDAMNER la SAS Biscuits Poult aux entiers dépens qui seront O recouvrés par Maître Annick Lecomte, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et qui comprendront les frais de constat d’huissier.
En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2019, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Biscuits Poult demande au tribunal, au visa des articles 3§1 b) et e) de la Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, 10$1 et $2 de la Directive N°2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, L 711-1, L 711-2 et . 713-5 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil : de DEBOUTER les sociétés Générale Biscuit Glico France, Mondelez Europe GmbH et Mondelez France de toutes leurs demandes ;
A TITRE LIMINAIRE : de DIRE et JUGER que la marque n° 3 386 825 est nulle faute de (i) caractère distinctif propre, (ii) satisfaire aux conditions de validité édictées par l’article L 711-2 c) du code de la propriété intellectuelle, pour les « biscuits enrobés ou nappés de chocolat ou de caramel » qui décrivent le signe et qu’elle désigne exclusivement;
o subsidiairement, de DIRE et JUGER que la SA Générale Biscuit Glico France, qui n’utilise pas sa marque à titre de marque, ne justifie pas de l’acquisition du caractère distinctif de cette marque par l’usage pour les « Biscuits enrobés ou nappés notamment de chocolat ou de caramel » et qu’elle n’est pas perçue comme une indication d’origine qu’elle désigne ; en conséquence, de PRONONCER l’annulation de la marque n° 3 386 825 O pour tous les produits de la classe 30 qu’elle désigne ; d’ORDONNER la transmission du jugement à intervenir par le greffier en O chef aux fins de son inscription au Registre National des Marques de l’Institut
National de la Propriété Industrielle. ;
O d’AUTORISER la SAS Biscuits Poult à faire procéder à la signification à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription du jugement au Registre National des Marques ; A TITRE PRINCIPAL, SUR LES DEMANDES FONDÉES SUR L’ATTEINTE À
LA RENOMMÉE, de :
o A. DIRE et JUGER que les sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France SAS sont irrecevables à agir sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque n° 3 386 825 dont la SA Générale Biscuit Glico France est le titulaire ; en conséquence, DÉBOUTER les sociétés Mondelez Europe GmbH et O Mondelez France de toutes leurs demandes fondées sur l’atteinte à la
renommée la marque n° 3 386 825; B. DIRE et JUGER que les sociétés Générale Biscuit Glico France, Mondelez O
Europe GmbH et Mondelez France ne rapportent pas la preuve de la marque n° 3 386 825 ;renommée de la
O en conséquence, DÉBOUTER les sociétés Générale Biscuit Glico France,
6 h
Mondelez Europe GmbH et Mondelez France de toutes leurs demandes fondées sur l’atteinte à la renommée de la marque n° 3 386 825 ; C. DIRE et JUGER que les sociétés Générale Biscuit Glico France, Mondelez O
Europe GmbH et Mondelez France ne rapportent pas la preuve de l’atteinte à la renommée de la marque n° 3 386 825 par la production des biscuits vrillés par la SAS Biscuits Poult, commercialisés sous les marques et dominations (i)
Choco Twizz, (ii) Twisty, (iii) Délix et (iv) CARREFOUR Stick, faute de démontrer : la similarité visuelle et conceptuelle entre la forme des biscuits vrillés et B
le signe de la marque opposée ; le lien avec ledit biscuit qui se caractérise visuellement et B
conceptuellement par son aspect vrillé, fruit d'efforts et
d’investissements de création, de conception, de développement, et de fabrication, pour proposer une offre alternative suffisamment différenciée ; le prétendu préjudice qui résulterait de la dilution du caractère distinctif et de l’exploitation prétendument injustifiée de la marque de renommée. en conséquence, DIRE et JUGER que les demandes des sociétés Générale O
Biscuit Glico France, Mondelez Europe GmbH et Mondelez France, qui reconnaissent par la qualification de leur demande l’absence de risque de confusion, aboutissent à protéger un genre sur les bâtonnets chocolatés, en violation du principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;
o DÉBOUTER les sociétés Générale Biscuit Glico France, Mondelez Europe GmbH et Mondelez France de toutes leurs demandes fondées sur l’atteinte à la renommée de la marque n° 3 386 825 ; A TITRE PRINCIPAL, SUR LES DEMANDES PRINCIPALES ET
SUBSIDIAIRES FONDÉES SUR LE PARASITISME, de :
o A. DIRE et JUGER que les sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France ne rapportent pas la preuve que la SAS Biscuits Poult a conçu les emballages des biscuits vrillés commercialisés sous les marques et dominations
(i) Choco Twizz, (ii) Twisty, (iii) Délix et (iv) CARREFOUR Stick;
O en conséquence, DÉBOUTER les sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France de leurs demandes principales fondées sur les actes de parasitisme résultant de la reprise des caractéristiques des emballages de la gamme de biscuits Mikado ;
O B.1 DIRE et JUGER que le fait pour la SAS Biscuits Poult de justifier de ses efforts et investissements, pour créer, concevoir développer, faire fabriquer et commercialiser, une offre alternative et suffisamment différenciée du fait de son aspect vrillé de biscuit bâtonnet chocolaté et donc sa propre valeur économique, est exclusif de tout agissement parasitaire et plus généralement de toute faute délictuelle et quasi-délictuelle;
O èn conséquence, DÉBOUTER les sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France de toutes leurs demandes principales et subsidiaires fondées sur les actes de parasitisme ;
o B.2 DIRE et JUGER que tant les biscuits vrillés de la SAS Biscuits Poult, que les emballages sous lesquels ils sont commercialisés sous les marques et dominations (i) Choco Twizz, (ii) Twisty, (iii) Délix et (iv) CARREFOUR Stick, ne reprennent pas les caractéristiques du biscuit Mikado et des
7 Lo
emballages de la gamme de biscuits Mikado, excluant au titre du parasitisme toute faute, préjudice et lien de causalité ;
O en conséquence, DÉBOUTER les sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France de toutes leurs demandes principales et subsidiaires fondées sur les actes de parasitisme ; A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE QUANTUM DES DEMANDES
INDEMNITAIRES, si par impossible le tribunal faisait droit à l’une des demandes des sociétés Générale Biscuit Glico France, Mondelez Europe GmbH et/ou Mondelez
France, de ramener leurs demandes indemnitaires à de plus juste proportion;
EN TOUTES HYPOTHESES, de :
O DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire compte tenu notamment du très long délai mis par les demanderesses pour engager la procédure, après avoir toléré la commercialisation pendant près de deux années et de la complexité de la problématique ;
O DEBOUTER toutes mesures d’interdiction ayant une portée excédant la seule société Biscuits Poult et notamment pour des biscuits déjà livrés par ses soins à des sociétés tierces à la procédure; CONDAMNER solidairement les sociétés Générale Biscuit Glico France, O
Mondelez Europe GmbH et Mondelez France à payer à la SAS Biscuits Poult une somme de 120 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
O CONDAMNER les sociétés Générale Biscuit Glico France, Mondelez Europe
GmbH et Mondelez France aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2019. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la validité de la marque n° 3 386 825
Conformément à l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 et à L 711-4, la décision d’annulation ayant un effet absolu et étant, une fois devenue définitive, transmise à l’INPI pour inscription sur ses registres par le greffe ou l’une des parties en application de l’article R 714-3 du même code.
a) Sur la distinctivité et la descriptivité
Moyens des parties
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la SAS Biscuits Poult expose que le signe constituant la marque n° 3 386 825 n’est pas apte à exercer la fonction de garantie d’origine commerciale, l’usage d’un signe bicolore jaune et marron pour désigner un biscuit enrobé de chocolat tel que décrit à titre de produit désigné étant banal et usuel, et la forme de « long bâtonnet effilé correspondant à un cylindre » ne se distinguant pas suffisamment des formes courantes sur le marché des en-cas qui peuvent être salés autant que sucrés.
8 b₂
En réplique, la SA Générale Biscuit Glico France expose que la forme des bâtonnets Mikado diverge significativement des habitudes et des normes du secteur de la biscuiterie et ne décrit pas en elle-même les produits visés à l’enregistrement, les couleurs jaune et marron ne renvoyant pas nécessairement à celle d’un biscuit et du chocolat qui l’enrobe et toute comparaison avec des produits salés étant sans pertinence sur le marché des aliments transformés sucrés.
Appréciation du tribunal
A titre liminaire, le tribunal constate qu’au sein d’une argumentation unique, la SAS Biscuits Poult oppose, au regard des textes qu’elle vise et des moyens qu’elle développe, deux motifs distincts: le premier touche à la distinctivité intrinsèque du signe, entendue comme son aptitude à être perçu comme une marque par le public pertinent, soit comme une garantie de l’origine commerciale d’un produit, et qui s’appuie sur l’article 351 de la directive du 21 décembre 1988 devenue à droit constant la directive du 22 octobre 2008 et transposée à l’article L
711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable; le second porte sur la descriptivité de la marque au sens de l’article L 711-2 b du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable. Leur examen sera séparé.
Sur la distinctivité intrinsèque
-
En application de l’article 3§1b de la directive du 22 octobre 2008, sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
En application de l’article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant
à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.
Et, en vertu de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres (refondue dans la directive 2015/2436/UE du 16 décembre 2015) conformément au principe posé par l’arrêt Von X et Y c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, la fonction essentielle d’une marque étant la garantie d’origine commerciale, les signes susceptibles de représentation graphique ne peuvent constituer des marques qu’à condition qu’ils soient intrinsèquement aptes à identifier le produit pour lequel est demandé l’enregistrement comme provenant d’une entreprise déterminée et propres à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, ce qu’a rappelé la CJUE alors CJCE dans son arrêt du 18 juin 2002 Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd: en application des dispositions combinées de l’article 3§1b de la directive et L 711-1 du code de la propriété intellectuelle, voire du premier membre de phrase de l’article L 711-2, qui érigent la distinctivité intrinsèque en critère autonome de validité, le public pertinent doit immédiatement et certainement percevoir le signe comme identifiant
l’origine commerciale du produit.
4. La CJUE alors CJCE a par ailleurs jugé dans son arrêt Develey Holding & Co.
9
Beteiligungs/OHMI du 25 octobre 2007 que les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques mais que, la perception du nécessairement la même dans le cas d’une marque consommateur moyen n’est pas tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne, les consommateurs moyens n’ayant pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel ($80). Elle en déduisait qu’il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative et que seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif ($81).
La SA Générale Biscuit Glico France est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque française tridimensionnelle déposée le 19 octobre 2005 et enregistrée en couleurs et sans texte sous le numéro 3 386 825 pour désigner en classe 30 les « biscuits enrobés ou nappés notamment, de chocolat ou de caramel », marque reproduisant l’apparence du produit
< Mikado » classique. Elle est ainsi représentée :
La marque étant déposée en classe 30 pour viser des biscuits enrobés sucrés, produits de consommation courante et de masse, le public pertinent est le consommateur français normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. S’il est exact que l’en-cas peut, en toute généralité, être sucré ou salé (pièces 26-15 et 16 en défense), les marchés du salé et du sucré, particulièrement segmentés et concurrentiels, sont nettement distincts à raison de la nature des produits écoulés, de leurs modalités de consommation et du public visé, notamment à raison de l’âge du consommateur convoité, distinction opérée par le TUE dans son arrêt du 17 avril 2008 cité en demande pour des « biscuits salés » d’une part et pour les « produits de confiserie enrobés de coco, fourrés coco, avec amende entière » et les « gaufrettes à la noisette fourrées noisette ou
« les pralines à la liqueur et à la cerise » d’autre part ($50 et §51). De fait, quoiqu’appartenant effectivement à la catégorie générale du snacking ou grignotage, les biscuits enrobés sucrés sont spécialement destinés à satisfaire les désirs alimentaires à l’heure du goûter, collation généralement propre aux enfants. D’ailleurs, les pièces produites en défense opèrent une distinction nette, faite par le groupe Mondelez dans sa communication promotionnelle (26-17: « n°1 du snacking sucré en France »), entre le sucré et le salé tout en évoquant le marché global mais fragmenté de l’en-cas (pièce 26-11), le sucré étant désigné comme le « grand vainqueur », les dynamiques économiques et les stratégies commerciales étant distinctes pour le salé, moins porteur partout dans le monde selon des chiffres clairement distingués (pièces 26-12 à 14). Pour cette raison, les développements et les pièces de la SAS Biscuits Poult relatifs au marché du biscuit salé sont sans pertinence (pièces 25-1 à 4 et 26-4 ainsi que, quoiqu’elle concerne un biscuit, la
pièce 26-1 car celui-ci est en plâtre).
Le signe est un bâtonnet long et effilé aux bouts arrondis, de base cylindrique et
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6.
d’apparence lisse. Bicolore, il comporte du jaune sur le cinquième de sa longueur et du marron sur le reste. Forme aisée à mémoriser et à reconnaître, elle est sur ce plan apte à constituer une
marque.
Pour établir la distinctivité intrinsèque du signe constituant la marque n° 3 386 825, la SA Générale Biscuit Glico France s’appuie, à défaut de prouver positivement les habitudes et les normes du secteur qu’elle n’établit en creux qu’en critiquant les pièces adverses produites, sur des
sondages et études.
L’enquête PRS-In Vivo du 20 mai 2016 (pièce 11 complétée par les pièces 11-1, 11-2, 63, 69 et 74 en demande) ne peut servir à établir le caractère distinctif intrinsèque de la marque puisque, dès la première question, les sondés, à qui est présenté le produit nu, sont interrogés sur la description du produit » (« Qu’avez-vous vu? Comment décririez-vous ce produit à une ou un ami(e) ? »). Or, si une marque tridimensionnelle peut être constituée d’un signe figurant l’apparence du produit lui-même, celui-ci pouvant alors se substituer dans certains usages à sa représentation graphique si elle lui est parfaitement fidèle, elle ne se confond pas pour autant en nature avec lui, un enregistrement de marque protégeant un signe et non un produit ou un service. Ainsi, ce n’est qu’en tant qu’il est également perçu comme signe par le public pertinent, et non seulement comme marchandise, que le produit pourra être assimilé, dans les usages qui en sont fait, à la marque (distinction conceptuelle qui est une application de l’arrêt CJCE, 22 juin 2006, AA Z c. OHMI; $60 : « par essence, une marque tridimensionnelle ne se confond pas avec sa représentation graphique bidimensionnelle. Il s’ensuit que, lorsque, comme en l’espèce, une image du produit figure sur l’emballage, les consommateurs ne sont pas confrontés à la marque elle-même, en tant que marque constituée par la forme tridimensionnelle du produit. Il ne saurait toutefois être exclu que la représentation bidimensionnelle d’une telle marque puisse, le cas échéant, faciliter la connaissance de la marque par le public pertinent lorsqu’elle permet de percevoir les éléments essentiels de la forme tridimensionnelle du produit »>).
Dès lors, en présentant aux sondés, dès la première question, le produit exclusivement comme tel et en enfermant leur réflexion sur leur perception dans ce cadre, l’étude élude le débat sur la perception du produit comme signe et ne dit de ce fait rien de son aptitude à être perçu d’emblée comme une marque : le sondé opère un lien entre le biscuit et une marque verbale sans même imaginer que sa réponse puisse induire qu’il perçoit en outre celui-ci comme une marque, question qui n’est d’ailleurs pas posée ; l’étude prouve que la marque verbale joue pleinement son rôle mais pas que la marque tridimensionnelle y ait une part. Cette analyse n’est pas remise en cause par le raisonnement tenu par le TUE dans son arrêt du 15 décembre 2016, confirmé par arrêt de la CJUE du 25 juillet 2018 et relatif à l’acquisition du caractère distinctif de la marque tridimensionnelle dite « KIT KAT » (pièces 48-7 et 8 en demande), faute pour le tribunal d’avoir eu communication des sondages alors utilisés, le rattachement du produit à une marque verbale, qui paraît effectivement nécessaire pour nommer un signe tridimensionnel, n’étant pas la perception de celui-ci comme signe et comme une marque autonome (ou une « Source
d’identification » selon les termes de l’EUIPO).
Ces observations valent pour l’étude Omniface de février 2014 (pièce 35 en demande) qui présente aux sondés « un produit » qu’il convient d’associer à une marque et qui est affectée du même biais, biais d’autant plus problématique que l’objet montré n’est pas représenté et que ses conditions de visualisation par le panel, dont les modalités de sélection sont inconnues, sont
indéterminables.
(.11
L’étude TNS Sofres d’août 2006 (pièce 37 en demande) n’est pour sa part pas pertinente car elle porte non sur la représentation graphique figurant à l’enregistrement de la marque n° 3 386 825 voire à une photographie du produit qui serait identique, mais sur un emballage comportant de nombreux biscuits.
Les juridictions et offices saisis sont partagés sur la question de la distinctivité intrinsèque du signe constituant la marque n° 3 386 825. Ainsi, ce caractère :
n’a pas été retenu par :
O l’EUIPO alors OHMI qui, dans sa décision du 10 août 2009, a rejeté la fondée sur la marque n demande internationale d’enregistrement d’une marque
O 3 386 825 au motif qu’elle était « exclusivement constituée par une combinaison d’éléments de présentation qui sont typiques de la forme des produits en cause » et qu’elle ne se différenciait « pas substantiellement de certaines formes de base des produits concernés […] communément utilisées dans le commerce [dont elle apparaissait] plutôt simplement comme une variante [… ] ». L’office en déduisait que « la forme en cause ne se distingu[ait] pas suffisamment d’autres formes communément utilisées pour des biscuits en forme de bâtonnet et qu’elle ne permettra pas au public pertinent de distinguer de façon immédiate et certaine les produits du demandeur de ceux ayant une autre origine commerciale » (pièce 27-1 en défense). La même demande s’est heurtée aux refus de quinze offices nationaux pour le même motif (pièces 27-2
à 17 en défense); les juges italiens dans la procédure de référé évoquée, le défaut de distinctivité constituant une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande O
d’interdiction provisoire au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale (pièces 19- et 19-3 en défense);
a été retenu par :
o le tribunal de grande instance de Strasbourg dans son jugement du 10
< banal en soi », a jugé que sa novembre 2016 qui, tout en estimant le signe forme n’était pas « habituellement usitée en biscuiterie » et qu’il était ainsi
< suffisamment arbitraire par rapport à l’objet qu’il désigne » (pièce 10 en
o le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Paris dans les décisions déjà demande); évoquées qui relèvent un net écart entre le signe et les habitudes du secteur
(pièces 21 et 21-2 en défense) ;
o par la chambre de recours de l’EUIPO dans sa décision du 11 mai 2018 intégralement confirmée par arrêt du TUE du 28 février 2019, solution conduisant la chambre de recours de l’EUIPO à annuler, par deux décisions du 7 juin 2019, deux marques de la société Lotte dont la validité était parallèlement contestée dans des instances suspendues au prononcé de l’arrêt
(pièce 74.3 en demande).
En revanche, la décision d’annulation de l’EUIPO alors OHMI du 23 juillet 2008 (pièce 26-5 en défense) n’est pas pertinente car, si elle invalide un modèle déposé par la société Ezaki Glico dont la représentation graphique est presque identique à celle de l’enregistrement de la marque n° 3 386 825, elle le fait pour défaut de nouveauté à raison de la mise sur le marché communautaire d’une antériorité, estimée par hypothèse identique (mais qui n’est pas le produit Bi’stick de la requérante, non visé dans les pièces exploitées par l’office, le ticket de caisse et la photographie du produit communiqués en pièce 26-6 en défense étant ainsi sans intérêt). Or,
12 li
outre le fait que nouveauté et distinctivité ne se confondent pas, l’existence d’une antériorité unique ne disant rien des normes et habitudes d’un secteur qui expriment des comportements majoritaires insusceptibles d’être caractérisés par l’existence de deux pratiques communes au sein d’une multitude d’autres qui par leur conjonction formeront une manière dominante, il n’est pas établi que le territoire concerné soit la France, cadre d’appréciation de la distinctivité d’une
marque française.
Et, la décision de la chambre des recours de l’EUIPO du 28 septembre 2016 n’a pas la portée que lui prête la défenderesse puisqu’elle n’a pas eu à juger de la distinctivité de la marque n
° 3 386 825 qu’elle estime incidemment « moins distinctive » que celle examinée, retenant ainsi sa distinctivité, peu important qu’elle soit minorée (pièce 20-3 en demande).0
Demeurent en conséquence les normes et habitudes du marché de l’en-cas sucré.
Contrairement à l’approche dissociative de la SAS Biscuits Poult qui analyse isolément les différentes caractéristiques du signe pour les écarter successivement, ce dernier doit faire l’objet d’une appréciation globale, des éléments banals, tels effectivement la couleur jaune pour le biscuit et la couleur marron pour le chocolat, pouvant, pris en combinaison avec d’autres, eux-mêmes éventuellement usuels, constituer un ensemble distinctif.
Les pièces produites en défense (24-2 à 24-20, dépôts de marque INPI) révèlent l’existence dans le secteur d’une large variété de formes, les biscuits pouvant être carrés, rectangulaires, apparentés à des cakes ou ronds, le tout selon des épaisseurs et des apparences fort diverses. Seules les pièces 24-7 et 18 représentent une forme méritant une comparaison mais ne sont pas pour autant pertinentes, la première figurant un cylindre épais fourré de praliné et dont la surface extérieure est vierge de tout enrobage, quand la seconde est un emballage de « petites baguettes », effectivement longues et fines mais nettement plus épaisses que le signe litigieux et tartinées de chocolat sur toute leur longueur mais non sur la totalité de leur surface, le dépôt de cette marque étant de surcroît du 27 septembre 2016. Le seul modèle pertinent au regard du marché en cause est la pièce 26-2 (dépôt du 8 avril 1998 désormais expiré). Elle figure un biscuit sous la forme d’un bâtonnet recouvert de chocolat dans les mêmes proportions que le signe avec lequel il partage sa finesse et sa longueur, mais parsemé d’éclats qui lui confère une apparence non lisse mais très irrégulière distinguant nettement les deux représentations graphiques, cette remarque valant pour l’emballage en pièce 26-3. De la même manière, les Fingers visibles en pièce 26-10 sont distincts du signe constituant la marque n° 3 386 825 en ce qu’ils sont plus courts, plus épais et entièrement enrobés de chocolat, cette apparence étant l’expression visuelle de la différence conceptuelle qu’induit les différences dans les dénominations.
Ces éléments suffisent à établir que le signe est très différent des formes pratiquées habituellement dans le secteur. Même en retenant la pièce 26-2 comme une antériorité solide, elle est impuissante à constituer à elle seule une norme ou une pratique partagée. Dès lors, si les couleurs sont banales, la forme représentée ne l’est pas, et l’est encore moins prise en combinaison avec ces dernières dont les proportions sont caractéristiques. Cet écart significatif avec les pratiques habituelles du secteur, normes ou usages, permet au signe, qui attirera l’attention du consommateur saturée de formes différentes desquelles il se démarque nettement, de jouer pleinement sa fonction de garantie d’origine commerciale.
En conséquence, la marque n° 3 386 825 est dotée d’une distinctivité intrinsèque et la demande d’annulation sera rejetée de ce chef. De ce fait sans objet, la demande subsidiaire au titre de l’acquisition de la distinctivité par l’usage ne sera pas examinée.
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Sur la descriptivité
En vertu de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont notamment dépourvus de caractère distinctif (b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.
La réalité du caractère distinctif doit être appréciée au jour du dépôt de la marque et la possibilité d’acquisition du caractère distinctif par l’usage prévue par l’article L 711-2 in fine du code de propriété intellectuelle ne constitue pas une exception à cette règle.
En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres (refondue dans la directive
2015/2436/UE du 16 décembre 2015) conformément au principe posé par l’arrêt Von X et Kar c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, le caractère distinctif s’apprécie par rapport au libellé des produits ou services indiqué dans la demande d’enregistrement ou l’enregistrement lui-même (CJCE, 22 juin 2006, AA Z c. OHMI) ce qui en fait un critère relatif et concret appliqué à chaque produit et service visé pris isolément, sauf si l’ensemble concerné constitue un tout homogène (CJCE, 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland c. Benelux-Merkenbureau). Afin d’apprécier si une marque est distinctive, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit ce qui n’interdit pas de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque (CJCE, 25 octobre 2007, Develey Holding & Beteiligungs c. OHMI). Ce critère doit être apprécié par rapport à la perception des consommateurs des biens et services couverts par la marque qui sont qualifiés de public pertinent (CJCE, 22 juin 2006, AA Z c. OHMI). La que la marque composition de ce public dépendant ainsi de la nature du produit ou du service désigne, il sera constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif pour un produit ou service destiné au grand public (CJCE, 16 septembre 2004, Sat.1 c. des OHMI) mais le cas échéant doté d’un degré d’attention significativement plus élevé pour produits ou services offerts à des spécialistes ou des professionnels du secteur.
Aussi, pour remplir sa fonction essentielle d’identification de l’origine commerciale d’un produit ou service, une marque doit être distinctive, caractère indépendant de l’originalité ou de la nouveauté qui suppose que les éléments entrant dans sa composition soient d’emblée perçus par le consommateur comme pouvant identifier l’origine du produit en le rattachant à une entreprise spécifique, ce qui est établi, et soient arbitraires par rapport aux produits ou services qu’elle désigne indépendamment de ses conditions d’exploitation.
Dans ce cadre, les juridictions européennes précisent, pour l’appréciation du caractère descriptif, quelesmarques descriptives sont celles qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques, le produit ou service pour lequel l’enregistrement est demandé et que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (TUE, 12 juillet 2017, Ecolab USA, Inc.
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EUIPO), peu important que les caractéristiques des produits ou services susceptibles d’être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires (CJCE, 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland c. Benelux-Merkenbureau). Un signe sera ainsi descriptif si en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (CJCE, 23 octobre 2003, Wm. AB AC. Company c. OHMI). Mais les marques qui ne font que suggérer ou évoquer des caractéristiques des produits et services ne sont pas considérées comme étant descriptives (TPI, 31 janvier 2001, The Sunrider Corporation c.
OHMI).
Une marque tridimensionnelle pouvant consister en la représentation graphique de l’apparence d’un produit, le fait que le signe soit la reproduction de celui-ci n’implique pas sa descriptivité. La SAS Biscuits Poult entend contourner cet obstacle juridique en s’appuyant sur le libellé des produits visés en classe 30 qui correspondrait à la description du signe. Mais, le signe n’est qu’une des représentations non nécessaires que permet le libellé des produits qui ne dit rien de sa forme, de ses proportions et de celles de son enrobage, de ses couleurs (biscuit et chocolat, quoiqu’habituellement représentés en jaune et marron, pouvant avoir des colorations très variées). Le signe est ainsi arbitraire par rapport aux produits de la classe 30 en général et au libellé de l’enregistrement en particulier.
La demande en nullité de la SAS Biscuits Poult sera en conséquence rejetée de ce chef également.
b) Sur la forme imposée par la fonction technique
Moyens des parties
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la SAS Biscuits Poult expose que le signe constituant la marque n° 3 386 825 est « composé de caractéristiques essentiellement fonctionnelles, attachées à la nature du biscuit : la forme de bâtonnet, cylindrique et lisse, lui permet à la fois d’être facilement fabriqué et nappé de chocolat ; l’embout dénudé de chocolat permet de saisir le produit, sans se salir les doigts, lequel explique également son aspect bicolore; sur le plan gustatif, cette forme fine et longue a également pour finalité d’optimiser le caractère croquant du biscuit et de son mélange avec du chocolat » pour permettre son grignotage.
En réplique, la SA Générale Biscuit Glico France expose que les caractéristiques essentielles de son signe sont sa longueur et sa finesse ainsi que son caractère bicolore qui est ornemental. Elle ajoute que le goût, le grignotage et le nappage ne sont pas des résultats techniques. Elle oppose enfin la multiplicité des formes susceptibles de permettre l’obtention
d’un même résultat.
Appréciation du tribunal
Conformément à l’article L 711-2c du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Dans son arrêt Lego Juris / OHIM – Mega Brands Inc du 14 septembre 2010, la CJUE a
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L.
jugé que, la condition tenant à l’existence d’un signe constitué « exclusivement » par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique est remplie lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique, la présence de caractéristiques non essentielles sans fonction technique étant, dans ce cadre, dépourvue de pertinence. Elle ajoutait que l’identification des caractéristiques essentielles doit être opérée au cas par cas et qu’il n’existe aucune hiérarchie systématique entre les différents types d’éléments qu’un signe peut comporter, l’autorité compétente pouvant soit se baser directement sur l’impression globale dégagée par le signe, soit procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe. Elle précisait, s’agissant de la condition selon laquelle une forme de produit ne peut être refusée à l’enregistrement en tant que marque que si elle est « nécessaire » à l’obtention du résultat technique visé, cette condition ne signifie pas que la forme en cause doive être la seule permettant d’obtenir ce résultat, un même résultat technique pouvant être obtenu par différentes solutions.
Et, le TUE, dans son arrêt Lego Juris/OHMI – Mega Brands du 12 novembre 2008 avait précédemment jugé que la perception du consommateur ciblé n’est pas pertinente pour l’analyse de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles d’une forme car celui-ci peut ne pas disposer des connaissances techniques nécessaires à l’appréciation des caractéristiques essentielles d’une forme, de sorte que certaines caractéristiques peuvent être essentielles de son point de vue, alors qu’elles ne le sont pas dans le contexte d’une analyse de la fonctionnalité et inversement. Il en déduisait, sans être contredit par la Cour, que les caractéristiques essentielles d’une forme devaient être déterminées, de manière objective, à partir de sa représentation graphique et des éventuelles descriptions déposées lors de la demande de marque.
Le signe, dont les caractéristiques essentielles sont effectivement sa forme effilée et cylindrique ainsi que son apparence lisse bicolore, représente un biscuit. Par hypothèse, il est destiné à être mangé ce qui en soi, y compris sous la forme d’un grignotage dont la SA Générale Biscuit Glico France a il est vrai fait un argument de vente, ne peut être considéré comme un résultat technique. Le consommateur demeure d’ailleurs libre de se sustenter selon ses habitudes personnelles qui ne sont pas particulièrement contraintes par la forme représentée, rares étant par ailleurs les produits mangeables en une bouchée ainsi que le révèlent les habitudes du secteur déjà analysées. Par ailleurs, la représentation graphique ne dit rien du « caractère croquant » du biscuit et la nature du « mélange avec le chocolat » qui est déduite de la seule consommation du produit représenté qui pourrait être de consistance fort différente sous la même apparence, le goût n’étant pas non plus un résultat technique. Et, la SAS Biscuits Poult n’établit pas la facilité de fabrication nappage qu’elle allègue.et de
En admettant une synonymie entre les mots pratique et technique, l’absence de nappage d’une des extrémités du biscuit remplit une fonction technique en permettant au consommateur de ne pas se salir les doigts en mangeant. Pour autant, les proportions du nappage et sa localisation spécifiques ont une dimension esthétique (jeu de couleurs et proportions) plus prégnante et sont avant tout une incitation à la gourmandise pour susciter l’acte d’achat. Aussi, cette seule caractéristique n’est exclusivement ni technique ni imposée par la fonction du produit.
En conséquence, la demande reconventionnelle en nullité de la marque n° 3 386 825 sera rejetée.
2°) Sur l’atteinte à la renommée de la marque n° 3 386 825
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a) Sur la qualité pour agir
Moyens des parties
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la SAS Biscuits Poult expose que l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle attribue au « propriétaire » de la marque le droit d’agir sur le fondement de l’atteinte à la renommée, dont le régime, fondé sur la responsabilité de droit commun, est distinct de celui de la contrefaçon de marque. Elle ajoute que les sociétés Mondelez Europe et sa filiale Mondelez France sont respectivement licenciée et sous-licenciée pour l’exploitation des marques Mikado, mais que celles-ci, n’ont pas été inscrites au Registre National des Marques.
En réplique, la société Mondelez Europe GmbH et la SAS Mondelez France exposent qu’elles tirent leur droit d’agir de leurs qualités de licencié et de sous-licencié de la n° marque 3 386 825 et du préjudice direct que leur cause l’atteinte à sa renommée. Elles ajoutent que la jurisprudence aligne le régime de l’atteinte à la marque de renommée sur celui de la contrefaçon.
Appréciation du tribunal
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Si la réparation recherchée sur le fondement de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle est régie par le droit commun de la responsabilité délictuelle, contrairement aux dispositions communautaires en la matière, l’action ouverte par ce texte ne l’est, ainsi que le précise sa lettre même, qu’au propriétaire de la marque. La mention « exploitation injustifiée de cette dernière » n’implique aucune qualité à agir de l’exploitant de la marque tel le licencié exclusif mais constitue un cas d’atteinte alternatif, « cette dernière » faisant en réalité référence à la renommée de la marque. Aussi, le seul fondement invoqué étant l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, les sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France n’ont pas qualité pour agir sur son fondement, la réparation de leur préjudice éventuel ne pouvant être poursuivie que dans le cadre des articles 1240 et suivants du code civil.
Les deux jugements produits pour soutenir un alignement du régime de l’action de l’article L 713-5 sur celui de la contrefaçon ne convainquent pas : le premier, ancien, raisonne sur l’intégration formelle de ce texte dans le droit de la contrefaçon ce qui n’apparaît pas suffisant car l’action n’est précisément pas une action en contrefaçon; le second n’a tranché aucune fin de non-recevoir. Et, même admettant cette confusion partielle, l’action en contrefaçon n’est pas automatiquement ouverte au licencié qui doit respecter les conditions de l’article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle (saisine directe après vaine mise en demeure du titulaire en considération des stipulations du contrat de licence ou intervention volontaire à l’instance
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(..
engagée par le titulaire) et qui doit, pour que ses droits soient opposables aux tiers, avoir préalablement inscrit sa licence au registre national des marques conformément aux articles L
714-7 et R 714-2 2° du code de la propriété intellectuelle, ce qui n’est ici pas prouvé.
En conséquence, les demandes de la société Mondelez Europe GmbH et de la SAS Mondelez France au titre de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle sont intégralement irrecevables pour défaut de qualité à agir.
b) Sur la renommée de la marque n° 3 386 825
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, la SA Générale Biscuit Glico France expose que sa marque tridimensionnelle peut être exploitée selon n’importe quelle orientation sous une forme modifiée, y compris avec une autre marque, tant que sa distinctivité n’est pas altérée, et que sa renommée peut être établie à l’aide d’éléments antérieurs comme postérieurs au dépôt. Elle invoque une renommée assise sur un usage remontant à 1982 et s’appuie sur ses emballages, ses publicités sur différents supports, les quantités vendues, des études et sondages ainsi que des décisions de justice et d’offices.
En réplique, la SAS Biscuits Poult expose que l’usage du signe ne peut être considéré fait à titre de marque que si ses éléments distinctifs et dominants demeurent, toute représentation bidimensionnelle dans n’importe quelle position n’étant pas en soi un tel usage, et que toute exploitation sous une forme modifiée est sans pertinence si elle altère la distinctivité du signe. Elle conteste les chiffres opposés en ce qu’ils ne sont ni fiables ni ventilés malgré la diversification de la gamme de biscuits « MIKADO », carence affectant également les pièces censées démontrer les investissements publicitaires, et qu’ils ne portent pas sur des usages à titre de marque, les différents supports mêlant de surcroît le signe à d’autres marques très distinctives. Elle critique les autres pièces produites notamment en soutenant que les représentations en cause sont celles du produit et non de la marque, et dénie aux sondages et études toute utilité à raison du biais des questions et des méthodes employées.
Appréciation du tribunal
En application de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
Cette disposition doit être interprétée à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres (refondue dans la directive 2015/2436/UE du 16 décembre 2015) conformément au principe posé par l’arrêt Von X et
Y c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984.
Aux termes de l’article 552 de la directive 2008/95/CE, tout Etat membre peut prescrire que le titulaire est habilité à interdire tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou comparable à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque est enregistrée,
18 L
lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte
préjudice. L’article 5$3 de la directive 2015/2436/UE du 16 décembre 2015, dont le considérant 10 rappelle la nécessité d’assurer une protection étendue aux marques nationales jouissant d’une renommée dans l’Etat concerné identique à celle accordée aux marques de l’Union européenne renommée dans l’Union, précise désormais que la renommée de la marque nationale antérieure s’apprécie dans l’Etat membre dans lequel est demandé l’enregistrement ou dans lequel la marque est enregistrée, l’article 10§2c reprenant l’article 5§2.
Dans son arrêt General Motors Corporation et Yplon SA rendu le 14 septembre 1999, la CJUE alors CJCE a dit pour droit que l’article 5$2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques doit être interprété en ce sens que, pour bénéficier d’une protection élargie à des produits ou à des services non similaires, une marque enregistrée doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Elle précisait en outre que dans l’examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue la marque, l’intensité,
l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements par
réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le territoire sur lequel la renommée alléguée doit être appréciée est, s’agissant d’une marque française, le territoire français. Le public pertinent a déjà été défini comme le consommateur français normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit, pour des produits de consommation courante et de masse, un consommateur moyen ne disposant ni d’une information ni d’une attention aux détails particulières. Enfin, le marché pertinent est, ainsi qu’il a été dit, celui, exclusivement français, de l’en-cas sucré mais non salé, et intègre de ce fait le marché du biscuit, les produits relevant, ainsi que le soutient la SA Générale Biscuit Glico France sans être utilement contredite, des mêmes circuits de fabrication et de distribution, répondent à un même besoin et sont présentés dans les mêmes magasins et rayonnages selon des modalités
similaires.
La renommée d’une marque dépendant de l’exploitation du signe qui la constitue et de sa reconnaissance par le public, et le régime de l’article L 713-5 s’affranchissant des contraintes de
l’enregistrement en dérogeant au principe de spécialité ou, dans l’hypothèse visée par son second alinéa, à l’exigence même d’un dépôt, rien n’interdit au titulaire d’invoquer des éléments antérieurs et postérieurs à ce dernier pour établir la renommée qu’il invoque. Et, s’agissant de la représentation bidimensionnelle d’un signe tridimensionnel représentant l’apparence du produit, son usage peut être constitué quel que soit le sens ou l’inclinaison de la représentation, la seule limite étant l’altération de sa distinctivité.
Les investissements promotionnels et publicitaires: la SA Générale Biscuit Glico France produit en pièce 19 un dossier de presse relatif au produit Mikado King Choco qui diffère très nettement du produit Mikado et de sa représentation graphique bidimensionnelle constituant la marque tridimensionnelle n° 3 386 825 : s’il est également un bâtonnet enrobé de chocolat sur les
4/5èmes de sa longueur, cette partie est beaucoup plus épaisse que sa base car elle comporte, outre l’enrobage, un nappage en spirale qui lui confère un aspect massif et non effilé. Or, la CJUE a dit pour droit, dans son arrêt AD AE c. AF AG du 25 octobre 2012, que l’article 10§2a
19
L.
de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque. Et, cette analyse, en ce qu’elle touche à la nature de l’usage du signe enregistré, est transposable à l’acquisition par celui-ci de la renommée protégée par l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle. Ainsi qu’il a été dit et que l’admet la SA Générale Biscuit Glico France, la forme effilée, longue et lisse de base cylindrique est, avec son apparence bicolore qui n’est pas pour autant dominante au regard des usages du secteur dans la représentation du biscuit et du chocolat et ne vaut en réalité que pris en combinaison avec elle, une caractéristique essentielle du signe qui lui confère pour une grande part sa distinctivité. De ce fait, son absence est la marque d’un usage modifié sous une forme altérant cette dernière. En outre, les représentations graphiques des biscuits Mikado King Choco, tous deux figurés verticalement aux cotés de noisettes ou de chocolat coulant et en morceaux selon les parfums proposés, sont exclusivement celles, à raison de ces éléments figuratifs descriptifs de leur composition et de leur goût qui révèlent que les informations portées à la connaissance du consommateur sont alimentaires et non commerciales, des produits en tant que marchandise et non en tant que signe. Ainsi, cette pièce ne peut servir à asseoir la renommée de la marque n° 3 386 825.
Cette dernière observation vaut pour la « campagne d’affichage Mikado (2014) » (pièce 20) qui révèle également des représentations du produit en tant que marchandise et non comme signe. Au-delà du fait que la représentation graphique n’est pas celle de l’enregistrement mais est. une photographie du biscuit, parfois brisé en plusieurs morceaux ce qui n’a pas grand sens pour un signe constituant une marque quoiqu’ait jugé sur ce point le TUE, l’accent est systématiquement mis sur le produit, soit par l’utilisation du mot biscuit pour le désigner («< Le biscuit dont on ne peut faire qu’une bouchée < Le biscuit si long que l’on n’en voit pas le bout « Le biscuit long comme un jour sans Mikado »), soit par l’emploi de formules promotionnelles insistant sur ses caractéristiques physiques (longueur) et ses modalités de consommation (grignotage). Alors que, ainsi que le rappellent régulièrement les juridictions et offices européens, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme, de telles informations promotionnelles induisent nécessairement la perception du bâtonnet uniquement comme produit, la garantie d’origine commerciale étant assurée par la présence permanente de la marque semi-figurative
< MIKADO ». Cette analyse est transposable aux campagnes publicitaires vidéographiques et en ligne dans lequel le bâtonnet n’est représenté que pour être enrobé et mangé (pièces 25 à 34 et
41).
De ce fait, les dépenses publicitaires listées en pièces 21 et 21-1, malgré la ventilation opérée, ne sont pas pertinentes puisque leur objet ne comporte aucun usage du signe à titre de marque. Et, contrairement à ce que soutient la SA Générale Biscuit Glico France, suivie en cela par le TUE, la promotion du biscuit n’est pas, sauf à détourner l’objet du droit des marques pour obtenir un monopole indéfiniment renouvelable sur un produit, celle du signe dès lors seule que compte la nature de l’usage qui permet de faire le départ entre le produit-marchandise et le produit-signe dont l’exploitation peut seule générer une renommée pour la marque n° 3 386 825.
Les seules pièces pertinentes au titre des investissements promotionnels et publicitaires résident ainsi dans les emballages de Mikados classiques (pièces 16 et 36) qui sont un point
20 li
d’application éclairant de la distinction entre le signe et la marchandise dans le cadre de l’exploitation de la représentation graphique bidimensionnelle d’une marque tridimensionnelle figurant l’apparence du produit. En effet, à compter de 2009, qui constitue ainsi le point de départ de l’unique usage pertinent qui ne remonte pas à 1982, ceux-ci comportent sur leur face deux reproductions distinctes du bâtonnet: l’une, très éloignée de la marque n° 3 386 825, montre un faisceau de biscuits dans la position donnée aux mikados du jeu en début de partie, et l’autre, plus proche de la représentation graphique de l’enregistrement bien qu’en position verticale ce qui est indifférent, figure un biscuit unique accompagné d’un carré de chocolat. Dans ces deux cas, il est certain que le consommateur, à qui est clairement livrée une information
d’ordre alimentaire et un indice de la quantité achetée qui n’ont aucun sens pour un usage à titre de marque, analysera ces éléments figuratifs comme une description du produit contenu dans l’emballage. En revanche, la tranche de ce dernier comprend exclusivement, outre la mention des marques « LU » et « MIKADO », une représentation isolée du biscuit très proche de la marque n
° 3 386 825 partiellement masquée par cette dernière. Ici, les informations données touchent directement et exclusivement à la garantie d’origine commerciale sans aucun renseignement parasitaire susceptible de brouiller la perception du consommateur. Cette représentation caractérise un usage à titre de marque, le produit n’étant pas représenté pour lui-même mais en tant que signe rattachant celui-ci à une entreprise et à ses marques ombrelles. Et, la seule surimpression de la marque semi-figurative n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque n° 3 386 825 puisque ses caractéristiques essentielles demeurent parfaitement visibles et que la partie occultée est de petite taille (pour ce raisonnement en matière de démonstration de
l’usage sérieux dans le cadre d’une action en déchéance: CJUE, 18 juillet 2013, Specsavers
International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd et Specsavers Optical Superstores Ltd et c. Asda Stores Ltd), l’usage conjoint des marques ombrelles n’étant pas non plus, pour la même raison, dirimant (CJCE, 22 juin 2006, AA Z KG c. OHMI).
Cet usage à titre de marque n’est pas quantifiable au titre des investissements promotionnels ou publicitaires faute de ventilation propre aux emballages mais peut l’être à travers les volumes vendus.
L’ancienneté, l’étendue et l’intensité de l’usage: outre le fait que les conditions d’établissement de la pièce 9 relative aux « volumes Mikado depuis 1994 (en tonnes) », manifestement rédigée par un tiers au regard de la mention « sources: Nielsen Scantrak 1994 à 2013 », ne sont pas déterminées, ces données ne sont pas rattachables aux seuls Mikados classiques qui comportent une représentation de la marque n° 3 386 825 sur leur tranche, le document visant également les gammes King Choco et Daim qui proposent des biscuits différents en ce qu’ils n’ont pas l’aspect lisse et effilé du signe. Les seuls chiffres propres aux Mikados classiques portent sur les années 2014 et 2015 et visent un volume avoisinant, en France, les 2 000 tonnes
par an.
Ces chiffres, quoiqu’importants en valeur absolue, sont à la fois trop parcellaires en ce qu’ils portent sur deux années, et insuffisants quand la structure du marché du biscuit sucré n’est pas décrite par les parties, la pièce 34-6 produite en défense ne concernant que les années 2014 et 2015 et ne donnant pas une vision claire de l’état de la concurrence. De ce fait, il est impossible de déterminer leur importance relative ainsi que les parts de marché détenues, conservées ou conquises, grâce à l’usage du signe éventuellement pris en combinaison avec les marques ombrelles, par la SA Générale Biscuit Glico France. Aussi, faute de connaître la place du signe au sein de la concurrence, sa renommée, dont les conditions d’acquisition sont essentiellement relatives dans un marché de libre concurrence, est indéterminable. Elle l’est d’autant plus que
21 j(..
l’unique usage à titre de marque, qui concerne une époque contemporaine du dépôt, est résiduel et est peu visible des consommateurs dans les rayons sur lesquels les emballages sont présentés de face et non de profil, et que l’ampleur des volumes vendus est en elle-même significativement tempérée par le fait que le produit relève d’une consommation courante et de masse induisant
d’importants tonnages.
Quant aux publications de tiers qui pourraient éclairer le tribunal, elles perdent leur pertinence dans la généralité de leurs propos. Ainsi, l’article extrait du site du magazine LSA du 31 octobre 2012 évoque une « position privilégiée sur le marché des biscuits » mais ne livre aucun élément chiffré, autre que la vente moyenne de 25 millions de paquets annuellement, manifestement dans le monde et non sur le seul territoire français (pièce 8). Si l’article de La Tribune du 30 juin 2014 (pièce 13) rapporte l’importance de la production de Mikados sur le site de Cestas, occupé à 85 % par cette activité, il ne comporte aucune ventilation des chiffres qu’il avance, dont la fiabilité n’est d’ailleurs pas établie, permettant d’apprécier le territoire de destination des produits, ces remarques valant pour l’article de la revue LSA du 16 novembre 2006 communiqué en pièce 14 ou, à raison de son extrême généralité (critiquable également dans l’article extrait du site strategies.fr du 24 août 2011 en pièce 24), celui du 1er septembre 2011 (pièce 23), l’article de la revue Linéaires du 11 novembre 2012 (pièce 17) ne visant qu’une progression en valeur de la marque « MIKADO » de 11 % sur l’année pour tous les produits de la gamme, chiffre inexploitable faute de ventilation.
La reconnaissance par les tiers et les décisions de justice ou d’Offices ces carences quantitatives ne sont pas compensées par les éléments qualitatifs produits puisque, pour les raisons exposées supra ($1a), les études et sondages communiqués révèlent la grande notoriété du produit Mikado mais pas celle du signe dont la perception par le public est en réalité escamotée par les questions posées. Et, au regard des divergences déjà relevées (même paragraphe), la SA Générale Biscuit Glico France ne peut invoquer une large reconnaissance judiciaire de sa notoriété, et ce d’autant moins que l’unique décision française qu’elle invoque ne portait pas sur la renommée de la marque, le tribunal de grande instance de Strasbourg étant alors saisi d’une action en contrefaçon et s’étant à titre incident prononcé sur la notoriété du signe, notion distincte de la renommée (jugement du 16 novembre 2006, pièce 10).
Quant à la pièce 12, qui est une capture d’écran ne comportant aucune garantie sur sa date et l’authenticité de son contenu et qui révèle la vente d’un livre de recettes intitulé Mikado®- Les www.w
Meilleures Recettes reproduisant en couverture un emballage Mikado dont la tranche est à peine visible, elle dit à son tour la notoriété du produit, voire celle de la marque verbale ou semi figurative, mais pas celle de la marque n° 3 386 825.
En conséquence, en considération de tous ces éléments et du niveau de gamme des produits concernés, la SA Générale Biscuit Glico France ne démontre pas que la marque n° 3 386 825 soit une marque renommée au sens de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle. La renommée étant une condition d’exercice de l’action, son défaut affecte directement le droit d’agir en privant de qualité et d’intérêt la SA Générale Biscuit Glico France.
Aussi, ses demandes au titre de l’atteinte à la renommée de sa marque seront
intégralement rejetées.
3°) Sur le parasitisme ( 22
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage,
l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel
d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
a) Sur la demande subsidiaire
Moyens des parties
Au soutien de leurs demandes subsidiaires, la société Mondelez Europe GmbH et la SAS
Mondelez France expose que, en fabricant et en offrant en vente des biscuits reproduisant les caractéristiques essentielles de son biscuit Mikado qui constitue une valeur économique individualisée, la SAS Biscuits Poult s’est placée dans le sillage de sa gamme de produits et a profité indument de leurs investissements.
En réplique, la SAS Biscuits Poult expose que les demanderesses ne justifient pas des investissements allégués au titre du développement, du lancement ou de l’amélioration du biscuit Mikado classique, seul en débat, les autres biscuits de la gamme étant distincts. Elle ajoute avoir engagé de nombreuses dépenses pour concevoir et fabriquer un biscuit dont la vrille, caractéristique essentielle, traduit un net effort de différenciation particulièrement visible sur les emballages qui sont déterminants de l’acte d’achat.
Appréciation du tribunal
Il est constant que les parties sont directement en concurrence sur le marché du biscuit sucré en général et de l’en-cas sucré en particulier.
L’analyse des pièces réalisée dans le cadre de l’examen de la validité et de la renommée de la marque n° 3 386 825 est transposable à la caractérisation de la valeur économique du biscuit
Mikado avec toutefois des variations importantes tenant aux faits qu’elles sont appliquées non à un signe mais à un produit. Elles établissent que le groupe Mondelez a :
Linvesti de manière continue d'importantes sommes pour assurer la promotion du 23
biscuit Mikado classique (pièces 21 et 21-1). S’il est exact que seul ce dernier est pertinent dans le cadre du litige à raison des différences déjà décrites qui le distingue des autres produits de la gamme dont l’aspect effilé et lisse fait défaut et que la structure du marché pertinent n’est pas décrite par les parties, les sommes avancées, qui oscillent pour la période 2008 à 2015 autour d’une moyenne de 6 millions d’euros, traduisent en elles-mêmes des efforts réels et sérieux de promotion et de publicité. Les exemples de campagnes sur panneaux, vidéos ou en ligne révèlent que le biscuit est systématiquement mis en avant et qu’il est immédiatement rattaché à la marque
< MIKADO » quand il est évoqué dans la presse au sein de laquelle il bénéficie d’un écho très favorable et qui le décrit comme une source importante de bénéfices lepour groupe (pièces 8, 13, 14, 17, 20, 23, 24 à 34 et 41), un livre de recettes lui étéayant dédié par un tiers à raison de son succès et de ses qualités gustatives (pièce 12); commercialisé le biscuit Mikado classique sous une forme inchangée depuis 1982 et systématiquement représentée sur les emballages massivement vendus par la société Mondelez Europe GmbH et la SAS Mondelez France, au moins à compter de 2014, la période antérieure n’étant pas pertinente faute de ventilation des volumes fabriqués jusqu’en 2013 (pièces 16, 36 et 9).
Par ailleurs, les études et sondages versés au débat n’étaient pas probants au titre de la caractérisation de la renommée de la marque n° 3 386 825 en particulier en ce qu’ils présentaient un biais conduisant à ne s’interroger que sur un produit et non sur un signe. Ce défaut est cependant de nature à fonder ici la pertinence de l’une d’entre elle. Ainsi, l’étude Omniface de février 2004 (pièce 35), dont les incertitudes entourant la sélection et la composition exacte du définie panel soulignées en défense ne sont pas dirimantes quand la structure du marché n’est pas par les parties, établit un taux de reconnaissance spontanée du produit, peu important qu’il soit présenté nu ou représenté sur un emballage nu, de 79 %, 73% de cette part le rattachant spontanément aux marques « MIKADO » (69%) ou « LU » (4%) et 13% seulement des sondés croyant, parfois à tort puisque 31% d’entre eux procèdent à la même attribution aux marques ombrelles, en l’existence d’autres marques proposant le même produit. En revanche, l’étude TNS Sofres d’août 2006 (pièce 37) ne peut à nouveau être retenue faute de détermination claire du nombre de sondés et des modalités de classement au sein des sous panels « consommateurs de Mikado » et « non consommateurs de Mikado », connaisseurs ou non de la marque
< MIKADO »>. Il en est de même de l’étude PRS-In Vivo du 20 mai 2016 (pièce 11) qui repose sur un panel peu consistant de 450 personnes réparties, selon des modalités que les quotas retenus et les pièces complémentaires (pièce 63, 69 et 74) n’éclairent pas y compris sur les conditions de leur exposition préalable à la marque « MIKADO », en trois sous-groupes, seules 150 personnes ayant été confrontées au produit nu Mikado classique.
Quoiqu’ancienne, l’étude de 2004 demeure utile pour apprécier la notoriété du produit, et partant sa valeur économique, dès lors que les investissements publicitaires, certes en diminution depuis 2015, demeurent très importants et que l’écho médiatique favorable persiste, éléments qui induisent une certaine actualité des résultats obtenus.
Ces différents éléments combinés établissent que le biscuit Mikado classique constitue une valeur économique individualisée qui, si elle est difficilement quantifiable, n’en est pas moins certaine et très importante pour la société Mondelez Europe GmbH et la SAS Mondelez France qui en assurent la commercialisation, peu important à ce titre qu’elles ne soient pas nécessairement les auteurs de tous les investissements constatés puisqu’elles sont les seules à assurer la commercialisation du produit qui constitue l’essentiel de leur activité économique. 6. 24
D’ailleurs, la SAS Biscuits Poult ne peut en toute bonne foi contester cette analyse alors que sa stratégie commerciale de différenciation et de création d’une alternative au biscuit Mikado, dont elle ne conteste pas qu’il constituait dans ses démarches de conception un référent, est par hypothèse dictée par sa reconnaissance antécédente de la valeur qu’il incarne.
Cette dernière fabrique et vend à des distributeurs (ce que confirment les procès-verbaux de constat des 11 mai 2015 et 26 août 2016 en pièces 44-1 à 4 en demande) un bâtonnet chocolaté long, aux bouts arrondis, enrobé de chocolat sur les 4/5èmes de sa surface, une extrémité étant vierge de tout nappage. Ainsi que le soutient la SAS Biscuits Poult, ce biscuit, également bicolore beige/marron, présente la particularité, qui provoque une impression d’épaisseur et lui confère un aspect ramassé, d’être vrillé sur toute sa longueur :
!
Cette représentation du produit, visible en particulier dans le procès-verbal de constat du 4 décembre 2019 (pièce 53-3 en défense), est également celle figurant sur les emballages qui sont déterminants de l’acte d’achat puisque le consommateur n’est jamais confronté au produit nu et isolé, mais systématiquement emballé et en rayons. Ces derniers, dont l’origine de la fabrication
à ce stade indifférente, sont les suivants : est
Carrefour tit Chabrior Prit CANON IN S Choco dell deli P Choco
SIC? twizz twizz
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Ces représentations révèlent qu’à l’exception des conditionnements Délix, ceux-ci mettent systématiquement et lourdement l’accent sur la vrille, accentuée par les couleurs du chocolat ou par une spirale entourant le biscuit ou constituant un élément de décor.
Au-delà du fait que ces emballages, dont l’étude sera faite infra ($3b), présentent de nettes différences avec ceux du biscuit Mikado classique et que les dénominations choisies et les marques apposées sont des éléments de distinction solides pour le consommateur qui connaît de surcroît bien le biscuit de la société Mondelez Europe GmbH et de la SAS Mondelez France, la présence de cette vrille et l’effet visuel qu’elle produit font qu’une des caractéristiques essentielles du biscuit Mikado classique (son aspect effilé et lisse) n’est pas reprise et que la référence au jeu de mikados, faite régulièrement par les demanderesses dans leur communication promotionnelle, sur leurs emballages dans la présentation en faisceau et dans la désignation même du produit,
n’est plus possible.
Pour autant, peu important l’absence de pertinence du sondage PRS-In Vivo, d’autant plus évidente ici que le produit présenté aux sondés n’est pas des plus conformes à celui fabriqué par la SAS Biscuits Poult dont la vrille n’apparaît pas clairement et dont le nappage semble de ce fait simplement plus grossier que celui d’un Mikado classique, l’observation des produits nus et de leurs représentations sur les emballages conduit immédiatement à l’établissement d’un lien 1.. 25
entre eux, le biscuit concurrent se révélant d’emblée être un produit alternatif à ce dernier sur un marché qui ne connaissait que rarement ou pas de telles formes, la ressemblance frappante tenant à la forme d’un bâtonnet partiellement enrobé faisant de celui-ci une source d’inspiration claire pour celui-là malgré l’absence de tout risque de confusion qui n’est pas en débat.
Ce seul constat ne suffit cependant pas au succès des demandes des sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France à raison de l’effort de différenciation relevé et des investissements propres dont justifie la SAS Biscuits Poult. En effet, celle-ci démontre avoir : dès janvier 2011, étudié la possibilité de créer un biscuit sucré en forme de bâtonnet qui a pris des formes diverses, dont la vrille actuelle, qui ont fait l’objet d’un enregistrement sous enveloppe Soleau en décembre 2011 et de 34 dépôts à titre de dessins et modèles communautaires entre septembre et novembre 2012 (pièces 4-1 à 5 34), et s’être parallèlement enquis des conditions techniques de faisabilité et de stick fabrication industrielle, divers tests étant effectués avant que le choix d’un « torsadé »> » ne soit arrêté fin 2012 (pièces 6-1, 6-4, 7-1 à 8-3) malgré les insuffisances technologiques et mécaniques récurrentes rencontrées (pièces 13-1 à 13-3); engagé des dépenses totales de 8 millions d’euros en matériel et en personnel pour concevoir, fabriquer et commercialiser, à travers des distributeurs communs car incontournables, son biscuit vrillé entre 2011 et 2015 (attestation de son président dont la fiabilité est garantie par une attestation du commissaire aux comptes, pièce 9).
Ces éléments combinés démontrent que la SAS Biscuits Poult, quoiqu’elle se soit inspirée du produit Mikado, a assumé des investissements d’importance pour concevoir, élaborer et fabriquer un biscuit qui, s’il évoque sa référence presque assumée, s’en distingue nettement sur un élément essentiel qui lui confère une physionomie propre. Ainsi, si elle a pu bénéficier des investissements du groupe Mondelez, et non nécessairement d’ailleurs des sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France, pour introduire sur le marché pertinent une nouvelle forme d’en-cas sucré, toute ouverture de marché ou d’un de ses segments profitant par hypothèse et sans faute de leur part aux concurrents qui s’y introduisent par la suite, elle n’a pas capté indument la valeur économique qu’est le biscuit Mikado, la reprise fondant le lien entre les produits se limitant à celle d’une idée qui a pu faire la renommée du Mikado classique et qui en fait logiquement une source d’inspiration et un objet de concurrence, et le produit final, alternative claire au sein d’un genre insusceptible de monopolisation, étant le fruit, de sa création à sa distribution, d’investissements personnels et massifs et d’un travail ancien.
En conséquence, les demandes subsidiaires des sociétés Mondelez Europe GmbH et
Mondelez France, qui ne démontrent par ailleurs ni modification du comportement du consommateur ni réduction de leur chiffre d’affaire et ne produisent aucun document comptable propres à l’établir, seront intégralement rejetées.
b) Sur la demande additionnelle
Moyens des parties
Au soutien de leurs demandes additionnelles, les sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France exposent que la SAS Biscuits Poult s’est approprié les caractéristiques communes au décor des conditionnements de la gamme de biscuits Mikado (représentation des biscuits en faisceau, format parallélépipédique en rectangle avec un système d’ouverture sur le tiers supérieur de la face avant du paquet, emploi de couleurs fondues bleu ciel, blanc et marron
26 1.
pour la variété au chocolat au lait et rouge, blanc et marron pour la variété au chocolat noir, figuration de chocolat liquide). Elles ajoutent que la SAS Biscuits Poult ne démontre pas qu’elle ne fabrique pas les emballages et que l’apposition des marques des distributeurs, en quête de produits substituables, n’est pas de nature à empêcher le consommateur d’associer les conditionnements en débat.
En réplique, la SAS Biscuits Poult expose qu’elle n’est pas le fabricant des emballages et qu’il ne lui appartient pas de prouver le contraire. Elle ajoute subsidiairement que les emballages des Mikados ont évolué et que la version opposée n’est pas identifiée, que les caractéristiques revendiquées sont banales et nécessaires (couleurs, formats), que les dimensions des conditionnements et leur mode d’ouverture sont distincts et que les représentations des biscuits ainsi que la composition des décors diffèrent nettement. Elle précise enfin que les demanderesses ne prouvent pas le moindre investissement propre aux emballages.
Appréciation du tribunal
Prolongeant la confusion opérée entre signe et produit par une indistinction entre le produit et son emballage, les sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France déduisent de la notoriété du premier celle du second. Ce faisant, elles se dispensent, à tort, d’établir les que conditionnements qu’elles opposent, qui ne sont d’ailleurs pas clairement identifiés malgré la variété des versions depuis 1982 et qui comprennent, à s’en tenir à la période 2011-2016 plus spécialement invoquée, des biscuits de gammes distinctes et des décors très différents (King Choco et Mikado classique), la réalité des investissements qu’elles prétendent avoir spécifiquement consacrés aux conditionnements alors que toutes les pièces produites touchent à la promotion et à la valorisation du produit. Ce premier constat, qui induit l’inexistence d’une valeur économique individualisée protégeable à ce titre, commande à lui seul le rejet des demandes additionnelles, l’étude TNS Sofres d’août 2006 (pièce 37 en demande), dont les insuffisances méthodologiques ont été soulignées, n’étant d’aucun secours, et ce d’autant que l’emballage présenté n’est pas réellement nu puisqu’ils comportent plusieurs Mikados dont il n’est pas douteux qu’ils sont reconnus par les sondés avant la forme du conditionnement elle
même.
Par ailleurs, le fait que la SAS Biscuits Poult soit désignée comme fabricant des biscuits n’implique pas, peu important qu’elle ne fasse pas de vente au détail, qu’elle soit la conceptrice des conditionnements et qu’elle les fournisse aux enseignes de la grande distribution qui ont toutes adopté des choix propres tant sur la composition du paquet que sur la dénomination du produit. Or, la preuve de l’imputabilité des actes de parasitisme incombe aux demanderesses en application de l’article 9 du code de procédure civile. Celle-ci faisant défaut, même par le truchement de présomptions de fait, les demandes additionne doivent être rejetées de ce chef également.
Enfin, les demanderesses, qui reprochent pourtant à la SAS Biscuits Poult de n’analyser les caractéristiques invoquées qu’isolément, se contentent de décrire ces dernières sans rien dire de la composition particulière qui fonderait leur valeur. Or : le code couleur bleu/rouge selon la nature du chocolat, habituellement représenté sous
- une forme liquide pour aiguiser l’appétit du consommateur et favoriser son acte d’achat, est à ce point usuel qu’il en est devenu nécessaire (pièce 43 en défense), et le fondu allégué n’est pas visible sur les paquets de Mikado classiques (pièce 36 en
demande); しっ 27
– le format des paquets, dont la forme rectangulaire et parallélépipédique est classique pour des biscuits, y compris dans sa version plus haute que large (pièce 43 en défense), sont commandés par la taille et la forme des biscuits ce qui explique qu’ils aient des dimensions différentes. Si un concurrent (ChocOlé) a pu manifester une forme d’originalité en optant pour un contenant cylindrique plus connue dans le secteur de
l’en-cas salé, le choix de la banalité ne peut être considéré comme fautif. Quant aux systèmes d’ouverture, ils n’ont pour point commun que d’être situés en partie haute pour d’évidentes raisons de praticité mais sont techniquement et visuellement différents (ligne en pointillés pour les emballages Mikado et bande détachable pour les autres) ; les décors n’ont rien de similaire, les biscuits de la SAS Biscuits Poult n’étant jamais présentés en faisceau. Seul l’emballage commercialisé par la société E. Leclerc figure deux bâtonnets se croisant pour former le x de la dénomination Délix. Aucune allusion n’est faite au jeu de mikados qui constitue la référence systématiquement visible sur les conditionnements des demanderesses.
De fait, tous les éléments revendiqués pris isolément sont d’une grande banalité et leur combinaison, qui n’est pas même explicitée, n’y ajoute aucune singularité au regard de l’existant sur le marché du biscuit sucré. Et, malgré l’existence d’éléments communs, les décors sont très différents entre les paquets contenant des produits de la SAS Biscuits Poult et avec ceux des sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France, l’ajout des marques des distributeurs et de leurs dénominations propres aggravant ces différences visuelles déterminantes.
En conséquence, les demandes des sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France seront intégralement rejetées.
4°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, la SA Générale Biscuit Glico France, la société Mondelez Europe GmbH et la SAS Mondelez France, dont les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées, seront condamnées in solidum à payer à la SAS Biscuits Poult, la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Rejette la demande reconventionnelle en nullité de la marque n° 3 386 825 présentée par la SAS Biscuits Poult;
Déclare irrecevables les demandes des sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France au titre de la marque renommée pour défaut de qualité à agir ;
Déclare irrecevables les demandes de la SA Générale Biscuit Glico France au titre de la marque
renommée pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
Rejette l’intégralité des demandes subsidiaires et additionnelles des sociétés Mondelez Europe
28 (..
GmbH et Mondelez France au titre du parasitisme;
Rejette la demande de la SA Générale Biscuit Glico France, de la société Mondelez Europe
GmbH et de la SAS Mondelez France au titre des frais irrépétibles;
Condamne in solidum la SA Générale Biscuit Glico France, la société Mondelez Europe GmbH et la SAS Mondelez France à payer à la SAS Biscuits Poult la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la SA Générale Biscuit Glico France, la société Mondelez Europe GmbH et la SAS Mondelez France à supporter les entiers dépens de l’instance. signé par Daniel BARLOW, Premier vice-président et par Christine DEGNY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
$5
Pour copie certifiée conforme
24 NOV. 2023 Nanterre, le JUDICIAIRE le greffier DE
N HPL. TERING 11
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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