COUR D’APPEL DE NANCY ARRÊT DU 13 avril 2021

Première Chambre Civile Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01774 – N° P D-V-B7E-EUEE

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/00006, en date du 28 juillet 2020,

APPELANT :

Monsieur S Représenté par M^e M S, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur Z Représenté par M^e C G, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par M^e M B, avocat au barreau de PARIS

Monsieur O Représenté par M^e C G, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par M^e M B, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. DIRECT AUTO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis 7 bis rue Clément Ader 51470 SAINT MEMMIE Représentée par M^e C G, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par M^e M B, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame V G, Conseiller, Présidente d’audience, et Madame C O, Magistrat honoraire, chargée du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame C P ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame N C, Président de Chambre, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Madame V G, Conseiller, Madame C O, Magistrat honoraire,

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 avril 2021, par Madame P, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de Procédure Civile ;

signé par Madame C P et par Madame P G ;

EXPOSE DU LITIGE :

En 2016, Messieurs Z et O, ont développé un concept de franchise dénommé « EUROPAREBRISE + » spécialisé dans le remplacement de vitrage et d’optique. Pour distinguer cette activité de celle qu’ils exerçaient dans le cadre de la SARL Direct Auto France dont Monsieur Z est le gérant, ils ont créé une SAS dénommée EURO PARE BRISE+ inscrite au registre du commerce de Châlons- en- Champagne le 7 novembre 2017.

Par acte sous seing privé en date du 1^er mai 2018, la SAS EURO PARE BRISE+ a conclu avec une société en cours de constitution sous la forme d’une SAS, ayant son siège route de Langres à Chaumont et représentée par M. W et M. S un contrat de franchise et de distribution aux termes duquel était consenti à cette dernière société un droit exclusif de distribution et d’utilisation dans ce cadre de la marque EURO PARE BRISE+, de l’enseigne et du logo correspondants sur le territoire de Chaumont pour une durée de quatre ans. Ce contrat porte la seule signature de Monsieur W.

La société cocontractante apparaît être la SAS Pare Brise Chaumont qui a été inscrite au registre du commerce de Chaumont le 22 juin 2018, dont Monsieur S est le président et Monsieur M le directeur général. Son siège est sis 8, route de Langres à Chaumont.

Le 3 octobre 2018, MM Z et O ont déposé la marque semi-figurative « 0€euro pare-brise + » auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle pour désigner des produits et services de la classe 37 de la classification internationale.

Le 20 octobre 2018, Monsieur S a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque €PARE-BRISE pour désigner les produits et services des classes 12 et 37 ainsi que la marque EUROPAREBRISE pour désigner les produits et services des classes 12, 35 et 37 de la classification internationale.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Exposant que la marque déposée par Monsieur S constituait une contrefaçon de la marque 0€euro pare-brise + et que celui-ci développait en parallèle un réseau d’activités de réparation de pare- brise concurrent dans le même secteur géographique, la société Direct Auto France et MM. Z et O ont par acte d’huissier du 31 décembre 2019 fait assigner M. S et la société par action simplifiée à associé unique A+ SERVICE dont M. S est l’associé unique, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANCY sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile aux fins de lui voir interdire l’usage du signe litigieux.

Lors de l’audience du 9 juin 2020, ils ont demandé :

In limine litis,

— de rejeter la demande de nullité de l’assignation,

Et sur le fond,

— de débouter M. S de l’ensemble de ses demandes,

— d’enjoindre à M. S de cesser immédiatement l’utilisation de la marque « €pare-brise» sur l’ensemble de ses supports de communication,

— de condamner M. S à leur payer la somme de 28.500 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour violation de la marque,

— de le condamner à leur verser la somme de 50.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour violation de la clause de non- concurrence et du devoir de loyauté,

— de le condamner à leur verser la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En défense, la société A+ SERVICES et M. S ont demandé de :

In limine litis,
- de constater la nullité de l’assignation délivrée le 31 décembre 2019 sur le fondement des articles 760 et 761 du code de procédure civile, le demandeur étant tenu de constituer avocat dans une matière relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire selon l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire,

Sur le fond,

— dire que la société Direct Auto France est dépourvue d’intérêt à agir, les demandes formulées ne la concernant pas et que la société A+ SERVICES doit être mise hors de cause, aucune demande n’étant formée à son encontre, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- débouter MM. Z et O de l’intégralité de leurs prétentions,

— condamner in solidum MM. Z et O, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à cesser l’utilisation de la marque « europarebrise » sur l’ensemble de leurs supports de communication,

— les condamner in solidum à verser à M. S la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,

— les condamner in solidum à lui verser la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire en date du 28 juillet 2020, le juge des référés a :

— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. S et la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) A+ SERVICES,

— dit que la demande de mise hors de cause de la société A+ SERVICES est sans objet,

— interdit à M. S, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, d’utiliser la marque « €parebrise » sur l’ensemble de ses supports de communication,

— rejeté les autres demandes,

— condamné M. S à verser à la société par actions simplifiée Direct Auto France et MM. Z et O la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Monsieur S a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 11 septembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2021 auxquelles le présent se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l’ appelant demande à la Cour, au visa des articles L. 716-4-6, R. 716-15 et suivants du code de la propriété intellectuelle, L. 210-6, L. 330-3 et suivants du code de commerce, 564, 834 du code de procédure civile et 1842 du code civil de :

— rejeter l’appel incident formé par la Société Direct Auto France, Monsieur Z et Monsieur O,

— infirmer l’ordonnance du juge des référés en date du 28 juillet 2020, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- déclarer la société Direct Auto France, Monsieur Z et Monsieur O irrecevables en leurs demandes devant la juridiction de première instance,

En conséquence,

— annuler les mesures ordonnées par cette décision,

— condamner solidairement la société Direct Auto France, Monsieur Z et Monsieur O à payer à Monsieur S la somme de 20.112 € à titre de dommage et intérêts,

— condamner solidairement la société Direct Auto France, Monsieur Z et Monsieur O à payer à Monsieur S une somme de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,

— dire l’arrêt opposable à la société Direct Auto France, Monsieur Z et Monsieur O,

— condamner solidairement la société Direct Auto France, Monsieur Z et Monsieur O à payer à Monsieur S au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel la somme de 6.000 euros,

— condamner solidairement la société Direct Auto France, Monsieur Z et Monsieur O aux entiers dépens d’appel.

La société Direct Auto France et MM. Z et O ont formé un appel incident à l’encontre de l’ordonnance contestée.

Ils demandent à titre principal, au visa des articles 564 du code de procédure civile et l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle de :

— constater que Monsieur S présente une demande nouvelle en cause d’appel et par conséquent de la déclarer irrecevable et de rejeter l’appel de Monsieur S tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Au visa des articles 565 du code de procédure civile et L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle de :

— rejeter les demandes de Chedli Sahnine tendant à voir déclarer les demandes de Messieurs Z et O et la SARL DIRECT AUTO comme étant nouvelles et irrecevables,

En tout état de cause, sur le fond, ils demandent au visa de l’article 559 du code de procédure civile de : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- confirmer l’ordonnance en date du 28 juillet 2020 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NANCY en ce qu’elle a :

' déclaré l’assignation délivrée le 31 décembre 2019 recevable ;

' interdit à M. S, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, d’utiliser la marque « €pare-brise » sur l’ensemble de ses supports de communication ;

' condamné Monsieur S aux entiers dépens ;

' débouté Monsieur S de ses demandes.

Faisant droit à leur appel incident, ils demandent l’infirmation de l’ordonnance en date du 28 juillet 2020 pour le surplus et,

Statuant à nouveau de :

— condamner Monsieur S à cesser l’utilisation des marques « €pare- brise » n° 4493194 et « EUROPAREBRISE » N°4493206 sur tout support de communication destiné au public, en ce sens internet, les réseaux sociaux et le blocage de l’accès aux sites auprès des fournisseurs d’accès à internet et hébergeurs, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

— condamner Monsieur S à payer à Messieurs Z et O et la SARL DIRECT AUTO France une somme provisionnelle de 300 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice ;

— condamner M. S au paiement de la somme de 10 000 euros à Messieurs Z et O et la SARL Direct Auto France pour appel abusif et dilatoire ;

— condamner Monsieur S au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de Procédure Civile, au titre de la procédure de première instance et au paiement de la même somme au titre de la procédure d’appel ;

— condamner Monsieur S aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit de M M B, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2021

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 9 février 2021.

MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sur la mesure d’interdiction

Aux termes de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle , « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner au besoin sous astreinte à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon…

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou la voie pénale dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur la demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. ».

Le délai pour se pourvoir au fond, fixé par l’article R. 716-15 du code de la propriété intellectuelle, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance.

L’appelant fait valoir que faute pour les intimés d’avoir saisi le juge du fond dans le délai fixé, l’ordonnance doit être annulée.

Les intimés, qui ne contestent pas qu’aucune action au fond n’a été engagée depuis le rendu de l’ordonnance contestée, soutiennent sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile que l’appelant est irrecevable à soulever à hauteur de cour les dispositions des articles L. 716-4-6 et R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’il ne les a pas invoquées devant le juge de première instance.

Il est constant que ordonnance de référé frappée d’appel a été rendue sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile qui était le seul fondement invoqué au soutien de la demande d’interdiction d’usage du signe contesté alors même qu’il est allégué qu’il porte atteinte à une marque enregistrée antérieure.

La cour retient que l’interdiction de soumettre à la cour de nouvelles prétentions, posée par l’article 564 du code de procédure civile, ne prohibe pas la possibilité de soumettre de nouveaux moyens qui ont pour objet de faire écarter les prétentions adverses. Or, tel est bien le cas en l’espèce, de sorte que la demande d’annulation des mesures d’interdiction est recevable.

En matière de contrefaçon de marque, la procédure de référé est soumise aux dispositions spéciales de l’article L 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle. Ce régime est dérogatoire du droit commun, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

notamment en ce qu’il impose d’engager une action au fond et ce dans un court délai faute de quoi les mesures d’interdiction peuvent être annulées sans avoir à invoquer d’autre motif, de telle sorte que les dispositions générales des articles 808 et 809 du code de procédure civile ne peuvent trouver à s’appliquer.

A titre subsidiaire, les intimés soutiennent sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile qu’ils sont recevables à invoquer les dispositions spéciales du code de la propriété intellectuelle à hauteur de cour dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, en l’occurrence prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Cet argument ne peut être retenu. En effet, admettre la possibilité de modifier le fondement légal de l’action en référé en cause d’appel pour passer des dispositions générales aux dispositions propres au référé en matière de marques aurait notamment pour conséquence de priver le défendeur à l’action de la possibilité de solliciter l’annulation des mesures prises en première instance faute pour le demandeur d’avoir engagé l’action au fond dans le délai requis, lequel court à compter de l’ordonnance qui a fait droit à celles-ci, ce qui constituerait une négation du régime spécial de sorte que cette demande est irrecevable à ce stade de la procédure.

Les intimés fondent plus subsidiairement leur demande d’interdiction d’utiliser la marque « EUROPAREBRISE » n° 4493206 sur le parasitisme commercial. Ils font valoir que le fait de déposer une marque utilisée par un concurrent dans le but d’utiliser la visibilité créée par celui-ci sur un site de vente en ligne, de façon à tirer profit de ses investissements pour parvenir à vendre des produits identiques ou similaires est un acte de concurrence déloyale et parasitaire.

Il résulte cependant de cette explication même que le parasitisme invoqué repose exclusivement sur le droit de marque dont se prévalent les intimés et non sur des faits distincts de sorte que la demande est pareillement irrecevable en cause d’appel.

En conséquence, l’ordonnance contestée sera annulée en ce qu’elle a fait interdiction à Monsieur S d’utiliser la marque « €pare-brise » sur l’ensemble de ses supports de communication.

Sur les demandes de provision présentées par l’appelant.

Il est demandé sur le fondement de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle l’allocation de la somme de 20 112 euros correspondant au montant du droit d’adhésion et des redevances de deux contrats de franchises qui n’ont pu aboutir du fait des mesures d’interdiction qui ont perduré.

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Cette demande est recevable, contrairement à ce que soutiennent les intimés, en ce qu’elle est l’accessoire de la demande d’annulation de la mesure d’interdiction.

Au soutien de cette prétention, M. S verse aux débats une lettre d’intention de réservation de zones de franchise en date du 6 octobre 2020 émanant d’une société Pare Brise Orléans.

Ce document est insuffisant à établir la réalité du préjudice invoqué en ce qu’il ne prouve pas d’une part que l’intention exprimée par son auteur ne s’est pas concrétisée et d’autre part, à supposer que tel soit le cas, que la mesure d’interdiction prononcée en soit la cause.

En conséquence cette demande sera rejetée.

M. S demande en outre l’allocation de la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice causé par la nullité du contrat de franchise et la violation de l’article L. 330-3 du code de commerce imposant une information précontractuelle. Cette demande étant directement liée à la demande formée dans le cadre de l’appel incident et comme défense à celui-ci, il y a lieu de les examiner ensemble.

Sur l’appel incident.

Il est demandé l’allocation d’une somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non respect de la clause de non concurrence incluse dans le contrat de franchise qu’il soit écrit ou non et d’un manquement à l’obligation de loyauté.

Les appelants reprochent à Monsieur S d’avoir développé un réseau de franchise concurrent en adoptant comme marques de simples déclinaisons de la marque antérieure « 0€pare-brise + » et une dénomination sociale avec un graphisme légèrement simplifié entraînant une confusion dans l’esprit du public, confusion encore amplifiée par l’utilisation de noms de domaine et l’exploitation de sites web.

Monsieur S oppose la nullité absolue du contrat de franchise. Il fait valoir que ce contrat a été conclu au nom d’une société en cours de constitution et non par ses futurs représentants légaux en leur nom personnel pour le compte de cette société, que les engagements n’ont pas été repris par la société en formation et que ce contrat a été signé par le seul Monsieur W. Ainsi sa responsabilité personnelle ne peut- elle être recherchée dans les termes de l’article L. 210-6 du code de commerce.

Il invoque en second lieu la violation des dispositions de l’article L. 330-3 du même code, en ce qu’aucun document précontractuel n’a été Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

fourni à M. W alors que le contrat exigeait un engagement d’exclusivité.

Il réfute enfin l’existence d’un engagement tacite de non-concurrence qu’il estime dénué de tout fondement.

A titre subsidiaire, il se prévaut de l’existence d’une contestation sérieuse.

L’ordonnance contestée a retenu que le contrat de distribution a été conclu par une société en formation et non par Monsieur S qui ne l’a pas signé et qu’il ne pouvait lui être réclamé des dommages et intérêts pour non-respect d’une clause sur laquelle il ne s’est pas engagé.

Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur la validité d’un contrat et pas davantage de se prononcer sur l’existence d’une obligation tacite de non concurrence qui découlerait d’un contrat possiblement nul.

L’ordonnance sera dès lors infirmée de ce chef et la demande de provision formée par M. S en appel rejetée.

Sur les dommages et intérêts pour appel abusif.

L’appelant ayant obtenu gain de cause pour partie, l’appel ne peut être considéré comme présentant un caractère abusif.

Les intimés seront dès lors déboutés de cette demande.

Sur les frais et dépens.

La mesure d’interdiction prononcée à l’encontre de Monsieur S étant annulée, l’ordonnance sera également infirmée sur les frais irrépétibles et les dépens.

Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision ayant fait droit à une partie des prétentions de l’appelant et débouté les intimés de l’ensemble de leurs demandes, les dépens de première instance seront supportés en totalité par les intimés ; chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’ appel dès lors qu’elles succombent chacune pour une part.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Déclare irrecevables comme nouvelles en appel les demandes d’interdiction d’usage de la marque « €pare-brise » fondées sur les dispositions de l’article L. 176-4-6 du code de la propriété intellectuelle et sur le parasitisme,

Déclare la société Direct Auto France et MM. Z et O irrecevables en leur demande d’interdiction devant la juridiction de première instance,

En conséquence, annule la mesure d’interdiction prononcée à l’encontre de Monsieur S par l’ordonnance rendue le 28 juillet 2020 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nancy,

Déboute Monsieur S de sa demande de provision fondée sur l’article L. 176-4-6 du code de la propriété intellectuelle,

Infirme l’ordonnance dont appel pour le surplus,

Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de provision,

Déboute la société Direct Auto France, Monsieur Z et Monsieur O de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel,

Condamne solidairement la SARL Direct Auto France, Monsieur Z et Monsieur O aux dépens de la procédure de première instance,

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame C P de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame P G auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI