TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS ¹

3ème chambre 1ère section

N° RG 19/00826 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXU Z

N° MINUTE :

Assignation du : 17 janvier 2019

Expéditions exécutoires délivrées le:

JUGEMENT rendu le 11 juin 2020

DEMANDEURS

Monsieur Z X […]

Monsieur A B Y […]

Société LA NOTE PARISIENNE […]

représentés par M^e Kenneth WEISSBERG de la SELARL WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0046

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. OPJET 21 rue Gay Lussac ZI de MITRY COMPANS 77290 MITRY -MORY

P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0241

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Décision du 11 juin 2020 3ème chambre 1ère section N° RG 19/00826 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXUZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Gilles BUFFET, Vice président Laurence BASTERREIX, Vice-présidente

assistés de Caroline REBOUL, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 02 mars 2020 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Gilles BUFFET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mai 2020.

Par application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et de l’ordonnance de roulement modificative du président du tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2020 prise dans le cadre du plan de continuation de l’activité de cette juridiction, en date du 15 mars 2020 , le délibéré a été prorogé à ce jour.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société LA NOTE PARISIENNE, créée en 2013 et dirigée par MM. Z X et A Y, conçoit et commercialise des bougies parfumées, des sprays d’ambiance et des accessoires, tous ces produits étant fabriqués en France. Les bougies ont pour spécificité d’être associées, selon les senteurs, à un arrondissement de Paris.

MM. Z X et A Y sont titulaires de la marque française semi-figurative «LA NOTE PARISIENNE » n° 3986040, déposée le 26 février 2013 et enregistrée le 23 août 2013 en classes 3, 4, et 21 pour désigner les produits suivants : “ Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; Encens ; pot-pourris odorant ; parfums d’ambiance ; tous les produits précités étant d’origine française ou fabriqués en France ; Bougies, mèches pour l’éclairage ; Bougies parfumées ; tous les produits précités étant d’origine française ou fabriqués en France ;Brûle-parfums ; pulvérisateurs de parfums ; vaporisateurs à parfums ; tous les produits précités étant d’origine française ou fabriqués en France.”

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La société LA NOTE PARISIENNE expose qu’elle exploite cette marque en vertu d’une licence exclusive tacite de ses deux co-titulaires, q u ' e l l e – m ê m e e s t t i t u l a i r e d u n o m d e d o m a i n e

depuis 2013, et qu’elle exploite le nom commercial et l’enseigne “La Note Parisienne” depuis la même date.

Elle indique qu’elle exploite la marque “LA NOTE PARISIENNE” pour la vente en ligne de ses produits ainsi que dans des magasins”physiques” situés dans différentes villes de France mais aussi à l’étranger.

La SARL OPJET, fondée en 1989, est quant à elle spécialisée dans la création et le commerce de gros de meubles et d’articles de décoration.

La société LA NOTE PARISIENNE expose avoir découvert en décembre 2018 que la société OPJET vendait, dans plusieurs boutiques, des bougies parfumées sous le nom “La Note Parisienne”, ces bougies étant associées, selon leur composition, à des quartiers de la capitale.

Par une ordonnance rendue sur requête le 18 décembre 2018, la société LA NOTE PARISIENNE, M. X et M. Y ont été autorisés à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société OPJET.

C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 17 janvier 2019, la société LA NOTE PARISIENNE, M. X et M. Y ont fait assigner la société OPJET devant le tribunal de grande instance (devenu le 1 janvier 2020, le tribunal judiciaire) de Paris, en contrefaçon de^er marque et en concurrence déloyale.

Le 9 mai 2019, M. Y a déposé la marque verbale française LA NOTE PARISIENNE enregistrée sous le n°4549799 pour désigner les produits et services des classes 3, 4 et 42 et en particulier les “ Lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; produits de rasage : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Huiles industrielles ; lubrifiants ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; décoration intérieure : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France.”

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Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°2, signifiées par la voie électronique le 4 octobre 2019, la société LA NOTE PARISIENNE, M. X et M. Y demandent au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL,

- Déclarer MM. X et Y et la société LA NOTE PARISIENNE, recevables et bien fondés en leurs demandes ;

- Dire que la société OPJET s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque « La Note Parisienne » déposée le 26 février 2013 auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle en classes 3, 4, et 21 pour les produits suivants : « bougies, mèche pour l’éclairage, Bougies parfumées ; Brule parfums ; pulvérisateurs de parfums, vaporisateurs à parfums ; parfums d’ambiance » dont MM. X et Y sont titulaires ;

- Dire que la société OPJET s’est rendue coupable de concurrence déloyale à l’encontre de la société LA NOTE PARISIENNE, licenciée exclusive de la marque LA NOTE PARISIENNE ;

- Dire que la société OPJET s’est rendue coupable d’usurpation du nom commercial et de l’enseigne LA NOTE PARISIENNE et du nom de domaine dont la société LA NOTE PARISIENNE est titulaire ;

EN CONSEQUENCE,

- Faire interdiction à la société OPJET d’exploiter, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale, la dénomination « LA NOTE PARISIENNE» ou tout autre signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires à ceux la marque « La Note Parisienne » déposée le 26 février 2013 auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle en classes 3, 4, et 21 dont la société MM. X et Y sont titulaires et la société LA NOTE PARISIENNE est licenciée exclusive et à ses nom commercial et enseigne « LA NOTE PARISIENNE», à son nom de domaine lanoteparisienne.fr ou pour tout produit identique ou similaire à ceux développés par cette dernière à quelque titre que ce soit et sur tout support, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à venir ;

- Ordonner à la société OPJET, conformément à l’article L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de produire tous documents depuis temps non prescrit, portant sur :

* Les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits contrefaisants, ainsi que des réseaux de distribution et des détaillants ;

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* Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits contrefaisants ;

- Ordonner à la société OPJET le rappel des produits contrefaisants de ses réseaux de distribution;

- Se réserver la liquidation des astreintes ;

- Condamner la société OPJET à payer à MM. X et Y la somme globale de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié à l’atteinte à leur marque antérieure ;

- CONDAMNER la société OPJET à payer à MM. X et Y, à titre principal, la somme provisionnelle de 46.155 euros HT plus TVA au titre du préjudice commercial pour les faits de contrefaçon ;

- CONDAMNER la société OPJET à payer à la société LA NOTE PARISIENNE 93.373.51 euros HT plus TVA en sa qualité de licenciée exclusive, au titre de son préjudice commercial distinct pour les faits de concurrence déloyale ;

- Condamner la société OPJET à payer à la société LA NOTE PARISIENNE la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’usurpation de son nom commercial, de son enseigne et de son nom de domaine ;

- Condamner la société OPJET à payer à la société LA NOTE PARISIENNE la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale tirée de l’association d’un quartier de Paris à un parfum de bougie ;

- Condamner la société OPJET à payer à la société LA NOTE PARISIENNE la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la concurrence déloyale et l’atteinte à l’image de la société LA NOTE PARISIENNE en raison de la production en Chine des bougies vendues par OPJET sous la marque LA NOTE PARISIENNE impliquant une tromperie du consommateur et dont la confusion ternit l’image de la société LA NOTE PARISIENNE ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- Désigner tel expert qu’il appartiendra, aux frais avancés de la société OPJET avec permission de déterminer l’entier préjudice commercial subi par MM. X et Y et la société LA NOTE PARISIENNE du fait de la contrefaçon de la marque La Note Parisienne, de l’usurpation de ses nom commercial et enseigne LA NOTE PARISIENNE et de son nom de domaine , en tenant compte des faits commis depuis temps non prescrit et ce, jusqu’à la date de son rapport ;

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POUR LE SURPLUS,

- Ordonner la publication de l’intégralité du jugement à intervenir, aux frais exclusifs de la société OPJET sous la forme d’un document PDF accessible par un lien hypertexte situé sur la page d’accueil du site Internet de la société OPJET, le titre du lien, traduit dans toutes les langues du site Internet, étant : « Le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que la société OPJET a commis des actes de contrefaçon des droits de Messieurs X et Y et de la société LA NOTE PARISIENNE en exploitant la dénomination LA NOTE PARISIENNE pour désigner des bougies parfumées », dans une police de taille 20 au moins, pendant 6 mois, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- Condamner la société OPJET à verser la somme de 10.000 euros à la société LA NOTE PARISIENNE en application de l’article 700 du code de procédure civile, quitte à parfaire ;

- Condamner la société OPJET à tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître WEISSBERG ;

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sauf pour les mesures de publication.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3, signifiées par la voie électronique le 25 octobre 2019, la société OPJET demande au tribunal, au visa des articles L711-2, L714-3, L714-7, L716-5, L713-3b L716-6 du code de la propriété intellectuelle, et les articles 1240 et 1241 du code civil, de :

Sur la contrefaçon de marque,

A TITRE LIMINAIRE,

- JUGER que la marque LA NOTE PARISIENNE n°3986040 n’est pas distinctive pour désigner les produits désignés dans l’enregistrement (Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; Encens ; pot-pourris odorant ; parfums d’ambiance ; tous les produits précités étant d’origine française ou fabriqués en France ; Bougies, mèches pour l’éclairage ; Bougies parfumées ; tous les produits précités étant d’origine française ou fabriqués en France ; Brûle-parfums ; pulvérisateurs de parfums ; vaporisateurs à parfums ; tous les produits précités étant d’origine française ou fabriqués en France) ;

- PRONONCER l’annulation de la marque LA NOTE PARISIENNE n°3986040 en raison de son défaut de distinctivité pour les produits suivants :

* Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; Encens ; pot-pourris odorant ; parfums d’ambiance ; tous les produits précités étant d’origine française ou fabriqués en France ;

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* Bougies, mèches pour l’éclairage ; Bougies parfumées ; tous les produits précités étant d’origine française ou fabriqués en France ;

* Brûle-parfums ; pulvérisateurs de parfums ; vaporisateurs à parfums ; tous les produits précités étant d’origine française ou fabriqués en France

En conséquence,

- JUGER que MM. Y et X sont irrecevables à agir en contrefaçon de marque;

- PRONONCER l’annulation de la marque LA NOTE PARISIENNE n°4549799 en raison de son défaut de distinctivité pour les produits suivants :

* Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; Encens ; pot-pourris odorant ; parfums d’ambiance ; tous les produits précités étant d’origine française ou fabriqués en France ;

* Bougies, mèches pour l’éclairage ; Bougies parfumées ; tous les produits précités étant d’origine française ou fabriqués en France ;

* Brûle-parfums ; pulvérisateurs de parfums ; vaporisateurs à parfums ; tous les produits précités étant d’origine française ou fabriqués en France ;

- JUGER IRRECEVABLE la société LA NOTE PARISIENNE à agir en contrefaçon, sur le fondement de la contrefaçon de la marque LA NOTE PARISIENNE n°3986040, en l’absence de contrat de licence de marque publié à l’INPI et de démonstration de sa qualité de licencié ;

A TITRE PRINCIPAL,

- JUGER que la société OPJET n’a pas fait un usage du vocable LA NOTE PARISIENNE à titre de marque, et en conséquence, ne s’est pas rendue coupable, de contrefaçon de marque;

- JUGER que la société OPJET n’a pas commis d’acte de contrefaçon par imitation au sens de l’article L.713-3b du code de la propriété intellectuelle en raison de l’absence de confusion entre la marque LA NOTE PARISIENNE n°3986040 et l’usage du vocable effectué par la société OPJET ;

- DÉBOUTER M. X, M. Y et la société La NOTE PARISIENNE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions au titre de la contrefaçon ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

-JUGER que M. X, M. Y et la société La NOTE PARISIENNE ne rapportent pas la preuve de leur préjudice au titre de la contrefaçon ;

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Sur la concurrence déloyale,

A TITRE PRINCIPAL,

- JUGER IRRECEVABLE À AGIR la société LA NOTE PARISIENNE en concurrence déloyale, sur le fondement de la contrefaçon de la marque LA NOTE PARISIENNE n°3986040, en l’absence de contrat de licence de marque publié à l’INPI ;

-JUGER IRRECEVABLE À AGIR la société LA NOTE PARISIENNE en concurrence déloyale, sur le fondement de la contrefaçon de la marque LA NOTE PARISIENNE n°3986040, en l’absence de démonstration de sa qualité de licencié exclusif ;

-JUGER que la société OPJET n’a pas commis de faute délictuelle et d’actes de concurrence déloyale ;

-DÉBOUTER la société La NOTE PARISIENNE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la concurrence déloyale ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- JUGER que la société La NOTE PARISIENNE ne rapporte pas la preuve de son préjudice au titre de la concurrence déloyale ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- DÉBOUTER MM. X et Y et la société La NOTE PARISIENNE de l’ensemble de leur demande d’expertise ;

- DÉBOUTER MM. X et Y et la société La NOTE PARISIENNE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- CONDAMNER M. X, M. Y et la société La NOTE PARISIENNE à payer à la société OPJET, une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

- CONDAMNER M. X, M. Y et la société LA NOTE PARISIENNE aux entiers dépens.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 5 novembre 2019.

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MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) Sur la nullité des marques n°3986040 et n°4549799

La société OPJET conclut à la nullité de la marque semi-figurative opposée, ainsi qu’à la nullité de la marque verbale, déposée selon elle pour les seuls besoins de la présente procédure, et qui est estime-t’elle tout aussi nulle que la précédente, peu important à cet égard qu’elle ait été enregistrée par l’INPI. La société OPJET soutient en effet que les marques LA NOTE PARISIENNE ne sont pas distinctives pour désigner des bougies parfumées, dès lors que le terme “note” renvoie à une odeur et que l’adjectif “parisienne” renvoie à la capitale, de sorte que l’expression “La Note Parisienne” désigne la caractéristique principale des produits, constitués de bougies évoquant des quartiers parisiens.

Les demandeurs répliquent que la combinaison “la Note Parisienne” est tout au plus légèrement évocatrice des produits commercialisés par la société LA NOTE PARISIENNE, mais n’est nullement descriptive, ces termes ne présentant avec aucun des produits désignés à l’enregistrement un rapport suffisamment direct et concret tel, que le public pertinent perçoit immédiatement et sans autre réflexion une description de ceux-ci ou de l’une de leurs caractéristiques. Les demandeurs ajoutent que le mot « note » a au moins douze définitions possibles selon le dictionnaire LAROUSSE et que la référence à une odeur ne figure qu’en onzième position, tandis que le mot « parisienne » est parfaitement arbitraire puisque la référence à la capitale de la France n’est ni nécessaire ni usuelle dans le domaine des bougies parfumées.

Sur ce,

a – Il se déduit de l’application combinée des articles 31 et 32 du code de procédure civile, ainsi que de l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, que lorsque la cause d’annulation d’une marque résulte de l’inaptitude intrinsèque du signe à constituer une marque, elle peut être invoquée par tout intéressé.

Au cas particulier, la société OPJET, qui sollicite la nullité de la marque n°4549799 pour défaut de distinctivité, et dont il n’est pas contesté qu’elle est un concurrent de la société LA NOTE PARISIENNE, a intérêt à faire annuler un monopole sur une marque dont elle estime qu’il confère un avantage injustifié à son titulaire, ce d’autant plus que cette dernière revendique l’enregistrement du dépôt par l’INPI de cette marque verbale n°4549799 au soutien de la validité de la marque semi-figurative n°3986040.

Quoique cette marque ne soit pas opposée et que le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette demande ne soit pas articulé, il y a donc lieu de retenir la recevabilité de la demande de la société OPJET aux fins d’annulation de la marque verbale n°4549799.

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b – Aux termes de l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, “L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9.”

Il résulte en outre de l’article L.711-1 du même code que “La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire.”

L’article L.711-2 de ce même code prévoit surtout que “Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : 1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l’article L. 711-1 ;

2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;

3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ;

4° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;”

Les dispositions de ce dernier texte doivent être interprétées à la lumière de l’article 3, paragraphe 1, sous c) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, codifiée par la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont elles réalisent la transposition.

Interprétant cette dernière disposition par un arrêt du 12 février 2004 (aff. C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV et Benelux-Merkenbureau), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit qu’ “aux termes de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, sont refusées à l’enregistrement les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir dans le commerce pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels cet enregistrement est demandé. 54. Ainsi que la Cour l’a déjà jugé (arrêts précités Windsurfing Chiemsee, point 25 ; Linde e.a., point 73, et Libertel, point 52), l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que lesdits signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.

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55. En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent donc faire l’objet d’un enregistrement, sauf par le biais de l’application de l’article 3, paragraphe 3, de la directive.

56. Dans ces conditions, l’autorité compétente doit, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, apprécier si une marque dont il est demandé l’enregistrement constitue actuellement, aux yeux des milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas dans l’avenir (voir, en ce sens, arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, point 31). Si, à l’issue de cet examen, l’autorité compétente parvient à la conclusion que tel est le cas, elle doit refuser, sur le fondement de ladite disposition, de procéder à l’enregistrement de la marque.

57. Il est indifférent qu’existent d’autres signes ou indications plus usuels que ceux composant ladite marque pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services mentionnés dans la demande d’enregistrement. En effet, si l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement y énoncé, la marque doit être composée «exclusivement» de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques.

58 De même, il n’est pas déterminant que le nombre de concurrents pouvant avoir intérêt à utiliser les signes ou les indications dont la marque est composée soit ou non important. En effet, tout opérateur proposant actuellement, ainsi que tout opérateur susceptible de proposer dans l’avenir, des produits ou des services concurrents de ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé doit pouvoir utiliser librement les signes ou indications pouvant servir à décrire des caractéristiques de ses produits ou services. (…) 61. Il convient donc de répondre à la quatrième question que l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive s’oppose à l’enregistrement d’une marque qui est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, et ce même s’il existe des signes ou des indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques et quel que soit le nombre de concurrents pouvant avoir intérêt à utiliser les signes ou les indications dont la marque est composée. (…) 100. Ainsi, une marque constituée d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des dites caractéristiques, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose soit que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux dits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée

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de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme des dits éléments, soit que le mot est entré dans le langage courant et y a acquis une signification qui lui est propre, en sorte qu’il est désormais autonome par rapport aux éléments qui le composent. Dans ce dernier cas, il y a alors lieu de vérifier si le mot qui a acquis une signification propre n’est pas lui-même descriptif au sens de la même disposition.”

Force est en l’occurrence de constater que le terme “la note” désigne les caractéristiques d’une fragrance ou d’un parfum (la note florale, la note de tête,…), de sorte qu’il peut servir, dans le commerce, pour désigner les caractéristiques de l’ensemble des produits visés à l’enregistrement à savoir les “Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; Encens ; pot-pourris odorant ; parfums d’ambiance ; Bougies, mèches pour l’éclairage ; Bougies parfumées ; Brûle-parfums ; pulvérisateurs de parfums ; vaporisateurs à parfums ”, peu important à cet égard qu’il ne s’agisse pas de son sens premier. Il suffit que par au moins l’une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.

Cependant, l’adjectif “parisienne” n’est pas en lui-même descriptif des produits désignés à l’enregistrement, non plus que la combinaison des termes “la note parisienne”, laquelle revêt au contraire un caractère relativement inhabituel en elle-même et pour désigner des parfums et des bougies parfumées.

Il y a donc lieu de retenir que l’expression “La Note parisienne” pour désigner des bougies et des parfums d’intérieur n’est pas uniquement composée d’éléments pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique de ces produits et partant, de rejeter la demande d’annulation des marques n°3986040 et n°4549799 pour défaut de distinctivité.

2°) Sur la contrefaçon

a – Sur la recevabilité de l’action de la société LA NOTE PARISIENNE

La société OPJET soutient que le titulaire d’une licence de marque non publiée n’est pas recevable à agir en contrefaçon et en déduit qu’en l’espèce seuls MM. X et Y, propriétaires de la marque n°3986040, sont recevables à agir en l’absence de publicité du contrat de licence au bénéfice de la société LA NOTE PARISIENNE.

Les demandeurs concluent à la recevabilité des demandes de la société LA NOTE PARISIENNE et soutiennent que l’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas que l’écrit est une condition de validité d’une licence de marque, et qu’il ressort de l’article L. 716-5 que le bénéficiaire d’une licence est recevable à agir en contrefaçon afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

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Décision du 11 juin 2020 3ème chambre 1ère section N° RG 19/00826 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXUZ

Sur ce ,

Il résulte de l’article L.716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, que “L’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable.”

Ce texte réalise la transposition en droit interne de l’article 25

“Licence” de la Directive n° 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, aux termes duquel “3. Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure en contrefaçon d’une marque qu’avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d’une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n’agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié. 4. Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.”

Ce texte est rédigé en termes identiques à ceux de l’article 25 “Licence” du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, ayant lui-même recodifié à droit constant le règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, sur la marque communautaire.

Par un arrêt du 4 février 2016 (aff. C-163/15,Youssef Hassan c/ Breiding Vertriebsgesellschaft mbH) la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que “L’article 23 (Opposabilité aux tiers), paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, doit être interprété en ce sens que le licencié peut agir en contrefaçon de la marque communautaire faisant l’objet de la licence bien que cette dernière n’ait pas été inscrite au registre des marques communautaires.”

Cette solution apparaît transposable à l’interprétation de la Directive précitée et à la présente affaire. Il y a donc lieu de déclarer la société LA NOTE PARISIENNE, quoique licenciée non exclusive non inscrite, recevable à agir aux côtés des titulaires de la marque, afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

b – Sur la comparaison des signes

Au soutien de leurs demandes au titre de la contrefaçon, la société LA NOTE PARISIENNE, M. X et M. Y relèvent en premier lieu qu’il importe peu que l’élément figuratif de la marque n’ait pas été repris par la société OPJET, car il est constant que la présence d’un élément figuratif ne réduit pas le risque de confusion dès lors que le public s’attache d’avantage à la partie verbale du signe.

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Les demandeurs soutiennent qu’en l’espèce, l’atteinte à la fonction essentielle de la marque “LA NOTE PARISIENNE” et le risque de confusion sont avérés, plusieurs personnes souhaitant acheter la bougie parfumée de la société OPJET s’étant adressées à la société LA NOTE PARISIENNE. Par ailleurs, ils soulignent que la distinction opérée par la société OPJET s’agissant du public pertinent constitué dans un cas de professionnels et dans l’autre de consommateurs est artificielle dès lors que la société LA NOTE PARISIENNE vend également à des professionnels et qu’en tout état de cause, les bougies sont vendues in fine à des consommateurs.

Les demandeurs font enfin valoir que l’usage à titre de marque, et non de simple décor, du signe par la société OPJET est caractérisé dès lors que le vocable “LA NOTE PARISIENNE”, qui n’est pas descriptif, est apposé sur les bougies commercialisées par la société OPJET pour désigner une collection complète de bougies parfumées faisant référence à des quartiers parisiens.

La société OPJET conclut au rejet des demandes fondées sur la contrefaçon de marque. Elle conteste en effet toute similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes en cause. La société OPJET soutient par ailleurs, que le public pertinent est très différent : professionnels pour la société OPJET, consommateurs de produits de luxe pour LA NOTE PARISIENNE.

La société OPJET conteste enfin tout usage à titre de marque de la mention “LA NOTE PARISIENNE”, qui n’a, selon elle, qu’une fonction descriptive du produit et son association avec la ville de Paris, et non comme garantie d’origine des produits.

Sur ce,

Il résulte de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, qu’ “Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : (…) 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.”

L’article L.713-2, 2°) précité constitue la transposition de l’article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive n° 89/104/CE du 21 décembre 1988 codifiée par la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

Interprétant cette disposition, la Cour de justice des Communautés européennes a, par un arrêt du 6 octobre 2005 (aff. C-120/04, Medion AG c/ Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH) dit pour droit que :

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“25 L’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive n’a ainsi vocation à s’appliquer que si, en raison de l’identité ou de la similitude et des marques et des produits ou services désignés, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion.

26 Constitue un risque de confusion au sens de cette disposition le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, notamment, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I 3819, point 17).

27 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [voir arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, point 22; Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 18, et du 22 juin 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, point 40, ainsi que, à propos de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), rédigé en termes en substance identiques à ceux de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive, ordonnance du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C-3/03 P, Rec. p. I-3657, point 28].

28 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, notamment, arrêts précités SABEL, point 23, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 25, ainsi que ordonnance Matratzen Concord/OHMI, précitée, point 29).”

En l’occurrence, le public pertinent est constitué d’acheteurs de produits de décoration intérieure et plus particulièrement de parfums d’ambiance sous la forme de bougies parfumées.

Il est en outre constant que la société OPJET fait usage du signe afin de commercialiser des bougies parfumées dont les senteurs sont associées à des quartiers de Paris (Montmartre, Place des Vosges, etc…). Les produits concernés sont donc identiques aux produits visés dans l’enregistrement de la marque des demandeurs.

D’un point de vue visuel, en revanche, les signes différent assez sensiblement, en raison de l’emploi d’un cartouche très stylisé imitant un blason dans lequel la partie verbale est de taille très réduite s’agissant de la marque, et un usage exclusivement verbal très apparent dans un encadré très simple s’agissant du signe argué de contrefaçon :

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Phonétiquement, seule la partie verbale de la marque ayant vocation à être prononcée, les signes apparaissent similaires.

Sur le plan intellectuel, les signes renvoient l’un et l’autre à l’association d’une fragrance avec la ville de Paris et apparaissent, de ce point de vue également, similaires.

Il convient d’en conclure que les signes présentent une similarité incontestable, la faible similitude visuelle étant compensée par la forte similitude intellectuelle et phonétique.

Enfin, le positionnement de l’expression “La Note parisienne”, en premier , en caractères très apparents et soulignés, atteste de son usage aux fins de distinguer les produits et non de simplement les décrire.

Il résulte de ces éléments pris dans leur ensemble que la similitude entre les signes en cause, renforcée par l’identité des produits concernés, en l’occurrence des bougies parfumées, est à l’origine d’un risque de confusion, le public concerné, fût-il professionnel, étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune.

c – Sur les mesures de réparation

Il sera fait droit à la demande de mesures d’interdiction selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

- Sur la préjudice subi par les co-titulaires de la marque :

Les demandeurs réclament une indemnisation du préjudice moral et du préjudice commercial subis par Messieurs X et Y du fait de la contrefaçon. Le chiffre d’affaires tiré de la contrefaçon doit, a minima, selon eux être estimé à 153.853 euros, sur la base du procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisé le 19 décembre 2018 qui fait état de 5137 bougies achetées par OPJET auprès de son fournisseur et d’un prix de vente unitaire de 29,95 euros. Une somme provisionnelle de 46.155 euros, correspondant à une redevance de 30% du chiffre d’affaires, prix estimé d’une licence de marque, est par conséquent demandée. Les demandeurs sollicitent, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert.

La société OPJET conteste tout préjudice moral ou commercial prétendument subis par MM. X et Y, ces derniers n’exploitant pas la marque à titre personnel. Elle rappelle que seules 2.500 bougies ont été vendues selon le procès-verbal de saisie- contrefaçon.

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Sur ce,

La relative notoriété de la marque, récemment fondée, ainsi que les éléments recueillis dans le cadre de la saisie-contrefaçon, permettent d’évaluer le préjudice tant moral que commercial subi par MM. Y et X à la somme de 7.000 euros, en fonction d’une licence au taux de 5% du chiffre d’affaires réalisé (2.500 x 29,95 euros x 5% ) et d’un préjudice moral évalué à 3.500 euros.

- Sur le préjudice subi par la société LA NOTE PARISIENNE

La société LA NOTE PARISIENNE estime qu’il est raisonnable de penser qu’elle aurait réalisé au moins 90 % des ventes de la société OPJET sur les produits litigieux, elle évalue ainsi son préjudice à 93.373.51 euros.

La société OPJET réplique que la société LA NOTE PARISIENNE, ni propriétaire de la marque LA NOTE PARISIENNE n°3986040, ni licenciée, ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la contrefaçon de marque.

Sur ce,

Il est constant que l’exploitant d’une marque est fondé à obtenir la réparation de son préjudice propre, y compris lorsque les éléments sur lesquels il fonde sa demande en concurrence déloyale sont matériellement les mêmes que ceux pour lesquels le titulaire de la marque a obtenu une condamnation pour actes de contrefaçon (Cass. Com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-18.571)

En l’absence de contrat écrit de licence, la société LA NOTE PARISIENNE ne peut être regardée comme licenciée exclusive sur la marque contrefaite. Il y a donc lieu d’évaluer le préjudice tant moral que commercial subi par cette société sur le fondement de la concurrence déloyale à la somme de 40.000 euros.

Ces dispositions réparant suffisamment le préjudice subi par les demandeurs, les demandes de publication de la présente décision seront rejetées.

3°) Sur l’atteinte au nom commercial, à l’enseigne et au nom de domaine

Les demandeurs soutiennent que la société OPJET, en utilisant l’expression “La Note Parisienne” bénéficie indûment de la notoriété et du rayonnement national et international tant de l’enseigne LA NOTE PARSIENNE que du nom de domaine, et induit le public en erreur, ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

La société OPJET conclut au rejet de la demande de ce chef et indique qu’elle commercialise les bougies sous son nom et qu’elle n’a pas eu l’intention de faire usage du nom commercial de l’enseigne ou du nom

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de domaine de la société LA NOTE PARISIENNE, mais seulement désigner avec des termes génériques et nécessaires une odeur, une note parisienne.

Sur ce,

La société LA NOTE PARISIENNE qui ne caractérise aucun fait distinct de la contrefaçon de marque, non plus qu’un préjudice distinct, sera déboutée de sa demande de ce chef.

4°) Sur la concurrence déloyale

Les demandeurs soutiennent que la société OPJET en reprenant son concept commercial d’association d’un arrondissement de Paris à un parfum de bougie a créé un risque de confusion dans l’esprit du public. Ils ajoutent que la société OPJET vend sous la marque La Note Parisienne des bougies produites en Chine et ce faisant, trompe le consommateur sur l’origine des produits et porte atteinte à l’image de la marque “LA NOTE PARISIENNE”, les produits commercialisés licitement sous cette marque étant eux réalisés en France.

La société OPJET conclut au rejet de cette demande et fait valoir que le concept d’association d’un parfum à un lieu, et en l’espèce un quartier de Paris, à une ville, est un concept courant, repris par de nombreux acteurs de la décoration et de la parfumerie d’intérieur. Elle ajoute qu’en l’absence de risque de confusion entre les produits, aucune atteinte à l’image des bougies de la société LA NOTE PARISIENNE n’est possible et qu’elle n’a commis aucune faute.

Sur ce,

Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, "Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.« et »Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."

Au visa de ces deux textes, il est constamment jugé que la liberté du commerce autorise tout acteur économique à attirer vers lui la clientèle de son concurrent. Aussi, l’imitation d’un concurrent n’est, en tant que telle, pas fautive, à moins que ne soient utilisés des procédés illicites ou contraires aux usages loyaux du commerce.

A cet égard, les procédés consistant, par imitation d’un concurrent, à créer dans l’esprit du public une confusion de nature à tromper la clientèle et la détourner, caractérisent des actes de concurrence déloyale.

L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits en prenant en compte le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de l’imitation, l’ancienneté, l’originalité, ainsi que la notoriété de l’élément copié.

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En l’occurrence, la défenderesse établit que l’idée d’associer le parfum d’une bougie à un lieu et en particulier à un quartier ou un monument de Paris est relativement répandue.

Ainsi, depuis au moins 2014, la Ville de Paris a-t’elle confié à un opérateur économique la réalisation de bougies parfumées associées à des monuments et quartiers de Paris (pièces OPJET 4 et 5).

Aussi, le concept développé par la société LA NOTE PARISIENNE apparaissant en lui-même dépourvu d’originalité, aucun fait de concurrence déloyale ne saurait être imputé à ce titre à la société OPJET, non plus qu’au titre d’une tromperie, cette dernière n’ayant jamais prétendu produire ses bougies en France, ce qui seul aurait pu être à l’origine d’un préjudice distinct par création d’une distorsion de concurrence entre ces deux opérateurs économiques.

Les demandes fondées sur la concurrence déloyale seront donc rejetées.

5°) Sur les autres demandes

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société OPJET sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société LA NOTE PARISIENNE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Le tribunal,

Rejette la demande d’annulation des marques n°3986040 et n°4549799 ;

Dit qu’en commercialisant des bougies imitant la marque française “La Note Parisienne” n°3986040, la société OPJET a commis des actes de contrefaçon de cette marque ;

Fait défense à la société OPJET d’exploiter, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale, la dénomination « LA NOTE PARISIENNE» ou tout autre signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires à ceux visés par la marque « La Note Parisienne » n°3986040 dont MM. X et Y sont titulaires et la société LA NOTE PARISIENNE est l’exploitante, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, courant à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et pendant six mois ;

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Se réserve la liquidation de l’astreinte ;

Ordonne à la société OPJET le rappel des produits contrefaisants de ses réseaux de distribution;

Rejette les demandes de dommages-intérêts fondées sur l’usurpation des nom commercial, enseigne et nom de domaine, sur les faits distincts de concurrence déloyale (reprise du concept et fabrication en Chine), ainsi que la demande de publication de la présente décision ;

Condamne la société OPJET à payer à MM. X et Y la somme globale de 7.000 euros (soit 3.500 euros chacun) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice tant moral que commercial ;

Condamne la société OPJET à payer à la société LA NOTE PARISIENNE la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice propre ;

Condamne la société OPJET aux dépens, et autorise Maître WEISSBERG à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société OPJET à payer à la société LA NOTE PARISIENNE la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 11 juin 2020.

La Greffière La Présidente

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