TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Jugement du 06 Février 2014

Troisième Chambre R.G N° : 09/09787

Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Février 2014 devant la Troisième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Avril2013, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2013 devant:

Madame Mireille QUENTIN DE GROMARD, Vice-Président, ayant fait son rapport oral à l’audience Monsieur Pierre LAROQUE, Juge Madame Cécile WOESSNER, juge, Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Madame Corinne BLACHERE, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans 1'affaire opposant :

DEMANDEURS Société BARNETT,SA, dont le siège social est sis ZA Les Combaruches 73100 AIX-LES-BAINS, représentée par son Président du Conseil d’administration et Directeur Général en exercice représenté par M^e Laurène DELSART, avocat postulant au barreau de LYON et par M^e Jean-Philippe DELSART, avocat au plaidant au barreau de PARIS

Monsieur Olivier T représenté par M^e Laurène DELSART, avocat postulant au barreau de 11 LYON et par M^e Jean-Philippe DELSART, avocat au plaidant au barreau de PARIS

DEFENDERESSES Société PUMA France, SAS, dont le siège social est sis […] – 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, agissant par son représentant légal représentée par M^e Carole CHAMBARETAUD, avocat postulant au barreau de LYON et par M^e Lilyane A, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

Société PUMA RETAIL AG, Puma Online Store, société de droit helvétique, dont le siège social est sis Ostringstrasse 17 – 4702 ENSINGEN – SUISSE – agissant par son représentant légal représentée par M^e Carole CHAMBARETAUD, avocat postulant au barreau de LYON et par M^e Lilyane A, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

ELEMENTS DU LITIGE M. Olivier T est propriétaire de la marque verbale française « barnett » déposée le 22 juin 1994 sous le numéro 94 526 426 en classes 16, 25, 28, 35, 38, 39 et 41 ainsi que de la marque semi figurative

ci-après « b barnett » déposée le 22 mai 1996 sous le numéro 96 627 033 en classe 16, 25, 28, 35, 38 et 41, marques enregistrées pour désigner en particulier des chaussures de sport.

Invoquant 1'existence d’actes de contrefaçon de ses marques commis par la SAS Puma France, M. T a obtenu du président du tribunal de grande instance de Strasbourg -suivant ordonnance sur requête du 19 mai 2009-l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Puma France SAS, saisie-contrefaçon pratiquée le 15 juin 2009.

Par actes séparés d’huissier de justice des 9 et 10 juillet 2009 M. T et la SA Bamett ont fait assigner la SAS Puma France et la société Puma Retail AG (ci-après dénommées les sociétés Puma) devant le tribunal de grande instance de Lyon afin qu’elles soient condamnées, pour avoir commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, au paiement de dommages et intérêts ainsi qu’à des mesures d’interdiction et de publication et à la communication de pièces.

Par ordonnance du 7 juin 2010 le juge de la mise en état du tribunal de céans a, sur demande de M. T et de la SA B, enjoint à la SAS Puma France et à la société Puma Retail AG, sous astreinte provisoire, de produire aux débats les documents suivants :

- un document attestant des quantités achetées de chacun des modèles de chaussures de sport portant dans leur référence le terme "barnett, accompagnées des factures correspondantes qui seront certifiées conformes,

— un état des stocks et des ventes de chacun des modèles de chaussures de sport portant dans leur référence le terme « barnett » dans l’ensemble de leur réseau de distribution,
- un document attestant du chiffre d’affaires et de la marge brute réalisée sur chacun des modèles de chaussures de sport portant dans leur référence le terme « barnett », ces documents devant être certifiés conformes par leur expert comptable et/ou par leur commissaire aux comptes.

Saisie d’un appel des deux sociétés défenderesses de l’ordonnance sus-visée, la cour d’appel de Lyon a le 7 octobre 2010 déclaré l’appel irrecevable et condamné les sociétés appelantes au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (ci-après CPC) ainsi qu’aux dépens. La Cour de Cassation a, par ailleurs, rejeté le pourvoi formé par les sociétés Puma contre cet arrêt, par décision du 13 décembre 2011.

Par ordonnance du 9 mai 2011 le juge de la mise en état, saisi par M. T et la SA B, tout en rejetant une demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés défenderesses, a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 108 500 euros et a condamné in solidum la SAS Puma France et la société Puma Retail AG à payer cette somme aux requérants. Il a par ailleurs maintenu l’astreinte provisoire pour l’application de l’injonction faite par l’ordonnance du 7 juin 2010 et condamné les défenderesses au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de leurs dernières conclusions n° 4 notifi ées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 janvier 2013 M. T et la SA B sollicitent, sur le fondement des articles L. 713-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle (ci-après CPI) et des articles 1382 et suivants du Code Civil:

- la condamnation « conjointe et solidaire » (sic) de la SAS Puma France et de la société Puma Retail AG à cesser toute reproduction et plus généralement toute utilisation des marques françaises n 94 526 426 et 96 627 033 à quelque titre que ce soit, pour désigner 1'un quelconque des produits ou services visés dans les actes de dépôts et en particulier des chaussures de sport, sous astreinte,
-la condamnation « conjointe et solidaire » (sic) de la SAS Puma France et de la société Puma Retail AG à payer à M. T la somme de 170 000 euros en réparation de son préjudice et ce jusqu’à la date du 31 décembre 2010,
-la condamnation « conjointe et solidaire » (sic) de la SAS Puma France et de la société Puma Retail AG à payer à SA B la somme de 1 000 000 euros en réparation de son préjudice et ce jusqu’à la date du 31 décembre 2010,

— la communication aux requérants, sous astreinte, par la SAS Puma France et la société Puma Retail AG d’un état certifié conforme par son commissaire aux comptes, de l’état des stocks des modèles de chaussures de sport portant dans leurs références le terme « barnett », des ventes par la société Puma Retail AG de chaussures « barnett mesh » (341 636), de chaussures « barnett suede » (345 244), de chaussures « w’s barnett patent » (347 203)" pour la période commençant à compter du 1^er juin 2006,
- la communication aux requérants, sous astreinte, par la SAS Puma France et la société Puma Retail AG d’un état certifié conforme par leur commissaire aux comptes, des ventes de produits dont la référence contient le signe « barnett » pour la période commençant à compter du 1^er janvier 2011'
- la destruction sous astreinte de tous catalogues, prospectus, documents commerciaux mentionnant le signe protégé « barnett » quel qu’en soit le support et notamment sur le réseau internet,
- la publication du jugement à intervenir par extrait dans trois journaux au choix de M. T et aux frais avancés des sociétés défenderesses à concurrence de 5 000 euros HT par insertion,
- la publication complète du jugement à intervenir sur le site internet habituel de la SAS Puma France et sur celui de la société Puma Retail AG avec un lien hypertexte apparent sur la première page dans une police de taille 20 points au moins, mentionnant « la société Puma condamnée pour avoir commercialisé des chaussures contrefaisantes sous la dénomination »barnett« marque appartenant à M T »,
-l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-la condamnation « conjointe et solidaire » (sic) de la SAS Puma France et de la société Puma Retail AG à payer à M. T et à la SA B la somme de 24 647 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- la condamnation « conjointe et solidaire » (sic) des sociétés Puma aux dépens -en ce compris le coût de la saisie-contrefaçon- en application de l’article 699 du CPC.

M. T et SA B font valoir que leur action est recevable dès lors que:

- 1'assignation n’est pas nulle, les faits et les moyens de droit apparaissant clairement tant dans les motifs que dans le dispositif avec les articles du CPI visés; qu’en outre l’article 112 du CPC interdit désormais aux sociétés défenderesses d’invoquer ce moyen,
-l’action de la SA B est recevable, les contrats de licence qu’elle a passés avec M. T n’étant pas nuls puisque n’étant soumis à aucune condition de forme particulière, la commune intention des parties étant en outre que les contrats portent sur les deux marques « barnett » et « b barnett ».

Ils contestent toute nullité de la saisie-contrefaçon, font valoir avoir exploité de manière sérieuse et continue les marques « barnett », les demandes en déchéance de ces marques n’étant pas fondées. Ils soutiennent que les sociétés défenderesses ont commis des actes

de contrefaçon des marques « barnett » et « b barnett », protégées en classe 25 pour désigner notamment les chaussures de sport, au sens de l’article L. 713-2 du CPI ou, subsidiairement, au sens de l’article L. 713-3 du CPI en les apposant sur des emballages, sur des étiquettes, et en les employant sur Internet. Ils relèvent par ailleurs que la marque « barnett » constitue la dénomination sociale et le nom commercial de la SA B et que les sociétés défenderesses commettent, par1'exploitation des signes litigieux, des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon qui engagent leur responsabilité.

Aux termes de leurs dernières conclusions n° 9 noti fiées le 25 mars 2013 la SAS Puma France et la société Puma Retail AG demandent au tribunal, sur le fondement des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 714-5, L. 714-7 et L. 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et des articles 1382 et 1383 du Code Civil :

- à titre principal :

-de prononcer la nullité de l’assignation faute de mentionner précisément l’objet de la demande en ne visant pas précisément les termes argués de contrefaçon,
- de constater ou de prononcer au besoin la nullité des contrats de location de marque des 1^er janvier 1998, 1^er janvier 2005 et 1^er janvier 2008 faute d’objet, en raison du défaut d’identification de numéro et de date d’enregistrement/dépôt de la marque dont la licence serait accordée et des produits pour lesquels la licence serait accordée et du défaut d’identification des produits ou services concernés,
-de déclarer irrecevable l’action de la SA B,

— à titre subsidiaire :

- de condamner in solidum M. T et la SA B à communiquer le protocole transactionnel conclu avec les sociétés Umbro et Noel Soccer,
-de déclarer la demande de M. T et de la SA B irrecevable en raison de son caractère général,
- de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon diligentée le 15 juin 2009 au siège de la société Puma France,
- d’ordonner la restitution par les demandeurs des pièces saisies dans le cadre de la saisiecontrefaçon du 15 juin 2009 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-de juger que toutes les pièces et références aux produits Puma datées d’avant le 9 juillet 2006 doivent être retirées du PV de saisie contrefaçon du 15 juin 2009 ou, subsidiairement, de supprimer du procès-verbal de constat toutes les indications relatives à la période antérieure au 9 juillet 2006,
-d’ordonner la mainlevée des pièces saisies le 15 juin 2009 déposées au greffe,
-d’écarter des débats les annexes 14, 16, 32 et 33,

— de déclarer M. T et la SA B déchus à compter du 15 juin 2004 des droits sur les marques « b barnett » et « barnett »pour défaut d’exploitation sérieuse au titre des chaussures en classe 25,
-d’ordonner la publication de la décision à intervenir à l’Institut national de la propriété industrielle,
- de déclarer les demandeurs irrecevables à agir en contrefaçon de marque,

— subsidiairement si le tribunal ne retient ni la nullité de la saisie-contrefaçon ni la déchéance :

-de débouter M. T et la SA B de leurs prétentions,
- de condamner in solidum M. T et la SA Bamett aux dépens, outre paiement à chacune des sociétés SAS Puma France et société Puma Retail AG de la somme de 24 647 euros en application de l’article 700 du CPC,
- de poser en tant que de besoin à la CJUE la question préjudicielle suivante :"les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b) de la directive 89/104, et 9 paragraphe 1 sous a) et b) du règlement n° 40/94 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une entreprise désignant ses produits, en l’occurrence des chaussures, sous des désignations variées, tirées du langage courant, telles que des noms et prénoms, sur ses catalogues reproduisant ou imitant des marques déposées, alors que ces catalogues identifient l’entreprise sous sa dénomination sociale, laquelle est également constitutive de la marque verbale apposée sur les chaussures et les catalogues sur lesquels figurent également les marques semi-figuratives marques propres sur les produits et au regard des produits sur ses catalogues, de sorte que ces catalogues permettent au public concerné de savoir si les produits visés par les catalogues proviennent de l’entreprise (annonceur) ou du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée, soutenant que les désignations constituent des reproductions ou des imitations de ses marques, fait un usage de ces marques que leur titulaire est habilité à interdire ?"
-de condamner M. T et la SA Bamett in solidum à rembourser aux sociétés Puma 1'astreinte provisoire de 108 500 euros augmentée des intérêts légaux du paiement jusqu’au jour du remboursement,
-de condamner M. T et la SA B in solidum à payer à chacune des sociétés Puma 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation jusqu’au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour des présentes conclusions jusqu’au jour du paiement,
-de condamner M. T à payer à la SAS Puma France une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts suite à la saisie-contrefaçon pratiquée dans des conditions excessives et dénigrantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour des présentes conclusions jusqu’au jour du paiement,
-d’ordonner la capitalisation des intérêts et d’ordonner l’exécution provisoire.

La SAS Puma France et la société Puma Retail AG soutiennent que:

-l’assignation du 9 juillet 2009 est nulle en application de l’article 56 alinéa 2 du CPC faute d’indication de 1'objet de la demande en ne visant pas précisément les termes argués de contrefaçon,
- la saisie-contrefaçon du 15 juin 2009 est nulle pour ne pas avoir respecté les termes de 1'ordonnance sur requête du 19 mai 2009,
- l’action de la SA B est irrecevable en raison de la nullité des « contrats de location » ou, subsidiairement, en raison de l’inopposabilité de ces contrats de location aux sociétés Puma,
- les demandeurs n’établissent pas la preuve d’une exploitation sérieuse des marques « barnett » et « b barnett »,
- il n’y a pas de contrefaçon en l’absence d’atteinte aux marques, les signes litigieux n’ayant pas été utilisés en tant que marque ; qu’il n’est démontré en outre aucune contrefaçon par reproduction au sens de l’article L. 713-2 du CPI ou par imitation au sens de l’article L. 713-3 du CPI le risque de confusion n’étant pas établi,
-la preuve de l’existence de faits de concurrence déloyale n’est pas établie.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril2013.

A l’audience de plaidoirie du jeudi 12 décembre 2013, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée et retenue, les parties représentées ont développé leur argumentation et déposé les pièces à 1'appui de leurs allégations.

Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 6 février 2014 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de1'article 450 du Code de Procédure Civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Ce jugement étant susceptible d’appel, il sera rendu en premier ressort.

Les parties ayant comparu, la présente décision sera contradictoire.

1 – sur la recevabilité de l’action

Les sociétés Puma, sur le fondement de l’article 56 du CPC, invoquent la nullité de l’assignation faute d’indication de « l’objet de la demande » au sens de l’article précité. Cependant la lecture de l’acte critiqué démontre qu’il comporte des indications sur l’objet de la demande -action en contrefaçon et en concurrence déloyale- sur ses fondements juridiques -les articles L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L. 716-14, L. 716-1, L. 716-15 du Code de la Propriété Intellectuelle et les articles 1382 et suivants du Code Civil- ainsi qu’un exposé des moyens de faits –notamment reproduction de la marque « barnett » sur

des cartons de chaussures, mise en vente sur le site internet des sociétés défenderesses de modèles de chaussures « Puma » sous les appellations « barnett vintage net », « barnett patent » et sur d’autres sites sous les appellations « barnett gold » ou « barnett black », existence d’un lien « Puma chaussures barnett-comparez les prix sur shopzilla.fr » sur le moteur de recherche Google présentant trois modèles de chaussures « Puma Barnett » soutenant la demande. Dès lors le moyen invoqué n’est pas fondé et doit être rejeté.

A l’appui de leurs prétentions les demandeurs produisent trois « contrats de location de marque », dont les sociétés Puma invoquent la nullité, en date des 1^er janvier 1998, 1^er janvier 2005 et 1^er janvier 2008 conclus entre M. Olivier T et la SA B et par lesquels le premier donne le droit à la seconde « d’utiliser sa marque »B« pour une durée déterminée » à compter de 1'exercice 1998, puis 2005 puis 2008 et ce pour une durée de trois années à chaque fois renouvelable, moyennant un montant de location qui est précisé année par année.

Les sociétés Puma invoquent la nullité des contrats de location -qui doivent s’analyser en des contrats de licence de marque- pour absence d’identification de la marque et des produits donnés en licence. Cependant elles ne sont pas fondées à le faire dès lors qu’aucune disposition du code de la propriété intellectuelle -et notamment l’article L. 714-1 du CPI- n’exige un écrit pour la validité de l’acte. Ce moyen doit, partant, être rejeté.

Par contre les sociétés défenderesses sont fondées à invoquer, sur le fondement de1'article L. 714-7 du CPI, l’inopposabilité à son égard des trois contrats de licence de marque qui n’ont pas fait l’objet d’une inscription au registre national des marques puisque l’inscription au registre des actes modifiant des droits attachés à une marque est obligatoire pour rendre la modification opposable aux tiers. Dès lors la SA B n’est pas recevable à agir en contrefaçon; la faculté lui est cependant offerte de se prévaloir des griefs de concurrence déloyale ainsi qu’il sera étudié ci-après.

Les sociétés Puma invoquent la nullité de la saisie-contrefaçon qui a été pratiquée le 15 juin 2009 au motif qu’elle ne respecterait pas les termes de l’ordonnance sur requête du 19 mai 2009. Cependant à la lecture du procès-verbal il apparaît :

- s’agissant de 1'exécution des opérations de saisie : que Maître B a réalisé les opérations de saisie en étant assistée de Maître I, et si ce dernier s’est rendu seul -sans Maître B!- dans l’entrepôt Kuhne Nagel sis […], ce fait n’a causé aucun grief aux sociétés Puma; que si ces dernières invoquent une désorganisation de la société Puma consécutive à la multiplication des opérations de saisie sur des sites différents, elles ne justifient pas de cette allégation, de sorte que ce motif doit être écarté,
-sur la présence d’un clerc et d’un salarié de l’étude: que si les sociétés Puma allèguent d’une intimidation et d’une pression

provoquées par la présence de ces personnes, en plus du conseil en propriété industriel, de 1'expert en informatique et du commissaire de police, elles n’établissent cependant pas la réalité du grief invoqué, de sorte que ce motif doit être écarté,
- sur la présence de M. G expert en informatique : que 1'ordonnance du 19 mai 2009 prévoit la possibilité pour l’huissier instrumentaire de se faire assister "de tous hommes de 1'art autres que les subordonnés de la partie requérante et notamment un ou plusieurs conseils en propriété industrielle pour l’aider dans sa description et dont il enregistrera les explications"; que 1'expression « tous hommes de l’art » n’est pas exclusivement réservée aux conseils en propriété industrielle puisque le magistrat a utilisé dans son ordonnance l’adverbe « notamment »; qu’il était en conséquence possible pour l’huissier instrumentaire de s’adjoindre à la fois un conseil en propriété industrielle et un expert en informatique, de sorte que ce motif doit être écarté.

En conséquence les motifs invoqués ne peuvent conduire à1'annulation du procès-verbal de saisie contrefaçon et les sociétés Puma doivent être déboutées de leur demande de restitution des pièces saisies lors des opérations et de mainlevée des pièces saisies déposées au greffe.

2 – sur le fond

a- sur la demande reconventionnelle en déchéance

Pour s’opposer au grief de contrefaçon les sociétés Puma soutiennent que M. T est déchu de ses droits sur les marques « barnett » et « b barnett » pour les chaussures en classe 25.

L’article L. 714-5 alinéa 1^er du CPI dispose :« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». Par ailleurs 1'avant dernier alinéa de cet article prévoit que « La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. »

S’agissant du calcul du délai de cinq ans, contrairement à ce que soutient M. T l’ancien système de la loi de 1964 de computation de ce délai -calcul « à rebours » en soustrayant cinq années à compter du jour des conclusions reconventionnelles en déchéance- n’est pas applicable à la présente espèce puisque les deux marques ont été déposées en 1994 et 1996 soit postérieurement à la loi du 4 janvier 1991 entrée en vigueur le 28 décembre 1991.

En conséquence ce délai de cinq ans court soit à compter de la date à laquelle les marques ont été enregistrées au Bulletin officiel de la propriété industrielle -en 1'espèce le 8 décembre 1994 pour la

marque « barnett » et le 5 juillet 1996 pour la marque « b barnett » selon les écritures des défendeurs non contestées par le demandeur sur ce point- et ce si les marques n’ont jamais été exploitées ; soit à compter du dernier acte sérieux d’exploitation des marques « barnett » et « b barnett » si elles ont été exploitées pour les produits dont les sociétés Puma sollicitent la déchéance.

Les sociétés défenderesses contestant l’existence d’une exploitation des marques litigieuses, il appartient à M. T d’établir la preuve de cette exploitation sur une période antérieure à décembre 1999 pour la marque « barnett » et antérieure à juillet 2001 pour la marque « b barnett ».

M. T produit un extrait du site internet « archive wayback machine » pour justifier de l’existence de son site internet http: //www.barnettsports.com depuis l’année 2000. Cependant aucun élément objectif ne démontre avec certitude qu’aux dates apparues pour les années 2000 (deux résultats) ou 2001 (six résultats) s’affichaient les pages d’écran invoquées sous sa pièce na14 comportant les chaussures Spiner et B Forees Mid. Il s’ensuit que ce document est dépourvu de toute force probante quant à son contenu et doit être écarté des débats.

Par ailleurs si le demandeur produit en annexe 29.3 un catalogue commercial "Play sport use B !"daté de 2000/01, force est de constater qu’il ne présente aucune chaussure et qu’il n’établit donc pas la preuve d’une exploitation des marques litigieuses pour les chaussures.

Aucun autre document n’établit l’exploitation des marques sur les périodes considérées. Cependant aux termes de l’article L. 714-5 alinéa 4 du Code de la Propriété Intellectuelle, une marque inexploitée depuis cinq ans ou plus ne peut être frappée de déchéance dès lors que son titulaire a commencé un usage sérieux de cette marque plus de trois mois avant la demande en déchéance.

En l’espèce la demande en déchéance a été formulée par les sociétés Puma dans leurs conclusions notifiées le 27 octobre 2009.

M. T verse aux débats notamment:

-des extraits de publicités dans le magazine Hand Action de juillet- août 2004, de septembre 2004, d’octobre 2004, de novembre 2004 et de décembre 2004 pour la chaussure de handball b-flex sous les marques « barnett » et « b barnett » (pièce 27)
-le catalogue commercial pour la saison 2004 présentant la chaussure de handball Reflex sous les marques « barnett » et « b barnett » (pièce 26.2),
-le catalogue commercial pour la saison 2004-2005 présentant la chaussure de handball b-flex sous les marques « barnett » et « b barnett » (pièce 26.3),

— le catalogue commercial pour les années 2005/2006 présentant la chaussure b-force sous les marques « barnett » et « b barnett » (pièce 26-4)
-le catalogue commercial pour l’année 2006 présentant la chaussure b-force sous les marques « barnett » et « b barnett t » (pièce 26-5),
-des factures de vente de chaussures b-flex (handball) et b force (chaussure pro) pour des clients situés en France en janvier, février, novembre et décembre 2007, janvier, février, novembre et décembre 2009, janvier et février 2010.

La combinaison de l’ensemble de ces documents établit que plus de trois mois avant la demande de déchéance la marque verbale « barnett » et la marque semi-figurative « b barnett » ont fait l’objet d’actes d’usage par M. T démontrant un commencement d’exploitation sérieux. Les sociétés Puma ne sont pas fondées à comparer le nombre de paires de chaussures vendues par le demandeur au nombre total de chaussures vendu en France dès lors que les actes d’exploitation ci-dessus rapportés sont proportionnés au marché sur lequel les marques sont développées. En conséquence cette demande reconventionnelle en déchéance des marques doit être rejetée.

b- sur la contrefaçon

M. T reproche aux sociétés Puma de commercialiser divers modèles de chaussures de sport en utilisant ses marques.

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 15 juin 2009 qu’il verse à l’appui de ses allégations fait état de la remise à 1'huissier de justice d’un listing des chaussures disponibles par années. Compte tenu de la date de prescription seuls les produits des années postérieures à 2006 doivent être pris en compte. Ce listing fait état des mentions suivantes: pour 2006 :aucun produit; pour 2007: B Patent BK/Sil, B Patent BK/Silve, B Patent Black C, Barnett Patent Black Co, B Patent Argent, B Patent BK/Silver, B Patent Black Cofee…; pour 2008 : B t ZZ Black, B ZZ W, W’S B Patent Ash, W’S B Patent Foggy, W’S B Patent Night… De même il relate la présence dans les entrepôts de boîtes de chaussures rouges revêtues des marques verbales et figuratives « Puma » comportant une étiquette blanche avec un code barre et les mentions suivantes : « B Patent ZZ Black/Metallic Gold/Black », « B Patent ZZ W/Metallic Gold/Gum », « B Patent BK/Silver », le signe « barnett » figurant dans la même couleur et la même police de caractère que les autres termes l’accompagnant.

Il fait par ailleurs état du procès-verbal de constat du 7 avril 2009 de Maître D qui est allé sur le site www.google.fr et a entré dans la fenêtre de requête les termes « chaussures barnett » et a vu apparaître le site « Puma chaussure B comparez les prix sur Shopzilla.fr » en neuvième position, site Shopzilla.fr qui a proposé trois modèles de chaussures -« chaussures Puma B Patent »,

« chaussures Puma B » et « chaussures Puma B »- et l’a conduit par cliquages successifs sur des liens hypertextes hamesport.com et spartoo.com lesquels ont présenté les modèles de chaussures suivants : « chaussures Puma B Patent », « B Black », « B Gold ».

Les faits argués de contrefaçon sont la vente par les sociétés Puma de chaussures de sport, étant rappelé que les chaussures de sport font partie des articles visés dans 1'enregistrement des deux marques « barnett » et « b barnett » (classe 25). Il y a donc identité de produits.

Les documents précités démontrent que le signe « barnett » n’est jamais utilisé seul mais qu’il est intégré dans un ensemble de mots et/ou de lettres comme « B ZZ Black », « W’S B Patent Ash », « chaussures Puma B Black » ou « B Black ». La contrefaçon doit en conséquence s’apprécier au regard des dispositions de l’article L. 713-3 du CPI et il convient de rechercher s’il existe entre la marque « barnett » et les dénominations critiquées un risque de confusion.

En 1'espèce les boîtes en carton de couleur rouge de chaussures saisies par 1'huissier de justice le 15 juin 2009 -comportant sur l’une de leur face1'étiquette mentionnant le signe « barnett »critiqué comportent sur cinq de leurs six faces soit la marque verbale « Puma » soit la marque figurative constituée d’un félin, les chaussures comportant elles-mêmes cumulativement plusieurs des marques des sociétés Puma et ce en divers endroits de la chaussure. De même les termes « chaussures Puma B Patent », « chaussures Puma B Black », « chaussures Puma B Gold »ou encore « B Black » ou « B Gold » apparaissant sur les liens hypertextes hamesport.com et spartoo.com, décrits par Maître D dans son procès-verbal du 7 avril 2009 sont utilisés associés avec une photographie du modèle de chaussure correspondant faisant apparaître distinctement les marques des sociétés Puma et sont soit accompagnés d’un texte mentionnant qu’il s’agit d’une chaussure Puma (site hamesport.come) soit associés avec les marques « Puma » lesquelles figurent en plusieurs endroits de la page ouverte (site spartoo.com).

Compte tenu de ces conditions d’utilisation, de l’emplacement du signe « barnett » sur les boîtes et les sites internet, de sa représentation graphique au sein d’un ensemble complexe, le consommateur d’attention moyenne qui fait une recherche sur internet ou qui a dans les mains la boîte de chaussure litigieuse ne peut ignorer que le produit en question est un produit de la marque « Puma » laquelle est connue d’un large public et il ne peut être amené à attribuer le produit « Puma » à la marque « barnett », ni inversement ou à leur attribuer une origine commune. La présence du signe « barnett » ne peut entraîner de doute dans son esprit sur 1'origine commercial des dites chaussures alors qu’il est utilisé comme référence du produit par les sociétés Puma. Il n’existe aucun risque de confusion.

Dans ces conditions le signe « barnett » figurant sur les boîtes en carton de chaussures ou sur les sites internet décriés n’a aucune fonction d’identification du produit en cause et son emploi, qui ne peut induire en erreur le consommateur d’attention moyenne, ne peut constituer un acte de contrefaçon. M. T doit en conséquence être débouté de ce chef de demande.

Il doit en être de même pour la marque semi-figurative « b barnett », le demandeur ne démontrant pas l’existence d’acte de contrefaçon.

c- sur la concurrence déloyale

M. T et la SA B soutiennent que les sociétés Puma ont commis à leur encontre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en utilisant la marque « barnett » qui est la dénomination sociale et le nom commercial de la société demanderesse et qui est apposée sur l’ensemble des produits qu’elle commercialise.

Cependant les demandeurs ne démontrent pas que l’utilisation du signe « barnett » dans les conditions ci-dessus rapportées entraînerait un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen entre les produits qu’ils commercialisent et les produits commercialisés par les sociétés Puma ou avec la dénomination sociale et le nom commercial de la SA B. Ils doivent partant être déboutés de leur action en concurrence déloyale.

d – sur les autres demandes reconventionnelles des sociétés Puma

Les sociétés Puma sollicitent le « remboursement » de la somme de 108 500 euros correspondant au montant de 1'astreinte provisoire liquidée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 9 mai 2011. Cependant la condamnation au paiement d’une astreinte a un but comminatoire et son fondement est distinct de celui de l’action en contrefaçon; dès lors le débouté de l’action en contrefaçon n’a pas pour contrepartie le « remboursement » de la somme versée dans le cadre de l’astreinte. En conséquence les sociétés Puma doivent être déboutées de leur demande.

L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages- intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Les sociétés Puma doivent être déboutées de leur demande à ce titre, faute pour elles de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des demandeurs qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits.

Elles doivent par ailleurs être déboutées de leur demande de dommages-intérêts au titre de la saisie-contrefaçon en1'absence de

démonstration du caractère excessif et dénigrant des conditions de réalisation de la saisie-contrefaçon du 15 juin 2009.

Il n’y a pas lieu à publication du présent jugement à l’Institut national de la propriété industrielle.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Le tribunal estime devoir faire application de l’article 700 du CPC au profit des sociétés Puma et leur allouer la somme globale de 15 000 euros. M. T et la SA B doivent être condamnés in solidum au paiement de cette somme.

Conformément à l’article 696 du CPC M. T et la SA B, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Rejette l’exception de nullité de l’assignation présentée par les sociétés Puma,

Rejette le moyen tiré de la nullité des contrats de location,

Déclare la SA B irrecevable à agir en contrefaçon des marques « barnett » et « b barnett » à l’encontre des sociétés Puma,

Rejette la demande en nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon,

Rejette la demande reconventionnelle des sociétés Puma en déchéance des marques « barnett » et « b barnett »,

Déboute M. T de son action en contrefaçon des marques « barnett » et « b barnett » à 1'encontre des sociétés Puma,

Déboute M. T et la SA B de leur demande en concurrence déloyale à l’encontre des sociétés Puma,

Condamne in solidum M. T et la SA Bamett à payer à la SAS Puma France et à la société Puma Retail AG la somme globale de quinze mille euros (15 000 euros) en application de l’article 700 du CPC,

Déboute les sociétés Puma du surplus de leurs prétentions,

Condamne in solidum M. T et la SA Bamett aux dépens.

Remis au Greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Madame Mireille de Gromard, Présidente, qui a signé le présent jugement avec Madame Corinne Blachère greffière.