TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU

LE

30 Août 2021

N° R.G. 20/00284 -

ΝΟ Portal is

DB3R-W-B7E-VOYT

^N° ^Minute:21/343

AFFAIRE

S.A. ALSTRAD

ETAIS

C/

S.A. COPAC

Copies délivrées le :

Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Circonscription Judiciaire de Nanterre (Département des Hauts-de-Seine)

République Française.

*** nom du Peuple Français

DEMANDERESSE

S.A. ALSTRAD ETAIS

16 avenue de la Gardie

34510 FLORENSAC

représentée par M^e Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A. X […] 16 avenue de la Gardie

34510 FLORENSAC

représentée par M^e Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196

DEFENDERESSE

S.A. COPAC

[…]

représentée par M^e Jérôme PASSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1166

En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2021 en audience publique devant :

Daniel BARLOW, Premier vice-président Julien RICHAUD, Vice-président

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Daniel BARLOW, Premier vice-président Julien RICHAUD, Vice-président Dorothée DIBIE, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

L.. 1

---

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Copac a pour activité principale la fabrication, la location et la vente de matériels de travail et de sécurité destinés aux chantiers du bâtiment, tels les plates-formes de travail, les tours d’étaiement, les étais, les bennes à béton, les lève-palettes ou encore les quais de déchargement. Elle prétend commercialiser ses étais sous le signe « Le Robuste » à la suite de la société SACEM qui avait adopté cette pratique commerciale entre 1954 et de son acquisition par le groupe Altrad en 1999.

La SA Altrad Etais a pour activité principale la fabrication et la commercialisation d’étais et de tours d’étaiement. Elle appartient, avec la SA Altrad Saint-Denis, au groupe Altrad.

Directeur commercial de la SA Altrad Etais depuis le 3 janvier 2011, monsieur Y Z a, après avoir notifié sa démission par courrier du 16 juin 2014, été embauché au même poste par la SAS Copac le 18 septembre 2014 parallèlement au lancement par cette dernière d’une nouvelle gamme d’étais sous le signe « Robust by Copac '>.

Le 6 octobre 2014, la SAS Copac a déposé la demande d’enregistrement de la marque semi-figurative communautaire « Robust » n° (13)334222 pour désigner les produits et services des classes 6, 35, 37 et 39. Le 26 décembre 2014, 1'OHMI rejetait cette demande pour tous les produits et services pour défaut de distinctivité du signe.

Par courrier de son conseil du 20 novembre 2014, la SA Altrad Etais a mis en demeure la SAS Copac, au nom de son antériorité d’usage sur le signe « Le Robuste » et du trouble causé par le débauchage de son directeur commercial, de cesser tout utilisation du signe «< Robust '>. En retour, par lettre du 8 janvier 2015, la SAS Copac contestait tout acte de concurrence déloyale et parasitaire, soulignait l’absence d’engagement de non-concurrence obligeant son ancien salarié et opposait l’inexistence de tout droit de propriété intellectuelle antérieur sur le signe < Robust '>.

C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 26 janvier 2015, la SA Altrad Etais a assigné la SA Copac devant le tribunal de grande instance de Nanterre en nullité de marque communautaire, en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire.

Cependant, la SA Altrad Etais ayant déposé le 9 octobre 2015 une demande d’enregistrement de la marque française verbale n° 4216399 « Le Robuste » pour désigner des produits des classes 6 et 37, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 30 novembre 2015, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la publication de l’enregistrement de la marque. Celle-ci étant intervenue le 15 novembre 2019 avec une limitation en classe 6 aux seuls étais métalliques, l’instance était reprise.

Invoquant un contrat de licence sur cette marque non encore inscrit au registre national des marques, la SA Altrad Saint-Denis intervenait volontairement à l’instance par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2020.

Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2020, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA Altrad Etaiset la SA Altrad Saint-Denis demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA Altrad Saint-Denis ; de déclarer recevables et bien fondées les demandes de la SA Altrad Etais et de la SA

-

Altrad Saint-Denis ; vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, de déclarer la SAS Copac irrecevable en sa demande de nullité de la marque « Le Robsute >> n° (15)4216399; à titre subsidiaire, de débouter la SAS Copac de sa demande de nullité de la marque

< Le Robsute » n° (15)4216399; en tout état de cause:

^O de dire et juger que les actes commis par la SAS Copac par l’usage de la dénomination « Robust » constituent une contrefaçon de la marque < Le Robsute » n° (15)4216399 au sens des articles L 713-2 et L 716-1 du code de

2

---

la propriété intellectuelle ; de dire et juger que les agissements de la SAS Copac à l’encontre de la SA 0

Altrad Saint-Denis et de la SA Altrad Etais constituent des actes de contrefaçon de marque ; d’interdire à la SAS Copac de faire usage ou de concéder tout droit d’usage 0 de la dénomination « Robust », sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 10 000, euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ; de dire et juger que le tribunal restera compétent pour connaître de la 0 liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées ; de condamner la SAS Copac à réparer les préjudices subis par la SA Altrad 0

Etais et la SA Altrad Saint-Denis à lui payer la somme de 100 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’ensemble de ses préjudices résultant de la contrefaçon et de l’usage frauduleux de la marque < Le Robsute » n° (15)4216399 sauf à parfaire ; de dire que le fait pour la SAS Copac de profiter indûment des 0 investissements réalisés par la SA Altrad Etais afin de profiter de la notoriété de ses produits sans bourse déliée et en procédant à des actes de concurrence dépassant le cadre de la loyauté en matière commerciale est constitutif d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au sens des dispositions précitées ; de condamner la SAS Copac à réparer les préjudices subis par la SA Altrad 0

Etais et à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts, en réparation des préjudices résultant de la concurrence déloyale ; d’ordonner une expertise aux fins de donner tous éléments permettant de

○ déterminer le préjudice subi par la SA Altrad Etais du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; de condamner la SAS Copac à verser à titre de dommages-intérêts 50 000 0 euros à la SA Altrad Etais au titre du préjudice moral résultant des actes de parasitisme et de l’atteinte caractérisée à leur renommée et à leur image; de voir ordonner aux frais de la SAS Copac, à titre de complément de 0 dommages intérêts, l’insertion par extrait ou en entier du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la SA Altrad Etais dont Le Moniteur dans la limite de 15 000 euros par insertion; de condamner la SAS Copac à payer à la SA Altrad Etais, la somme de 0

15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner la SAS Copac en tous les dépens de l’instance. 0

En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2020, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Copac demande au tribunal au visa de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté du travail, du principe Fraus omnia corrumpit, des articles L 711- 2, L 713-3, L 714-3 et L 716-2 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure à la réforme de novembre 2019, des dispositions de la directive 2008/95 sur les marques, telle qu’interprétée par la Cour de justice, des articles 70 et 146 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :

- REJETER la fin de non-recevoir que, sur le fondement de l’estoppel, la SA Altrad Etais oppose à la demande reconventionnelle que la SAS Copac forme en annulation de sa marque « Le Robuste >> ; PRONONCER l’annulation de la marque n° 15 4 216 399 dont la SA Altrad Etais est titulaire, en tant qu’elle désigne les « étais métalliques », en raison de son défaut de caractère distinctif et, subsidiairement, du caractère frauduleux du dépôt ; REJETER, en tout état de cause, comme mal-fondée la demande en contrefaçon que la SA Altrad Etais, et son licencié la SA Altrad Saint-Denis, fondent sur cette marque, en raison de l’absence de tout risque de confusion créé par le signe dont elles reprochent l’usage semi-figuratif à la SAS Copac ; REJETER, en tout état de cause, faute de tout élément de preuve, la demande de dommages-intérêts que la SA Altrad Etais et la SA Altrad Saint-Denis forment au titre de la contrefaçon de cette marque ; REJETER, comme mal-fondées, les demandes que la SA Altrad Etais forme pour concurrence déloyale et parasitisme;

3

---

REJETER, en tout état de cause, faute de tout élément de preuve, les demandes de dommages-intérêts que la SA Altrad Etais forme en réparation de prétendus préjudices moral et économique, ainsi que sa demande d’expertise ; CONDAMNER la SA Altrad Etais pour procédure abusive et, à ce titre, à verser la somme de 20. 000 euros à la SAS Copac ; CONDAMNER la SA Altrad Etais à verser la somme de 35 000 euros à la SAS

Copac au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2020. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de «< constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens: 3ème Civ., 16 juin 2016, n° 15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.

1°) Sur l’action en contrefaçon

En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.

Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

a) Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en nullité

Moyens des parties

Au soutien de sa fin de non-recevoir, la SA Altrad Etais expose que la SAS Copac ne peut tout à la fois conclure à la nullité de sa marque alors qu’elle opposait, en réponse à sa mise en demeure, une marque constituée d’un signe identique dont elle estimait par hypothèse qu’il était distinctif. Elle déduit de cette évolution qu’elle qualifie de contradictoire une violation du principe de loyauté procédurale ou Estoppel.

En réplique, la SAS Copac conteste avoir invoqué la distinctivité du signe «< Le Robuste >> et explique tirer les conséquences du refus d’enregistrement de sa marque. Elle conteste toute attitude contradictoire au sens de l’Estoppel et oppose le droit au procès équitable, l’impossibilité de soulever la nullité de la marque opposée au titre de la contrefaçon constituant une violation des droits de la défense.

Appréciation du tribunal

Le fait pour une partie de se contredire délibérément ou par négligence fautive au détriment d’autrui constitue une fin de non-recevoir sanctionnant la violation d’une obligation de loyauté et de cohérence processuelles. Cette qualification commande son application aux seules prétentions des parties qui fixent l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile et non aux moyens de fait ou de droit qui les soutiennent. Cette fin de non- recevoir, non visée dans la liste de l’article 122 du code de procédure civile qui n’est pas limitative, a été reconnue par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 27 du 15 mars 2018 (n° 17-21-991, 17-21-992, 17-21-993, 17-21-994, 17-21-997 et 17-21-998) que 1. février 2009 (n° 07-19841). Elle est un principe directeur du procès et doit être appréciée dans ce cadre. Ainsi, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation précisait dans une série d’arrêts

---

la contradiction fautive devait trouver son siège dans une instance unique («< la fin de non- recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions »).

Dans ce cadre, la fin de non-recevoir opposée par la SA Altrad Etais manque en fait et en droit : en fait, car dans sa réponse du 8 janvier 2015 à la mise en demeure du 20 novembre 2014 (pièces 21 et 18 en demande), la SAS Copac n’a pas opposé sa marque antérieure en soulignant la distinctivité du signe déposé mais a au contraire, après avoir soulevé les différences visuelles entre les signes litigieux et dénié tout risque de confusion puis avoir rappelé ses recherches pour s’assurer de la disponibilité du signe, dénoncé implicitement la descriptivité du signe « Le Robuste »>> en ces termes :

< Enfin, le terme « robuste », qui en fait l’objet d’aucune particularité orthographique dans le signe invoqué, caractérise usuellement et de longue date une chose résistante. Dans ces circonstances, il paraît amplement douteux que la société X puisse valablement invoquer l’existence d’une marque notoire ou un quelconque acte de parasitisme ». La contradiction alléguée est ainsi inexistante et la contestation de la validité de la marque s’inscrit dans la droite ligne de celle ébauchée dans ce courrier. Et, à supposer même que l’interprétation de la SA Altrad Etais soit fidèle, il ne peut être reproché à un déposant de croire en la distinctivité du signe qu’il entend monopoliser puis, confronté à une décision de rejet à laquelle il acquiesce, d’estimer nécessaire que tous les concurrents soient soumis aux mêmes contraintes que lui, situation qui était celle de la SAS Copac ; en droit, car la contradiction dommageable doit trouver son siège dans une instance, notion qui ne recouvre pas les échanges précontentieux qui peuvent être guidés par des objectifs de pacification qui disparaissent l’action introduite, et porter sur des prétentions, ce que n’est à l’évidence pas une réponse à une mise en demeure.

En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la SA Altrad Etais sera rejetée.

d) Sur la validité de la marque « Le Robsute » n° (15)4216399

Moyens des parties

Au soutien de sa demande reconventionnelle, la SAS Copac expose au visa de l’article L 711-2b du code de la propriété intellectuelle que le signe « Le Robuste » est descriptif pour les étais métalliques en classe 6 en ce qu’il désigne la qualité de ces derniers (leur robustesse ou résistance étant essentielle au regard de leur fonction), peu important l’existence de synonymes ou le fait qu’il ne soit employé que par un opérateur économique sur le marché. Elle précise que telle sera la perception immédiate du public pertinent et conteste tout caractère simplement évocateur, position qui fût d’ailleurs celle de l’OHMI. Elle explique ensuite que la SA Altrad Etais, à qui incombe la charge de cette preuve, ne démontre que son signe ait acquis au jour du dépôt un caractère distinctif par l’usage en précisant que, si un usage du signe antérieur à la demande d’enregistrement est établi, les conséquences de celui-ci sur la perception qu’en a le public pertinent ne sont pas justifiées, les pièces produites, souvent trop anciennes quand elles sont datées, ne disant rien de l’intensité de l’usage

En réplique, la SA Altrad Etais expose que l’article L 711-2b doit être lu à la lumière de la directive qui conditionne la nullité à la démonstration que le signe soit exclusivement descriptif. Elle en déduit que, le terme < robuste » n’étant qu’évocateur et l’article défini «le >> participant d’une forme de personnification, le signe est distinctif pour les étais. Subsidiairement, elle soutient que le signe est devenu distinctif par l’usage intensif qui a en été fait sur le territoire français depuis 1954 pour des étais.

Appréciation du tribunal

En vertu de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif

5

---

d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont notamment dépourvus de caractère distinctif (b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.

La réalité du caractère distinctif doit être appréciée au jour du dépôt de la marque et la possibilité d’acquisition du caractère distinctif par l’usage prévue par l’article L 711-2 in fine du code de propriété intellectuelle ne constitue pas une exception à cette règle.

En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres (refondue dans la directive 2015/2436/UE du 16 décembre 2015) conformément au principe posé par l’arrêt Von AA et AB c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, le caractère distinctif s’apprécie par rapport au libellé des produits ou services indiqué dans la demande d’enregistrement ou l’enregistrement lui-même (CJCE, 22 juin 2006, AC AD c. OHMI) ce qui en fait un critère relatif et concret appliqué à chaque produit et service visé pris isolément, sauf si l’ensemble concerné constitue un tout homogène (CJCE, 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland c. Benelux-Merkenbureau). Afin d’apprécier si une marque est distinctive, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit ce qui n’interdit pas de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque (CJCE, 25 octobre 2007, Develey Holding & Beteiligungs c. OHMI). Ce critère doit être apprécié par rapport à la perception des consommateurs des biens et services couverts par la marque qui sont qualifiés de public pertinent (CJCE, 22 juin 2006, AC AD c. OHMI). La composition de ce public dépendant ainsi de la nature du produit ou du service que la marque désigne, il sera constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif pour un produit ou service destiné au grand public (CJCE, 16 septembre 2004, Sat.1 c. OHMI) mais le cas échéant doté d’un degré d’attention significativement plus élevé pour des produits ou services offerts à des spécialistes ou des professionnels du secteur.

Aussi, pour remplir sa fonction essentielle d’identification de l’origine commerciale d’un produit ou service, une marque doit être distinctive, caractère indépendant de l’originalité ou de la nouveauté qui suppose que les éléments entrant dans sa composition soient d’emblée perçus par le consommateur comme pouvant identifier l’origine du produit en le rattachant à une entreprise spécifique, ce qui est établi, et soient arbitraires par rapport aux produits ou services qu’elle désigne indépendamment de ses conditions d’exploitation.

Dans ce cadre, les juridictions européennes précisent, pour l’appréciation du caractère descriptif, que les marques descriptives sont celles qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques, le produit ou service pour lequel l’enregistrement est demandé et que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (TUE, 12 juillet 2017, Ecolab USA, Inc. c. EUIPO), peu important que les caractéristiques des produits ou services susceptibles d’être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires (CJCE, 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland c. Benelux-Merkenbureau). Un signe sera ainsi descriptif si en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (CJCE, 23 octobre 2003, Wm. AE AF. Company c. OHMI). Mais les marques qui ne font que suggérer ou évoquer des caractéristiques des produits et services ne sont pas considérées comme étant descriptives (TPI, 31 janvier 2001, The Sunrider Corporation c. OHMI).

La SA Altrad Etais est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque verbale française « Le Robuste » déposée le 9 octobre 2015 et enregistrée le 15 novembre 2019 sous le numéro 4216399 pour désigner des produits des classes 6 et 37. Le tribunal constate que la nullité de la marque n’est sollicitée que pour les étais métalliques en classe 6.

Au regard de la nature de ces produits, destinés à des acteurs de la construction, le public pertinent n’est pas constitué de particuliers dotés d’une attention moyenne et disposant d’une information normale mais de professionnels sensibles aux détails et bons connaisseurs du marché et des concurrents qui s’y affrontent.

---

Le signe constituant la marque est exclusivement composé de l’élément verbal «robuste >> précédé de l’article défini «< le ». Robuste, ici substantivé par l’ajoute de ce dernier sans que le sens ou la portée en soit modifiée si ce n’est en soulignant le caractère unique du produit désigné et son rôle de référence sur le marché, s’entend de ce qui est fort et résistant, solide dans sa constitution, qu’il s’agisse d’un être vivant, auquel il s’applique en son sens premier, ou, par extension, d’un objet.

Or, ainsi que l’admettent les parties, un étai est une grosse pièce de bois ou de métal destinée à soutenir provisoirement. Au regard de sa fonction de soutien, le but étant de prévenir un affaissement ou un effondrement, il est évident que la qualité première attendue d’un étai est sa solidité, sa résistance ou sa robustesse, tous ces termes étant, ainsi qu’en témoignent les définitions produites par les parties, synonymes et strictement équivalents dans l’esprit du public pertinent. Dès lors, « robuste », associé ou non à « le », sera immédiatement et sans autre réflexion perçu par celui-ci comme désignant directement la qualité essentielle attendue d’un étai pour qu’il remplisse sa fonction. Le signe, qui compose exclusivement la marque et qui n’évoque pas une qualité mais en est la désignation directe et univoque, est ainsi descriptif, peu important que des synonymes, tous aussi courants que lui dans la langue, puissent lui être substitués.

Pour faire échec à la nullité que commande de prononcer la caractérisation de la descriptivité du signe, la SA Altrad Etais oppose l’acquisition de la distinctivité par l’usage.

A cet égard, la CJUE alors CJCE a jugé dans son arrêt du 4 mai 1999 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) c. Boots-und Segelzubehör AG AH (C-108/97) et AI AJ (C-109/9 que, pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, l’autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises. Elle ajoutait que, pour l’appréciation du caractère distinctif de la marque faisant l’objet d’une demande d’enregistrement, peuvent également être prises en considération la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles.

Synthétisant la jurisprudence développée sur cette base, le TUE (TUE 14 décembre 2017, bet 365 Group Ltd c. EUIPO – AK AL -T-304/16, points 27 à 29) précisait que : la reconnaissance de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque

-

exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée ; les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être établies uniquement sur la base de données générales et abstraites: il convient de tenir compte de facteurs tels que la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ; le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit également

-

être apprécié au regard des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé ou obtenu, en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de la catégorie des produits ou des services en cause ; la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage ne saurait être apportée par ^des données isolées comme la seule production des volumes de vente des produits ou des services concernés et du matériel publicitaire. De même, le seul fait que le signe a été utilisé sur le territoire de l’Union depuis un certain temps ne suffit pas non plus à démontrer que le public visé par les produits ou les services en cause le perçoive comme une indication d’origine commerciale.

7

---

Ainsi, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, dont la preuve incombe à celui qui l’invoque pour contrer la nullité de son enregistrement et qui, s’agissant d’une démonstration par l’exploitation effective et concrète, détient seul les éléments de preuve pertinents, commande la justification, quantitative et qualitative, d’une part d’un usage sérieux du signe à titre de marque par le titulaire avant la demande d’enregistrement, et d’autre part de l’effet de celui-ci sur la perception du public pertinent au jour du dépôt, l’exploitation générant dans l’esprit de ce dernier un rattachement immédiat du signe aux produits, ici des étais métalliques. La marque étant française, le territoire pertinent est la France.

L’ancienneté, l’étendue et l’intensité de l’usage: la SA Altrad Etais produit des photographies de panneaux de chantiers utilisés par la société SACEM, acquise par le groupe Altrad en 1999, sur lesquels figurent les mentions «< SACEM – matériel d’entreprise Le Robuste >> précédent une liste de produits (pièces 1 et 2). Directement associé par son positionnement à la dénomination sociale et non aux produits, le signe « Le Robuste » est ici employé à titre de nom commercial pour identifier l’entreprise dans ses relations avec sa clientèle actuelle ou potentielle et non pour lui rattacher commercialement des produits, d’ailleurs évoqués globalement et non distinctivement, cette analyse valant pour la pièce 7 (notice d’autorité collective de la BnF). En revanche, elle établit que la SACEM a procédé, sur le territoire français, à des usages du signe à titre de marque en associant systématiquement, sur ses catalogues et ses supports promotionnels «Le Robuste >>, apposé sur le produit lui-même, aux étais ou aux échafaudages tubulaires (pièces 3 à 13, 43 à 45), cette pratique remontant à 1954 et paraissant continue. Elle démontre également la vente d’étais «< Le Robuste », mention qui figure sur les factures produites et qui peut ainsi être rattaché aux produits sur lequel il est apposé, à diverses entreprises pour des quantités qui n’apparaissent pas intrinsèquement dérisoires entre février 2003 et juillet 2015 (pièces 14, 15, 25 à 41 bis).

Si ces pièces établissent un usage effectif ancien du signe à titre de marque concernant les étais métalliques en France, elles ne disent rien de son intensité relative et de ses effets sur la perception qu’en ont les tiers. Or, alors qu’elle ne livre aucun élément sérieux sur la structure du marché des étais (organisation, nombre de concurrents, positionnements de chacun et parts de marché respectives, volumes d’affaires et quantités commercialisées), la SA Altrad Etais ne fournit aucun document comptable fiable permettant, à défaut d’apprécier son volume de vente par rapport à ses concurrents directs, de mesurer la part des ventes des étais « Le robuste >> dans son chiffre d’affaires ou son résultat. Elle ne produit en effet que des tableaux, d’origine inconnue et partiellement certifiés conformes par un auteur non identifiable, censés établir un chiffre d’affaires pour les années 2001 à 2009 et des chiffres de vente ou un suivi d’activité pour les années 2014 et 2015 pour des produits indéterminés (pièces 49 et 65 pour partie identiques).

Aussi, ces éléments sont insuffisants pour apprécier l’intensité de l’usage, critère qui aurait pu être employé pour compenser les lacunes éventuelles relatives à la preuve de l’évolution de la perception du signe par le public pertinent.

Les investissements promotionnels et publicitaires et l’exposition médiatique du signe: si la SA Altrad Etais fournit quelques documents promotionnels (catalogues, lettres à destination des clients, participation ancienne à la Foire des expositions de Clermont-Z), elle ne produit aucun élément permettant la détermination de ses dépenses d’investissements spécifiques au signe et aux produits qu’il désigne, l’unique pièce comptable sur ce plan concernant la SA Altrad Saint-Denis, dont rien ne prouve qu’elle assurait à un titre quelconque la valorisation du signe, n’étant pas propre aux produits en débat et concernant une période antérieure au dépôt (pièce 77). L’attestation qui lui répond en pièce 76 n’est pas plus éclairante.

La reconnaissance par les tiers et les décisions de justice ou d’Offices alors que l’OHMI a refusé l’enregistrement d’un signe très fortement similaire «< Robust » pour des produits identiques le 16 octobre 2014 (pièce 4 en défense), l’unique décision dont se prévaut la SA Altrad Etais est celle rendue le 15 novembre 2019 par l’INPI autorisant l’enregistrement après une importante limitation aux seuls étais métalliques en classe 6. Cette reconnaissance est ainsi très ambivalente et difficilement appréciable faute de production de la décision de l’INPI, qui ne peut ainsi pas déployer sa force de conviction à défaut d’être dotée d’une force normative à l’endroit du tribunal.

h. Pour révéler la perception du signe par les acteurs du marché et sa clientèle, la SA Altrad

8

---

Etais produit 12 pièces prenant la forme de courrier ou d’attestations ne reproduisant que très partiellement les mentions de l’article 202 du code de procédure civile (pièces 19 et 55 à 64). Mais, hors courrier du 17 décembre 2015 d’un concurrent qui souligne l’utilisation du signe «< Le Robuste » par la SA Altrad Etais pour commercialiser ses étais, toutes ces pièces sont rédigées exactement sur le même modèle avec d’ailleurs la même référence à la marque « Robuste » avec omission de l’article défini dont la SA Altrad Etais soulignait pourtant l’importance. Cette démarche, déloyale en ce qu’elle induit soit une concertation préalable des personnes sollicitées soit la remise antécédente par la partie d’un document à recopier, circonstances qui impliquent en tout cas que le propos consigné n’est pas celui spontanément et librement livré par son auteur qui ne peut de ce fait être considéré comme un témoin, de surcroît crédible, au sens de l’article 201 du code de procédure civile, prive de pertinence probatoire l’ensemble des déclarations produites.

Dès lors, insuffisantes pour établir un usage suffisamment intense pour faire évoluer la perception du signe de la description de la qualité du produit vers l’attribution de son origine commerciale, les preuves touchant à la caractérisation de cette modification sont absentes.

En conséquence, le signe n’a pas acquis de caractère distinctif par l’usage au jour du dépôt et la marque sera annulée pour les étais métalliques en classe 6.

Par ailleurs, la SA Altrad Etais n’agissant en contrefaçon que pour les étais métalliques (page 23 de ses écritures comportant une unique référence aux «mêmes produits » que ceux visés par le signe), son action en contrefaçon est irrecevable pour défaut de qualité à agir au sens des articles L 716-1 et 5 du code de la propriété intellectuelle.

A titre surabondant, le tribunal constate que : la SA Altrad Etais, qui demeure particulièrement floue sur les actes de contrefaçon qu’elle impute à la SAS Copac, n’invoque, hors actes antérieurs au dépôt dont la réparation n’est pas sollicitée sur le fondement de l’article L 716-2 du code de la propriété intellectuelle (constat qui prive de pertinence la pièce 20 non datée mais déjà visée dans l’assignation ainsi que tout argument relatif au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire n° (13)334222), qu’une seule pièce qu’est la fiche technique produite en pièce 66 qui n’a pas été établie par la SAS Copac mais par un tiers (la fiche n’étant de surcroît pas datée à la différence du document joint sans qu’il en constitue pourtant une annexe): non seulement l’acte ne lui est pas imputable mais le signe < Robust » opère ici clairement désignation d’une gamme de produits et non identification d’une origine commerciale, réalisée par la mention semi-figurative « Copac® L’excellence à votre service » placée en en- tête, l’expression intégrale étant « Étais Robust Presto 300 », où «< Presto 300 >> est une référence individuelle ainsi que le précise la fiche technique et où « Robuste est la catégorie générale des étais au sein de la «< famille étaiement ». Le signe est alors un élément du cheminement du client dans l’arborescence des produits vendus et non le moyen d’un rattachement du produit à l’entreprise. C’est d’ailleurs ce sens que retient l’auteur de la fiche technique ainsi qu’en témoigne le descriptif daté de 2019 qui accompagne cette pièce qui détaille la «< gamme Robust ». Aussi, à supposer sa marque valable, son action en contrefaçon serait rejetée au fond faute du moindre acte matériel imputable à la SAS Copac ; l’article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle, dont l’esprit n’est pas remis en cause par le nouvel article Ĺ 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle qui, certes avec plus de souplesse, n’autorise l’action en contrefaçon du licencié qu’avec le consentement du titulaire qui n’agit pas (cette condition découlant de l’usage de la conjonction de coordination « ou », marque de l’alternative et non du cumul indifférencié) ou à raison de sa carence après mise en demeure, ouvre une option au licencié soit il agit seul en contrefaçon, si le contrat de licence l’y autorise, à raison de la carence du titulaire à qui l’action appartient par principe, soit il agit à ses côtés, par l’effet d’une intervention au sens des articles 328 et suivants du code de procédure civile, en réparation de son préjudice propre, aucune action conjointe en contrefaçon n’étant envisagée. Or, le préjudice propre, également évoqué par l’article L 714-7 du code de la propriété intellectuelle, n’est pas celui réparé par application des articles L 716-14 et suivants du code de la propriété intellectuelle mais celui indemnisé sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, la contrefaçon constituant à l’endroit du licencié une faute. Et, la SA Altrad Saint-Denis,

9

---

à supposer que le dispositif de ses écritures permette de déceler une demande à son profit, agit expressément en contrefaçon et se fonde exclusivement sur les textes relatifs à la contrefaçon et non sur l’article 1240 du code civil qui n’est invoqué qu’au fondement des demandes complémentaires au titre de la concurrence déloyale et parasitaire à raison de faits distincts. Aussi, l’action de la SA Altrad Saint-Denis serait irrecevable pour défaut de qualité à agir en contrefaçon.

2°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Moyens des parties

Au soutien de sa demande au titre de la concurrence déloyale, la SA Altrad Saint-Denis n’en présentant aucune, la SA Altrad Etais expose que la concomitance de l’embauche de monsieur Z et du lancement d’une nouvelle gamme d’étais par la SAS Copac sous le signe

< Robust '> caractérise une concurrence déloyale et parasitaire, le client confondant les produits et les entreprises.

En réplique, la SAS Copac conteste toute faute tirée du débauchage de monsieur Z en l’absence d’acte déloyal et de désorganisation de la société l’accompagnant et tout acte de parasitisme, le signe dont l’imitation est alléguée étant descriptif et libre d’usage pour les concurrents du secteur et les investissements opposés n’étant pas, à la différence des siens, prouvés.

Appréciation du tribunal

En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

L’action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l’action en contrefaçon qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu’en présence d’un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon (en ce sens : Com., 3 juin 2003, n° 01-14.214). La sanction du cumul de demandes indemnitaires fondées sur des faits identiques au titre de la responsabilité délictuelle n’est pas, à la différence de celle des actions fondées cumulativement sur les responsabilités contractuelle et délictuelle, l’irrecevabilité des deux demandes mais uniquement de celle des deux qui est présentée à titre complémentaire. Elle peut en revanche l’être à titre subsidiaire pour des faits identiques à charge pour la partie qui l’invoque de les qualifier et de les motiver conformément aux règles propres à la concurrence déloyale et parasitaire, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne pouvant jouir de plus de droits sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire qu’il n’en a en application du droit des marques et l’action fondée sur la responsabilité délictuelle ne pouvant constituer une protection de repli par rapport à celle, spéciale, offerte par l’action en contrefaçon. Elle peut enfin l’être à titre subsidiaire pour défaut de constitution du droit privatif invoqué à titre principal.

10

---

La SA Altrad Etais impute à la SAS Copac le débauchage de son directeur commercial en septembre 2014 et entend incidemment éclairer son caractère déloyal par l’embauche en 2018 d’un responsable industriel et d’un technico-commercial. Mais, monsieur Y Z n’étant tenu par aucune clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail (pièce 16 en demande), le principe est la liberté du travail et d’entreprise et, pour la SAS Copac, la liberté d’entreprendre en embauchant les personnes dotées des compétences attendues. Or, l’embauche de monsieur Y Z suivait sa démission régulière et n’a été accompagnée d’aucun acte déloyal, constat identique pour les deux embauches ultérieures, rien ne permettant d’ailleurs de les apprécier ensemble alors qu’elles sont séparées de quatre années. Et, la SA Altrad Etais ne démontre pas la moindre désorganisation interne, ni concrètement ni abstraitement au regard de la nature particulière des fonctions des salariés débauchés et de leurs rôles centraux dans l’entreprise. Aussi échoue-t-elle à prouver un acte de concurrence déloyale imputable à la SAS Copac de ce chef (solution conforme à Com., 20 septembre 2016, n° 15-13.263: < la concurrence déloyale par débauchage de personnel suppose la démonstration concrète de la désorganisation de l’entreprise concurrente et ne saurait résulter «< nécessairement » de l’embauche de deux salariés '>).

Par ailleurs, il est désormais acquis que le signe «< robuste » pour désigner des étais est descriptif d’une qualité essentielle attendue du produit et qu’il est ainsi de libre parcours pour tous les concurrents œuvrant sur le marché pertinent. Et, la SA Altrad Etais ne peut prétendre jouir de plus de droit sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire qu’elle n’en a en application du droit des marques. Aussi, le lancement sous ce signe d’une nouvelle gamme de produits, dont il n’est pas prétendu qu’ils imiteraient ceux de la SA Altrad Etais et de la SA Altrad Saint-Denis, n’est pas fautif.

Enfin, si la SA Altrad Etais fournit quelques documents promotionnels (catalogues, lettres à destination des clients, participation ancienne à la Foire des expositions de Clermont-Z), elle ne produit aucun élément permettant la détermination de ses dépenses d’investissements spécifiques au signe et aux produits qu’il désigne, l’unique pièce comptable sur ce plan concernant la SA Altrad Saint-Denis, dont rien ne prouve qu’elle assurait à un titre quelconque la valorisation du signe, et n’étant pas propre aux produits en débat (pièce 77). L’attestation qui lui répond en pièce 76 n’est pas plus éclairante. Aussi, en l’absence de tout élément permettant de quantifier les investissements réalisés pour concevoir, promouvoir et valoriser le signe, les produits eux-mêmes n’étant pas en débat, «Le Robuste »ne constitue pas une valeur économique individualisée susceptible d’avoir été captée par la SAS Copac au préjudice de la SA Altrad Etais ou, à supposer qu’une demande à son profit soit décelable dans ses écritures, de la SA Altrad Saint-Denis.

En conséquence, les demandes de la SA Altrad Etais et, en tant que de besoin, celles de la SA Altrad Saint-Denis seront intégralement rejetées.

3°) Sur la procédure abusive

En application de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.

Il est exact que, en assignant la SAS Copac en nullité d’une marque communautaire non enregistrée, et ne relevant quoi qu’il en soit pas de la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre mais exclusivement de celle du tribunal de grande instance de Paris, puis en modifiant radicalement l’objet du litige par le dépôt d’une marque qui a retardé son issue de près de quatre ans sans le moindre élément matériel sérieux pour prouver le bien-fondé de ses demandes, la SA Altrad Etais a commis un abus dans l’exercice de son droit d’agir en justice.

Pour autant, la SAS Copac ne prouve pas le principe et la mesure du préjudice qu’elle invoque ni qu’il soit distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice qui est

11

---

intégralement réparé par l’allocation d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la demande reconventionnelle indemnitaire de la SAS Copac sera rejetée.

4°) Sur les demandes accessoires

Succombant au litige, la SA Altrad Saint-Denis et la SA Altrad Etais, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, seront condamnés in solidum à payer à la SAS Copac la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ce montant tenant compte de l’alourdissement et de l’allongement de la procédure engendrés par l’attitude procédurale de la demanderesse, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.

Au regard de la nature et de la solution du litige, l’exécution provisoire, non sollicitée en défense, ne sera pas prononcée en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,

Rejette la fin de non-recevoir opposée la SA Altrad Etais à la demande reconventionnelle de la

SAS Copac ;

Prononce la nullité pour défaut de distinctivité de la marque française verbale n° (15)4216399

< Le Robuste >> de la SA Altrad Etais pour les seuls étais métalliques en classe 6;

Ordonne la transmission de la décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’INPI aux fins

d’inscription au Registre national des marques, à l’initiative de la partie la plus diligente et aux frais exclusifs de la SA Altrad Etais;

Déclare irrecevables les demandes de la SA Altrad Etais et de la SA Altrad Saint-Denis au titre de la contrefaçon de marque ;

Rejette les demandes de la SA Altrad Etais et de la SA Altrad Saint-Denis au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

Rejette la demande indemnitaire reconventionnelle de la SAS Copac au titre de la procédure abusive;

Rejette les demandes de la SA Altrad Etais et de la SA Altrad Saint-Denis au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la SA Altrad Etais et la SA Altrad Saint-Denis à payer à la SAS Copac la somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SA Altrad Etais et la SA Altrad Saint-Denis à supporter les entiers dépens de l’instance ;

Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.

Jugement signé par Daniel BARLOW, Premier vice-président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.

En Conséquence

La République Francaise mand et ordonne à tous huissiers de justice sur ce reque de mettre les présentes exécution LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Aux procureurs generaux et aux procureurs de la République pres les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis.

Nanterre, le 01 SEP. 2021 12 Le Greffier