DEMANDERESSE

Société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P.

[…]

10022 NEW YORK (ETATS-UNIS)

représentée par M^e Claire HERISSAY DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0265

DÉFENDEURS

La société FORAGE MARKETS LIMITED,

dont le siège social est situé […], prise en la personne de Monsieur H I J, son représentant légal domicilié es qualités au dit siège, venant aux droits de la SARL D

E ;

Monsieur Z Y gérant de la Société D E

18 rue Léon L Fargue

[…]

représentés par Maître Florence WATRIN de l’ASSOCIATION WATRIN BRAULT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0046

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint

Françoise BARUTEL, Vice-Présidente

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente

assistés de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 05 Octobre 2017 tenue en audience publique devant , François ANCEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

[…]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P, société de droit américain, est titulaire de la marque figurative de l’Union Européenne n° 004049201 déposée le 29 septembre 2004 pour désigner divers produits et services et notamment dans la classe 25 les vêtements et sous-vêtements, intitulée « Polo Player » en ce qu’elle représente un joueur de polo en action sur son cheval comme suit :

La société D E, aux droits de laquelle vient la société FORAGE MARKETS LIMITED, se présente comme une société dont le gérant est Monsieur Z Y et dont l’activité est la fabrication et la vente de vêtements et accessoires destinés à une clientèle majoritairement masculine, dont le style vestimentaire est « casual » et « sportswear».

Monsieur Z Y est titulaire de la marque semi-figurative française suivante « Frank Ferry Polo Club », déposée le 17 janvier 2012 et enregistrée sous le numéro 12 3 889 457 pour désigner divers produits et services dans les classes 14, 18 et 25 et notamment des vêtements et sous-vêtements :

Indiquant avoir constaté dans le courant du mois de novembre 2012 que la société D E commercialisait, sous la marque semi-figurative française « FRANK FERRY POLO CLUB » divers articles de la classe 25 (T-shirts, sweat-shirts, survêtements, débardeurs pour hommes, polos, chemises et shorts) comportant une représentation de joueurs de polo, sur le site Internet www.frank-ferry.com mais aussi sur d’autres sites marchands tels que www.desmarquesetdeshommes.com, www.fashioncafe06.com ou bien encore www.mondialstreet.com et, après avoir F procédé par huissier à un constat d’achat en date du 06 novembre 2012 sur le site www.mondialstreet.com, la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P après avoir adressé à la société D E, prise en la personne de son gérant Monsieur Z Y, le 13 décembre 2012, une lettre de mise en demeure restée infructueuse, a assigné le 30 mai 2013 la société D E et Monsieur Z Y pour contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme.

Par ordonnance du 29 août 2014, le Juge de la Mise en état a prononcé la nullité de l’assignation. Cette ordonnance a été infirmée par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris du 10 mars 2015 qui a en outre ordonné à la SARL D E et Monsieur Z Y de communiquer certains documents tels que des bons de commande et factures.

Par ordonnance du 13 mai 2016, le juge de la mise en état a rejeté une demande de sursis à statuer formée par les défendeurs, dans l’attente de la décision à intervenir à la suite de l’introduction d’un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de paris du 10 mars 2015.

Dans des conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 5 mai 2017, la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P demande au tribunal, de :

[…]

DIRE ET JUGER que le procès-verbal de constat d’achat en date du 6 novembre 2012 est parfaitement valable et DEBOUTER les défendeurs de leur demande en nullité dudit constat de leur demande d’écarter des débats les pièces n°10 et 30.

DEBOUTER les défendeurs de leur demande d’écarter des débats les pièces n°37, 38, 41, 60 et 61 – 3 à 9, 35, 42 à 49et 54 à 58 – 24, 27, 66, 67, 68 et 69 a.

[…]

DIRE ET JUGER que la détention, l’offre en vente et la vente en France ou ailleurs en Europe, par la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E de vêtements comportant l’imitation illicite de la marque de l’Union Européenne n° 004049201 de la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P., constituent la contrefaçon de ladite marque au sens de l’article 9 du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 et des articles L717-1 et L717-2 du Code de la propriété intellectuelle.

PRONONCER la nullité de la marque FRANK FERRY POLO CLUB n° 3889457 déposée par Monsieur Z Y, en application des articles L 711-1 à L711-4 et L714-3 du Code de la propriété intellectuelle.

X l’inscription de la décision à intervenir au Registre National des Marques.

DIRE ET JUGER que la détention, l’offre en vente et la vente en France, par la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E des vêtements litigieux dans un environnement destiné à accentuer le risque de confusion et d’association avec la célèbre marque RALPH LAUREN, constituent des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire au sens des articles 1382 et suivants du Code civil.

En conséquence,

INTERDIRE à la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E d’offrir à la vente et/ou de vendre en France et partout ailleurs en Europe tous vêtements revêtus illicitement des imitations de cette marque et ce, sous astreinte définitive de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.

X, sous le contrôle d’un Huissier de Justice désigné à cet effet, aux frais de la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E et sous astreinte définitive de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le rappel des circuits commerciaux et la destruction à ses frais de la totalité du stock d’articles jugés contrefaisants en leur possession.

DIRE ET JUGER qu’en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par le Tribunal ayant statué sur la présente demande.

CONDAMNER la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de sa marque de l’Union Européenne n° 004049201.

TIRER toutes les conséquences du refus systématique des défendeurs d’exécuter la mesure d’information ordonnée par la Cour d’appel de Paris par arrêt du 13 mars 2015.

CONDAMNER la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P la somme de 100.000 euros (cent mille euros), sauf à parfaire après communication des éléments comptables relatifs aux vêtements litigieux vendus par la défenderesse sur une période allant du début de la commercialisation jusqu’à la date de la décision rendue par le présent Tribunal, en réparation du préjudice commercial subi par la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P.

CONDAMNER la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte plus générale portée à la réputation et à l’image de la société demanderesse.

CONDAMNER la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. la somme de 100.000 euros (cent mille euros) en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

[…]

Si par extraordinaire le Tribunal considérait que les actes de contrefaçon ne sont pas constitués,

DIRE ET JUGER que la renommée de la marque française n° 1441630 revendiquée est telle qu’il existe à tout le moins un risque d’évocation ou un lien entre les signes en cause portant atteinte à la marque figurative française « Polo player » n° 1441630 au sens de l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

INTERDIRE à la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E d’importer, d’exporter, d’offrir à la vente et/ou de vendre en France tous vêtements portant atteinte à la renommée de la marque figurative française n° 1441630 et ce, sous astreinte définitive de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.

CONDAMNER la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E à payer à la société THE POLO/ LAUREN COMPANY L.P. la somme de 150.000 euros (cent cinquante mille euros), sauf à parfaire après communication des éléments comptables relatifs aux produits litigieux par la défenderesse, en réparation du préjudice subi par la société THE POLO/ LAUREN COMPANY du F de l’atteinte à la renommée de sa marque.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

X la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix de la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P et aux frais de la défenderesse, à raison de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) par insertion et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires.

X également l’inscription par extraits du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.frank-ferry.com, en lettres noires sur fond blanc de type arial de taille 14, et ce, pendant une durée de 6 mois à compter la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

X l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

CONDAMNER la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 septembre 2017, la société FORAGE MARKETS LIMITED et Monsieur Z A, au visa des articles L 711-1 et suivants, L 713-5, L 714-3 et L 717-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 9 du Règlement CE 207/2009, 1844-5 et 1382 (ancien) du Code civil, 9, 202, 649, 699 et 700 du Code de procédure civile, 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, de l’Ordonnance de Villers Cotterêts (article 111) et de l’article 1 de loi n°94-66 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, demandent en ces termes au tribunal de:

– RECEVOIR la société FORAGE MARKETS LIMITED en son intervention volontaire et y faisant droit ;

A titre principal,

— DIRE et JUGER que la société D E, aux droits de laquelle vient la société FORAGE MARKETS LIMITED, n’a commis aucun acte de contrefaçon de la marque figurative de l’Union Européenne n°004049201 à l’encontre de la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. ;

— DIRE et JUGER que la société D E, aux droits de laquelle vient la société FORAGE MARKETS LIMITED, n’a pas porté atteinte à la renommée de la marque figurative française n°1441630 ;

— DIRE et JUGER que la société D E, aux droits de laquelle vient la société FORAGE MARKETS LIMITED, n’a commis aucun acte distinct de concurrence déloyale ou parasitaire à l’encontre de la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. ;

A titre subsidiaire,

— CONSTATER que la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. ne rapporte la preuve d’aucun préjudice,

En tout état de cause,

– ECARTER des débats les pièces adverses n°37, 38, 41, 60 et 61 rédigées en langue étrangère et non traduites ;

– ECARTER des débats les pièces adverses n°3 à 9, 35, 42 à 49, et 54 à 58 en l’absence de preuve du respect des pré requis techniques ;

– ANNULER le procès-verbal de constat communiqué en pièce adverse n°10 et, par conséquent, ECARTER des débats les pièces adverses n°10 et 30 ;

— ECARTER des débats les pièces adverses n°24, 27, 66, 67, 68 et 69a, attestations non manuscrites ;

— DEBOUTER la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— CONDAMNER la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. à payer à la société FORAGE MARKETS LIMITED, venant aux droits de la société D E, et à Monsieur Z Y, ensemble, la somme de 40.000 € (quarante mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— CONDAMNER la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. aux entiers dépens dont distraction, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Florence Watrin, avocat aux offres de droit.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 septembre 2017, la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P a demandé au juge de la mise en état de reporter la clôture à la date des plaidoiries fixée le 5 octobre 2017 à 15 heures. A titre subsidiaire, elle a demandé le rejet des conclusions et les pièces n°60 à 66 notifiées le jour même par la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E et Monsieur Z Y.

Lors de l’audience du 14 septembre 2017, le juge de la mise en état a accepté de reporter la date de la clôture au 5 octobre 2017 et a autorisé la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P à déposer de nouvelles conclusions au plus tard le 2 octobre 2017.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 septembre 2017, la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P., au visa du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, de la Directive n° 2008/95 du 22 octobre 2008), de l’article 6 bis de la convention de Paris, L 711-1 à L 711-4, L 713-5, L 714-3, L 716-14, L 716-15, L717-1 et L717-2 du Code de la propriété intellectuelle, 202 et 700 du Code de Procédure Civile et 1382 du Code Civil, demande en ces termes au tribunal de :

[…]

* DIRE ET JUGER que le procès-verbal de constat d’achat en date du 6 novembre 2012 est parfaitement valable et DEBOUTER les défendeurs de leur demande en nullité dudit constat de leur demande d’écarter des débats les pièces n°10 et 30.

* DEBOUTER les défendeurs de leur demande d’écarter des débats les pièces n°37, 38, 41, 60 et 61 – 3 à 9, 35, 42 à 49et 54 à 58 – 24, 27, 66, 67, 68 et 69 a.

[…]

* DIRE ET JUGER que la détention, l’offre en vente et la vente en France ou ailleurs en Europe, par la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E et Monsieur Z Y de vêtements comportant l’imitation illicite de la marque de l’Union Européenne n° 004049201 de la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P., constituent la contrefaçon de ladite marque au sens de l’article 9 du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 et des articles L717-1 et L717-2 du Code de la propriété intellectuelle.

* PRONONCER la nullité de la marque FRANK FERRY POLO CLUB n° 3889457 déposée par Monsieur Z Y, en application des articles L 711-1 à L711-4 et L714-3 du Code de la propriété intellectuelle.

* X l’inscription de la décision à intervenir au Registre National des Marques.

* DIRE ET JUGER que la détention, l’offre en vente et la vente en France, par la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E et Monsieur Z Y des vêtements litigieux dans un environnement destiné à accentuer le risque de confusion et d’association avec la célèbre marque RALPH LAUREN, constituent des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire au sens des articles 1382 et suivants du Code civil.

En conséquence,

* INTERDIRE à la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E et Monsieur Z Y de détenir, d’importer/exporter, d’offrir à la vente et/ou de vendre en France et partout ailleurs en Europe tous vêtements comportant une imitation illicite de la marque de l’Union Européenne n° 004049201, et ce, sous astreinte définitive de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.

* X, sous le contrôle d’un Huissier de Justice désigné à cet effet, aux frais de la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E et de Monsieur Z Y, de rappeler de leurs circuits commerciaux et de détruire la totalité du stock des produits jugés contrefaisants en leur possession et ce sous astreinte définitive de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

* DIRE ET JUGER qu’en application de l’article L131-3 du Code de procédure civile d’exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par le Tribunal ayant statué sur la présente demande.

* CONDAMNER in solidum la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E et Monsieur Z Y à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de sa marque de l’Union Européenne n° 004049201.

* TIRER toutes les conséquences du refus systématique des défendeurs d’exécuter la mesure d’information ordonnée par la Cour d’appel de Paris par arrêt du 13 mars 2015 et

*X, en tant que de besoin, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours ouvrables à compter du rendu de la décision, à la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E et à Monsieur Z Y, de communiquer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. les éléments suivants :

— l’intégralité des quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le chiffre d’affaires et le bénéfice obtenus par la vente de l’ensemble des produits FRANK FERRY revêtus des logos de joueurs de polo contrefaisants en ventilant référence par référence de produit, sur une période allant du début de la commercialisation jusqu’au jour du présent jugement,

— les bons de commande et les factures des fournisseurs de la SARL D E, de la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E et de Monsieur Z Y relatifs aux produits de contrefaçon ;

et de

* DIRE que les quantités, chiffre d’affaires et bénéfices réalisés sur la vente des produits FRANK FERRY revêtus des logos de joueurs de polo contrefaisants devront couvrir l’ensemble du territoire

communautaire et être attestés par le commissaire aux comptes de la société FORAGE MARKETS LIMITED.

*DIRE que le Tribunal réserve les droits de la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. sur l’évaluation du préjudice subi et

*ORDONNE le sursis à statuer s’agissant de l’évaluation du préjudice dans l’attente de la communication des éléments comptables susvisés par les défendeurs.

* CONDAMNER in solidum, à titre provisionnel, la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E et Monsieur Z Y à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P la somme de 400.000 euros (quatre cent mille euros), sauf à parfaire après communication des éléments comptables relatifs aux vêtements litigieux vendus par les défenderesses sur une période allant du début de la commercialisation jusqu’à la date de la décision rendue par le présent Tribunal, en réparation du préjudice commercial subi par la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P.

* CONDAMNER in solidum la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E et Monsieur Z Y à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte plus générale portée à la réputation et à l’image de la société demanderesse.

* CONDAMNER in solidum la société FORAGE MARKETS LIMITED et Monsieur Z Y venant aux droits de la société D E à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. la somme de 100.000 euros (cent mille euros) en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

[…]

* Si par extraordinaire le Tribunal considérait que les actes de contrefaçon ne sont pas constitués, DIRE ET JUGER que la renommée de la marque française n° 1441630 revendiquée est telle qu’il existe à tout le moins un risque d’évocation ou un lien entre les signes en cause portant atteinte à la marque figurative française « Polo player » n° 1441630 au sens de l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

* INTERDIRE à la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E et à Monsieur Z Y d’importer, d’exporter, d’offrir à la vente et/ou de vendre en France tous vêtements portant atteinte à la renommée de la marque figurative française n° 1441630 et ce, sous astreinte définitive de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.

* CONDAMNER in solidum, à titre provisionnel, la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E et Monsieur Z Y à payer à la société THE POLO/ LAUREN COMPANY L.P. la somme de 400.000 euros (quatre cent mille euros), sauf à parfaire après communication des éléments comptables relatifs aux produits litigieux par la défenderesse, en réparation du préjudice subi par la société THE POLO/ LAUREN COMPANY du F de l’atteinte à la renommée de sa marque.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

* X la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix de la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P et aux frais des défenderesses, à raison de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) par insertion et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires.

* X également l’inscription par extraits du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.frank-ferry.com, en lettres noires sur fond blanc de type arial de taille 14, et ce, pendant une durée de 6 mois à compter la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

* X l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

* CONDAMNER in solidum la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E et Monsieur Z Y à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

* CONDAMNER la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E et Monsieur Z Y aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2017, la société FORAGE MARKETS LIMITED et Monsieur Z Y, au visa des articles 15, 16, 135, 700, 763 et 772-1 et suivants du Code de procédure civile, et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, demandent au juge de la mise en état de :

— REJETER des débats les conclusions signifiées le 26 septembre 2017 dans l’intérêt de la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. ainsi que les nouvelles pièces communiquées au soutien de ces écritures (nouveaux éléments communiqués en pièces n°29 et 41 et pièces n°72 à 80) ;

— CONDAMNER la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. à verser à la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E et Monsieur Z Y la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de conclusions en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2017, la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P demande au juge de la mise en état de :

— REJETER les demandes fins et conclusions de Monsieur Z Y et la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E en ce qu’elles sont mal fondées.

— CONDAMNER Monsieur Z Y et la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 5 octobre 2017, le juge de la mise en état a :

— Ordonné le rejet des pièces n°72 à 80 communiquées le 26 septembre 2017 par la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P ;

— Ordonné le rejet des écritures de la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P communiquées le 26 septembre 2017 en ce qu’elles sollicitent la condamnation personnelle de Monsieur Y ;

— Ordonné le rejet des écritures de la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P communiquées le 26 septembre 2017 en ce qu’elles augmentent le quantum des condamnations sollicitées par rapport aux montants mentionnées dans ses précédentes conclusions notifiées le 5 mai 2017 ;

— Débouté la société FORAGE MARKETS LIMITED et Monsieur Z Y pour le surplus ;

— Ordonné la clôture de la mise en état.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du procès verbal de constat du 6 novembre 2012 ;

La société FORAGE MARKETS LIMITED et Monsieur Y soutiennent qu’en application de l’obligation déontologique et du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, l’huissier doit agir « à visage découvert » et il lui est interdit de faire usage d’une fausse qualité ou identité, même virtuellement. Ils précisent que la commande a été passée par « B C », de sorte qu’en ne déclinant pas son identité, l’huissier a détourné la règle déontologique par l’utilisation d’un prête-nom. Ils rappellent que « B C » était stagiaire au sein du Cabinet K-L M lors de l’établissement dudit constat, en novembre 2012 alors que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le droit à un procès équitable commande que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante ».

Ils considèrent que le principe est celui de l’effet rétroactif des revirements de jurisprudence, sauf lorsque leur application aurait pour effet de priver les justifiables de l’accès à la justice. La société FORAGE MARKETS LIMITED et Monsieur Z Y ajoutent que les produits, livrés au domicile du tiers, ont été remis à l’huissier qui les a placés sous scellés et que le contenu du pli en question aurait donc parfaitement pu être modifié avant d’être refermé et apporté à l’huissier.

En réponse, la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P F valoir que l’huissier ne procédant pas lui-même à l’achat et n’ayant par conséquent pas F de démarche active dans les opérations, il n’existe aucune nécessité pour ce dernier de décliner son identité. Elle ajoute que faire application d’une jurisprudence postérieure au constat reviendrait à empêcher le titulaire de droits de rapporter la preuve de la matérialité de la contrefaçon, c’est-à-dire du fondement même de son action en contrefaçon et il serait par conséquent privé d’un accès à un procès équitable. Elle estime que la jurisprudence citée a été rendue en matière de constat d’achat en magasin physique et alors que l’achat avait été effectué par un avocat stagiaire alors qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’un achat dans un magasin physique, mais sur Internet et que la stagiaire n’était pas avocat stagiaire.

Sur ce,

Le droit à un procès équitable consacré par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de loyauté dans l’administration de la preuve, commande que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante.

Il résulte du procès-verbal de constat dressé les 6 et 16 novembre 2016 que l’huissier de justice, « en présence de Mademoiselle B C » a constaté sur le site accessible à l’adresse www.mondial-street.com comportant un onglet Frank FERRY l’offre à la vente d’un T-shirt homme de marque FRANK FERRY noir représentant deux joueurs de polo et portant l’inscription « POLO FF » et l’achat de ce produit en ligne par M^lle B C, l’opération s’étant ainsi renouvelée une fois pour l’acquisition d’un autre produit.

Aux termes de ce procès-verbal, l’huissier de justice constate en outre que le 16 novembre 2016 Mademoiselle B C s’est présentée en son étude avec un colis fermé avec la facture émanant de la SARL MODERN STREET INTERNATIONAL, comportant les deux T-shirt qui ont été acquis en ligne.

Il ressort en outre des éléments versés que Mademoiselle B C était stagiaire au sein du cabinet d’avocat, conseil de la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P, de telle sorte que l’achat, bien qu’ayant été effectué sur internet en l’étude de l’huissier, ne peut être considéré comme satisfaisant au principe de loyauté dans l’administration de la preuve.

La nullité de ce procès verbal de constat n’étant pas de nature à priver la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P de l’accès à un juge et ce alors que la preuve de la contrefaçon peut être rapportée devant ce juge par tout moyen, il convient d’écarter des débats ce procès-verbal ainsi que les produits acquis lors de ces opérations d’achat à savoir les pièces 10 et 30.

Sur la demande de la société FORAGE MARKETS LIMITED et Monsieur Z Y tendant à voir écarter les pièces n°37, 38, 41, 60 et 61 ; les pièces 3 à 9, 35, 42 à 49et 54 à 58 et les pièces 24, 27, 66, 67, 68 et 69 a ;

La société FORAGE MARKETS LIMITED et Monsieur Z Y exposent que les pièces n°37, 38, 41, 60 et 61 rédigées en langue anglaise doivent être écartées. Ils soutiennent que les pièces n° 3 à 9, 42 à 47 et 54 à 58 doivent également être écartées car il est impossible de vérifier le respect des pré-requis techniques pour ces captures d’écran et que les pièces n°24, 27, 66, 67, 68 et 69 a, ne satisfont pas l’exigence formelle d’être manuscrites.

En réponse, la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. expose que les pièces n°37, 38, 41, 60 et 61, sont des décisions de l’OHMI/EUIPO, et sont toutes accompagnées d’une traduction libre en langue française portant sur les paragraphes pertinents, sachant que la pièce n°41 correspond à un tableau effectué par INTERBRAND comprenant une numérotation/classement avec les logos de différentes marques parfaitement compréhensible par tous et qui ne nécessite par conséquent pas de traduction en langue française.

Elle considère que les pièces n°3 à 9, 35, 42 à 49 et 54 à 58 correspondent à différentes offres en vente de produits FRANK FERRY tant via les catalogues en ligne FRANK FERRY que via différents sites marchands (captures d’écran et impressions de catalogues en ligne), dont il serait impossible pour les défendeurs de vérifier le respect des pré-requis techniques. La société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P souligne que le respect des pré-requis techniques s’applique seulement lorsque le constat sur internet est effectué par un Huissier et non pas comme c’est le cas en l’espèce lorsque les pièces visées sont des captures d’écrans et impressions de pages internet qui ne sont pas réalisées dans le cadre d’un constat d’huissier et qui donc peuvent être rapportée librement et par tout moyen. Elle F enfin valoir que les pièces n°24, 27, 66, 67, 68 et 69 a, qui sont des attestations écrites datées et signées par la main de leur auteur, n’ont pas à être manuscrites, mais doivent simplement être écrites.

Sur ce ;

Il y a lieu d’écarter des pièces des débats lorsque celles-ci ont été communiquées en méconnaissance de l’article 15 du code de procédure civile selon lequel les parties doivent se faire connaître les éléments de preuve qu’elles produisent en temps utiles.

En l’espèce, la société FORAGE MARKETS LIMITED et Monsieur Z Y font grief aux pièces litigieuses, soit d’être rédigées en langue anglaise, soit de ne pas avoir respecté des conditions de forme.

De tels moyens ne sont pas de nature à écarter d’emblée, de façon préalable et générale lesdites pièces, étant observé qu’il n’y a pas lieu d’écarter un document rédigé en langue étrangère si la pièce litigieuse n’est finalement pas nécessaire à la décision et qu’en l’espèce des traductions partielles des passages pertinents invoqués par la demanderesse sont communiquées pour les pièces n°37, 38, 60 et 61.

Il convient de rappeler en outre que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité de telle sorte qu’elles ne peuvent conduire à écarter des attestations qui ne seraient pas conformes auxdites prescriptions.

Il appartiendra en conséquence au tribunal d’apprécier la force probante de ces pièces au fur et à mesure de leur examen au soutien des moyens soulevés par la demanderesse.

Sur la contrefaçon par imitation de la marque figurative de l’Union Européenne n° 004049201 ;

La société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P expose que les faits de détention, d’offre en vente et de vente des produits FRANK FERRY constituent la contrefaçon des droits que la demanderesse détient sur sa marque de l’Union Européenne n° 004049201 au sens de l’article 9 du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 et des articles L. 717-1 et L. 717-2 du Code de la propriété intellectuelle dès lors que les signes figuratifs apparaissant sur les vêtements FRANK FERRY, qu’il s’agisse de la marque « FRANK FERRY POLO CLUB » n°3889467 telle que déposée ou bien dans ses versions modifiées, constituent une imitation de la marque de l’Union Européenne n° 004049201, génératrice de confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux.

Elle F valoir que la contrefaçon par imitation est caractérisée eu égard aux ressemblances incontestables existant entre le joueur de polo de la célèbre marque RALPH LAUREN et les joueurs de polo de la marque « FRANK FERRY POLO CLUB » n°3889467 et de ses versions modifiées étant observé que les produits sont strictement identiques à savoir des vêtements relevant de la classe 25 de la classification internationale des produits et services.

La société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P soutient ainsi qu’à l’instar de sa marque l’élément figuratif dominant du signe litigieux est représenté en ombre chinoise et constitué par un joueur de polo, portant un casque, en pleine action montant sur un cheval au galop tenant dans sa main droite un maillet levé, prêt à frapper la balle, l’apposition d’un second joueur de polo ne suffisant pas à modifier l’impression d’ensemble de similarité entre les signes en cause. Elle précise que les ressemblances visuelles avec la marque « Polo player » invoquée sont encore plus fortes avec les usages modifiés et notamment lorsque les mentions « POLO FRANK FERRY MCMLXVII » et « POLO CLUB » figurent au-dessus et en-dessous des joueurs de polo. Elle ajoute que d’un point de vue conceptuel, il s’agit pour chacun des signes d’évoquer par les mêmes moyens graphiques et quasiment la même représentation, l’univers du jeu de polo.

La société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P estime que les ressemblances visuelles et conceptuelles entre la marque figurative « Polo player » n° 004049201 et le signe litigieux de double joueur de polo FRANK FERRY entrainent un risque de confusion voire d’association avec ladite marque de telle sorte que le public peut légitimement être amené à penser que les produits revêtus des logos litigieux de joueurs de polo FRANK FERRY sont fabriqués et/ou commercialisés en partenariat avec la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. ou avec son accord, ou bien que les deux entités seraient liées, et ce d’autant plus que la société D E utilise sur ses vêtements la dénomination « POLO » qui est une autre marque de la demanderesse. Elle en déduit que le risque de confusion ou d’association entre le signe litigieux de double joueurs de polo FRANK FERRY et la marque antérieure figurative « joueur de polo » est ainsi caractérisé.

En réponse, la société FORAGE MARKETS LIMITED et Monsieur Z Y concluent au rejet de l’action en contrefaçon aux motifs que les signes contestés de la marque Frank Ferry Polo Club ne présentent pas d’identité, ni même les similitudes invoquées par la demanderesse, avec la marque de l’Union Européenne n°004049201 dès lors qu’il ne s’agit pas d’un mais de deux joueurs de polo, ce qui, contrairement à ce qui est soutenu en demande, modifie radicalement l’impression d’ensemble et exclut toute similarité entre les signes ; que si sur la marque Frank Ferry Polo Club, la lisière d’un casque est perceptible, à la droite du dessin, en revanche, aucun casque n’est visible sur le signe enregistré par la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P ; que les deux joueurs de polos représentés sur le signe contesté ne sont pas « en pleine action » ; que si les deux joueurs de polo représentés sur le signe contesté sont sur des chevaux au galop, ceci n’est plus le cas du cheval du joueur de polo de la marque revendiquée par la demanderesse qui est en bout de course, fortement freiné, à la demande du cavalier, la tête très haute, afin que le joueur puisse frapper la balle à l’aide de son maillet ; que le signe de la marque Frank Ferry Polo Club ne comporte pas un mais deux maillets ; que si le maillet du joueur de polo présent sur la représentation de la marque n°004049201 est bien prêt à frapper la balle, le joueur le tenant en oblique vers l’arrière, en revanche les deux joueurs de polos du signe contesté portent leurs maillets quasiment droits, à la verticale, l’angle des maillets étant donc totalement différent.

Ils considèrent en outre que contrairement au postulat dont part la demanderesse, l’élément figuratif de la marque Frank Ferry Polo Club n’est pas dominant et que le motif du joueur de polo était faiblement distinctif dans le contexte des produits conçus pour le sport de polo. Ils estiment que les éléments verbaux « Frank Ferry » ont quant à eux un caractère distinctif important au vu des produits et des services visés.

La société FORAGE MARKETS LIMITED et Monsieur Z Y ajoutent que la demanderesse se contente en effet d’indiquer qu’elle aurait « constaté que la société D E n’exploite pas sa marque uniquement telle que déposée, mais appose des versions modifiées de sa marque susvisée sur ses produits » visant des captures écran de catalogues numériques (pièces adverses n°3 et 35) et des impressions de catalogues (pièces adverses n°48 et 49) dont la force probante est contestable puisqu’il est impossible de vérifier le respect des pré requis techniques de telle sorte que ces éléments devront, par conséquent être écartés des débats, de même que les pièces adverses n° 4 à 9, 42 à 47 et 54 à 58.

Ils précisent que le motif du joueur de polo, est faiblement distinctif dans le contexte des produits conçus pour le sport de polo, les éléments verbaux « Polo Frank Ferry MCMLXVII », « Polo FF », « Frank Ferry Polo Club » ou encore « Frank Ferry » occupant une place importante dans l’impression d’ensemble produite par ces visuels et s’imposeront au moins tout autant que l’élément figuratif dans la mémoire du public pertinent. Ils considèrent en outre que la mention verbale inscrite sur le vêtement permet l’identification de la provenance du produit, de sorte qu’il ne saurait être raisonnablement soutenu que le consommateur serait « naturellement et immédiatement attiré par la représentation de joueurs de polo » plutôt que par la lecture de ces éléments et que les différences entre les reproductions litigieuses, liées notamment au nombre de joueurs représentés, et au F que les cavaliers ne sont pas représentés dans la même phase de jeu sur les deux marques en présence rendent impossible tout risque de confusion ou d’association avec la marque n°004049201;

Ils estiment que les quelques similitudes identifiées sont fréquemment utilisées sur ce type de produits, de sorte que la demanderesse ne saurait se les approprier et notamment les hommes montés sur des animaux ou accompagnés d’animaux ou les signes représentent un ou des joueurs de polo. Ils font ainsi valoir qu’il existe de très nombreuses différences entre la marque figurative non verbale de la société demanderesse et les reproductions se trouvant sur les produits commercialisés sous la marque Frank Ferry Polo 35 Club, ces différences étant telles que le consommateur d’attention moyenne ne pourra être trompé.

Sur ce ;

Il a été précédemment exposé que la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P est titulaire de la marque figurative de l’Union Européenne n° 004049201 déposée le 29 septembre 2004 pour désigner divers produits et services et notamment dans la classe 25 les vêtements et les sous-vêtements dont le signe représente un joueur de polo (« Polo Player ») en action sur son cheval, en ombre chinoise ou en style « pochoir » de couleur noire.

Aux termes de l’article 9 du règlement (CE) n°/2009 du 26 février 2009, repris à l’article 9 du Réglement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 « 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : (…) b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ».

Afin d’apprécier la demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du public pertinent lequel en l’espèce est l’acheteur de vêtements normalement attentif et raisonnablement averti.

En l’espèce, la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P communique plusieurs captures d’écrandu site frank-ferry.com ou des catalogues des produits FRANK FERRY pour diverses collections, et notamment la collection hiver 2016, portant sur l’offre à la vente de T-shirts, sweat-shirts, survêtements, débardeurs pour hommes, polos, chemises et shorts sur lesquels est apposée, en ombre chinoise, une représentation de deux joueurs de polo.

La société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P verse aux débats en outre plusieurs captures d’écran établissant que ces mêmes produits sont proposés à la vente sur d’autres sites marchands et notamment les sites accessibles aux adresses www.desmarquesetdeshommes.com, www.fashioncafe06.com, www.mondialstreet.com, www.rueducommerce.com, www.vetements-vente.com et www.privateoutlet.com.

La société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P communique enfin un polo, une chemise et un short de bain achetés sur le site SHOWROOMPRIVE lors d’une vente du mois en juillet 2014 reproduisant le logo FRANK FERRY POLO CLUB en présence de deux joueurs de polos à cheval.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

Il ressort de ces différents éléments que la demanderesse rapporte la preuve de l’offre à la vente par la société D E aux droits de laquelle vient la société FORAGE MARKETS LIMITED de T-shirts, sweat-shirts, survêtements, débardeurs pour hommes, polos, chemises et shorts sur lesquels est apposée, le plus souvent en ombre chinoise ou en style pochoir de couleur noire, une représentation de deux joueurs de polo sur des chevaux en pleine action étant précisé que cet élément figuratif est accompagné de différents éléments verbaux, dont le contenu est variable selon l’article puisqu’ils comportent les mentions « Polo Frank Ferry MCMLXVII Polo club», « Polo FF », « Frank Ferry Polo Club » ou encore « Frank Ferry » et dont l’emplacement varie aussi selon les articles, puisqu’ils sont placés tantôt au dessus de l’élément figuratif ( « Polo FF »), tantôt au dessous (« Frank Ferry Polo Club »), tantôt au dessus et au dessous ( « Polo Frank Ferry MCMLXVII Polo club »).

Ces éléments de preuve, précis et concordants, sont suffisamment probants au regard du principe de liberté de preuve susvisé et ce nonobstant l’absence s’agissant des simples captures d’écran produites de mise en oeuvre de pré-requis techniques particuliers dès lors qu’elles émanent pour la plupart d’extraits du propre site de la société FORAGE MARKETS LIMITED et de Monsieur Z Y ou de leurs propres catalogues, sans que ces derniers n’apportent d’autres éléments contraires pour en contester la véracité.

Sur la comparaison des produits ;

Les produits commercialisés sous le signe litigieux sont identiques aux « vêtements et sous vêtements » visés dans l’enregistrement de la marque dont la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P est titulaire.

Sur la comparaison des signes ;

L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

Sur la comparaison de la marque antérieure à la marque FRANK FERRY POLO CLUB ;

D’un point de vue visuel, il convient d’observer que le signe litigieux est une marque complexe qui comporte un élément figuratif, représentant deux joueurs de polo en action sur leurs chevaux, en ombre chinoise ou en style pochoir de couleur noire, ainsi que des éléments verbaux placés sur sa droite « FRANK FERRY – POLO CLUB - ».

Il en ressort que le seul point commun visuel entre les signes est leur représentation graphique qui représente pour la marque antérieure un joueur de polos et pour le signe litigieux deux joueurs de polo.

A cet égard, si le dessin du joueur de polo de la marque antérieure est par endroit ajouré de parties blanches, au contraire de celui du signe litigieux, ces différences ne sont pas signifiantes alors que les deux dessins emploient la même technique du pochoir, avec plus ou moins de finesse dans le dessin.

De même, si l’allure des joueurs de polo, voire la phase de jeu qu’ils sont censés exprimer n’est pas strictement identique, et notamment l’emplacement du maillet, la présence des rennes ou d’une martingale, ou encore la course des chevaux, ces éléments constituent des détails qui ne permettent de retirer, l’impression de forte similarité entre les images qui représentent des joueurs et des chevaux de polo en phase de jeu et dans la même couleur noire et selon le même procédé artistique (ombre chinoise ou façon pochoir).

A la différence de la marque antérieure, la marque litigieuse comporte l’ajout des éléments verbaux (« FRANK FERRY – polo club - ») placés à droite de l’élément figuratif.

Cependant, l’élément figuratif est particulièrement dominant en ce qu’il représente des joueurs pratiquant un sport spécifique qui n’a pas la même reconnaissance publique que celles d’autres sports plus connus et qu’au surplus l’élément verbal est pour partie faiblement distinctif puisqu’il renvoie par la mention « polo club » à cette même activité sportive et au lieu dans lequel elle s’exerce.

Phonétiquement, les signes ne sont pas similaires, l’un étant uniquement figuratif et l’autre comportant des éléments verbaux.

Sur le plan intellectuel, les deux signes comportent une forte similarité en ce qu’ils évoquent sans ambiguïté l’univers sportif du polo, y compris pour la marque incriminée par l’emploi d’éléments verbaux (« polo club ») qui font directement référence à ce sport.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et aux termes de cette appréciation globale des éléments figuratifs et verbaux combinés, il convient d’en conclure que les signes présentent une certaine similarité qui peut être qualifiée de moyenne.

Sur la comparaison de la marque antérieure avec la déclinaison du signe litigieux sur les produits commercialisés ;

Il ressort des pièces versées que la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P poursuit également la société FORAGE MARKETS LIMITED en contrefaçon de la marque antérieure modifiée pour des vêtements par l’usage :

— Soit des éléments verbaux « POLO FRANK FERRY MCMLXVII » placés au dessus de l’élément figuratif précité, et des termes « polo club » inscrits au dessous ;

— Soit des éléments verbaux « POLO FF » placés au dessus de l’élément figuratif les deux joueurs étant représentés en blanc ;

— Soit des éléments verbaux « FRANK FERRY Polo Club » ou encore « FRANK FERRY » placés au dessous de l’élément figuratif ;

Il convient à cet égard de relever que lorsqu’il est décliné sur les produits commercialisés par la société FORAGE MARKETS LIMITED, le signe litigieux reprend le même motif figuratif (les deux joueurs de polos) mais comporte comme indiqué ci-dessus des éléments verbaux différents selon les articles.

Aussi, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, il y a lieu de conclure à une similarité moyenne entre le signe protégé et les usages ainsi constatés, renforcés par le F que les différentes variations des éléments verbaux de la marque incriminée reprennent toutes les termes « polo » ou « polo club » renforçant ainsi le caractère dominant de l’élément figuratif.

Il en est cependant différemment des vêtements qui comportent l’insertion de l’élément figuratif représentant deux joueurs de polos avec l’emploi des éléments verbaux « POLO FF » placés au dessus. En effet, d’une part, la typographie utilisée se distingue particulièrement nettement de celle utilisée par les éléments verbaux de la marque Frank Ferry Polo Club. D’autre part, le dessin des deux joueurs de polos est sensiblement différent de l’élément figuratif de la marque Frank Ferry Polo Club. Enfin, l’élément figuratif est ici nettement agrandi pour couvrir une grande partie de la surface du vêtement renforçant l’aspect stylisé et dessiné de cette image et est placé en plein centre du vêtement, l’ensemble conférant à cette représentation un aspect purement décoratif ne correspondant pas à un usage à titre de marque.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’identité des produits concernés, alliée à la similitude moyenne entre les signes en cause pris dans leur ensemble est de nature à conduire le consommateur normalement attentif à associer les signes incriminés à savoir la marque complexe et son exploitation sous des formes modifiées sur des vêtements, à l’exception de celui utilisé à titre décoratif à une simple déclinaison de la marque antérieure et à se méprendre sur l’origine respective de ces produits, celui-ci étant conduit à penser qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

Les éléments verbaux, l’adjonction et les différences insignifiantes entre les joueurs de polo n’auront pour ce dernier qu’un caractère accessoire et ne pourront que difficilement évacuer le souvenir laissé par la forte attraction visuelle résultant de l’emploi d’une même image représentant, pour illustrer des vêtements un joueur de polo, d’une part parce que le polo est un sport très spécifique pratiqué par un nombre restreint de personne et d’autre part, en raison de la notoriété internationale, dont la presse se F l’écho à de multiples reprises, du logo représentant un joueur de polo créé dans les années 1970 par le créateur Ralph Lauren et lié à ce dernier ainsi qu’aux produits qu’il commercialise.

Il convient en conséquence de considérer que la contrefaçon de la marque antérieure par la marque incriminée est caractérisée.

Sur la nullité de la marque FRANK FERRY POLO CLUB n° 3889457 déposée par Monsieur Z Y

La société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. soutient que les ressemblances entre sa marque figurative « Polo player » n°004049201 et la marque numéro 3889457 sont bien de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux, de sorte que la marque française n° 3889457 doit donc être déclarée nulle conformément aux articles L. 711-1 à L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle.

La société FORAGE MARKETS LIMITED et Monsieur Z Y font valoir en réponse que pour que la nullité d’une marque puisse être prononcée, il doit y avoir atteinte à une marque antérieure et que le grief de contrefaçon n’est pas constitué faute de ressemblances suffisantes entre les marques en cause et de l’existence d’un risque de confusion entre elles, pour un consommateur d’attention moyenne. Ils ajoutent que le signe figuratif déposé à titre de marque par la demanderesse est dénué de toute autre mention, qu’il s’agit d’une marque simple, alors qu’au contraire la marque Frank Ferry Polo Club est une marque complexe composée d’un dessin représentant deux joueurs de polo et d’éléments verbaux reproduits dans des caractères et avec une typographie différents.

Sur ce,

En application de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : a) à une marque antérieure enregistrée (…) ».

Il ressort en outre de l’article 4 paragraphe 1 de la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques que « Une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle, lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

En l’espèce, il a été démontré qu’en raison de l’identité des produits visés (les vêtements et les sous-vêtements) pour lesquels les deux marques litigieuses sont enregistrées et la similitude moyenne des signes en présence, il existe un risque de confusion de sorte que la marque française n° 3889457, qui porte atteinte à la marque de l’Union européenne antérieure n°4049201, doit être annulée.

Cependant, cette annulation sera limitée en ce que la marque litigieuse désigne les vêtements et les sous-vêtements à l’exclusion des autres produits pour lesquels la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P ne forme aucune demande précise en contrefaçon, ne procédant notamment à aucune comparaison des autres produits et services.

Sur la concurrence déloyale et parasitisme ;

La société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. avance notamment que la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E ne s’est pas contentée de porter atteinte à la marque « Polo player » de la demanderesse, mais a également agi fautivement en commercialisant ses produits dans un environnement destiné à accentuer le risque de confusion et d’association avec la célèbre marque RALPH LAUREN. Elle précise ainsi que la société défenderesse appose sur les produits litigieux des étiquettes reproduisant les codes couleurs utilisés par elle pour ses propres étiquettes, c’est-à-dire le bleu marine et l’argenté, le logo litigieux sur le côté supérieur droit des produits, ou encore le chiffre « 3 » sur la manche droite, rappelant ainsi le numéro que porte le capitaine de l’équipe de polo. Elle ajoute qu’elle appose sur certains de ses modèles de polos des bandes de couleurs verticales de gauche à droite et enfin le chiffre 67 sur ses produits, année de création de la maison RALPH LAUREN. La société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. considère qu’en agissant ainsi, la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E n’a pas respecté les règles élémentaires de loyauté et notamment l’obligation de distinguer ses produits de ceux de ses concurrents afin de ne générer avec eux ni risque de confusion, ni rattachement indiscret.

En réponse, la société FORAGE MARKETS LIMITED expose en substance qu’aucun des éléments susvisés invoqués par la demanderesse n’est constitutif d’un acte distinct de concurrence déloyale et parasitaire, les étiquettes présentes sur les produits, l’apposition du logo de la marque Frank Ferry Polo Club côté cœur, l’apposition du chiffre 3 sur des tee-shirts, polos et l’apposition de bandes de couleur verticales diagonales ressortant de pratiques banales dont la demanderesse ne peut se réserver le monopole et qui ne sauraient être à l’origine d’un risque de confusion.

Sur ce ;

Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout F quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son F mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne F pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou mois servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le F pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

Pour être accueillie, l’action en concurrence déloyale doit être fondée sur des actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon.

En l’espèce, ce n’est plus le F d’avoir reproduit par imitation la marque de la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P qui est reproché à la société FORAGE MARKETS LIMITED mais le F de créer une confusion sur l’origine commerciale du produit par l’usage de procédés qui s’ajoutant à la reproduction de la marque, est de nature à renforcer le risque de confusion ci-dessus constaté.

Il ressort à cet égard des éléments versés suffisamment probants que, pour commercialiser ses produits de même nature que ceux de la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P, à savoir des T-shirt, des polos et des shorts, la société FORAGE MARKETS LIMITED reprend plusieurs des éléments caractéristiques des produits commercialisés par la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P et notamment l’emplacement du logo constitutif de la marque (apposé sur leur côté supérieur droit), mais aussi l’apposition du chiffre « 3 » sur la manche droite de nombre de produit, celui-ci étant lié à l’univers du polo qui se joue à 4 joueurs et dont le capitaine porte le numéro 3, mais aussi l’apposition de bandes de couleurs verticales de gauche à droite sur des polos ou encore l’usage du chiffre 67 sur ses produits, celui-là même qui est régulièrement utilisé par la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P sur ses vêtements en mémoire de l’année de création de la maison RALPH LAUREN.

Si chacune de ces caractéristiques prises isolément sont usuelles, voire même banales s’agissant notamment de l’apposition du logo sur le côté supérieur droit des polos ou des t-shirts ou la mention de chiffres sur ces mêmes vêtements, il convient de constater, sans pour autant reconnaître une quelconque exclusivité de la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P sur ces différentes déclinaisons prises individuellement, que leur emploi identique, notamment le choix de mentionner les mêmes numéros que la demanderesse (le chiffre 3 et/ou l’année 1967 ou 67), répétitif voire systématique, et leur combinaison sur des produits identiques à ceux commercialisés par la demanderesse, est de nature à accentuer le risque de confusion en inscrivant les produits commercialisés par la société FORAGE MARKETS LIMITED sciemment dans le sillage de ceux commercialisés par la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P de telle sorte que ces agissements permettent de caractériser des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire.

Sur les mesures réparatrice et indemnitaires

La société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P estime qu’elle a subi un préjudice découlant d’une atteinte portée à la valeur distinctive de la marque n° 004049201, cette perte étant d’autant plus importante qu’elle a fortement capitalisé sur ce signe, et ce, depuis son premier usage et que compte tenu de la marque en cause, la perte financière résultant de l’atteinte portée à cette marque prestigieuse pendant plus de 4 ans au rythme de ventes régulières et intensives ne peut être correctement réparée que par une indemnité qui ne saurait être inférieure à 50.000 euros.

La société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P soutient subir également un préjudice commercial, qui résulte d’une perte partielle de marché due aux ventes perdues et au discrédit jeté sur ses productions et précise que dès lors que les éléments comptables, essentiels pour apprécier l’étendue de la contrefaçon alléguée, n’ont toujours pas été communiqués par les défendeurs et ce alors même que ces derniers ont été condamnés à le faire par la Cour d’appel de Paris par arrêt du 10 mars 2015, il convient de faire droit à sa demande de communication des documents comptables qu’elle forme pour permettre d’évaluer son préjudice commercial et dans l’attente de lui accorder à ce titre une provision de 100 000 euros.

La société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. considère subir un préjudice moral qui résulte de l’atteinte plus générale portée à sa réputation et à son image de marque et sollicite à ce titre la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 50.000 euros.

Au titre des agissements de concurrence déloyale et parasitaire, elle s’estime fondée à solliciter une somme de 100.000 euros de dommages et intérêts dès lors que ceux-ci ont pour conséquence de banaliser et de vulgariser ses produits commercialisés à grand renfort de publicité nécessitant des investissement importants.

En réponse, la société FORAGE MARKETS LIMITED et Monsieur Z Y font valoir que la demanderesse ne verse aucune pièce permettant de constater que les agissements auraient causé une atteinte à la valeur distinctive de la marque revendiquée n°004049201, se contentant de rappeler que « la marque en cause possède donc une très forte valeur distinctive et par conséquent, une très forte valeur patrimoniale » et ce alors que de nombreuses marques utilisent l’image du sportif, symbole de jeunesse et dynamisme, pour promouvoir leurs vêtements et qu’il ne saurait dès lors être raisonnablement soutenu que le F d’exploiter une marque représentant des sportifs sur des vêtements de style « casual » et « sportswear » porte spécifiquement atteinte à la distinctivité de la marque n°004049201.

S’agissant de la demande formée au titre du préjudice commercial, la société FORAGE MARKETS LIMITED et Monsieur Z Y exposent que les lieux de fabrication des tee-shirts commercialisés par la demanderesse et communiqués en original aux débats ne révèlent aucun gage de qualité qui serait supérieur à celle des tee-shirts vendus par la concluante, et que si certaines attestations versées aux débats (dont elle conteste la recevabilité) semblent montrer que les ventes nettes de produits Ralph Lauren en Europe et en France auraient stagné entre mars 2012 et mars 2013 avec une baisse des ventes de « polos classiques RALPH LAUREN revêtus de la marque Polo Player », tant en Europe qu’en France entre mars 2013 et mars 2016, dans le même temps, les investissements marketing ont également été réduits en Europe et en France sur cette période. Ils ajoutent que de façon générale, une baisse des ventes textiles a été enregistrée depuis 2010 en France et qu’il n’est donc absolument pas établi que la baisse des ventes enregistrée par la demanderesse serait liée à une perte de ventes et un discrédit jeté sur ses productions, du F de la commercialisation par les défendeurs des produits à moindre prix et de qualité moindre.

Ils considèrent qu’il n’y a pas lieu de déférer à la sommation, faite par la demanderesse, de communiquer l’intégralité des quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le chiffre d’affaires et le bénéfice obtenus par la vente de l’ensemble des produits réalisées par la concluante revêtus du logo de joueurs de polo depuis le début de la commercialisation, sur l’ensemble du territoire communautaire, alors qu’elle ne rapporte pas la preuve de la validité et de l’exploitation de sa propre marque sur l’ensemble des pays de l’Union Européenne et que le droit à l’information a pour objet de permettre la recherche de « l’origine et des réseaux de distribution de produits contrefaisants » et ne saurait avoir pour objet détourné, comme c’est le cas en l’espèce, de pallier la carence probatoire du demandeur, ni de se substituer à une procédure de saisie contrefaçon. Ils considèrent que la communication des éléments sollicités porterait une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et au secret des affaires, qui n’apparaît aucunement nécessaire à ce stade, d’autant que la marque figurative de l’Union Européenne n°004049201 prétendument contrefaite F actuellement l’objet d’une procédure d’annulation devant l’EUIPO.

Ils ajoutent que la demande formée au titre du préjudice moral n’est pas fondée et que si la demanderesse n’hésite pas fustiger les produits vendus par D E en les qualifiant sans retenue de « très médiocre qualité » cette sévérité cache en réalité un certain malaise devant l’absence patente de preuves dès lors qu’aucun élément concret ne prouve que les produits de la marque Frank Ferry Polo Club seraient de « très médiocre qualité ».

Enfin, la société FORAGE MARKETS LIMITED et Monsieur Z Y font valoir que si, par extraordinaire, le Tribunal faisait droit aux demandes de la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P fondées sur l’article 1382 (ancien) du Code civil, il ne pourrait, en tout état de cause, que constater l’absence de toute preuve apportée par la demanderesse pour établir la réalité du préjudice qu’elle invoque dès lors qu’aucune pièce ne démontre l’existence d’une vulgarisation ou d’une banalisation de ses produits.

Sur ce ;

Sur la réparation des actes de contrefaçon de marque ;

La contrefaçon ayant été retenue, il sera F droit à la mesure d’G les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.

Afin d’évaluer le préjudice subi par la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P du F des actes de contrefaçon commis par la société FORAGE MARKETS LIMITED, il y a lieu, en application des articles L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, de prendre en considération distinctement toutes « les conséquences économiques négatives» de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subie, mais aussi les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral.

En outre, en application de l’article L. 716-7-1 dudit code, si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond peut X, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

Il est constant en l’espèce que la société FORAGE MARKETS LIMITED n’a pas déféré à l’injonction de communication de pièces qui a été prononcée par la Cour d’appel de Paris le 10 mars 2015 de telle sorte que la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P est bien fondée à solliciter la mise en œuvre de cette demande d’information, dont les termes seront fixés dans le présent dispositif étant précisé que les actes de contrefaçon ayant été caractérisés, la société FORAGE MARKETS LIMITED n’est plus légitime à s’opposer à cette demande.

A titre provisionnel, il sera accordé à la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P une somme de 50 000 euros au titre de l’atteinte caractérisée à la marque dont elle est titulaire cette somme étant à parfaire avec les éléments qui seront communiqués par la société FORAGE MARKETS LIMITED pour évaluer le manque à gagner et la perte subie par la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P ainsi que les bénéfices réalisés par la société FORAGE MARKETS LIMITED ainsi que le préjudice moral.

En revanche, la demande de publication sera rejetée, le préjudice étant suffisamment réparé par les condamnations prononcées et les mesures ainsi ordonnées.

Sur la réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

S’agissant des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P ne justifie d’aucun préjudice permettant d’évaluer tant le manque à gagner que la perte qu’elle aurait subie de telle sorte que cette demande sera cantonnée à l’octroi d’une somme de 30 000 euros lié au seul préjudice moral subi par la demanderesse qui s’infère nécessairement de l’attitude déloyale de la société FORAGE MARKETS LIMITED envers elle.

Sur les autres demandes ;

Il y a lieu de condamner la société FORAGE MARKETS LIMITED, partie perdante, aux dépens.

En outre, elle doit être condamnée à verser à la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 30 000 euros.

Il convient d’X l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne l’inscription de la nullité partielle de la marque au registre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe rendue en premier ressort et contradictoire,

ECARTE des débats le procès-verbal de constat d’achat en date du 6 novembre 2012 ;

REJETTE les demandes de la société FORAGE MARKETS LIMITED et Monsieur Z Y tendant à écarter des débats les autres pièces visées dans ses conclusions ;

DIT qu’en détenant et en offrant à la vente en France des vêtements comportant l’imitation de la marque de l’Union Européenne n° 004049201 dont est titulaire la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P, à l’exception des polos et t-shirts comportant la représentation sous forme de dessin en blanc ou en noir de deux joueurs de polo avec la mention « Polo FF » placée au-dessus de l’élément figuratif lui même placé au centre du vêtement, la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E, s’est rendue coupable de contrefaçon de ladite marque ;

PRONONCE la nullité partielle de la marque FRANK FERRY POLO CLUB n° 3889457 déposée par Monsieur Z Y en ce qu’elle vise les vêtements et sous-vêtements ;

DIT que la présente décision sera transmise, une fois celle-ci devenue définitive, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques ;

DIT qu’en offrant à la vente en France des vêtements revêtus de la marque litigieuse et en utilisant des signes complémentaires similaires à ceux déclinés par la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P pour la commercialisation de ses vêtements, à savoir l’emplacement à droite en partie supérieure du logo sur les vêtements, la reprise du chiffre « 3 », celle du chiffre « 1967 » ou « 67 » et d’une bande verticale de gauche à droite sur les polos, la société FORAGE MARKETS LIMITED a commis des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire ;

En conséquence,

F G à la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E de poursuivre ces agissements, et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée pendant un délai de 3 mois, à compter d’un délai de 1 mois après la signification du présent jugement ;

DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;

ORDONNE, en tant que de besoin, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et pendant un délai de 3 mois, à la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E, de communiquer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P les documents suivants :

— l’intégralité des quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées en France ainsi que le chiffre d’affaires et le bénéfice pour la France attestés par un expert comptable obtenus par la vente de l’ensemble des vêtements FRANK FERRY revêtus des logos de joueurs de polo contrefaisants en ventilant référence par référence de produit, sur une période allant du début de la commercialisation jusqu’au jour du présent jugement,

— les bons de commande et les factures des fournisseurs de la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E relatifs à ces produits ;

CONDAMNE à titre provisionnel, la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P la somme de 50 000 euros en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de sa marque de l’Union Européenne n° 004049201 sauf à parfaire après communication des éléments comptables relatifs aux vêtements litigieux vendus par les défenderesses sur une période allant du début de la commercialisation jusqu’à la date de la présente décision ;

DIT que les parties pourront saisir à nouveau par voie d’assignation le tribunal en cas de désaccord sur le calcul définitif des dommages-intérêts selon ce que les éléments ci-dessus produits auront pu révéler ;

CONDAMNE la société FORAGE MARKETS LIMITED venant aux droits de la société D E à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

CONDAMNE la société FORAGE MARKETS LIMITED à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société FORAGE MARKETS LIMITED aux dépens.

ORDONNE l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne la publication de l’annulation partielle de la marque ;

F et jugé le 17 novembre 2017

Le Greffier Le Président

L

1:

Expéditions

exécutoires

délivrées le: