TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 22 novembre 2019

3^e chambre 3^e section N° RG 19/10783 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQV7 Z

Assignation du 19 septembre 2019

DEMANDERESSE Société SCHWIND EYE--TECH-SOLUTIONS GMBH MAINPARKSTRAS SE 6-10 D 63801 KLEINOSTHEIM ALLEMAGNE représentée par Maître Thomas BOUVET du PARTNERSHIPS JONES D, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0001

DÉFENDERESSE Société CARL ZEISS MEDITEC AG GÖSCHWITZER STRABE 51-52 07745 JENA ALLEMAGNE représentée par M^e Sabine AGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512 & M^e Amandine M de la SELARL Véron & Associé de L’AARPI HOYNG ROKH MONOGIER

DÉBATS Pascale COMPAGNIE, 1^er vice-président assistée de Marie-Aline P, Greffier,

À l’audience du 17 octobre 2019, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 novembre 2019

ORDONNANCE Rendue par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

La société Schwind eye-tech-solutions GmbH (ci-après « société Schwind ») se présente comme une société allemande située à Kleinostheim, leader mondial dans le domaine de la technologie laser pour la chirurgie réfractive et thérapeutique de la cornée. La société Carl Zeiss Meditec AG (ci-après « la société Carl Zeiss ») se présente comme une société allemande, troisième acteur mondial dans le domaine de la technologie laser pour la chirurgie réfractive et thérapeutique de la cornée. La société Carl Zeiss est notamment titulaire :

- du brevet européen n° 2 298 255, déposé le 1^er novembre 2007, sous priorité des demandes de brevets allemands n° DE 102006053118 et américain n° US 858201, délivré le 27 janvier 2016

et intitulé « Dispositif de planification destiné à préparer des données de commande pour un dispositif de traitement de correction d’un défaut visuel par opération, dispositif de traitement de correction d’un défaut visuel par opération et procédé de préparation de données de commande à cet effet»;
- du brevet européen n° 3 050 544 déposé le 13 mars 2008, sous priorité d’une demande de brevet allemand n° DE 102007017119, délivré le 27 juin 2018 et intitulé « Dispositif et procédé de traitement de matériau à l’aide d’un rayon laser ».
- du brevet européen n° 1 694 259 déposé le 15 décembre 2004, sous priorité d’une demande de brevet allemand n° DE 10358927, délivré le 8 février 2017 et intitulé « Dispositif à laser de traitement de tissu oculaire humain transparent par faisceaux laser ».

- de la marque internationale désignant l’Union européenne SMILE ® déposée le 13 septembre 2018, enregistrée sous le n° 1 430 650 pour les classes 9 et 42, limitées pour le territoire de l’Union européenne pour les produits et services suivants:

► pour la classe 9: logiciels; à l’exclusion desdits produits dans le domaine bancaire ou en rapport avec la dentisterie et/ou l’orthodontie. ► pour la classe 42: création de programmes de traitement de données; à l’exclusion desdits services dans le domaine bancaire ou en rapport avec la dentisterie et/ou l’orthodontie. La société Carl Zweiss fabrique et commercialise le dispositif VisuMax 10 permettant de réaliser des opérations de chirurgie réfractive selon la méthode d’extraction de lenticule permise par le logiciel SMILE, mettant en œuvre les brevets précités. Ayant appris que la société Schwind a mis au point un dispositif permettant la chirurgie réfractive et considérant que ce dispositif est susceptible de reproduire les revendications des brevets européens précités, la société Carl Zeiss a, le 5 septembre 2019, sollicité et obtenu le même jour l’autorisation de faire pratiquer une opération de saisie-contrefaçon sur le stand de la société Schwind au congrès European society of cataract and refractive surgeons( ESCRS) à Paris Expo Porte de Versailles. Cette mesure a été exécutée les 16 et 17 septembre 2019. Plusieurs document et films se rapportant au dispositif argué de contrefaçon dénommé «SCHWIND ATOS ® » ont été annexés au procès-verbal de l’huissier, à savoir :

- une brochure intitulée « SCHWIND ATOS with SmartSight » ;

- une vidéo du film commercial projeté sur l’écran digital du stand ;

- une vidéo de l’interface patient lors de la mise en œuvre du dispositif ;

- une vidéo de l’écran de visualisation lors de la mise en œuvre du dispositif ;

- deux vidéos de l’extraction d’un lenticule.

Au cours de ces opérations de saisie, le représentant de la société Schwind, Monsieur V, a remis à l’huissier de justice quinze documents sous format électronique que l’huissier a copiés sur deux clés USB et placés sous séquestre provisoire à la demande du saisi. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon a été signifié à la société Schwind à l’issue des opérations le 17 septembre 2019. Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2019, après y avoir été autorisé par ordonnance du 18 septembre 2019, la société Schwind a fait assigner la société Carl Zeiss aux fins de voir rétracter en totalité l’ordonnance du 5 septembre 2019, d’obtenir la remise immédiate des éléments saisis , et subsidiairement de voir rétracter pour partie cette décision et ordonner à l’huissier instrumentaire de conserver les documents saisis et placés sous scellés, dans l’attente d’un accord entre les parties ou d’une décision de justice.

Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2019, la société Schwind a également fait assigner la société Carl Zeiss devant le président du tribunal de céans aux fins de voir au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, des articles L. 615-5 et R. 615-2 et R.615-4 du code de la propriété intellectuelle, et des articles R. 153-1 et suivants du code de commerce:

- dire que les documents saisis et placés sous scellés qui ne sont pas pertinents pour l’appréciation de la contrefaçon alléguée ne seront pas remis à la société Carl Zeiss et qu’ils seront restitués à la société Schwind ;

- dire que seules les parties éventuellement pertinentes des documents saisis et placés sous scellés seront le cas échéant remises à la société Carl Zeiss ; À cet égard dire et juger que : a. les documents n° 2, 3, 4, 12 et 13 sont extrêmement confidentiels et ne doivent pas être communiqués à la société Carl Zeiss et ce d’autant plus qu’ils ne sont pas pertinents pour rapporter la preuve de la contrefaçon alléguée ; seule la communication de très courts extraits pertinents peut être envisagée ;

b. les documents n° 5 à 11, 14 et 15, bien que marqués confidentiels, pourraient être communiqués à la société Carl Zeiss si ceux-ci devaient être jugés pertinents, ce qui est contesté par la société Schwind ; en cas de communication, le document n° 15 devrait être modifié pour occulter les photographies du cadre 4.3 de la page 3 ; c. le document n° 1 pourrait être communiqué partiellement en ce qu’il donne des informations générales sur l’appareil Atos® de la société Schwind ;

— dire que seules les personnes suivantes auront accès aux documents ou parties de documents précités, après signature d’un engagement de confidentialité :

-les avocats français de la société Carl Zeiss ;

-les conseils en propriété industrielle français de la société Carl Zeiss ;

-deux responsables de la société Carl Zeiss, chargés du suivi de l’action en contrefaçon et qui ne devront pas appartenir aux équipes (i) de recherche et développement, (ii) réglementaires ou (iii) de rédaction et dépôt de titres de propriété industrielle de cette société, et qui devront signer un engagement de confidentialité tel que celui que la société Schwind communique ;

- dire qu’il est fait interdiction à la société Carl Zeiss d’utiliser tout document ou informations rassemblés lors de la saisie-contrefaçon des 16 et 17 septembre 2019 pour les besoins de procédures étrangères, sauf en cas de condamnation définitive de la société Schwind pour contrefaçon en France ;

- condamner la société Carl Zeiss Meditec AG à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- mettre les dépens à la charge de la société Carl Zeiss Meditec AG ;

- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2019 et développées oralement à l’audience du 17 octobre 2019 pour l’affaire enregistrée sous le n° RG 19/10783 , la société Schwind demande au président du tribunal de grande instance de Paris statuant comme en matière de référés, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, de l’article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle et des articles L. 153-1, R. 153-1 à R. 153-10 du code de commerce, de:

- rétracter en totalité son ordonnance du 5 septembre 2019 ; En conséquence,
- ordonner à l’huissier instrumentaire de restituer aux avocats de la société Schwind l’intégralité des documents saisis et placés sous séquestre provisoire ;

- ordonner à la société Car Zeiss de restituer aux avocats de la société Schwind l’intégralité des documents saisis qui lui ont été remis ; Subsidiairement,
- rétracter de l’ordonnance du 5 septembre 2019, les deux derniers paragraphes du point 4 rédigés comme suit : « Disons que les pièces placées sous séquestre provisoire seront remises par l’huissier instrumentaire, dans les trois jours suivant la saisie-contrefaçon, aux avocats et aux conseils en propriété industrielle de la société Carl Zeiss et de la société Schwind, pour être étudiées de façon contradictoire et confidentielle, en vue de déterminer celles de ces pièces qui seraient utiles à la preuve de la contrefaçon alléguée et doivent être remises à la société Carl Zeiss, et sous quel régime de confidentialité ; Disons qu’il nous en sera référé, à défaut d’accord des parties sur les pièces placées sous séquestre utiles à la preuve de la contrefaçon

alléguée et le régime de confidentialité sous lequel elles devraient être remises à la société Carl Zeiss. » ; En tout état de cause,
- condamner la société Carl Zeiss Meditec AG à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- mettre les dépens à la charge de la société Carl Zeiss Meditec AG ;

- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2019 et développées oralement à l’audience, la société Carl Zeiss demande du Président du tribunal de céans au visa des articles L.613-3 et L.615-1 du code de la propriété intellectuelle, des articles L. 153-1 et suivants, R.153-1 et suivants du code de commerce, de: À titre principal,
- débouter la société Schwind de sa demande de rétractation totale de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon du 5 septembre 2019 ;

- débouter la société Schwind de sa demande subsidiaire de rétractation des deux derniers paragraphes du point 4) de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon du 5 septembre 2019;

- ordonner M^e D, huissier de justice, de remettre à la société Carl Zeiss Meditec AG les passages des documents et informations sélectionnés par ses conseils lors de la réunion du 7 octobre 2019 et mentionnés dans sa pièce confidentielle n° R.8.5, utiles à la preuve de la contrefaçon, en vue de leur utilisation dans le cadre de toute procédure destinée à faire reconnaître et sanctionner la contrefaçon des brevets de la société Carl Zeiss Meditec AG, en France ou à l’étranger ; À titre subsidiaire ,
- ordonner la mise en place d’un cercle de confidentialité comprenant : >- trois représentants issus des équipes de rédaction, de dépôt et d’évaluation des titres de propriété industrielle de la société Carl Zeiss Meditec AG ou de la société Carl Zeiss AG qui ont reçu mandat de la gestion des droits de propriété industrielle de la société Carl Zeiss Meditec AG, qui signeront un engagement de confidentialité ; >- les avocats et conseils en propriété industrielle de la société Carl Zeiss (y compris les membres de leur cabinet) représentant cette société dans le cadre de litiges judiciaires qui l’oppose et/ou l’opposeront en France et à l’étranger à la société Schwind, qui signeront si nécessaire un engagement de confidentialité ; En tout état de cause >- ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant appel ; >- condamner la société Schwind à payer à la société Carl Zeiss Meditec AG une somme totale de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire ;

>- condamner la société Schwind aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des deux procédures La société Schwind fait valoir qu’en application des articles R.615-2 du code de la propriété intellectuelle et R.152-1 du code de commerce, le juge ayant rendu l’ordonnance de saisie-contrefaçon peut, en référé, statuer sur la demande de modification de son ordonnance pour éviter la levée de la mesure de séquestre provisoire et qu’il est également compétent pour se prononcer sur la pertinence des pièces saisies au regard de la contrefaçon alléguée. Elle ajoute qu’il peut également, en application des dispositions des articles R.153-4 et suivants du code de commerce, compléter son ordonnance pour opérer un tri entre les pièces saisies non pertinentes et celles pertinentes à l’établissement de la contrefaçon alléguée et ordonner la mise en place d’un cercle de confidentialité. Elle soutient que l’assignation, antérieurement introduite, en rétractation de l’ordonnance ne constitue pas un obstacle à l’introduction de la demande en modification, précisant avoir agi par voie d’assignation et non par voie de conclusions dans le cadre de la procédure en rétractation pour que la société Carl Zeiss ne conteste pas celle-ci. Elle conclut à la jonction des deux procédures. En réplique la société Carl Zeiss ne conteste pas la recevabilité de la demande en modification de l’ordonnance de saisie-contrefaçon devant le juge saisi de la demande en rétractation de cette ordonnance, soulignant toutefois que la seconde action est superfétatoire puisque l’article R.153-1 du code de commerce offre la possibilité de solliciter du juge des référés, la rétractation et la modification de l’ordonnance ainsi que les modalités de communication des pièces. Elle conclut à la jonction des deux procédures introduites par la société Schwind. Sur ce, Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt de la bonne justice de les instruire ou de les juger ensemble. Aux termes de l’article R.615-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa version issue du décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018, « la saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l’article L.615-5 est ordonnée par le président d’un des tribunaux de grande instance mentionnés à l’article D.631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.

« L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d’utilité ou du certificat d’addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L.615-4, d’une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d’utilité ou de certificat d’addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues à cet article sont remplies. « Si la requête est présentée par le concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation ou par le titulaire d’une licence octroyée en vertu des articles L.613-11, L.613-15, L.613-17, L.613-17-1 et L.613-19, le requérant doit justifier que les conditions prescrites, selon le cas, par le deuxième ou le quatrième alinéa de l’article L.615-2 sont remplies. « Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon. « Afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l’article R. 153-1 du code de commerce.»

L’article R.153-1 du code de commerce dispose qu’une fois les documents placés sous séquestre provisoire, si le juge n’est pas saisi d’une demande de rétractation ou de modification de son ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire est levée et les pièces sont transmises au saisissant. Le dernier alinéa de cet article dispose également que « le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R.153-3 à R.153-10.»

En l’espèce, aux termes du point 4 de l’ordonnance du 5 septembre 2019, le juge de la saisie-contrefaçon avait autorisé le placement sous séquestre provisoire, dans les conditions de l’article R.615-2 du code de la propriété intellectuelle, des pièces éligibles à la protection au titre du secret des affaires. Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16 et 17 septembre 2019 que M^e D, huissier a procédé au placement sous séquestre de quinze documents à la demande de M. V, directeur des opérations de la société Schwind qui invoquait le caractère confidentiel des informations figurant dans ces documents.

Il n’est pas contesté par la société Carl Zeiss que le juge des référés a été saisi par la société Schwind le 19 septembre d’une demande de rétractation de son ordonnance et le 10 octobre 2019, à titre

subsidiaire, d’une demande de modification de celle-ci et qu’ainsi la société Schwind a agi dans le délai d’un mois fixé par l’article R.153-1 du code de commerce. La société Carl Zeiss ne conteste également pas la compétence du juge des référés saisi de la demande de rétractation pour se prononcer sur la demande de modification et pour statuer sur la levée de la mesure de séquestre, en application du dernier alinéa des articles R.615-2 du code de la propriété intellectuelle et R.153-1 du code de commerce, dans les conditions prévues par les articles R.153-3 à R.153-10 du code de commerce. Au vu de l’ensemble de ces éléments il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner, ainsi que le sollicitent les parties, la jonction de l’instance enregistrée sous le n°RG 19/10783 et de l’instance enregistrée sous le n°RG 19/11599. Sur la demande de rétractation de l’ordonnance de saisie- contrefaçon du 5 septembre 2019 Au soutien de sa demande de rétraction totale ou partielle de l’ordonnance du 5 septembre 2019, la société Schwind fait valoir en premier lieu que le mécanisme prévu au point 4 de cette ordonnance pour assurer la confidentialité des informations confidentielles de la partie saisie contrarie la protection de la confidentialité des documents saisis, en permettant la remise par l’huissier, dans les trois jours suivant la saisie-contrefaçon, des pièces placées sous séquestre aux avocats et aux conseils en propriété industrielle du saisissant et du saisi, les avocats et conseils en propriété industrielle de la société Carl Zeiss n’étant pas tenus au secret professionnel à l’égard de leur cliente. Elle soutient que la procédure prévue par les articles R. 153-1 et suivants auxquels renvoie l’article R.615-2 du code de la propriété intellectuelle est la suivante :

- la partie saisie dispose d’un mois pour demander la mise en place de mesures pour protéger la confidentialité des documents mis sous séquestres provisoires, à défaut le séquestre est levé ;

- pour examiner la demande de maintien du secret, la partie saisie doit procéder selon les mécanismes de l’article R. 153-3 du code de commerce en remettant plusieurs versions du document au juge ;

- lors de l’audience, le juge doit procéder comme il est dit à l’article L. 153-1 du code de commerce, et notamment au 1° qui dispose que « le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense : […] 1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article. »

Au vu des dispositions précitées, elle considère que l’ordonnance ne pouvait organiser la remise des pièces placées sous séquestre aux avocats et conseils en propriété intellectuelle des parties, pour être étudiées contradictoirement et confidentiellement, en vue d’opérer un tri des pièces saisies et de définir le régime de confidentialité applicable auxdites pièces. Elle ajoute en outre que la procédure prévue au point 4 de l’ordonnance n’aurait pas interdit aux avocats et aux conseils en propriété intellectuelle de révéler le contenu des documents saisis à leur cliente pour l’assister efficacement, ceux-ci n’étant, selon l’arrêt du 25 février 2016 de la Cour de cassation (Cass civ, 1^re, pourvoi n°14-25729), pas tenus d’une obligation de confidentialité à l’égard de leur cliente, en dehors du cadre de l’examen des pièces prévu au 1° de l’article L. 1531 du code de commerce.

De plus, la société Schwind affirme que la présentation des faits par la société Carl Zeiss était tronquée car celle-ci n’a pas informé le juge de la totalité des éléments pertinents, notamment des quatre échanges précontentieux intervenus entre les parties ou leurs conseils allemands, en octobre et novembre 2018 et mars et avril 2019. Elle souligne avoir ainsi, directement ou par la voie de ses conseils allemands, dans les courriers du 20 novembre 2018 et du 11 avril 2019, exposé de manière circonstanciée à la société Carl Zeiss ou à ses conseils allemands, en quoi son prototype « pre series » d’appareil laser chirurgical présenté en septembre 2018 lors du salon ESCRS de Vienne, ne reproduisait pas les revendications des brevets européens n°1694259 et n°3050544. Elle conclut que la connaissance de ces courriers aurait amené le juge à prévoir des dispositions plus strictes dans l’ordonnance de saisie-contrefaçon en matière de préservation du secret des affaires. Elle estime que la saisie- contrefaçon conduite par la société Carl Zeiss est une opération d’espionnage destinée à lui donner accès à des informations confidentielles sur les produits en développement de sa concurrente.

Enfin, indiquant que l’appareil "SCHWIND ATOS ®" sera fabriqué en Allemagne et non en France, la société Schwind soutient que la société Carl Zeiss a , en sollicitant en France une mesure de saisie- contrefaçon, contourné les règles de procédure applicables en Allemagne et les dispositions du Règlement 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale. En réplique, la société Carl Zeiss expose qu’informés le 18 septembre 2019, par le juge délégataire du président du tribunal de céans, de la fixation d’une audience de référé aux fins de rétractation de l’ordonnance du 5 septembre 2019, ses conseils n’ont pas sollicité de M^e D la remise des pièces placées sous séquestre provisoire, dans l’attente de l’ordonnance de référé, et ainsi qu’ils y avaient été invités,

ils se sont rapprochés des conseils de la société Schwind pour l’organisation d’un cercle de confidentialité, en vue de procéder à un tri des pièces placées sous séquestre provisoire. Elle ajoute que, par lettre officielle du 25 septembre 2019, ses conseils ont fait valoir auprès des conseils de la société Schwind qu’ils sont tenus d’une obligation de confidentialité quant aux informations contenues dans les pièces placées sous séquestre au regard des dispositions du code de commerce relatives au secret des affaires et que de ce fait leur crainte de voir divulguer ces informations était sans fondement. Elle précise que ses conseils ont réitéré leur proposition d’étude confidentielle et contradictoire des documents saisis et placés sous séquestre provisoire entre avocats et conseils en propriété intellectuelle afin d’écarter les pièces non nécessaires à la preuve de la contrefaçon et qu’après un premier refus des conseils de la société Schwind, une réunion s’est tenue entre avocats et conseils en propriété intellectuelle des parties le 7 octobre 2019 aux fins d’examen d’une copie des pièces placées sous séquestre provisoire, rencontre qui a permis aux conseils de la société Carl Zeiss de déterminer quelles pièces sont nécessaires pour établir la contrefaçon. Elle conclut au rejet des demandes de rétractation et de modification formées par la société Schwind et demande au président à titre reconventionnel d’ordonner la communication des pièces placées sous séquestre provisoire utiles à la preuve de la contrefaçon. Elle soutient en premier lieu que l’arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2016, antérieur à la transposition de la directive n°2016-943 du 8 juin 2016, ne trouve plus à s’appliquer depuis la transposition de cette directive par la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 et par un décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018. Elle relève à cet égard que, dans son arrêt du 30 mars 2017 sur renvoi après cassation issu de l’arrêt précité, la cour d’appel de Versailles a rappelé que cette directive institue une procédure spécifique de cercle de confidentialité incluant les personnes ayant eu accès aux pièces confidentielles des parties, dispositions dont elle soulignait l’inapplicabilité dans l’ordre interne en l’absence de transposition de ce texte. Elle fait valoir qu’en application des articles L.153-1 et L.153-2 du code de commerce, les avocats, représentant les parties, et les conseils en propriété industrielle, qui les assistent, sont tenus à une obligation légale de confidentialité, leur permettant d’étudier le contenu des documents au sein d’un cercle de confidentialité restreint et de déterminer les documents ou informations qui ressortent du secret des affaires et s’il est nécessaire que les modalités de communication desdits documents ou informations soient aménagées selon un régime de confidentialité. Elle estime en outre que les dispositions de l’article L.153-1 du code de commerce ne sont pas impératives mais constituent une simple faculté ( le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense (…) prendre connaissance seul de cette pièce…). Elle en déduit que le juge de la

saisie-contrefaçon avait toute lattitude pour aménager dans l’ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon un mécanisme destiné à permettre aux conseils du saisissant de prendre rapidement connaissance des pièces placées sous séquestre provisoire, de façon confidentielle et éventuellement trouver un accord avec la société Schwind pour que des extraits de ces documents utiles à la preuve de la contrefaçon lui soient communiqués afin d’être invoqués dans la procédure au fond. Elle rappelle que le point 4 de l’ordonnance du 5 septembre 2019 prévoyait qu’il en soit référé au délégataire du président du tribunal de céans à défaut d’accord amiable des parties sur la communication des pièces placées sous séquestre. Citant plusieurs décisions rendues par le tribunal de grande instance de Paris, elle souligne que cette pratique judiciaire est courante.

En second lieu, la société Carl Zeiss soutient ne pas avoir invoqué dans sa requête en saisie-contrefaçon les échanges survenus en octobre et novembre 2018, car la société Schwind n’a fourni le 20 novembre 2018 qu’une réponse parcellaire au regard des six brevets invoqués dans le courrier du 23 octobre 2018, n’apportant des précisions que sur l’absence de reproduction des revendications des brevets EP 1631 223 B1, EP 2529712 B9 et EP 2211804 B1 et ne contestant pas la reproduction des brevets EP 1694259 et EP3050544. Elle souligne avoir de nouveau sollicité, par la voie de ses conseils allemands, des explications exhaustives sur la reproduction de ses brevets EP 1694259 et EP3050544, relevant que le courrier du 11 avril 2019 du conseil allemand de la société Schwind contestait de façon brève et peu circonstanciée la reproduction de certaines des caractéristiques de ces deux brevets, tout en s’engageant par une annexe non communiquée aux débats à ne pas « faire la publicité, fabriquer ou distribuer » le dispositif laser litigieux. Elle fait valoir que cette lettre d’engagement à ne pas poursuivre la commercialisation de ce dispositif argué de contrefaçon ne pouvait influencer la décision du juge autorisant la saisie-contrefaçon, puisqu’elle est restée lettre morte, la société Schwind ayant communiqué sur son intention de présenter un prototype laser lors du congrès ESCRS 2019 à Paris. Enfin, en réponse à l’allégation de détournement de procédure, la société Carl Zeiss souligne que l’offre, l’utilisation, l’importation ou la détention aux fins précitées qui constituent des actes de contrefaçon se sont situés en France, que la jurisprudence est venue préciser que « le règlement 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 n’a pas pour effet d’interdire à la partie intéressée de faire procéder elle-même à toute mesure d’instruction qu’elle estime utile à la conservation de ses droits dans un État étranger selon la loi de cet État » et que rien n’interdit à une partie d’utiliser dans une instance initiée à l’étranger, les éléments régulièrement recueillis au cours d’une saisie-contrefaçon. Sur ce, En application des dispositions des articles 496 alinéa 3 et 497 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance

ou son délégué, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête qu’il a prononcée, doit après rétablissement d’un débat contradictoire, statuer uniquement sur les mérites de la requête et le bien-fondé de l’ordonnance, dans les limites des pouvoirs appartenant à l’auteur de l’ordonnance et doit apprécier si, au vu des explications des parties, il aurait prononcé la même ordonnance, l’aurait refusée ou limitée. Ainsi, le juge des requêtes doit uniquement vérifier si les conditions de la saisie se trouvaient réunies et si après débat contradictoire, il aurait fait droit à la demande et confié à l’huissier la même mission. La saisie-contrefaçon, mesure exorbitante autorisant des investigations ou des mesures conservatoires chez un tiers, sans son assentiment, obtenue de manière non contradictoire, impose au requérant d’agir avec loyauté et de faire au juge, une présentation fidèle des faits motivant sa requête, afin que celui-ci se trouve en mesure d’exercer un contrôle de proportionnalité. L’article 7 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 dispose que le demandeur à la saisie-contrefaçon doit présenter « des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente » le législateur national ayant la faculté de prévoir des moyens plus favorables aux titulaires de droits. L’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle transposant ce texte ne mentionne pas expressément d’autre exigence que la démonstration de la qualité à agir en contrefaçon et la détermination de l’objet de la saisie. Il est néanmoins au regard du caractère exceptionnel de cette mesure imposé au requérant, outre de rapporter la preuve qu’il est titulaire du droit invoqué, de motiver suffisamment sa requête en exposant les éléments le conduisant à supposer l’existence d’une atteinte que la mesure sollicitée a vocation à établir. Cette exigence de motivation implique nécessairement que les indices fondant la demande soient explicités et étayés par des pièces permettant au juge d’apprécier si le recours à une saisie-contrefaçon est justifié et d’en définir le périmètre. L’absence de contradictoire et le caractère intrusif de la mesure exigent de même que le requérant ne fasse pas une présentation déloyale des faits susceptibles d’influencer le sens de la décision qui sera rendue. La requête présentée le 5 septembre 2019 par la société Carl Zeiss expose qu’elle a déposé différents brevets pour protéger les caractéristiques du dispositif laser VisuMax 10, dont le brevet européen n°2 298 255 , le brevet européen n° 3 050 544 et le brevet européen n° 1 694 259, brevets désignant la France et maintenus en vigueur par le paiement régulier des redevances annuelles (pièces n°R.4.1, 4.2,4.3, 5.1 5.2, 5.3, 6.1, 6.2 et 6.3). Elle indique avoir appris que la société Schwind a mis au point un dispositif susceptible de

reproduire les revendications des brevets européens précités, présentant avec sa requête le procès-verbal du 16 juillet 2019 dans lequel M^e D, huissier de justice, constate la présence sur le site internet YouTube d’une vidéo du Docteur Rohit S relative à son usage du dispositif laser Femtoseconde de la société Schwind ainsi qu’une vidéo de présentation de ce dispositif (pièce Carl Z n°R 8.1).

Reprenant certaines captures d’écran de cette vidéo, la requérante détaille les caractéristiques du dispositif laser de la sociéte Schwind qui la conduisent à penser que celui-ci reproduit les caractéristiques de la revendication n°1 du brevet européen n°2 298 255, des revendications n°1 et 2 du brevet européen n° 3 050 544 et de la revendication n°1 du brevet européen n° 1 694 259. Ont également été produites au soutien de la requête, les pièces n° R.7.2 à 7.5 bis établissant que le dispositif Femtoseconde serait présenté par la société Schwind lors du congrès ESCRS à Paris du 14 au 18 septembre 2019. Ainsi la société Carl Zeiss a apporté dans sa requête des éléments démontrant sa qualité à agir et produit « des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente » sur le territoire français. Il résulte des pièces versées aux débats par la société Schwind que la société Carl Zeiss a découvert lors du congrès ESCRS qui s’est tenu du 22 au 26 septembre 2018 à Vienne, le prototype de laser présenté sous le nom « laser pré-série femtoseconde » et que par courrier du 23 octobre 2018, elle l’a mise en demeure d’indiquer les raisons pour lesquelles elle utilisait a priori six de ses brevets dont les brevets EP n°2 298 255, EP n° 3 050 544 et EP n° 1 694 259 (pièces Schwind n°R.4. et R.4 bis); que par courrier du 29 mars 2019, les conseils allemands de la société Carl Zeiss ont à nouveau interrogé les conseils allemands de la société Schwind sur l’utilisation des brevets EP n° 3 050 544 et EP n° 1 694 259, le courrier de la société Schwind du 20 novembre 2018 n’ayant pas apporté de réponses précises quant au respect de la portée de ces brevets (pièces Schwind n°R 5, 5 bis, 6 et 6 bis); que par courrier du 11 avril 2019, les conseils de la société Schwind ont souligné que leur cliente avait déjà mentionné que son prototype laser expérimental n’interfère pas avec la portée de protection des brevets mentionnés dans la lettre du 23.10.2018 et contesté l’existence d’un dispositif de sélection d’impulsions selon la revendication 1 du brevet EP n° 1 694 259 et d’un guidage en spirale de l’extérieur vers l’intérieur du faisceau laser similaire à celui du brevet EP n° 3 050 544. Ces éléments établissent certes que la société Schwind contestait dès la fin 2018, en des termes très généraux, toute atteinte aux brevets EP n° 1 694 259 et EP n° 3 050 544, par son prototype de dispositif laser présenté à Vienne en septembre 2018. Cependant il résulte également de ces mêmes courriers que la société Schwind assurait la

société Carl Zeiss que ce « protype expérimental unique (…) ne sera pas fabriqué en série dans cette configuration » (courrier du 20 novembre 2018), que « le protype expérimental de l’appareil laser en question n’existe plus » (courrier du 11 avril 2019) et que, de surcroît, elle lui adressait une lettre de « cease and desist ».

Ainsi la société Schwind ayant assuré que le protype présenté à Vienne n’existait plus, la société Carl Zeiss pouvait, sans mentionner ces échanges, saisir le président du tribunal de céans d’une requête en saisie-contrefaçon portant sur le prototype de laser qui allait être présenté au congrès de Paris, celui-ci étant a priori distinct du précédent dispositif et présentant, au vu de la vidéo mise en ligne sur Youtube, des caractéristiques laissant à penser qu’il porterait atteinte aux brevets EP n°2 298 255, EP n° 3 050 544 et EP n° 1 694 259. Il ne peut dans ces conditions être considéré que la société Carl Zeiss a manqué de loyauté dans la présentation des éléments sur lesquels elle se fondait pour solliciter l’autorisation de faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon et que dans le cadre d’un débat contradictoire, les arguments de la société Schwind quant aux correspondances précitées auraient conduit le juge des requêtes à refuser la mesure ou à en restreindre la portée. La société Schwind évoque également au soutien de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 5 septembre 2019, un détournement de procédure, les pièces recueillies dans le cadre de la saisie- rétractation étant amenées à être produites dans le cadre de procédures à venir en Allemagne. Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16 et 17 septembre 2019 que l’huissier a constaté la présence de deux machines SCHWIND ATOS ® dont l’une comportant le marquage de l’approbation CE, sur le stand de la société Schwind lors du congrès ESCRS à Paris, aux fins de présentation et de démonstration au public du dispositif laser litigieux. Ainsi la société Schwind est susceptible d’avoir commis une atteinte aux brevets de la société Carl Zeiss sur le territoire français. Le Règlement 1206/2001 du conseil du 28 mai 2001 a pour objet , ainsi que le considérant 7 et son article 1er le font ressortir, d’améliorer la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention de preuves et n’est donc pas exclusif de toute demande par la partie intéressée de mesures d’instruction qu’elle considère nécessaires pour la préservation de ses droits dans un État membre selon le cadre juridique de cet État. Ainsi la requête en saisie- contrefaçon introduite devant le juge français par la société Carl Zeiss ne saurait constituer un contournement des dispositions du Règlement du 28 mai 2001. Dès lors que les moyens de preuve invoqués ont été régulièrement obtenus et qu’ils se rapportent aux atteintes alléguées, la société Carl

Zeiss peut légitimement les utiliser au soutien d’actions engagées sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’elles sont initiées en France ou à l’étranger sous réserve que ces éléments soient nécessaires à la démonstration de la prétendue contrefaçon et que l’exploitation des documents en cause respecte le principe de proportionnalité. À cet égard, il convient de relever qu’aucun élément n’établit à ce stade que la société Carl Zeiss n’entend agir que devant les seules juridictions allemandes. Pour les motifs précédemment exposés la demande de rétractation de la société Schwind à ce titre sera également rejetée. Enfin la société Schwind fonde également sa demande de rétractation totale ou partielle de l’ordonnance du 5 septembre 2019 sur l’illégalité d’une partie du point 4 de cette ordonnance ainsi rédigé, au regard des dispositions des articles des articles L. 153-2 et R.153-1 et suivants du code de commerce: « 4. Disons que les pièces éligibles à la protection au titre du secret des affaires pourront être placées sous séquestre provisoire dans les conditions de l’article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle renvoyant à l’article R. 153-1 du code de commerce, étant précisé que le secret des affaires ne couvre, conformément à l’article L. 151-1 du même code, qu’une information répondant aux critères cumulatifs suivants :
- elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue au aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
- elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
- elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ; Disons que les pièces placées sous séquestre provisoire seront remises par l’huissier instrumentaire, dans les 3 jours suivant la saisie- contrefaçon, aux avocats et aux conseils en propriété industrielle de la société Carl Zeiss et de la société Schwind, pour être étudiées de façon contradictoire et confidentielle, en vue de déterminer celles de ces pièces qui seraient utiles à la preuve de la contrefaçon alléguée et doivent être remises à la société Carl Zeiss, et sous quel régime de confidentialité ; Disons qu’il nous en sera référé, à défaut d’accord des parties sur les pièces placées sous séquestre utiles à la preuve de la contrefaçon alléguée et le régime de confidentialité sous lequel elles devraient être remises à la société Carl Zeiss ». Contrairement au mécanisme homologué par l’ordonnance du président du grande instance de Paris du 10 mai 2019 citée par la société Carl Zeiss, cette procédure strictement limitée à la remise des pièces placées sous séquestre ne renvoie pas à un accord des parties pour écarter la mise en œuvre des dispositions des articles R.153-1 et

suivants du code de commerce et y substituer des modalités particulières de prise de connaissance des pièces placées sous séquestre et de mise en œuvre d’un cercle de confidentialité. Prévoyant que les pièces sont remises dans un délai de trois jours par l’huissier aux conseils des parties et à leurs conseils en propriété intellectuelle, elle ne permet pas au saisi de disposer sereinement du délai d’un mois prévu au deuxième alinéa de l’article R.153-1 du code de commerce pour faire une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance de saisie-contrefaçon. Ainsi, bien que prévoyant un examen contradictoire et confidentiel des pièces placées sous séquestre et la possibilité d’en référer au juge de la saisie- contrefaçon en cas de différend, ce mécanisme n’offre pas les garanties prévues par la procédure des articles R.153-1 et suivants du code de commerce. Toutefois la demande de rétractation totale ou partielle de l’ordonnance à raison du point 4 est devenue sans objet puisqu’il ressort des débats, d’une part qu’à la demande du conseil de la société Carl Zeiss, M^e D n’a pas remis les pièces mises sous séquestre dans les trois jours suivant la saisie-contrefaçon aux avocats et conseils en propriété intellectuelle de chacune des parties et, d’autre part que s’est tenue le 7 octobre 2019 une réunion au cours de laquelle les avocats et conseils en propriété industrielle de la société Carl Zeiss ont pu étudier confidentiellement une copie de chacun des documents placés sous scellés, présentée par les avocats de la société Schwind, leur permettant ainsi d’identifier les pièces ou informations dont la communication leur semble nécessaire à la démonstration de la contrefaçon alléguée. Dès lors, au vu de ces éléments et compte-tenu du fait que le paragraphe 4 relatif aux modalités de remise des pièces placées sous séquestre est sans influence sur la présentation loyale des éléments quant la titularité de ses droits et à l’atteinte invoquée, sur lesquels la société Carl Zeiss s’est fondée pour obtenir une mesure de saisie- contrefaçon, la société Schwind sera déboutée de sa demande de rétractation totale ou partielle de l’ordonnance du 5 septembre 2019. Sur la communication des pièces placées sous scellés La société Schwind fait valoir à titre subsidiaire que les documents relatifs au dispositif laser SCHWIND ATOS ® non encore commercialisé, placés sous séquestre provisoire lors des opérations de saisie-contrefaçon des 16 et 17 septembre 2019 sont pour l’essentiel dépourvus de pertinence pour apprécier la contrefaçon alléguée des brevets européens n°2 298 255, n°3 050 544 et n°1 694 259, qu’ils relèvent du secret des affaires au sens de l’article L.153-1 du code de commerce et qu’ainsi les documents n°2, 3, 5 à 11 et 15 ne doivent pas être remis à la société Carl Zeiss. Elle ajoute qu’il s’agit de documents à usage interne, non encore définitifs et accessibles uniquement en interne au sein de la société Schwind.

Quant aux documents n°1, 8, 13 et 14, elle ne s’oppose pas à la communication des passages sélectionnés par la société Carl Zeiss

pour autant que celle-ci ne soit faite aux avocats français et conseils en propriété intellectuelle français de la société Carl Zeiss, à trois responsables de la société Carl Zeiss appartenant aux équipes de rédaction, de dépôt et d’évaluation des titres de propriété industrielle de la société Carl Zeiss Meditec AG et qui devront signer un engagement de confidentialité. En revanche, la société Schwind s’oppose à une communication intégrale du document n°4 (chapitres 2 et 3) et du document n°12 (Point 6.5.11) soutenant l’absence de pertinence de ces documents. Elle fait valoir que:

- le document n°4 intitulé Product requirement specification qui comporte la mention « confidentiel », est hautement confidentiel car il contient des informations sur la méthodologie employée par la société Schwind dans le développement de ses produits, ainsi que sur son analyse de marché ; qu’il ne contient aucune information technique en rapport avec la contrefaçon alléguée et que sa communication à la société Carl Zeiss lui causerait un préjudice très important car elle divulguerait à son principal concurrent des informations stratégiques sur ses activités de recherche et de développement, la façon dont elle perçoit le marché et les orientations prises en termes de positionnement sur ce marché; qu’une communication de ce document à l’exception des chapitres 2.3 intitulé « Product Life expectancy », 2.4 intitulé « Product Duty Cycle », 2.5 intitulé « Targets Markets » et du tableau du chapitre 3 intitulé « Product Lifecycle Policies », exceptée la ligne Manufacturing, peut néanmoins être envisagée, pour autant que ces extraits soient pertinents pour la preuve de la contrefaçon alléguée ;

- le document n°12 intitulé Service manual- original instructions- Swind Atos- Femtosecond Laser , (manuel d’entretien de l’appareil SCHWIND ATOS ®) est confidentiel car, d’une part, cet appareil n’est pas encore commercialisé et, d’autre part, ce document n’est destiné qu’aux seuls techniciens de la société Schwind pour procéder aux interventions chez les clients; qu’il contient de nombreux clichés montrant la structure interne de l’appareil Atos® avec tous ses composants sur lesquels il est parfois possible d’identifier le nom des fournisseurs desdits composants ; que ces informations stratégiques constitutives de secrets des affaires ne sont pas pertinentes pour établir la contrefaçon alléguée puisqu’elles ne sont pas techniques et ne portent pas sur la structure interne du laser ou sur la façon dont le logiciel est programmé pour réaliser les opérations de découpe de la cornée; qu’au chapitre 6.5.11, elle souhaite voir occulter l’étiquette partiellement visible sous la connectique située en haut à droit de l’image, celle-ci comportant le sigle et le nom d’un de ses fournisseurs, information qu’elle estime confidentielle. Quant aux documents n°1, 13 et 14, elle ne s’oppose pas à la communication des passages sollicités par la société Carl Zeiss pour autant que celle-ci ne soit faite qu’aux avocats français et conseils en

propriété intellectuelle français de la société Carl Zeiss, à trois responsables de la société Carl Zeiss Meditec AG appartenant aux équipes de rédaction, de dépôt et d’évaluation des titres de propriété industrielle et qui devront signer un engagement de confidentialité. Elle demande enfin à ce que la société Carl Zeiss ne puisse faire usage des pièces communiquées dans le cadre de procédures étrangères. En réplique, la société Carl Zweiss souligne qu’elle n’a pas reçu une copie des pièces et du résumé communiqués par la société Schwind au seul juge de la rétractation mais que pour autant, au vu des informations figurant dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon, des documents saisis non placés sous séquestre, du site internet de la société SCHWIND et de la consultation de ces pièces lors de la réunion du 7 octobre 2019, elle questionne le caractère secret de certaines des pièces placées sous séquestre alors que leur pertinence pour démontrer la contrefaçon alléguée ne fait pas de doute. Elle soutient que l’étiquette relative à l’approbation CE apposée sur une des deux machines présentes sur le stand de la société Schwind au congrès ESCRS de Paris démontre que cette approbation a été obtenue et conduit en conséquence à considérer que les documents placés sous séquestre relatifs à cette approbation remis à l’organisme certificateur ne sont pas à « usage interne». Elle ajoute que la présentation sur le site internet de la société Schwind dans la rubrique Produits du dispositif laser SCHWIND ATOS ® démontre sa commercialisation. Elle ne sollicite pas la remise des documents n°2, 5 à 11 placés sous séquestre et limite sa demande de communication aux seuls passages des documents n°1, 4, 8, 12, 13 et 14 qu’elle a précisés dans une pièce R.8.2 versée aux débats. Elle s’oppose en revanche à l’occultation des chapitres 2.3, 2.4, 2.5 et du tableau du chapitre 3 du document n°4 ainsi qu’à l’occultation dans le chapitre 6.5.11 du document n°12 de l’étiquette. Elle ne s’oppose pas à la mise en place d’un cercle de confidentialité si celui-ci est constitué des avocats et conseils en propriété industrielle français de la société Carl Zeiss mais aussi ses avocats et conseils en propriété industrielle allemands ainsi que de trois représentants de la société Carl Zeiss appartenant aux équipes de rédaction, de dépôt et d’évaluation des titres de propriété industrielle de la société Carl Zeiss Meditec AG ou de la société Carl Zeiss AG qui ont reçu mandat de la gestion des droits de propriété industrielle de la société Carl Zeiss Meditec AG, qui signeraient un engagement de confidentialité. Sur ce, Aux termes de l’article R.153-3 du code de commerce, « à peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la

communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci : « 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ; « 2° Une version non confidentielle ou un résumé ; « 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires. « Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.» En l’espèce, afin que le juge des référés puisse apprécier la pertinence de ces pièces pour l’établissement de la contrefaçon alléguée, en application de l’article R.153-3 du code de commerce, la société Schwind a remis au juge une version confidentielle intégrale, une version non confidentielle et un mémoire pour chacune des pièces pour lesquelles le secret des affaires est invoqué. Par ailleurs les avocats et conseils en propriété intellectuelle de la société Carl Zeiss ont pu prendre connaissance desdites pièces lors d’une réunion le 7 octobre 2019.

L’article L.153-1 du code de commerce dispose que: « Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense : « 1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ; « 2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ; « 3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil; « 4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.» Aux termes des articles R.153-5, R.153-6 et R. 153-7 du code de commerce, « le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige » et il « ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa

version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale. Lorsqu’une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce.» «Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe.»

En l’occurrence, il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon que le 17 octobre 2019, M. V, directeur des opérations de la société Schwind a remis à M^e D, comme il s’y était engagé la veille, une clef USB comportant quinze documents présentés comme techniques, pour lesquels il a invoqué leur confidentialité (pièce Carl Z n°R.8.3). Ces documents n’étaient donc pas disponibles sur le stand de la société Schwind au congrès ESCRS de Paris. Il ressort du préambule du document n°4 en date du 2 mai 2015 qu’il a notamment pour objet d’établir les usages et fonctionnalités attendus du dispositif laser, les attentes des utilisateurs de ce dispositif et des patients, les aspects de la production de ce produit qui peuvent avoir un impact sur ses spécifications d’usage. Ce document à usage interne de la société Schwind comportant la mention «confidentiel» retrace ainsi les modalités de développement et de lancement du dispositif femtosecond laser, postérieurement dénommé SCHWIND ATOS ®, et répond de ce fait aux critères cumulatifs des 1° à 3° de l’article L.151-1 du code de commerce.

Le chapitre 2.3 du document n°4 est relatif à la durée de vie de ce dispositif et ne comporte aucun élément technique pertinent permettant d’établir la contrefaçon alléguée par la société Schwind. Le chapitre 2.4 relatif au cycle annuel de service du dispositif laser ne présente aucun élément pertinent quant au fonctionnement de cet appareil au regard des revendications des trois brevets européens invoquées dans la requête en saisie-contrefaçon. Ainsi la demande de communication de ces informations sera donc rejetée. Le chapitre 2.5 décrit les zones géographiques dans lesquelles la société Schwind avait, à la date du document, l’intention de commercialiser en priorité le dispositif laser, informations certes stratégiques et confidentielles mais qui apparaissent nécessaires pour le saisi, à la préservation de ses droits et à la connaissance du réseau de distribution du produit argué de contrefaçon, dont le procès-verbal du 20 septembre 2019 (pièce Carl Z n° R.8.4) établit qu’il est présenté parmi les produits de la société Schwind sur son site internet Schwind eye-tech-solutions.

Le chapitre 3 du document n°4 définit dans un tableau (page 7/24) les personnes responsables des différentes étapes du cycle de vie du dispositif laser, allant de sa fabrication à son élimination en tant que déchet ainsi que les actions leur incombant. Aucune de ces informations n’apparaît pertinente pour l’établissement de la contrefaçon alléguée, à l’exception du lieu de fabrication de cet appareil.

Dès lors, au regard des passages du document n°4 dont la société Carl Zeiss sollicite la communication (pièce Carl Z n°R.8.5) il sera fait droit à ses demandes à l’exception des chapitres 2.3 et 2.4 qui seront occultés et du tableau du chapitre 3 figurant en page 7 qui sera intégralement occulté, exception faite de la ligne relative au lieu de fabrication. Le document n°12, manuel de service du dispositif SCHWIND ATOS ® daté du 31 juillet 2019 (version 1.0), ne comporte aucune mention relative aux éventuelles mesures de protection dont il serait l’objet. Cependant il est indiqué en page 7 (point 1.4) qu’il est exclusivement disponible aux personnels du service de maintenance spécialement entraînés de la société Schwind et doit de ce fait être considéré confidentiel. Hormis les passages mentionnés dans la pièce n°8.5., la société Carl Zeiss ne s’oppose pas à l’occultation des informations contenues dans ce document, à l’exception du chapitre 6.5.11 qui est constitué d’une photographie de la source laser de l’appareil argué de contrefaçon, celle-ci faisant apparaître pour partie sur une des étiquettes apposées sur le dos de l’appareil, le nom du fournisseur de ce composant. Compte-tenu des développements de la requête en saisie-contrefaçon relatifs au fonctionnement du laser supposé mis en œuvre dans le dispositif SCHWIND ATOS ® et en considération des revendications des brevets européens invoqués, cette information apparaît nécessaire pour la préservation des droits de la société Carl Zeiss, au regard de la connaissance des différents intervenants dans la fabrication du produit argué de contrefaçon. Ainsi il sera fait droit à la demande de communication de cette photographie ainsi qu’aux autres passages mentionnés dans la pièce n°R.8.5. Les parties s’accordant sur un accès restreint aux pièces dont la mise sous séquestre sera levée et la communication ordonnée, seules les personnes mentionnées au dispositif de la présente décision accéderont auxdites pièces étant précisé que les avocats français et allemands seront tenus d’une obligation de confidentialité à l’égard de la société Carl Zeiss et que les conseils en propriété intellectuelle français et allemands ainsi que les représentants de cette société devront signer un engagement de confidentialité. Dès lors que les moyens de preuve invoqués ont été régulièrement obtenus et qu’ils se rapportent aux atteintes alléguées, le saisissant peut légitimement les utiliser au soutien d’actions engagées sans qu’il

y ait lieu de distinguer selon qu’elles sont initiées en France ou à l’étranger. Pour les motifs précédemment exposés la demande de la société Schwind à ce titre sera également rejetée. Sur les autres demandes La société Schwind qui succombe pour l’essentiel de ses demandes supportera les dépens.La représentation par avocat dans le cadre du référé-rétractation n’étant pas obligatoire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Sabine Agé. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui succombe à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, la société Schwind sera condamnée à payer à la société Carl Zeiss, la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles. En application des dispositions de l’article R.153-8 du code de commerce, il convient de rappeler que les mesures relatives à la communication des pièces placées sous séquestre ne peuvent être assorties de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Ordonne la jonction de l’instance enregistrée au répertoire général sous le n°19/10783 et de l’instance en registrée au répertoire général sous le n°19/11599, Déboute la société Schwind eye-tech-solutions GmbH de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 5 septembre 2019 (RG n°19/02282) exécutée les 16 et 17 septembre 2019, au stand de cette société au sein du congrès ESCRS, pavillon 7 de Paris Expo Porte de Versailles, à Vanves, Ordonne la remise à la société Carl Zeiss Meditec AG par M^e Renaud D, Huissier de Justice associé, Huissier instrumentaire à Montrouge:

- du document n°1 dont les informations seront occultées à l’exception de sa page de couverture, du point 4 de la page 4 et du point 10 de la page 7,

du document n°4 dont les informations seront occultées à l’exception:

— du chapitre 2.1, 2.2 et 2.5,

— de la ligne du tableau figurant page 7 (chapitre 3) intitulée

«Manufacturing»,
-des points 5.2.1.1 et 5.4.1.1 du chapitre 5
- du document n°8 dont les informations seront occultées à l’exception du point 2,
- du document n°12 dont les informations seront occultées à l’exception de la page de couverture, et des points 1, 3.10.2, 4.1, 4.4, 4.5, 4.8, 4.15, 6.5.11,6.5.12, 6.5.13,
- du document n°13 dont les informations seront occultées à l’exception de la page de couverture et du point 3.1,
- du document n°14 dont les informations seront occultées à l’exception de la page de couverture et des points 3.2.4, 5.9.2, 7.3, 7.4.2 et 10.1,

Dit que l’accès à ces informations sera restreint aux avocats français et allemands de la société Carl Zeiss Meditec AG qui seront tenus à une obligation de confidentialité vis à vis de leur cliente ainsi qu’à ses conseils en propriété intellectuelle français et allemands et à trois représentants de la société Carl Zeiss appartenant aux équipes de rédaction, de dépôt et d’évaluation des titres de propriété industrielle de la société Carl Zeiss Meditec AG, qui devront signer un engagement de confidentialité,

Ordonne la remise par M^e Renaud D à la société Schwind eye-tech- solutions GmbH des documents n°2, 5 à 11, Condamne la société Schwind eye-tech-solutions GmbH aux dépens, Condamne la société Schwind eye-tech-solutions GmbH, à payer à Carl Z M AG la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, Rappelle que les mesures de communication des pièces placées sous séquestre provisoire ne sont pas assorties de l’exécution provisoire.