DEMANDERESSE

S.A.S. […]

Bâtiment A

[…]

[…]

représentée par Maître Morgan JAMET de la SELARL Arst Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0739

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. NEW EURO FRIED CHICKEN

[…]

[…]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 05 Janvier 2017, tenue publiquement, présidée par X Y, Juge, assisté de Anissa SAICH, Greffier ,

• EXPOSE DU LITIGE

La SAS […] a pour activité déclarée le « développement d’un réseau de franchises de restaurants ».

La SARL O TACO’S, qui a pour activité déclarée la « restauration rapide sans boisson alcoolisée », a déposé les marques françaises suivantes :

— la marque verbale « O TACOS » déposée et enregistrée le 10 septembre 2013 sous le numéro 4031282 pour les produits suivants :

◦ en classe 29 : « Viande – volaille extraits de viande – congelés – séchés et cuits charcuterie – salaisons fromage où le lait prédomine » ;

◦ en classe 30 : « Farine et préparations faites de céréales – […] » ;

— la marque semi-figurative « O’TACOS » déposée et enregistrée le 10 septembre 2014 sous le numéro 4116880 pour les produits et services des classes 16, 29, 30, 32 et 43 :

La SARL NEW EURO FRIED CHICKEN a pour activité déclarée la « restauration rapide sur place, à emporter ou à livrer » et les « boissons non alcoolisées ».

Expliquant bénéficier d’une licence inscrite au registre national des marques (RNM) sur la marque n° 4116880 et imputant à la SARL NEW EURO FRIED CHICKEN l’ouverture prochaine d’un point de vente de restauration rapide sous l’enseigne « Q’TACOS » imitant sa marque et son enseigne dans des conditions générant un risque de confusion ainsi que l’utilisation d’un code couleurs identique au sien, la SAS […] a fait dresser par huissier de justice un procès-verbal de constat 2 rue Désiré Lelay à Saint-Denis le 29 juillet 2016.

C’est dans ces circonstances que la SAS […] a, par acte d’huissier du 9 novembre 2016, assigné la SARL NEW EURO FRIED CHICKEN en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris.

A l’audience, la SAS […] reprend oralement les demandes et moyens développés dans son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément aux dispositions combinées des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et demande au juge des référés, au visa des articles L 713-3, L 716-1 et L 716-6 du code de la propriété intellectuelle et 808 et 809 du code de procédure civile :

— de dire et juger recevable et bien fondée la société O’Tacos Corporation en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— en conséquence :

◦ d’ordonner à la société New Euro Fried Chicken de cesser immédiatement toute imitation de la marque O’Tacos et tout usage de la marque imitée sous quelque forme et quelque titre que ce soit et notamment de cesser toute utilisation de la dénomination commerciale « Q’Tacos », de la charte graphique et de la charte architecturale développées par la société O’Tacos corporation sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,

◦d’ordonner à la société New Euro Fried Chicken de faire procéder à la modification de la façade du restaurant situé sis […] à Saint-Denis (93200) sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

◦ de dire et juger que le juge de céans sera compétent pour liquider ladite astreinte ;

— en tout état de cause :

◦ de condamner la société New Euro Fried Chicken à payer à la société O’Tacos Corporation la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;

◦ de condamner la société New Euro Fried Chicken aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de constat et de signification.

La SARL NEW EURO FRIED CHICKEN n’ayant pas comparu et n’ayant pas constitué avocat pour la représenter, l’ordonnance, rendue en premier ressort en application de l’article R 211-3 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Précisant l’articulation de ses moyens et de ses fondements juridiques à l’audience sur interrogation du président, la SAS […] a indiqué invoquer :

— la reprise du code couleurs et de l’enseigne au titre de la concurrence déloyale et parasitaire fondée sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile,

— l’imitation de la marque au titre de la contrefaçon vraisemblable.

1°) Sur la vraisemblance de contrefaçon

Moyens de la demanderesse

Au soutien de ses prétentions, la SAS O 'TACOS CORPORATION explique que l’offre en vente et la vente de produits et services identiques et similaires à ceux visés au dépôt sous l’enseigne « Q’TACOS » imitant le signe constituant « la marque » génère un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, celui-ci étant d’autant plus grand que « sa marque » est connue sur le marché.

Appréciation du juge des référés

Conformément à l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

Le juge des référés constate que, bien qu’elle invoque une licence inscrite au RNM, la SAS […] produit un contrat de cession de la marque n° 4116880 du 30 juin 2015 ne laissant aucun doute sur sa qualification tant au regard de son intitulé (« contrat de cession de marque ») qu’à celui de son contenu (« « article 3 : cession » aux termes duquel « le cédant cède par les présentes au cessionnaire, qui accepte à ses risques et périls, la pleine propriété de la marque »). Celle-ci ne pouvant quoi qu’il en soit pas agir seule en contrefaçon en qualité de licenciée faute de mise en demeure préalable du propriétaire de la marque au sens de l’article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle, seule sa qualité de titulaire des droits sur la marque n° 4116880 sera retenue conformément à l’article 12 du code de procédure civile.

Mais, conformément à l’article L 714-7 du code de la propriété intellectuelle, toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. Et, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte s’ils avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.

Or, bien qu’elle invoque une inscription de son contrat au RNM, la SAS […] n’en justifie, ni le contrat ni les certificats d’identité produits, qui ne sont accompagnés d’aucun état des inscriptions (pièces 5, 3 et 4), n’en faisant état.

Aussi, la SAS […] ne justifie d’aucun droit sur la marque verbale « O TACOS » n° 4031282 et d’aucun droit opposable aux tiers sur la marque semi-figurative n° 4116880. Faute pour elle d’établir sa qualité à agir en contrefaçon et, partant, en application de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, ses demandes sont irrecevables.

2°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Moyens de la demanderesse

Au soutien de ses prétentions, la SAS […] expose que l’imitation de son enseigne et la reprise des codes couleurs qu’elle utilise pour décorer les façades et l’intérieur de ses points de vente créent un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.

Appréciation du juge des référés

Conformément à l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Et, en application des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. A ce titre, une pratique commerciale trompeuse à l’égard d’un consommateur constitue un acte de concurrence déloyale entre concurrents.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

La dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne ou le nom de domaine sont des signes d’usage soumis au principe de spécialité. Dès lors, ils ne peuvent fonder une limitation de leur utilisation par des tiers et une réparation dans le cadre de la responsabilité délictuelle de droit commun qu’à compter de la date de leur exploitation effective dans le commerce indépendamment de l’accomplissement de toutes formalités qui président à leur publicité ou à leur enregistrement, tels l’inscription d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial au RCS ou la réservation d’un nom de domaine, et uniquement si un risque de confusion dans l’esprit du public est démontré en considération de l’identité ou la similitude des signes ainsi que des produits et services objets des activités concurrentes et de la connaissance des signes par les consommateurs dans la zone dans laquelle s’exerce la concurrence entre les parties.

Pour établir l’existence du code couleurs et de l’enseigne qu’elle oppose, la SAS […] produit d’une part des photocopies d’un « dossier de présentation 2016 » (pièce 6), d’un logo (pièce 7), d’une « charte graphique » (pièce 8) et d’une « charte architecturale » (pièce 9) et d’autre part des photographies d’un point de vente à l’enseigne « O’TACOS » (pièces 12 et 13). Or, ces pièces ne comportent ni date certaine ni garantie sur l’authenticité de leurs contenus. Et, alors que l’extrait Kbis de la SARL O TACO’S, personne morale distincte qui n’est pas partie au litige, mentionne expressément l’utilisation par cette dernière de l’enseigne « O TACO’S », celui de la SAS […] n’en vise aucune, son activité déclarée de « développement d’un réseau de franchises de restaurants » rendant d’ailleurs peu vraisemblable l’utilisation par celle-ci d’une enseigne quelconque.

En conséquence, faute pour elle de justifier de l’usage des éléments qu’elle invoque, les demandes de la SAS […] seront rejetées.

2°) Sur les demandes accessoires

Succombant au litige, la SAS […], dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance de référé.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclare recevable irrecevable l’action en référé de la SAS […] au titre de la contrefaçon vraisemblable ;

Rejette les demandes de la SAS […] au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

Rejette la demande de la SAS […] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS […] à supporter les entiers dépens de l’instance.

Fait à Paris le 09 février 2017

Le Greffier, Le Président,

Anissa SAICH X Y

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

délivrées le: