Tribunal Judiciaire de Paris, 27 février 2020, n° 19/02259

TJ Paris 27 février 2020

Arguments

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Accepté
Incompétence du tribunal de Paris
Le tribunal a jugé qu'il n'était pas compétent pour connaître des demandes en nullité et déchéance de la marque de l'Union Européenne, renvoyant ainsi la société YETIGEL INTERNATIONAL à mieux se pourvoir.
Accepté
Procédure en cours devant l'Office de l'Union Européenne
Le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur l'action en contrefaçon jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la validité de la marque en question.
Autre
Dépens et frais de justice
Le tribunal a réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans statuer sur cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris, la société YETIGEL INTERNATIONAL a assigné la société YETI COOLERS en contrefaçon de sa marque de l'Union européenne YETI n°011227170 et en demande de nullité et de déchéance de la marque de l'Union européenne YETI n°0089201167 détenue par YETI COOLERS. YETI COOLERS a soulevé une exception d'incompétence du tribunal de Paris, arguant que cette demande devrait être portée devant l'Office de l'Union européenne de la propriété intellectuelle. Le tribunal a jugé qu'il était incompétent pour statuer sur les demandes en nullité et en déchéance de la marque de l'Union européenne et a renvoyé l'affaire devant l'Office. Le tribunal a également ordonné un sursis à statuer sur l'action en contrefaçon jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par l'Office. Les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été réservés.

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Sur la décision

Référence :	TJ Paris, 27 févr. 2020, n° 19/02259
Numéro(s) :	19/02259

Sur les parties

Avocat(s) :	Charles-Antoine JOLYAnne MESSAS
Cabinet(s) :	TAOMA PARTNERS
Parties :	S.A. YETIGEL INTERNATIONAL, son président Monsieur Didier CHEHOWAH c/ S.A.R.L. YETI COOLERS

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS ¹

3ème chambre 1ère ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT section rendue le 27 février 2020

N° RG 19/02259 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD5T

N° MINUTE :

Assignation du : 15 février 2019

DEMANDERESSE

S.A. YETIGEL INTERNATIONAL représentée par son président Monsieur X Y […]

représentée par Maître Charles-antoine JOLY de la SELARL

@MARK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0150

DEFENDERESSE

S.A.R.L. YETI COOLERS, LLC 7601 Southwest Parkway 78735 AUSTIN, TEXAS, USA

représentée par M^e Anne MESSAS de la SELARL TaoMA Partners SPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0539

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe

assistée de Caroline REBOUL, Greffier

Copies exécutoires délivrées le :

Page 1

DÉBATS

A l’audience du 28 janvier 2020, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 février 2020.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Inscrite au Registre du Commerce et de Sociétés depuis le 16 mai 1989, la société YETIGEL INTERNATIONAL a pour activité depuis cette date, la création de glaces et de sorbets, déclinée ensuite à travers les activités liées à la fabrication et au stockage des produits glacés.

La société YETIGEL INTERNATIONAL est, dans ce cadre, titulaire de la marque verbale de l’Union européenne YETI, déposée le 4 mars 1999 et enregistrée sous le n°011227170, pour désigner des produits en classes 29, 30, 31, 32 et 33.

Elle expose que le nom YETI désigne également l’un de ses produits phares ayant fortement contribué à sa notoriété, constitué d’une barre de glace à l’eau parfumée.

La société YETIGEL INTERNATIONAL a découvert l’existence de la société américaine YETI COOLERS, fabricant également des glacières et du matériel isotherme sous le nom de YETI à destination du marché nord américain, laquelle souhaite aujourd’hui s’implanter sur le marché européen.

La société YETI COOLERS est pour sa part titulaire de la marque de l’Union européenne YETI n°008920167 enregistrée le 24 août 2010 pour désigner dans la classe 21 les produits suivants: “Glacières portatives pour garder au frais la glace, les aliments, l’eau, et les boissons ; glacières portatives pour aliments et boissons, à savoir, glacières portatives (non électriques) ; boîtes isothermiques portatives et récipients de refroidissement; glacières portatives pour la glace, les boissons, et les aliments; récipients calorifuges en polyéthylène pour l’intérieur et l’extérieur, à savoir le camping, la pêche, la chasse, à usage industriel, et à usage ménager.”

C’est dans ce contexte que la société YETI COOLERS a fait assigner, par acte du 23 août 2017, la société YETIGEL INTERNATIONAL devant le tribunal de grande instance de Marseille en nullité de sa marque française YETI n°0123900435 en invoquant l’existence de droits antérieurs, dont une marque de l’Union Européenne YETI n°008920167 du 2 mars 2010 enregistrée pour désigner des produits de la classe 21.

Par une ordonnance du 2 octobre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de Marseille s’est déclaré incompétent pour connaître des atteintes à la marque de l’Union Européenne YETI n°008920167 et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Paris pour connaître des demandes en nullité et en déchéance de cette même marque de l’Union Européenne YETI n°008920167.

Page 2

Un appel a été formé à l’encontre de cette ordonnance devant la cour d’appel d’Aix en Provence.

Le 12 février 2019, la société YETI COOLERS a saisi l’Office de l’Union européenne de la Propriété intellectuelle d’une demande d’annulation de la marque n°011227170 de la société YETIGEL INTERNATIONAL.

C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 15 février 2019, la société YETIGEL INTERNATIONAL a fait assigner la société YETI COOLERS devant le tribunal de grande instance (devenu le 1 janvier^er 2020, le tribunal judiciaire) de Paris, en contrefaçon de sa marque de l’Union européenne YETI n°011227170 et afin d’obtenir la nullité et la déchéance de la marque de l’Union Européenne YETI n°0089201167 de la société YETI COOLERS.

Par des conclusions d’incident du 6 mai 2019, la société YETI COOLERS a conclu à l’incompétence du tribunal de Paris, au profit de l’Office de l’Union européenne de la propriété intellectuelle, pour connaître d’une demande en nullité et en déchéance formée à titre principal à l’encontre d’une marque de l’Union européenne.

Le 8 août 2019, la société YETIGEL INTERNATIONAL a saisi l’Office de l’Union européenne de la propriété intellectuelle afin d’obtenir l’annulation de la marque de l’union européenne YETI n°0089201167 de la société YETI COOLERS

Dans ses dernières conclusions d’incident n°4 signifiées électroniquement le 15 janvier 2020, la société YETICOOLERS demande au juge de la mise en état, vu les articles 58, 124, 128, 129, 132 du Règlement sur la Marque de l’Union Européenne, L. 717-1, L. 717-4 et R. 717-11 du code de la propriété intellectuelle et 51, 64, 73, 74, 75, 81, 82, 377, 378 et 771 du code de procédure civile, de :

- Recevoir et dire bien fondées les exceptions soulevées par la société YETICOOLERS ;

En conséquence,

- Déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes principales de Yétigel International SA en annulation pour atteinte à des droits antérieurs et en déchéance pour non-usage de la marque de l’Union européenne n°008920167 ;

- Inviter en conséquence YÉTIGEL INTERNATIONAL SA à mieux se pourvoir ;

- Ordonner le sursis à statuer de l’action en contrefaçon jusqu’à ce qu’une décision définitive et en dernier recours soit rendue relativement à l’action en déchéance en cours devant l’Office de l’Union européenne pour la Propriété intellectuelle (EUIPO) contre la MUE n°011227170 appartenant à YÉTIGEL INTERNATIONAL SA ;

- Condamner la société YÉTIGEL INTERNATIONAL SA à verser la somme de 10.000 euros à la société YETI COOLERS, LLC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société YÉTIGEL INTERNATIONAL SA aux entiers dépens.

Page 3

Dans ses conclusions d’incident n°2, la société YETIGEL INTERNATIONAL demande quant à elle au juge de la mise en état de :

- Rejeter la demande de sursis à statuer et d’exception d’incompétence soulevée par la société YETI COOLERS,

- Faire injonction à la société YETI COOLERS d’avoir à conclure au fond,

- Condamner la société YETI COOLERS à payer à la société YETIGEL la somme de 10.000 € à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société YETI COOLERS aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Charles-Antoine JOLY, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’incident a été plaidé à l’audience du 28 janvier 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société YETI COOLERS soutient qu’en application des dispositions des articles 124 du Règlement sur la marque de l’Union européenne et L.717-4 du code de la propriété intellectuelle, la compétence du présent tribunal est limitée aux demandes reconventionnelles en nullité et déchéances des marques de l’Union européenne, à l’exclusion des demandes présentées à titre principal, comme c’est le cas en l’espèce. Elle ajoute que la société YETIGEL a d’ailleurs saisi l’Office d’une telle demande.

La société YETI COOLERS sollicite également le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente qu’une décision définitive intervienne dans le cadre du recours en annulation de la marque de l’Union européenne qui sert de fondement à l’action en contrefaçon de la société YETIGEL INTERNATIONAL.

La société YETIGEL INTERNATIONAL rappelle en premier lieu que c’est la société YETI COOLERS elle-même qui avait conclu à la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de demandes aux fins d’annulation et de déchéance d’une marque de l’Union européenne, qu’elle a été suivie par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille et que la désignation de la présente juridiction par l’ordonnance du 2 octobre 2018 s’impose à tous.

Elle conclut également au rejet de la demande de sursis à statuer en rappelant que la saisine de l’Office est intervenue plus de douze mois après qu’elle a invoqué les droits antérieurs fondés sur cette marque. La société YETIGEL INTERNATIONAL ajoute que son assignation vise également des faits d’atteintes à son nom commercial, ainsi que des faits de concurrence déloyale et parasitaire.

Sur ce,

Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

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1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;”

a – Aux termes de l’article 75 du même code, “S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.”

Il résulte en outre de l’article 58 “Causes de déchéance” du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, “1. Le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:”

Selon l’article 59 “Causes de nullité absolue” du même Règlement,

“1. La nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:”

Il ressort de ces dispositions que l’Office de l’Union européenne de la propriété intellectuelle est compétent pour statuer sur les demandes en nullité ou en déchéance d’une marque de l’Union européenne, sauf si celles ci sont présentées à titre reconventionnel comme moyen de défense dans le cadre d’une action en contrefaçon.

Le présent tribunal, qui n’a pas été saisi en application des dispositions de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile en raison de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 2 octobre 2018, doit donc se déclarer incompétent pour connaître des demandes en nullité et en déchéance de la marque de l’Union européenne n°0089201167 de la société YETI COOLERS.

b – Selon l’article 73 du code de procédure civile, “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”

Selon l’article 378, “La décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”

Il résulte en outre de l’article 132 “Règles spécifiques en matière de connexité” du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, que

“1. Sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une action visée à l’article 124 (action en contrefaçon), à l’exception d’une action en déclaration de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l’Union européenne est déjà contestée devant un autre tribunal des marques de l’Union européenne par une demande reconventionnelle ou qu’une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l’Office.”

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Le législateur européen a ainsi souhaiter éviter autant que possible les décisions contradictoires concernant une même marque de l’Union et ce, afin de garantir un régime et une protection uniforme produisant leurs effets sur tout le territoire de l’Union.

À cet égard, l’article 132 exige que la validité de la marque de l’Union, au moment où le tribunal en est saisi, soit « déjà » contestée devant cet Office.

Tel est bien le cas en l’espèce puisque l’Office a été saisi le 12 février 2019, d’une demande d’annulation de la marque n°011227170 de la société YETIGEL INTERNATIONAL et que cette dernière a agi en contrefaçon de ladite marque par acte d’huissier du 15 février 2019. La société YETI COOLERS a de son côté sollicité le sursis à statuer avant toute défense au fond visant à obtenir le prononcé de la nullité de cette marque, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.

Aussi, en application de l’article 132 du Règlement précité, il y lieu de surseoir à statuer dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue sur la validité de la marque n°011227170, ce d’autant plus qu’il n’est fait état d’aucunes “raisons particulières de poursuivre la procédure”.

Il n’apparaît en outre pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger séparément la question de la contrefaçon de marque de celle des faits de concurrence déloyale et parasitaire fondés sur l’atteinte au nom commercial, à l’enseigne YETI (identique aux marques en litige).

Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, contradictoirement et par ordonnance susceptible d’appel selon les modalités prévues aux articles 83 et 85 du code de procédure civile,

Se déclare incompétent pour connaître des demandes en nullité et en déchéance de la marque de l’Union Européenne YETI n°0089201167 de la société YETI COOLERS ;

Renvoie la société YETIGEL INTERNATIONAL à mieux se pourvoir ;

Dit qu’il est sursis à statuer sur les autres demandes de la société YETIGEL INTERNATIONAL dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue par l’Office de l’Union européenne pour la Propriété intellectuelle sur la validité de la marque de l’Union européenne n°011227170 de la société YETIGEL INTERNATIONAL ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 29 septembre 2020 à 9 heures 30 pour faire le point sur la procédure devant l’Office ;

Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 27 février 2020.

La Greffière La juge de la mise en état

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