COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT DU 04 juillet 2019

Chambre 3-1 N° RG 18/12782 N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3VA

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/13111.

APPELANTS Monsieur Jean-Baptiste P

Monsieur Sébastien P

SARL BUSINESS CONSULTING AGENTS Inscrite au RCS de NICE sous le N° 498 658 111, dont le siège social est sis […] 06310 BEAULIEU-SUR MER tous représentés par M^e Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par M^e Jacques Z, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE SARL IMMOBILIERE DU QUAI représentée par son gérant M. Laurent ROMOR, dont le siège social est sis Port de plaisance, Alvéoles 33 et 34 06310 BEAULIEU SUR MER représentée par M^e Roland LEMAIRE, avocat au barreau de NICE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 03 juin 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Pierre CALLOCH, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain V.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2019.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2019, Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. A V, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS – PROCEDURE – DEMANDES :

Monsieur Jean-Baptiste P né en 1938 exerce depuis 1962 une activité professionnelle dans le domaine de l’architecture d’intérieur et de la décoration. Il est le père notamment de Nicolas né en 1965, et de S né en 1974 et membre qualifié pour 2019 de <l’Union Nationale des Architectes d’Intérieur, Designers>.

La S.A.R.L. NICOLAS PISANI R E AGENTS [<NPREA>] ayant son siège à BEAULIEU SUR MER (06) a été constituée le 28 juillet 1995 avec un capital de 500 parts par Messieurs J (5 parts) et Nicolas (495 parts soit 99 %) P, et le second en a été nommé gérant ; cette société s’occupe de transactions immobilières, a pour nom commercial <NICOLAS PISANI R E AGENTS>, et comme enseigne <NICOLAS P & ASSOCIES>. En décembre 1997 Monsieur Nicolas P a cédé une partie (250) de ses parts dans la société NPREA à son frère S.

Le 19 août 1996 s’est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés la S.A.R.L. L’IMMOBILIERE DU QUAI au nom commercial éponyme et comme enseigne <NICOLAS P & ASSOCIES> ; elle a pour activité notamment la gestion et les transactions immobilières, et son Extrait Kbis à jour au 19 janvier 2016 mentionne que son gérant est Monsieur Laurent ROMOR.

Monsieur Nicolas P est décédé accidentellement le 7 août 2000.

La société NPREA a fait enregistrer le nom de domaine <nicolaspisani.com> le 28 mai 2002.

Par acte du 22 novembre 2002 Messieurs J et Sébastien P propriétaires respectivement de 5 et de 245 des parts de la société NPREA soit 50 % du capital, les ont cédées au prix global de 51 710 euros 00 à Madame Nathalie B veuve de Nicolas P, laquelle représente l’indivision successorale de ce dernier pour l’autre moitié. Le gérant actuel de cette société est Monsieur Laurent ROMOR.

Le 22 juin 2007 la S.A.R.L. BUSINESS CONSULTING AGENTS [<BCA>] ayant comme associés Messieurs J et Sébastien P pour respectivement 55 et 1 245 parts, s’est immatriculée avec son siège à

BEAULIEU SUR MER, les activités de marchand de biens et de transactions immobilières, et pour enseigne <PISANI> ; elle a deux établissements dans cette ville, dont un à l’enseigne <PISANI R ESTATE> ayant commencé son activité le 18 mai 2017, et sa gérante est Madame Marie O épouse de Monsieur Sébastien P.

Le 8 octobre 2007 ont été déposées à l’Institut National de la Propriété Industrielle en classes 6, 24, 27, 36, 37 et 42 :

- la marque semi-figurative <PISANI Sébastien> par Monsieur Sébastien P sous le numéro 3529355 ;

- la marque semi-figurative <PISANI> par Messieurs S et Jean- Baptiste P sous le numéro 3529356, avec renouvellement en 2017.

La société NPREA a déposé à l’I.N.P.I. en classe 36 :

- le 29 octobre 2007 la marque verbale <PISANI> sous le numéro 3534790, marque à laquelle elle a le 30 septembre 2014 totalement renoncé ;

- le 3 mars 2008 la marque semi-figurative <NICOLAS PISANI & ASSOCIES – REAL ESTATE AGENTS> sous le numéro 3560358, avec renouvellement en 2018 ; la licence de cette marque a été concédée le 1er décembre 2014 à la S.A.R.L. L’IMMOBILIERE DU QUAI et le 15 suivant à la S.A.R.L. BELLEVUE REAL ESTATE [<BRE>] toutes deux représentées par Monsieur ROMOR ;

- le même 3 mars 2008 la marque verbale <Nicolas Pisani & Associés> sous le numéro 3560359, avec renouvellement en 2018 ;

- le 29 juin 2012 en classes 36 et 37 la marque verbale <PISANI – PRESTIGE> sous le numéro 3930731, marque à laquelle elle a le 30 septembre 2014 totalement renoncé.

Le Tribunal de Grande Instance de NICE, saisi par la société NPREA à l’encontre de la société BCA et de Messieurs J et Sébastien P, a par jugement définitif du 3 décembre 2013 notamment :

* débouté la société NPREA de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Messieurs P et la société BCA ; * constaté que la marque <PISANI> a été déposée le 8 octobre 2007 par Messieurs P ; * déclaré en conséquence nul pour indisponibilité du signe le dépôt de la marque <PISANI> réalisé le 29 octobre 2007 par la société NPREA ;

* débouté Messieurs P et la société BCA du surplus de leurs demandes reconventionnelles.

Le 11 août 2014 Messieurs J et Sébastien P et la société BCA ont fait assigner la société L’IMMOBILIERE DU QUAI.

Une ordonnance d’incident rendue le 6 septembre 2016 par le Juge de la Mise en État a notamment ordonné à la société L’IMMOBILIERE DU QUAI, dans les trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de produire tous documents comptables relatifs à l’exploitation du signe <PISANI>, notamment les redevances versées à la société NPREA au titre de l’exploitation dudit signe à titre de marque et d’enseigne pendant la période 2010 à 2015, et de faire connaître par une attestation visée conforme par l’expert-comptable le chiffre d’affaires réalisé par la société NPREA, et ce sous astreinte de 500 euros 00 par jour passé un délai de quinze jours après signification de l’ordonnance (…), et ce pendant deux mois à l’issue desquels il pourra être de nouveau statué.

Une seconde ordonnance d’incident du 17 janvier 2017 a notamment :

- condamné la société L’IMMOBILIERE DU QUAI à payer à Messieurs P et à la société BCA, ensemble, la somme de 2 000 euros 00 à titre de liquidation de l’astreinte ;

- rejeté la demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte.

Le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE par jugement du 25 janvier 2018 a : * déclaré irrecevables la pièce transmise par le R.P.V.A. le 19 novembre 2017 par les demandeurs Messieurs P et la société BCA ; * dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 4 octobre 2017 par la société L’IMMOBILIERE DU QUAI ; * dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce 48 produite par les demandeurs ; * débouté la société L’IMMOBILIERE DU QUAI de sa demande de déchéance de la marque <PISANI> n° 3529356 ; * déclaré Monsieur Sébastien P déchu de ses droits sur la marque <PISANI Sébastien> n° 3529355 pour l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement, soit les classes 6, 24, 27, 36, 37 et 42 ;

* ordonné la publication du présent jugement au Registre National des Marques ; * débouté la société L’IMMOBILIERE DU QUAI de sa demande d’annulation de la marque <PISANI> n° 3529356 ;

* dit la demande d’annulation de la marque <PISANI Sébastien> sans objet ;

* écarté l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la société L’IMMOBILIERE DU QUAI ;

* dit qu’en reproduisant la marque <PISANI> accompagnée du seul autre vocable <Agence> sur des panneaux publicitaires, la société L’IMMOBILIERE DU QUAI a commis une contrefaçon de la marque <PISANI> enregistrée à l’I.N.P.I. sous le n° 3529356 ; * condamné la société L’IMMOBILIERE DU QUAI à payer à Monsieur Jean-Baptiste P une somme de 1 000 euros 00 à titre dc dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son droit moral du fait de la contrefaçon de la marque <PISANI> ; * condamné la société L’IMMOBILIERE DU QUAI à payer à Monsieur Sébastien P une somme de 1 000 euros 00 à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son droit moral du fait de la contrefaçon de la marque <PISANI> ; * condamné la société L’IMMOBILIERE DU QUAI à payer à Messieurs P, ensemble, une somme de 5 000 euros 00 à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner subi du fait de la contrefaçon. de la marque <PISANI> ; * interdit à la société L’IMMOBILIERE DU QUAI d’utiliser la dénomination <PISANI>, même accompagnée de vocables désignant habituellement l’activité de transactions immobilières ou du mot <Prestige>, sans qu’y soit accolé le prénom de <Nicolas>, sous peine, passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, d’une astreinte de 2 000 euros 00 par infraction constatée pendant une durée de quatre mois, à l’issue desquels il pourra être de nouveau statué ; * dit n’y avoir lieu de réserver au Tribunal le pouvoir de liquider l’astreinte ; * débouté Messieurs P et la société BCA du surplus de leurs demandes indemnitaires et accessoires ; * condamné la société L’IMMOBILIERE DU QUAI aux dépens ;

* condamné la société L’IMMOBILIERE DU QUAI à payer à Messieurs et la société BCA, ensemble, une somme de 2 000 euros 00 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile * ordonné l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction faite à la société L’IMMOBILIERE DU QUAI d’utiliser la dénomination <PISANI>, même accompagnée de vocables désignant habituellement l’activité de transaction immobilière ou du mot <Prestige>, sans qu’y soit accolé le prénom de <Nicolas> ; * dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Messieurs J et Sébastien P et la S.A.R.L. BUSINESS CONSULTING AGENTS [<BCA>] ont régulièrement interjeté appel le 27 juillet 2018 en ce que le jugement a estimé à tort que : 1. Messieurs J et Sébastien P sont irrecevables à invoquer au soutien de leurs demandes au titre de la contrefaçon le dépôt des marques marque <Nicolas Pisani & Associés>, <NICOLAS PISANI & ASSOCIES – REAL ESTATE AGENTS> et <PISANI – PRESTIGE>, au motif que le Tribunal de Grande Instance de NICE a définitivement jugé dans sa décision rendue le 3 décembre 2013, et devenue définitive, que ces dépôts n’étaient pas contrefaisants, et que si la société L’IMMOBILIERE DU QUAI n’était pas partie à cette procédure et ne pouvait se voir opposer les termes du jugement de NICE, elle pouvait en revanche s’en prévaloir; 2. Les demandes indemnitaires formulées par Messieurs J et Sébastien P au titre des atteintes à leur droit moral doivent être relativisées à raison de l’existence d’un conflit familial. Ils ont été déboutés de leur demande tendant à condamner la société L’IMMOBILIERE DU QUAI à leur payer la somme de 10 000 euros 00 chacun pour atteinte à leur droit moral ; 3. La demande indemnitaire formulée par Messieurs J et Sébastien P au titre des atteintes à leurs droits de propriété intellectuelle doit être réduite, faute de préciser à quoi correspond ce préjudice qu’ils chiffrent à 30 000 euros 00 ; 4. La demande indemnitaire formulée par Messieurs J et Sébastien P au titre des redevances perdues doit être réduite car les demandeurs ne démontrent par aucune pièce probante l’usage du nom <PISANI> seul sur des panneaux publicitaires comportant les coordonnées téléphoniques de la société IMMOBILIERE DU QUAI pendant 7 ans ; 5. Une mesure d’instruction serait inutile afin d’étayer l’étendue du manque à gagner au titre des redevances perdues ; 6. L’article 700 du Code de Procédure Civile doit être limité à la somme de 2 000 euros 00 et ainsi les a déboutés de leur demande de

condamnation à une somme de 12 000 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 9 avril 2019 ces 3 appelants demandent à la Cour de :

— les déclarer recevables en leur appel et y faisant droit ;

* infirmer le jugement en ce qu’il a estimé à tort que :

- Messieurs P sont irrecevables à invoquer au soutien de leurs demandes au titre de la contrefaçon le dépôt des marques <Nicolas Pisani & Associés>, <NICOLAS PISANI & ASSOCIES – REAL ESTATE AGENTS> et <PISANI – PRESTIGE>, au motif que le Tribunal de Grande Instance de NICE a définitivement jugé dans sa décision définitive rendue le 3 décembre 2013 que ces dépôts n’étaient pas contrefaisants, et que si la société L’IMMOBILIERE DU QUAI n’était pas partie à cette procédure et ne pouvait se voir opposer les termes du jugement de NICE, elle pouvait en revanche s’en prévaloir ;

- Les demandes indemnitaires formulées par Messieurs P au titre des atteintes à leur droit moral doivent être relativisées à raison de l’existence d’un conflit familial ;

- La demande indemnitaire formulée par Messieurs P au titre des atteintes à leurs droits de propriété intellectuelle doit être réduite, faute de préciser à quoi correspond ce préjudice qu’ils chiffrent à 30 000 euros 00 ;

- La demande indemnitaire formulée par Messieurs P au titre des redevances perdues doit être réduite car les demandeurs ne démontrent par aucune pièce probante l’usage du nom <PISANI> seul sur des panneaux publicitaires comportant les coordonnées téléphoniques de la société L’IMMOBILIERE DU QUAI ont duré depuis 2014 ;

- Une mesure d’instruction serait inutile afin d’étayer l’étendue du manque à gagner au titre des redevances perdues ;

- L’article 700 du Code de Procédure Civile doit être limité à 2 000 euros 00 ;

* et statuant à nouveau, vu les articles L. 713-2, L. 713-3, L. 713- 6 dernier alinéa du Code de la Propriété Intellectuelle :

— dire et juger Messieurs P recevables à agir au titre de la contrefaçon de leur marque française semi-figurative <PISANI> enregistrée sous le n° 3529356 pour désigner les services visés aux classes 36 et 37, pour sanctionner les dépôts et usages par la société

L’IMMOBILIERE DU QUAI de la marque française <Nicolas Pisani & Associés> enregistrée sous le n° 3560359 en classe 36 ;

— dire et juger contrefaisants les usages à titre de nom commercial et d’enseigne des marques <Nicolas Pisani & Associés> enregistrée sous le n° 3560359, <NICOLAS PISANI & ASSOCIES -REAL E AGENTS> enregistrée sous le n° 3560358, en classe 36 par la société L’IMMOBILIERE DU QUAI, portant atteinte aux droits privatifs incorporels de Messieurs P sur leur marque <PISANI> n° 3529356 en classe 36 ;

* vu les articles 1240 et suivants du Code Civil : dire et juger que la société L’IMMOBILIERE DU QUAI, en incorporant dans son enseigne le patronyme <PISANI>, a porté atteinte aux droits de la société BCA en créant une confusion de l’esprit de la clientèle ;

- en conséquence :

- condamner la société L’IMMOBILIERE DU QUAI à verser à Messieurs P, chacun la somme de 30 000 euros 00 au titre du manque à gagner résultant de la contrefaçon de leur marque <PISANI> enregistrée sous le n° 3529356 ;

- condamner la société L’IMMOBILIERE DU QUAI à verser à Messieurs PISANI la somme de 10 000 euros 00 au titre des redevances perdues ;

- condamner la société L’IMMOBILIERE DU QUAI à verser à Messieurs P, chacun la somme de 10 000 euros 00 au titre de l’atteinte à leur droit moral résultant de la contrefaçon de leur marque <PISANI> enregistrée sous le n° 3529356 ;

— condamner la société L’IMMOBILIERE DU QUAI à verser à la société BCA la somme de 10 000 euros 00 ;

- enjoindre à la société L’IMMOBILIERE DU QUAI de cesser tous usages du patronyme <PISANI> seul ou accompagné d’autres termes, notamment à titre d’enseigne, et ce sous astreinte de 1 000 euros 00 par infraction constatée au terme d’un délai de 30 jours à compter de l’arrêt à intervenir ;

- autoriser Messieurs P à publier aux frais exclusifs de la société L’IMMOBILIERE DU QUAI le dispositif de l’arrêt à venir dans trois revues ou journaux professionnels et grand public, sans que leur coût total n’excède la somme de 15 000 euros 00 H.T. ;

- enjoindre à la société L’IMMOBILIERE DU QUAI de faire figurer sur les pages d’accueil de son site Internet le dispositif de l’arrêt à venir, pendant un délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt à venir, et à défaut sous astreinte de 1 000 euros 00 par jour de retard ;

— condamner de l’arrêt à venir à verser à Messieurs P et la société BCA la somme totale de 10 000 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

* et confirmer pour le surplus le jugement en ses autres dispositions.

Par conclusions du 2 mai 2019 la S.A.R.L. L’IMMOBILIERE DU QUAI demande à la Cour, vu les articles 1240, 1355, 1628 du Code Civil ; 3, 11, 16, 31, 906, 910 et suivants du Code de Procédure Civile et 6 de la C.E.D.H. ; L. 711-4, L. 713-6, L. 714-5, L. 716-5 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ; 1er à 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, de :

* vu les attendus définitif du jugement qui ont :

— déclaré Monsieur Sébastien P déchus de ses droits sur la marque <PISANI Sébastien>, et ordonné l’inscription du jugement à l'.I.N.P.I. relatif à cette déchéance ;

- débouté la société L’IMMOBILIERE DU QUAI de son action e déchéance de la marque <PISANI> ;

- écarter des débats la pièce P n° 23 puisqu’elle n’a pas été produite dans les délais des articles 906 et 910 du Code de Procédure Civile avant le 9 avril 2019, et que le Premier Président a annulé la procédure de saisie du 6 mars 2019 ;

- dire et juger irrecevable la demande indemnitaire nouvelle de 10 000 euros 00 de la société BCA formulée pour la première fois et hors de délai par voie de conclusions du 9 avril 2019, en application des articles 901 alinéa 4, 906, 910 et 910-4 du Code de Procédure Civile ;

- recevoir l’appel incident de la société L’IMMOBILIERE DU QUAI ;

- débouter les appelants de leurs demandes ;

- infirmer partiellement le jugement et les ordonnances du Juge de la Mise en Etat et notamment pour avoir :

1°/ jugé recevable les pièces transmises tardivement ;

2°/ écarté les fins de non-recevoir ; 3°/ condamné la société L’IMMOBILIERE DU QUAI en contrefaçon de la marque <PISANI> ; 4°/ condamné la société L’IMMOBILIERE DU QUAI au paiement des dommages et intérêts, frais irrépétibles, dépens et autres… ;

5°/ interdit sous astreinte à la société L’IMMOBILIERE DU QUAI d’utiliser la dénomination <PISANI> sans que celle-ci ne soit accompagnée du prénom <Nicolas> ;

6°/ débouté la société L’IMMOBILIERE DU QUAI de ses demandes reconventionnelles, notamment indemnitaires ;

7°/ en ce qui concerne les ordonnances de mise en état des 27 octobre 2016 et 17 janvier 2017 rendues par le Juge de la Mise en État, pour avoir accordé des délais trop courts à la société L’IMMOBILIERE DU QUAI pour produire sa comptabilité et avoir condamné l’intimée pour non-respect de ces délais (article 776 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) ;

7°/ ordonné l’exécution provisoire sur l’interdiction de l’emploi de la dénomination <PISANI> ;

— confirmer le jugement pour le surplus, et ainsi :

* principalement et in limine litis : 1) constater que Messieurs P et la société L’IMMOBILIERE DU QUAI n’ont pas contesté l’usage du nom <PISANI> et des marques <Nicolas PISANI> et <Nicolas PISANI R ESTATE> (sic) par la société NPREA depuis 1995 et avant l’année 2014, date d’introduction de la présente procédure, et par la société L’IMMOBILIERE DU QUAI depuis son rachat par la société NPREA en 2009 ;

2) dire et juger qu’au visa de l’article 2243 du Code Civil la procédure ayant abouti au jugement du 3 décembre 2013 n’a pas interrompu la prescription de l’action en contestation de l’utilisation du nom <PISANI> par la société NPREA et la société L’IMMOBILIERE DU QUAI ;

3) dire et juger, au visa des articles 1355 du Code Civil et 122 et suivants du

Code de Procédure Civile, que Messieurs P ainsi que la BCA sont irrecevables pour forclusion par déchéance à demander à l’encontre de la société L’IMMOBILIERE DU QUAI:

. l’interdiction d’usage des marques <NICOLAS PISANI> (sic) et de toutes ses déclinaisons telles que <NICOLAS P &ASSOCIES – REAL ESTATE AGENTS>, <Nicolas PISANI & Laurent ROMOR> ;

. l’interdiction du droit d’user de la dénomination <PISANI> ;

4) dire et juger que le jugement sera infirmé sur ce point pour avoir écarté cette fin de non-recevoir ; – au surplus :

5) dire et juger, au visa des articles 1355 du Code Civil et 122 et suivants du Code de Procédure Civile irrecevables les demandes de Messieurs P et de la société BCA contre la société L’IMMOBILIERE DU QUAI en :

. interdiction d’usage des marques <NICOLAS PISANI> et de toutes ses déclinaisons telles que <NICOLAS P &ASSOCIES – REAL ESTATE AGENTS>, <Nicolas PISANI & Laurent ROMOR> ;

. interdiction du droit d’user de la dénomination <PISANI> ;

en ce qu’elles portent atteinte à l’autorité définitive de la chose jugée par le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 3 décembre 2013, et des droits que la société L’IMMOBILIERE DU QUAI tient de la société mère NPREA ;

6) dire et juger que le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute les appelants de leur demande d’interdiction de l’usage des marques <Nicolas PISANI> (sic) et de ses déclinaisons, et sera infirmé en ce qu’il écarte les fins de non-recevoir de la société L’IMMOBILIERE DU QUAI sur l’usage de la dénomination <PISANI> ;

en conséquence : 7) débouter Messieurs P et la société BCA de leurs demandes à l’encontre de la société L’IMMOBILIERE DU QUAI, et notamment de leur action en contrefaçon et concurrence déloyale, de leur action en interdiction du droit d’usage des dénominations <PISANI>, <Nicolas PISANI> (sic) et autres déclinaisons, de leurs demandes indemnitaires relatives notamment au manque à gagner, perte de redevances, préjudices moraux…, de leur demande de publication, retrait de noms de domaines sur Internet, de frais irrépétibles et autres frais et dépens ; 8) infirmer le jugement en ce qu’il a interdit à la société L’IMMOBILIERE DU QUAI et d’utiliser la dénomination <PISANI>, puis l’a condamné à une astreinte, puis l’a condamnée pour avoir contrefait la marque <PISANI>, puis l’a condamnée pour avoir commis des actes de concurrence déloyale, puis l’a condamnée à payer aux profits des appelants des indemnités relatives notamment au manque à gagner, perte de redevances, préjudices moraux…, ainsi que frais irrépétibles, autres frais et dépens, et a débouté la société L’IMMOBILIERE DU QUAI de ses demandes indemnitaires ;

* subsidiairement et sur le fond :

9) dire et juger qu’au visa de l’article L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle l’exploitation des marques ou noms <PISANI>,

<Nicolas Pisani & Associés>, <NICOLAS PISANI & ASSOCIES-REAL ESTATE AGENTS> par la société L’IMMOBILIERE DU QUAI ne portant pas atteinte aux droits de Messieurs P, puisqu’ils n’ont aucun droit sur ces marques qui appartiennent à la société NPREA, l’action en usurpation de la marque <PISANI> est en conséquence infondée ; 10) dire et juger qu’en tout état de cause l’exploitation des marques ou noms <PISANI>, <Nicolas Pisani & Associés>, <NICOLAS PISANI & ASSOCIES – REAL ESTATE AGENTS> par la société L’IMMOBILIERE DU QUAI n’usurpe pas la marque <PISANI>, puisque d’une part ces noms étant exploités par la société NPREA avant le dépôt de la marque <PISANI> l’action est infondée selon le jugement niçois de 2013, et d’autre part parce que ces dénominations comportent des signes distinctifs de nature à marquer une identité propre, notamment par l’adjonction du prénom <NICOLAS> ou de l’adjonction des termes <& ASSOCIES>, prévenant ainsi le risque d’une confusion avec la seule dénomination <PISANI>, et qu’au surplus l’intimée tient ses droits de la société NPREA ; 11) débouter en conséquence Messieurs P et la société BCA de leurs demandes à l’encontre de la société L’IMMOBILIERE DU QUAI, et notamment de leur action en interdiction du droit d’usage <PISANI>, <Nicolas PISANI> et autres déclinaisons, de leur action en contrefaçon et concurrence déloyale, de leurs demandes indemnitaires relatives notamment au manque à gagner, perte de redevances, préjudices moraux…, de leur demande de publication, frais irrépétibles et autres frais, et dépens ; 12) confirmer le jugement en ce qu’il déboute Messieurs P et la société BCA de leurs demandes relatives :

. à dire contrefaisant de la marque <PISANI> par l’usage de la marque <Nicolas PISANI> ;

. à l’interdiction d’usage des marques <NICOLAS PISANI> et de toutes ses déclinaisons telles que <NICOLAS PISANI & ASSOCIES – REAL ESTATE AGENTS>, <Nicolas PISANI & Laurent ROMOR> ;

. à la réparation d’hypothétiques préjudices résultant de l’usage desdites marques par la société NPREA ;

. à l’injonction sous astreinte à la société L’IMMOBILIERE DU QUAI de cesser tout usage du patronyme <PISANI> accompagné du prénom <Nicolas> ;

. à la publication de l’arrêt à intervenir dans des journaux ou sur internet ;

. au retrait desdites marques et suppression de domaine sur internet portant le signe <Nicolas PISANI> ;

. à la production de livres comptables de la société L’IMMOBILIERE DU QUAI ou d’expertises sur cette comptabilité ;

13) infirmer le jugement en ce qu’il a interdit à la société L’IMMOBILIERE DU QUAI d’utiliser la dénomination <PISANI>, puis l’a condamnée à une astreinte, puis l’a condamnée pour avoir contrefait la marque <PISANI>, puis l’a condamné pour avoir commis des actes de concurrence déloyale, puis l’a condamnée à payer aux profits des appelants des indemnités relatives notamment au manque à gagner, perte de redevances, préjudices moraux…, ainsi que frais irrépétibles, autres frais et dépens, et a débouté la société L’IMMOBILIERE DU QUAI de ses demandes indemnitaires ;

* infiniment subsidiairement, et à supposer par impossible que la société NPREA et la société L’IMMOBILIERE DU QUAI auraient contrefait le signe <PISANI> : 14) dire et juger que la contrefaçon du signe <PISANI> n’aurait été constituée que par l’usage dudit signe sur deux pancartes pour la vente de deux biens immobiliers, pendant quatre mois en 2014 ; 15) constater que les pancartes litigieuses ont été retirées avant le 2 août 2014, puis détruites avant le mois de septembre 2014, et dire et juger qu’elles n’ont en tout état de cause occasionné aucun préjudice direct à Messieurs P ou à la société BCA ;

16) débouter les appelants de leurs demandes indemnitaires, frais et publication ;

17) infirmer le jugement sur le montant des sommes allouées et subsidiairement les réduire ; * en toutes hypothèses : 18) dire et juger que l’ordonnance du Juge de la Mise en État datée du 6 septembre 2016 est infirmée en ce qu’elle a été prise en méconnaissance des droits de la société L’IMMOBILIERE DU QUAI, et subsidiairement en ce qu’elle fixe un délai de 30 jours insuffisant pour que la société L’IMMOBILIERE DU QUAI exécute l’injonction qui lui est faite sous astreinte, d’autant qu’elle s’adresse également et indirectement à son comptable qui n’est pas partie au procès, et donc la société L’IMMOBILIERE DU QUAI ne maîtrise pas l’emploi du temps ; 19) dire et juger que l’ordonnance du Juge de la Mise en État datée du 17 janvier 2017 est infirmée en ce qu’elle se fonde sur l’ordonnance du Juge de la Mise en État datée du 6 septembre 2016 qui sera infirmée, et qu’elle liquide l’astreinte à la somme de 2 000 euros 00 et condamne la société L’IMMOBILIERE DU QUAI à payer aux appelants cette somme, ainsi que la somme de 2 000 euros 00 au titre des frais irrépétibles ;

20) condamner solidairement les appelants Messieurs P et la société BCA à rembourser en deniers ou quittances à la société L’IMMOBILIERE DU QUAI la somme de 4 000 euros 00 indûment perçue ;

21) condamner solidairement Messieurs P et la société BCA à payer à la société L’IMMOBILIERE DU QUAI la somme de 20 000 euros 00 au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, puis devant le Juge de la Mise en État, et pour la présente procédure d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2019.

MOTIFS DE L’ARRET :

Sur la procédure :

Aucune des parties ne critique le jugement en ce qu’il a : * déclaré Monsieur Sébastien P déchu de ses droits sur la marque <PISANI Sébastien> numéro 3529355 pour l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement, soit les classes 6, 24, 27, 36, 37 et 42 pour absence d’usage sérieux du 16 novembre 2007 date de publication au B.O.P.I. au 16 décembre 2012 ; * ordonné la publication du présent jugement au Registre National des Marques ;

* dit la demande d’annulation de la marque <PISANI Sébastien> sans objet ; * déclaré irrecevable la demande d’annulation de la marque <PISANI> numéro 3529356 déposée le 8 octobre 2017 par Messieurs J et Sébastien P,

car la société L’IMMOBILIERE DU QUAI ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions d’appel ; par suite cette décision est confirmée sur ces 4 points.

Les pièces numéros 24 à 38 des appelants Messieurs P et la société BCA ont été communiquées à la société NPREA le 9 avril 2019, et l’audience s’est tenue le 3 juin suivant; le délai utile de l’article 15 du Code de Procédure Civile a ainsi été respecté, et de plus c’est à tort que la société L’IMMOBILIERE DU QUAI invoque les articles 909 et 910 du même Code qui ne concernent que l’intimé.

Les ordonnances rendues par le Juge de la Mise en État du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE les 27 octobre 2016 et 17 janvier 2017 sanctionnent logiquement le refus de la société

L’IMMOBILIERE DU QUAI de communiquer les éléments comptables, relatifs à l’exploitation de son signe <PISANI>, à ses adversaires qui l’ont assignée en tant que titulaires de la marque <PISANI>. Les modalités de cette communication forcée (dans les trente jours à compter de la signification de la première ordonnance, et sous astreinte de 500 euros 00 par jour passé un délai de quinze jours après cette signification), comme la liquidation de cette astreinte à la somme de 2 000 euros 00, ne présentent aucun caractère illicite ni disproportionné, et en conséquence la Cour déboute la société L’IMMOBILIERE DU QUAI de sa contestation de ces 2 ordonnances.

Sur la procédure en contrefaçon de la marque <PISANI> déposée le 8 octobre 2007 par Messieurs S et Jean-Baptiste P sous le numéro 3529356 :

Ce dépôt, intervenu sous le numéro 3529356 et en classes notamment 36 et 37 (services immobiliers), a été effectué par Messieurs J et Sébastien P mais nullement par la société BCA, laquelle ne justifie ni même n’allègue avoir la qualité de licenciée de ceux-ci, peu important qu’elle utilise les enseignes <PISANI> et <PISANI R ESTATE> dans la mesure où celles-ci ne constituent pas des marques. C’est donc à juste titre que le Tribunal a jugé irrecevable l’action en contrefaçon de la marque <PISANI> engagée par la société BCA.

Aux termes de l’article L. 716-5 alinéa 4 et dernier du Code de la Propriété Intellectuelle 'Est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. (…)'. Ainsi le point de départ de ce délai est le dépôt de la marque postérieure, peu important l’exploitation antérieure d’un signe identique.

La société L’IMMOBILIERE DU QUAI n’a pas déposé de marques, à la différence de la société NPREA. Le caractère non avenu de l’interruption du délai de prescription par la demande en Justice (article 2243 du Code Civil) s’applique au demandeur 'si sa demande est définitivement rejetée', ce qui exclut le défendeur. Or le jugement rendu le 3 décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NICE fait suite à une assignation délivrée le 12 décembre 2008 par la société NPREA à l’encontre de personnes autres que la société L’IMMOBILIERE DU QUAI, ce qui exclut l’application de ce texte.

Ce jugement a notamment débouté Messieurs P et la société BCA de leur demande reconventionnelle en annulation des marques <NICOLAS PISANI & ASSOCIES – REAL ESTATE AGENTS> et <Nicolas Pisani & Associés> déposées par la société NPREA, au motif que celles-ci ajoutent au terme <PISANI> des signes distinctifs prévenant le risque d’une confusion. En l’absence de tout appel contre ce jugement ce dernier est devenu définitif, et l’autorité de la chose

jugée de l’article 1355 du Code Civil s’oppose au principe d’une autre action entre les mêmes parties et pour la même cause. Cependant des circonstances nouvelles, c’est-à-dire postérieures au jugement, justifient de déroger à ce principe.

Les procès-verbaux de constat par Huissier de Justice à la requête de Messieurs P titulaires de la marque <PISANI> déposée le 8 octobre 2007 démontrent la présence le 23 juin 2014 d’un panneau <A VENDRE – AGENCE P – 04 93 01 33 33> [téléphone à la fois de la société NPREA et de la S.A.R.L. L’IMMOBILIERE DU QUAI] sur deux maisons à BEAULIEU SUR MER.

Il existe ainsi des preuves que la société NPREA a utilisé le signe <PISANI> à plusieurs reprises après le jugement définitif du 3 décembre 2013, ce qui justifie que le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ait jugé recevable l’action de Messieurs P en contrefaçon de leur marque.

Sur le fond de la contrefaçon de la marque <PISANI> déposée le 8 octobre 2007 par Messieurs S et Jean-Baptiste P sous le numéro 3529356 :

La contrefaçon est aux termes de l’article L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle 'L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque (…)'.

Dans son jugement définitif précité le Tribunal de Grande Instance de NICE a notamment débouté Messieurs P et la société BCA de leur demande reconventionnelle en annulation des marques <NICOLAS PISANI & ASSOCIES – REAL ESTATE AGENTS> et <Nicolas Pisani & Associés> déposées par la société NPREA, au motif que celles-ci ajoutent au terme <PISANI> des signes distinctifs prévenant le risque d’une confusion. En conséquence le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE est fondé pour avoir jugé irrecevables les demandes formées devant lui par Messieurs P à l’encontre de ces 2 marques.

Pour la troisième marque litigieuse <NICOLAS PISANI & LAURENT ROMOR>, déposée le 3 février 2016 en classes 36 et 37 par la société NPREA sous le numéro 4246087, le même raisonnement s’applique : en effet cette société a depuis sa constitution en juillet 1995 la dénomination 'S.A.R.L. NICOLAS PISANI R E AGENTS', a eu pour associé fondateur à hauteur de 99 % de son capital Monsieur Nicolas P qui de plus en a été le gérant jusqu’à son décès le 7 août 2000, tandis que depuis 2002 son associé et gérant est Monsieur Laurent ROMOR. Ce double ajout 'NICOLAS’ et 'LAURENT ROMOR’ au signe <PISANI> constituent deux signes distinctifs de nature à séparer dans l’esprit du public la marque <NICOLAS PISANI & LAURENT ROMOR> de la marque <PISANI>, et ainsi prévenir tout risque de confusion.

C’est par suite à tort que Messieurs P demandent à la Cour d’interdire à la société L’IMMOBILIERE DU QUAI de faire usage des marques <NICOLAS PISANI & ASSOCIES – REAL ESTATE AGENTS>, <Nicolas Pisani & Associés> et <NICOLAS PISANI & LAURENT ROMOR> déposées par la société NPREA.

Cependant les deux procès-verbaux ci-dessus de constat par Huissier de Justice à la requête de Messieurs P ont démontré la présence les 27 mars et 15 mai 2014 sur chacune de 4 maisons de panneaux <A VENDRE – AGENCE PISANI> bien visibles depuis la voie publique, avec le numéro de téléphone commun à la société NPREA et à la société L’IMMOBILIERE DU QUAI, outre la précision que le mot <PISANI> est en caractères plus grands que les autres et que les numéros de téléphone. Ces faits, alors que la société NPREA n’est pas titulaire des marques <NICOLAS PISANI & ASSOCIES – REAL ESTATE AGENTS>, <Nicolas Pisani & Associés> et <NICOLAS PISANI & LAURENT R, et a pour nom commercial L’IMMOBILIERE DU QUAI et comme enseigne <NICOLAS P & ASSOCIES>, reproduisent la marque <PISANI> sans l’autorisation de ses propriétaires

Messieurs P, ce qui caractérise une contrefaçon ainsi que l’a jugé à bon droit le Tribunal, sans qu’il soit besoin d’examiner le référencement prioritaire Internet, ni les erreurs de destination postale et téléphonique, aucun élément sur ces sujets ne permettant de retenir une action véritablement fautive de la société L’IMMOBILIERE DU QUAI. Au surplus la marque <PISANI> déposée le 29 octobre 2007 par cette société a été annulée par le jugement niçois du 3 décembre 2013 dont elle n’a pas fait appel, ce qui implique qu’elle est gravement fautive en continuant néanmoins à faire usage du signe <PISANI>.

Par suite le jugement est confirmé pour avoir retenu une contrefaçon de la marque <PISANI> par la société L’IMMOBILIERE DU QUAI, pour avoir condamné celle-ci à payer aux titulaires de ladite marque Messieurs Jean-Baptiste et Sébastien PISANI la somme de 1 000 euros 00 chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à leur droit moral laquelle est modeste. En ce qui concerne le préjudice financier, Messieurs P, même sans avoir consenti une concession de licence sur leur marque <PISANI>, ont subi un préjudice en raison du manque à gagner résultant de la pose illicite de panneaux publicitaires par la société L’IMMOBILIERE DU QUAI, et la somme de 5 000 euros 00 retenue par le Tribunal est proportionnée. Enfin la nécessaire effectivité de la sanction de contrefaçon de marque justifie que le jugement ait prononcé contre la société L’IMMOBILIERE DU QUAI des mesures d’interdiction sous astreinte d’utiliser la dénomination <PISANI>.

Sur la concurrence déloyale au détriment de la société BCA :

Cette dernière exerce une activité immobilière tout comme la société L’IMMOBILIERE DU QUAI, ce qui met ces 2 structures en concurrence commerciale directe d’autant qu’elles ont leur siège dans la même Commune soit BEAULIEU SUR MER. L’implantation par la seconde de 4 panneaux publicitaires pendant plus de 2 mois avec le signe <PISANI> en plus grosses lettres que le reste et non accompagné de signe le distinguant de la société BCA, seule habilitée par Messieurs P à faire usage de leur marque <PISANI>, est de nature à capter illicitement le public, ce qui constitue des actes de concurrence déloyale. Le fait que la société L’IMMOBILIERE DU QUAI n’ait selon elle pas vendu les biens publiés, et que la société BCA n’avait pas été mandatée pour vendre les biens objets des panneaux, sont tous deux indifférents, puisque lesdits panneaux ont pour but d’attirer le client potentiel dans les locaux de l’annonceur.

Le jugement est donc infirmé pour avoir débouté la société BCA de sa demande en dommages et intérêts contre la société L’IMMOBILIERE DU QUAI, laquelle est condamnée à payer la somme de 5 000 euros 00 à titre de dommages et intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise qui sera longue et coûteuse.

Les mesures complémentaires sollicitées par Messieurs P et la société BCA, soit la publication de l’arrêt dans 3 revues ainsi que sur la page Internet de la société L’IMMOBILIERE DU QUAI, sont excessives eu égard à l’enjeu du litige, ce qui conduit la Cour à les refuser.

DECISION

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Infirme le jugement du 25 janvier 2018 pour avoir débouté la S.A.R.L. BUSINESS CONSULTING AGENTS [<BCA>] de sa demande en concurrence déloyale contre la S.A.R.L. L’IMMOBILIERE DU QUAI, et condamne celle-ci à payer à celle-là 5 000 euros 00 à titre de dommages et intérêts.

Confirme tout le reste du jugement.

Entre outre, vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamne la S.A.R.L. L’IMMOBILIERE DU QUAI à payer à Messieurs J et Sébastien P et à la S.A.R.L. BUSINESS CONSULTING AGENTS [<BCA>] une indemnité unique de 5 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Condamne la S.A.R.L. L’IMMOBILIERE DU QUAI aux dépens d’appel qui incluront les procès-verbaux d’Huissier de Justice à la requête de ses 3 adversaires, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes les autres demandes.