FAITS ET PROCEDURE M. FERRAND, employé par FRANCE TELECOM, a déposé le 21 Octobre 1993, avec M. R une demande de brevet d’invention n° 93 12771, relative à la sauvegarde à distance de données numériques sur les réseaux de télécommunications (Télésauvegarde). Sous priorité de ce brevet, des demandes ont également été déposées en Europe, au Canada, aux Etats Unis, au Japon et en Australie. FRANCE TELECOM, exerçant le droit d’attribution de l’employeur sur une invention hors mission, prévu à l’article L 611-7 et suivants du CPI et réglementé par des dispositions particulières de l’instruction FT/DRH/94/1/08 de FRANCE TELECOM, a, par acte de cession du 6 octobre 1994, acquis la part de copropriété de M. F relative aux brevets pour quatre pays : la France, le Royaume Uni, l’Allemagne et les Etats Unis. Les brevets français et européens ont été délivrés en cours de procédure, à la différence de la demande déposée aux ETATS UNIS dont la procédure d’examen n’a pas été poursuivie par FRANCE TELECOM dans des circonstances critiquées par M. F. Un autre système de télésauvegarde « Guardon » était exploité par la société AX1 Consult, qui aurait été une application d’un brevet appartenant à M. R (déposé le 7 janvier 1994). Le CNET (qui gère les brevets de FRANCE TELECOM) a proposé à AX1 de lui concéder une licence d’exploitation pour éviter tout risque de contrefaçon du brevet n° 93 12771, puis a répondu favorablement en décembre 1995 à un projet de cession présenté par AX1, lui favorablement en décembre 1995 à un projet de cession présenté par AX1, lui proposant la vente de sa part de copropriété, ainsi que de celle de M. F sur les territoires restés hors attribution, à un prix global de 5 millions de francs. Peu après (en janvier 1996), estimants, au vu d’une analyse d’un cabinet de conseil en brevet, que le brevet R n’aurait pas été dans la dépendance de celui de M. F, le CNET n’a pas donné suite au projet ci-dessus visé. M. F a ainsi été amené à faire effectuer d’autres analyses techniques qui ont conclu en sens contraire, en dernier lieu en avril 1996. Il a alors demandé à FRANCE TELECOM, par lettre du 12 avril 1996, que soit précisée la rémunération due. Le CNET lui a répondu, par lettre du 2 mai 1996, que, compte tenu du rapport qu’elle avait commandé, FRANCE TELECOM entendait ne pas mettre à exécution le contrat de cession de droits signé avec M. F, lui restituer sa part de droits pour les pays concernés et ne plus payer les annuités correspondantes. Estimant que de tels agissements seraient constitutifs de manquements aux obligations contractuelles, M. F a fait citer devant le tribunal de grande instance de PARIS, le 27 septembre 1996, FRANCE TELECOM pour qu’il soit jugé, au visa des articles 1134 et 1142 du Code civil et de l’acte de cession de part de copropriété de brevet du 6 octobre 1994, "qu’en ne donnant pas ses meilleurs soins à l’exécution de la convention intervenue, et en écrivant à M. F en mai 1996 que FRANCE TELECOM décidait unilatéralement de

ne pas honorer ses obligations, FRANCE TELECOM avait commis de graves inéxécutions contractuelles et causé un lourd préjudice à M. F". Il demandait la condamnation de FRANCE TELECOM au paiement par provision de la somme de 10 000 000 francs de rémunération en application de l’instruction FT/DRII/108, et de la somme de 30000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que la nomination d’un expert. FRANCE TELECOM avait conclu au rejet de cette demande, et, reconventionnellement, réclamé le remboursement des frais d’entretien du brevet, soit la somme de 1 97 645 francs HT ou celle de 30 000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par le jugement critiqué, le tribunal a :

- "dit que FRANCE TELECOM n’avait pas mis en oeuvre les moyens nécessaires à l’exploitation du brevet 93/12.771 dont elle avait acquis pour partie la propriété de M. F, selon les termes du contrat de cession conclu le 6 octobre 1994, et n’a de ce fait pas exécuté loyalement ses obligations contractuelles,
- dit que M. F avait subi un préjudice matériel consécutif à ce manquement et résidant dans l’absence de payement du prix de cession de sa part de propriété de l’invention,
- condamné FRANCE TELECOM à payer à M. F la somme de 800.000 F à titre de réparation de son préjudice« . Appelante de ce jugement, FRANCE TELECOM dans ses dernières écritures du 6 février 2002 prie la cour de : »- Vu le Code de la propriété intellectuelle et en particulier ses Art. L. 611-7, § 2, L 613- 29, L. 613-30, R. 611-1, alinéa 1, R. 611-7, alinéa 3, R. 611-10, alinéa 2 et R.611-14, Vu l’instruction 94/I/08 du 21 février 1994 de la Direction de France Télécom et notamment ses Art. 2, 4-b, 9, 13, 17 et 25, Vu le Code de procédure civile et en particulier ses Art. 654 à 566, 695, 696, 699 et 700 nouveaux,
- infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau,
- débouter Monsieur Christian F de toutes ses demandes,
- donner acte à la société France Télécom de ce qu’elle renonce pour l’avenir au droit d’attribution qu’elle avait exercé le 29 septembre 1994,
- constater que l’accord conclu entre les parties le 6 octobre 1994 sur le prix d’attribution a cessé en conséquence d’avoir effet pour l’avenir et que Monsieur Christian F est désormais propriétaire des droits qui avaient fait l’objet de l’attribution tels qu’ils ont pu être acquis et maintenus en vigueur aux frais de France Télécom,
- dire que les formalités de rétrocession seront faites sans frais pour Monsieur F,
- condamner Monsieur Christian F à payer à la société France Télécom la somme de 5 000 euros pour l’indemniser en partie de ses frais irrépétibles,
- condamner Monsieur Christian F aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser Maître Bruno N, avoué à la cour, à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision".

M. F, par ses dernières écritures du 20 décembre 2001, demande à la cour de :

- "confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé notamment que FRANCE TELECOM n’avait pas exécuté loyalement ses obligations contractuelles dérivant du contrat de cession du 6 octobre 1994 et dit que M. F avait subi un préjudice matériel consécutif à ce manquement et résidant dans l’absence du paiement du prix de cession de sa part de propriété de l’invention,
-incidemment, émender le jugement sur le quantum de la somme allouée au concluant à titre de réparations et dire, au vu des documents communiqués, que FRANCE TELECOM doit payer à M. F une indemnité provisionnelle de 1 524 490 euros (10 millions de Francs), ht, sauf à parfaire par expertise,
- dire à cet effet que l’expert aura notamment pour mission d’éclairer la Cour sur le marché présent et prévisible de la télésauvegarde et de proposer des éléments de chiffrage de l’indemnité due à M. F par application de l’acte de cession et de l’Instruction FT précitée,
- condamner FRANCE TELECOM à verser au concluant la somme de 12 195 euros (80.000 F) au titre de l’art. 700 du NCPC,
- condamner en outre FRANCE TELECOM aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BASKAL dans les conditions de l’art. 699 du NCPC".

DECISION Considérant que FRANCE TELECOM reproche aux premiers juges d’avoir fait une appréciation erronée de l’écrit du 6 octobre 1994 et des droits et obligations respectifs qui découlaient pour les parties de l’exercice par elle de son droit d’attribution ; qu’elle soutient que :

- l’acte du 6 octobre 1994 qualifié acte de cession n’est pas en réalité un contrat de vente puisque France Télécom était déjà « créancière » par l’exercice de son droit d’attribution, et que par cet acte, M. F a seulement donné son accord sur la détermination du juste prix prévu par la loi et l’instruction 94-I-08 du 21 février 1994,
- c’est par erreur que les premiers juges ont estimé que cet acte dérogeait à l’instruction susvisée alors que les seules dérogations étaient relatives à l’article 14 qui prévoit un taux d’intéressement de 33, 33% plafonné à l’article 18 qui fixe une date indéterminée pour la liquidation de l’intéressement,
- ni la loi, ni l’instruction ne font obligation à l’employeur d’exploiter l’invention ; Considérant que FRANCE TELECOM fait en outre valoir, à titre subsidiaire, que, s’il était reconnu qu’elle avait l’obligation d’exploiter le brevet, elle n’a, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, commis aucune faute ; que selon elle, en effet :

- elle a fait en sorte que le brevet français et le brevet européen désignant le Royaume Uni et l’Allemagne soient délivrés dans les meilleures conditions possibles,
- aux ETATS UNIS, elle a abandonné la demande de brevet afin d’éviter des frais inutiles, à la suite d’une dernière notification de rejet de l’examinateur américain et d’un

avis d’un conseil en propriété industrielle qui l’a dissuadé de poursuivre la procédure,
- elle a engagé des sommes importantes en vue de l’obtention de la protection et du maintien en vigueur des titres,
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir entrepris une exploitation directe puisqu’elle n’a pas vocation à fabriquer et vendre elle-même des boîtiers de sauvegarde à distance de données informatiques,
- malgré ses efforts, – et non pas en raison d’une collusion, (comme l’ont dit les premiers juges), avec ceux qui exploitaient le boîtier Guardon, – elle n’a pu trouver de licenciés pour exploiter la part de copropriété, tentant, à partir de juillet 1995, d’amener les auteurs du projet GUARDON à prendre licence du brevet FERRAND-ROUZE, puis la société AX1, qui avait décidé d’exploiter le boîtier GUARDON,
- un projet de contrat a été transmis à AX1 en juillet 1995 puis a été bloqué à cause d’une difficulté élevée par M. R, et AX1 a fait volte face, au point d’introduire une action en déclaration de non contrefaçon contre elle-même et M. R, action qui a donné lieu à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS, le 21 février 2001, condamnant AX1 (en liquidation judiciaire), pour contrefaçon ; Qu’elle soutient encore qu’elle est en droit de renoncer pour l’avenir à son droit d’attribution, ce qu’elle avait proposé dès le 2 mai 1996, et de rétablir M. F dans ses droits sur les titres, le droit d’attribution étant conféré par la loi à l’employeur dans son seul intérêt, et « l’exercice de ce droit étant un acte unilatéralement auquel l’inventeur employé ne prend aucune part et auquel il ne peut s’opposer » ; Considérant, cela exposé, que les premiers juges ont exactement retenu, en se référant à l’instruction 94/1/08 du 21 février 1994 de France Télécom, qui instaure un régime particulier pour les inventions attribuables, et au contrat signé par les parties le 6 octobre 1994, qui déroge aux articles 14 et 18 de l’instruction (les premiers juges n’ayant nullement prétendu que ce contrat dérogeait à la totalité de l’instruction susvisée) que :

- l’acte ainsi signé était un contrat ayant force obligatoire par lequel FRANCE TELECOM avait acquis la part de propriété de M. F,
- l’article 2 de l’instruction précisait « qu’un intéressement représente le prix que France Télécom reconnaît devoir payer aux inventeurs en contrepartie du transfert des droits attachés au brevet protégeant l’invention »,
- selon le contrat, cet intéressement financier lié aux résultat d’exploitation de l’invention est fixé à é50% de la valeur d’exploitation pour France Télécom calculée sur une période n’excédant pas 10 ans après le dépôt de la demande de brevet".

- les modalités du versement de l’intéressement et l’appréciation de l’intéressement sont prévues par les articles 13, 16, 17 de l’instruction ; Considérant que s’il est constant que s’agissant d’une invention hors mission attribuable, le salarié ne peut s’opposer à l’exercice de ce droit par l’employeur, il n’en demeure pas moins qu’en application de l’instruction susvisée, l’inventeur étant propriétaire du brevet, un écrit doit constater la vente (ce qui est d’ailleurs visé par l’article 8 c) de l’instruction) et que le prix est fixé en fonction de la « valeur d’exploitation » ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le prix étant déterminé par rapport à la valeur d’exploitation, l’employeur avait l’obligation d’exploiter ; qu’en effet, si l’employeur

estime que le brevet n’a aucune valeur, il a le choix de ne pas exercer sa faculté d’attribution ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que FRANCE TELECOM avait l’obligation d’exploiter le brevet dont la part de copropriété avait été acquise de M. F ; Considérant, par ailleurs, qu’il ne peut être valablement soutenu par FRANCE TELECOM qu’elle se serait efforcée d’exploiter le brevet mais qu’elle n’a pu y parvenir en raison des obstacles rencontrés dont elle n’est pas responsable et qu’elle aurait rempli ses obligations en entretenant les brevets français, anglais et allemand, ayant renoncé à défendre le brevet aux ETATS UNIS, compte tenu d’une lettre de refus et de l’avis d’un conseil en brevet qui l’a dissuadé de la défendre dans ce pays ; Considérant en effet, que, comme l’ont relevé les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, FRANCE TELECOM a, à tout le moins eu une attitude peu cohérente, cherchant d’une part, dans un premier temps, à contraindre une autre société exploitant un système « GUARDON » qu’elle estimais être une contrefaçon du brevet de M. F, à prendre une licence, puis à lui céder sa part et celle de M. F, pour un prix global de 5 millions de francs, et dix jour plus tard de modifier son comportement, en estimant qu’aucune action n’était possible contre AX1, en ayant, dans le même temps, un partenariat avec la société SIEMENS qui utilisait le système « GUARDON » ; Considérant, en outre, qu’alors que M. F démontre que d’autres société (telles IBM) étaient intéressées par le brevet, FRANCE TELECOM n’a pris aucune initiative pour rechercher des possibilités d’exploitation, se contentant seulement d’intervenir, (sur incitation de M. F), à l’encontre d’une autre société (ADHERSIS dans laquelle se retrouvent des dirigeants de AX1 dont M. R) qui exploiterait le système GUARDON ; Considérant qu’il sera ajouté que les pièces communiquées (avis sans équivoque des professionnels chargés de la procédure et importance des coûts déjà engagés) montrent que, contrairement à ce qui est prétendu, FRANCE TELECOM a été suffisamment diligente, s’agissant de la procédure d’examen aux ETATS UNIS, même si celle-ci n’a pas permis d’obtenir la délivrance du brevet ; Considérant que les premiers juges ont donc retenu avec raison qu’en ne procédant pas de manière fautive à l’exploitation du brevet, France Telecom avait fait obstacle à l’application de la disposition relative au prix de la cession, dû à l’inventeur sur lequel celui-ci n’a reçu qu’une somme de 9 296 francs versée le 21 juillet 1997 à titre d’acompte et avait manqué à ses obligations contractuelles ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit M. F bien fondé en sa demande en paiement d’une indemnité ; Considérant enfin que l’offre faite par FRANCE TELECOM à M. F de reprendre sa part de copropriété ne saurait être imposée à l’intimé ; qu’en effet, l’acte du 6 octobre 1994 a réalisé un transfert de propriété au profit de FRANCE TELECOM, et n’est pas un acte unilatéral que l’appelante pourrait retirer ;

Considérant que sur le montant de l’indemnité due à M. F, la cour n’a pas d’éléments suffisants pour déterminer le préjudice résultant du comportement fautif de FRANCE TELECOM ; qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé mais d’allouer dès à présent une provision de 30 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant que l’équité commande d’allouer une indemnité complémentaire de 3000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts ; Réformant le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts ; Réformant de ce chef, statuant à nouveau et ajoutant ; Condamne la société FRANCE TELECOM à payer à M. F la somme provisionnelle de 30 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Avant dire droit, désigne Monsieur G, domicilié […], téléphone 01 45 33 01 52, en qualité d’expert qui aura lequel après avoir convoqué les parties, d’être fait communiquer tous documents utiles et entendu tous sachants, aura pour mission :

- d’entendre contradictoirement les parties et de consigner leurs explications,
- de donner son avis sur le développement du marché de la télésauvegarde,
- de recueillir tous éléments permettant à la cour de déterminer l’indemnité qui pourrait être due à M. F par application de l’acte de cession et de l’instruction FT/DRH/94/1/08 de FRANCE TELECOM,
- de fournir à la cour tous éléments d’information utiles à la solution du litige,
- de répondre aux dires des parties après leur avoir fait part de ses premières conclusions ; Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 273 à 284 du nouveau Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe de la cour avant le 1^er janvier 2003 ; Désigne le conseiller de la mise en état en qualité de magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise ; Dit que FRANCE TELECOM devra consigner au greffer de la cour la somme de 6100 euros à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 15 juillet 2002 ; Dit que cette somme devra être versée au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de […] (75055) PARIS LOUVRES SP ;

Condamne la société FRANCE TELECOM à payer à M. F la somme complémentaire de 3000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Réserve à statuer sur le surplus.